Obteniendo valor de las patentes: licenciamiento y transferencia. tecnológica. Jorge Alzamora jorge.alzamora@foresightst.com

Transcripción

1 Obteniendo valor de las patentes: licenciamiento y transferencia tecnológica. Jorge Alzamora jorge.alzamora@foresightst.com

2 Fuente Phyl Speser, The Art and Science of Technology Transfer (John Wiley & Sons, 2006).

3 Pregunta Un inventor tiene un nuevo método de destilación para la fabricación de un conjunto importante de químicos. La tecnología tiene protección de patente y ha pasado pruebas alfa y beta. Sin embargo, el inventor no puede fabricar la tecnología mientras todavía la está probando. Qué tipo de acuerdo debe buscar? 1. Inversión (búsqueda de capitales, creación nueva empresa) 2. Alianza estratégica (joint venture) 3. Licencia (cesión de derechos) 4. Ninguna de las opciones arriba

4 Patentes Derechos de autor Marcas Diseños industriales Circuitos Secretos comerciales innovación como un conjunto de activos de propiedad intelectual

5 Proceso de I+D+i Fuente: AENOR UNE :2006 (c) Foresight Science & Technology

6 Comercialización de tecnología

7 Que es Término genérico para toda transacción que mueve derechos de una tecnología, ya sea un producto o servicio hecho a través de esa tecnología, de una parte a otra a cambio de dinero.

8 Como se hace Se investiga como se utilizará la tecnología (que puede ser un aparato, know-how, etc.) determinando para quien es valioso.

9 Como se hace Mapeamos el desempeño del AI, la facilidad de uso y el precio a las necesidades de los posibles usuarios finales. PERFORMANCE FACILIDAD DE USO PRECIO ACTIVO 1 ACTIVO 2

10 Technology readiness level TRL indican el riesgo de desarrollo inherente. Típicamente, un TRL de 6 - tecnología demostrada en un entorno relevante - es necesario para un desarrollo de proyectos para ser aprobado para su implementación. TRL de 6-9 representan riesgos bajos TRL de 3-5 representan riesgos moderados A TRL de 1 o 2 representa una situación de riesgo relativamente alto Fuente:

11 Como se hace Se deben determinar las ventajas competitivas de la tecnología para el cliente, determinando las razones de peso para comprar la tecnología.

12 Como se hace Siga el dinero. En este contexto, significa que hay una cadena de suministro desde el usuario final a los desarrolladores de la tecnología.

13 Como se hace Los ingresos provenientes de las ventas al usuario final fluyen de regreso a esta cadena de suministro. Seguimos la cadena de suministro hasta que encontremos un punto apropiado para la inserción de tecnología, teniendo en cuenta lo que hace la tecnología, su madurez y el monto de los ingresos.

14 El activo intelectual en la cadena de valor

15 El activo intelectual en la cadena de valor

16 Que se transfiere El siguiente gráfico ilustra cómo diferentes tipos de acuerdos intercambian distintos niveles de control (conjuntos de derechos) en una tecnología. Lo importante es preguntarse que se quiere mantener para sí, y qué está dispuesto a ceder a otro. El gráfico es desde la perspectiva de quien adquiere una tecnología.

17 Opciones de control (desde quien adquiere una tecnología)

18 Metodología Foresight Foresight Science & Technology - Proprietary

19 Tipos de acuerdos

20 Licencia Contrato por el cual el titular de un derecho autoriza a un tercero para ejercer el derecho de explotación (de un derecho de PI), durante determinado tiempo, a cambio o no de una regalía (royalty).

21 Por qué/ Cuándo Licenciar? Otros Derechos de PI Publicaciones Universidad Patente Primaria - Base Patentes Complementarias Paquete Tecnológico Industria Acuerdos de Confidencialidad Ideas/Descubrimientos/Invenciones Innovaciones (Tecnología) Productos/Servicios Licenciamiento Comercialización

22 Algunos aspectos a considerar en el contrato de licencia Territorio (parcial / global) Regalías y formas de verificación (en caso de ser necesarias) Mantención en vigor de la patente / tramitación de la solicitud (por lo general se traspasa al licenciatario). Quién será el propietario de las mejoras.

23 Algunos aspectos a considerar en el contrato de licencia Período de vigencia (limitada o ilimitada) Especificación de las Solicitudes o Patentes concedidas que serán incluidas en el contrato Exclusividad (exclusiva / no exclusiva)

24 Algunos aspectos a considerar en el contrato de licencia. Otros conocimientos que contribuyan al éxito de la explotación de la licencia. Lo común en contratos (identificaciones de las partes/ entidad a la que se someterán en caso de diferencias, cláusulas de término anticipado, responsabilidades, etc.)

25 Licenciamiento Activos de PI Derechos de PI Valorización Identificación de Licenciatarios Plan de Negociación Celebración Del Contrato Gestión del Contrato Tecnología Valor de la Tecnología Potencial del Licenciatario(s) Para maximizar la Explotación de La tecnología Intereses de las partes Gestión Tecnológica

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27 Ejemplo de modelo Universidad Politécnica Cataluña para negociación pacto accionistas y contrato transferencia Año1 1% Contrato Transferencia de Tecnología Ejemplos Royalties Año2 1.5% Año3 2% Año4 2.5% Año5 3% Año6 3% Fact. Por convenios Royalties s/ Fact. Fact. Por convenios Royalties s/ Fact. X 5% 4,5% 13%<X<14% 3,5% 5%<X<6% 4,5% 14%<X<15% 3,25% 6%<X<7% 4,5% 15%<X<16% 3,0% 7%<X<8% 4,5% 16%<X<17% 2,75% 8%<X<9% 4,5% 17%<X<18% 2,5% 9%<X<10% 4,5% 18%<X<19% 2,25% 10%<X<11% 4,25% 19%<X<20% 2,0% 11%<X<12% 4,0% 20%<X<21% 1,75% 12%<X<13% 3,75% X 21% 1,5% Año1 0% Año2 0% Año3 3% Año4 3% Año5 3% Año6 3% X corresponde a un porcentaje de la facturación por convenios con la universidad realizados por la Compañia anualmente sobre la facturación de la Compañia relativa a aquellos productos que incorporen la tecnología. Año1 3% Año2 3% Año3 3% Año4 2.5% Año5 2% Año6 1.5% Año1 3.25% Año2 2% Año3 3.5% Año4 1.5% Año5 2.25% Año6 1.25% Según el volumen de facturación

28 Acuerdos de Colaboración Los acuerdos de colaboración son contratos, es decir, el fruto de una negociación sostenida por las partes que refleja las reglas internas de administración del consorcio en si mismo y también del proyecto. Esto sucede aún cuando el proyecto este financiado por algún fondo externo al consorcio.

29 Alianzas estratégicas Son acuerdos de organización-a-organización para hacerse socios basados en puntos fuertes que se complementan. Ambas empresas invierten recursos, y por tanto los riesgos son minimizados y los beneficios son compartidos. Se puede usarlas temprano en el proceso de comercialización para aumentar el desarrollo del producto y reducir los costos, o más tarde para expandir la capacidad de penetrar el mercado.

30 Inversiones Inversiones son acuerdos a través de los cuales una parte se pone de acuerdo a dar los recursos financieros a otra. La inversión puede ser a cambio de patrimonio neto (en la forma de acciones) o bonos (un tipo de préstamo), acciones. Pueden ser: Fondos Angeles Fondos de Riesgo Prestamo Bancario (propio riesgo)

31 Acuerdo de Confidencialidad Ante la eventual relación con consultores, empresas y/o otras instituciones de I+D, la institución debe prepararse adecuadamente para defender la información confidencial crucial para la generación de derechos de propiedad intelectual, a riesgo de perder prioridades en su registro y protección.

32 Acuerdo de Transferencia de Material Tiene por objeto clarificar de antemano las diversas situaciones derivadas de la entrega de un material en que la institución puede ser proveedora o receptora.

33 Licencia de fabricación Cesión temporal del derecho de uso o explotación de la fabricación de un producto. Para hacer efectivo este derecho, la licencia generalmente incluye la cesión de patente, de know-how, modelo de utilidad, entre otros.

34 Ejemplo Un inventor tiene un nuevo método de destilación para la fabricación de un conjunto importante de químicos. La tecnología tiene protección de patente y ha pasado pruebas alfa y beta. Sin embargo, el inventor no puede fabricar la tecnología mientras todavía la está probando. Qué tipo de acuerdo debe buscar? 1. Inversión 2. Alianza estratégica 3. Licencia 4. Ninguna de las opciones arriba Licencia. En este caso, tal vez el inventor querrá considerar una licencia noexclusiva ya que la tecnología no es una central o esencial para ningún fabricante específico, con lo cual queremos decir que no es central para tener una ventaja competitiva. La razón es que el proceso aplica a un producto, donde el precio es fijado por el mercado.

35 Obteniendo valor de las patentes: licenciamiento y transferencia tecnológica. Jorge Alzamora jorge.alzamora@foresightst.com