IP-NEWS. Copyright 2015 Brigard & Castro. Aviso Legal

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3 Tabla de Contenido 1. La nueva audiencia de facilitación dentro del trámite de registros marcarios 4 2. El Gobierno Nacional expidió la reglamentación del sistema de indemnizaciones preestablecidas en los casos de infracciones marcarias 3. La negociación como salida a los litigios de PI Perspectivas sobre la implementación del PPH en Colombia 10 3

4 La nueva audiencia de facilitación dentro del trámite de registros marcarios A partir del 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por medio de la Resolución Nº 21447, introdujo una nueva etapa dentro del proceso de las solicitudes de registros marcarios en Colombia, mediante el establecimiento de una nueva audiencia llamada la audiencia de facilitación. Sin embargo, después de casi tres años de su creación, lamentablemente ésta no es utilizada con frecuencia ni por los propietarios de marcas, ni por la SIC. Debido a los beneficios que puede representar al solicitante, y en general a las partes, su aplicación debería fomentarse, y abogados y propietarios, así como la SIC deben convocar a las partes más a menudo con el fin de facilitar el registro de marcas en Colombia. Teniendo en cuenta que en nuestro país, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene en cuenta los acuerdos de coexistencia o cartas de consentimiento, los acuerdos vinculantes previamente aceptados por la SIC parecen ser la mejor alternativa para eliminar los obstáculos de registro. Gracias a que la audiencia de facilitación proporcionará un lugar para que las partes lleguen a acuerdos que serán aceptados por la SIC, esta audiencia parece sin duda ser la mejor manera de eliminar los obstáculos y obtener registros de una manera más rápida y ágil. La audiencia de facilitación es una figura procesal en la que el solicitante de un signo distintivo al cual se le ha interpuesto una oposición, o que tenga conocimiento de un posible obstáculo serio para el registro de su signo, podrá proponer a la SIC que ésta convoque a las partes a fin de explorar las posibles soluciones para eliminar cualquier motivo que impida el registro del signo solicitado. Esta audiencia busca el acercamiento entre las partes enfrentadas, proponiendo y aprobando acuerdos vinculantes que permitan superar las causas de no registro de la solicitud presentada. Los acuerdos podrán incluir la limitación de los productos y / o cobertura de los servicios, con renuncia de los derechos y modificación de la solicitud inicial, entre otros. La audiencia culmina con la redacción de un documento, en el que se registran los términos y compromisos asumidos por las partes y aceptados por la Superintendencia, éstos deben ser cumplidos en un corto período de tiempo y posteriormente presentados a la SIC. Sin embargo, es importante entender que a través de esta audiencia no será posible ampliar la cobertura de 4

5 productos y servicios como una solución, ya que la misma resolución señala expresamente que está prohibido realizar modificaciones que amplían la cobertura de los productos o servicios, así como aquellas que alteran sustancialmente los elementos y la naturaleza del signo. Sin embargo, y de manera desafortunada, en la mayoría de los casos, no se utiliza esta nueva instancia procesal. Dado que no es obligatoria su solicitud durante los procesos de registro marcario, cada una de las partes así como la misma SIC tienen la autoridad legal para decidir si están interesados en solicitar y / o asistir a dicha audiencia. Si las partes no aprovechan esta ventaja, el proceso de solicitud continuará su curso normal, y la decisión será proferida conforme a la información que obre dentro del expediente. La audiencia de facilitación debe ser solicitada a la SIC una vez que el plazo para responder a las oposiciones presentadas ha expirado y en todo caso antes de que la decisión de primera instancia sea emitida. Una vez que se emita la decisión de primera instancia, no será posible celebrar esta audiencia de facilitación. Cuando la audiencia es requerida por el solicitante del registro, dicha solicitud debe ser presentada por ambas partes, el solicitante y el opositor. La SIC no aceptará una solicitud presentada por una sola de las partes involucradas. que no se ha llegado a ningún acuerdo. Aunque las mismas limitaciones, modificaciones o acuerdos de coexistencia se pueden llevar a cabo sin necesidad de realizar esta nueva audiencia, éstas no garantizan que el signo solicitado se registrará. Todo lo contario, en la mayoría de los casos estos acuerdos no tienen ninguna validez en nuestro país. Por lo tanto, este nuevo enfoque permite a las partes crear acuerdos vinculantes que al final garanticen el registro del signo en un intento de acelerar el procedimiento. No obstante lo anterior, y aunque es un gran avance en términos del proceso de registro de marcas en nuestro país, todavía hay mucho que aprender y aplicar. Ahora la tarea para la SIC es promulgar políticas que permitan a todos los usuarios, los consumidores, los solicitantes y titulares, conocer y aprender sobre sus beneficios y aplicación. Además, las firmas de abogados deben guiar a los clientes en su aplicación, porque al final, los consumidores y los titulares de marcas se beneficiarán enormemente de esta nueva audiencia de facilitación. Catalina Gómez Gutiérrez Asociada Brigard & Castro Más información: info@bc.com.co No obstante, la SIC puede convocar de oficio a las partes cuando considere que determinadas modificaciones en la aplicación pueden eliminar los obstáculos para su registro. Tras la recepción de la solicitud para convocar a las partes a la audiencia, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la SIC debe fijar fecha y hora para celebrar la audiencia y notificar a cada parte. La reunión tendrá una duración máxima de una (1) hora, y finalizará con un acuerdo aceptado por la SIC. Las partes deben presentar a la SIC dentro de los próximos diez (10) días hábiles siguientes los compromisos acordados por cada una de las partes. De no ser así, se entenderá 5

6 El Gobierno Nacional expidió la reglamentación del sistema de indemnizaciones preestablecidas en los casos de infracciones marcarias El titular de un registro marcario, al iniciar una acción por infracción, se ha encontrado con dificultades para calcular el monto de la indemnización de perjuicios, aplicando los criterios establecidos especialmente para estos casos, en la Decisión 486, a saber, daño emergente y lucro cesante, beneficios obtenidos por el infractor o valor de una licencia contractual. Tal dificultad se ha visto agravada con el requerimiento de hacer una estimación juramentada de perjuicios en los términos del nuevo Código General del Proceso. Con el fin de resolver en parte esta situación, se emitió El Decreto 2264 de 2014, en desarrollo de la Ley 1648 de 2013, para habilitar a los demandantes a acogerse a cualquiera de los siguientes sistemas indemnizatorios: (i) El sistema de indemnizaciones preestablecidas o; (ii) las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios. De esta forma, el Decreto 2264 de 2014, reglamentó lo concerniente al sistema de indemnizaciones preestablecidas a la que tienen derecho los titulares afectados, por la infracción marcaria. Este Decreto dispone que el afectado, que al momento de presentar la demanda opte por este sistema, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486 y será el juez quien determinará la tasación de los perjuicios de acuerdo a lo establecido por este Decreto, conforme a los criterios expresamente previstos en la norma, así: 1) El monto de la indemnización preestablecida, por cada una de las marcas infringidas, oscilará entre 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2) La cuantía podrá ser incrementada hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($ ) en los siguientes casos: (i) cuando el juez declare que la marca infringida es notoria; (ii) se demuestre que el infractor actúo de mala fe; (iii) cuando la infracción puso en peligro la vida o salud de las personas y/o; (iv) se determine que la infracción respecto de la marca ha sido reiterada. 3) El juez al momento de establecer la indemnización, según sea cada caso, tendrá en cuenta y con base en las pruebas aportadas, la duración de la infracción, la amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica. 6

7 Finalmente, la introducción del sistema de indemnizaciones preestablecidas facilitará a los demandantes el cumplimiento del requisito del Juramento Estimatorio introducido por el artículo 206 del Código General del Proceso, necesario para la presentación de la demanda. En efecto, los titulares de derechos marcarios infringidos estaban enfrentando dificultades probatorias, de manera previa a la presentación de la demanda, por cuanto se veían en la necesidad de estimar la cuantía del perjuicio sufrido, de conformidad con los criterios del artículo 243 de la Decisión 486, los cuales vinculan factores a los que no tenían acceso, como por ejemplo, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor. enmiende la inconsistencia referida y dote al titular del derecho marcario, de herramientas adecuadas para la protección de sus derechos, como ya lo había hecho la legislación de otros países. María Fernanda Castellanos Socia Brigard & Castro Carlos Alberto Carvajal Asociado Brigard & Castro Más información: info@bc.com.co Así, la práctica procesal estaba imponiendo al demandante la obligación de conocer la información financiera del infractor de manera previa a la presentación de la demanda, lo cual no tiene lógica procesal. De esta forma, esperamos que el sistema de indemnizaciones preestablecidas, en cierta manera, 7

8 La negociación como salida a los litigios de PI Quienes estudiamos derecho aprendimos que la vía ideal para resolver conflictos legales es el litigio, es decir, acudir a las instancias judiciales. De manera que los abogados, al asesorar a nuestros clientes, por formación, tendemos a plantarnos en la posición que favorece al cliente, asumiendo esa posición como única y verdadera, con lo que cualquier interacción con la contraparte busca, básicamente, convencerla de nuestros argumentos, imponiendo nuestra posición, de manera que la otra parte renuncie a su propio parecer, en términos muy similares a una derrota. Las controversias de propiedad intelectual no son la excepción. Cuándo defendemos a uno de nuestros clientes, titular de una marca registrada, por ejemplo, el acercamiento que normalmente asumimos frente a otra parte, es el de la controversia, la amenaza y el juicio por infracción, como la vía más apropiada para lograr la protección de los derechos. Sin embargo, hemos encontrado que, por regla general, a los clientes no les interesa someterse a la incertidumbre, los altos costos y los impredecibles términos del sistema judicial. El interés del cliente, normalmente, es lograr una situación que resguarde su patrimonio y le permita seguir adelante desarrollando sus negocios sin perturbación. Bajo esta premisa, en el último año, logramos por lo menos cerrar 6 casos de conflictos que involucraban temas de propiedad intelectual, mediante acercamientos y acuerdos entre las partes, que pusieron fin a las controversias. Si bien en algunas ocasiones acudimos a la instancia judicial, como estrategia, teníamos la intención firme de buscar una negociación con la otra parte, que atendiera las necesidades de nuestro representado. Esto sin perjuicio de que, de no lograrse un acuerdo, estuviéramos dispuestos a llegar hasta el final del proceso judicial. Para nosotros, el ingrediente inicial para haber obtenido un alto porcentaje de éxito en acuerdos para poner fin a conflictos de Propiedad Intelectual, está en dejar de lado el acercamiento tradicional de yo tengo la razón. Una vez logrado lo anterior, como preparación de la negociación, realizamos un ejercicio en el que, junto con el cliente, buscamos establecer, como primera medida, cuál es su preocupación principal, la forma como las conductas de la contraparte afectan su negocio, y anticipando, de igual forma, las preocupaciones e intereses de la otra parte. 8

9 En este contexto, se buscan soluciones o posibles propuestas de arreglo que tengan en cuenta los intereses reales y comerciales de las dos partes, por encima de sus argumentos o posiciones y sin afán de tener la razón. De esta manera, hemos logrado acuerdos que, entre otras cosas, involucran: (i) El pago de una suma de dinero de una e las partes a la otra, como concesión por la terminación del litigio. (ii) El traspaso de una marca de una de las partes a la otra (con o sin contraprestación). (iii) El otorgamiento de una licencia de uso de una de las partes, a la otra. (iv) Compromisos de las partes de limitar los registros de marca, o de no usar su marca respecto de determinados bienes o servicios, o de utilizarla siempre de una manera determinada. Un ingrediente importante, es que no se recomienda que estos acuerdos implique que alguna de las partes acepte responsabilidad alguna, no solamente por que esto puede afectar la validez del acuerdo (por lo menos bajo ley Colombiana) y en segundo término, por que esta imposición dificulta el acercamiento con la contraparte. En conclusión, hemos encontrado que el uso de medios alternativos de solución de conflictos de propiedad industrial, nos ha permitido solucionar satisfactoriamente para nuestros clientes, asuntos que de otra manera, todavía estarían arrumados en algún despacho judicial. María Fernanda Castellanos Socia Brigard & Castro Más información: info@bc.com.co (v) El compromiso de una de las partes de mudar a una nueva marca dentro de un término. 9

10 Perspectivas sobre la implementación del PPH en Colombia Además de ser reconocida como una de las oficinas de patentes más ágiles del mundo, la Superintendencia de Industria y Comercio sigue trabajando en abrir las puertas del país en materia de propiedad intelectual, mediante la gestión de acuerdos de cooperación con importantes oficinas de patentes extranjeras que buscan facilitar y acelerar el trámite de solicitudes de patentes de invención tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de los últimos años, la Superintendencia se ha interesado en ofrecer mecanismos como el PPH (siglas en inglés de Patent Prosecution Highway) como alternativa al trámite tradicional. Este, reduciendo los tiempos, costos y esfuerzos habitualmente implicados, permite obtener un veredicto sobre la patentabilidad de una invención fundamentándose en la validación del examen practicado por una entidad extranjera en su propia jurisdicción. Como tal, este procedimiento se ha venido implementando ya de manera exitosa desde 2012 con la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO) y desde 2013 con la respectiva oficina española (OEPM). Sin embargo, la Superintendencia cerró el pasado año añadiendo a Japón como uno de los países con quienes se ha instaurado este tipo de trámite, ofreciendo de este modo una llamativa oferta de posibilidades y un nuevo alcance a los desarrollos locales. Es así como el PPH, al ser un acuerdo bilateral, permite que se genere un nivel importante 10

11 de confianza en las decisiones extranjeras, por lo que ambos países implicados muestran disposición a armonizar las prácticas locales con el criterio emitido por una oficina de patentes externa, manteniendo un estándar riguroso y ofreciendo nuevas fronteras a los adelantos propios de cada cual. Asimismo, es de notar que la implementación de este tipo de acuerdos no se limita a acelerar la toma de decisiones internas de la Superintendencia, sino que como tal permite ampliar y facilitar el acceso a mercados internacionales de los desarrollos propios de un país, hecho que es particularmente importante pues representa una oportunidad de expansión económica y de que los avances tecnológicos e intelectuales propios se den a conocer en el ámbito internacional. actualmente aplicados alrededor del mundo. Catalina Zapata Cristancho Profesional de Patentes Más información: info@bu.com.co Por otra parte, no hay que dejar de lado que precisamente Estados Unidos y Japón fueron catalogados como los dos países que más solicitudes de patente presentaron en el 2013, lo cual sin duda alguna resulta atractivo a ojos de solicitantes extranjeros quienes, gracias a las facilidades que pone la Superintendencia a su disposición, cuentan con todas las herramientas necesarias para incursionar en el mercado colombiano y proteger, como es debido, sus activos de propiedad intelectual. En este sentido, la posibilidad de llevar los inventos concebidos y patentados en Colombia a otras latitudes, además de resultar sumamente atractiva, se torna cada vez más un hecho factible gracias a este tipo de acuerdos, los cuales esperamos se sigan llevando a cabo y continúen expandiendo nuestras fronteras y manteniendo a la vanguardia las prácticas colombianas según los mecanismos y adelantos 11

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