La Patente Europea con Efecto Unitario y el Tribunal Unificado de Patentes. Qué opciones tiene?

Transcripción

1 La Patente Europea con Efecto Unitario y el Tribunal Unificado de Patentes The European Unitary Patent and Unified Patent Court Qué opciones tiene? What options do you have? V Congreso de la Propiedad Industrial Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) Havana, 30 April 2014 Frits Schut Dutch and European Patent Attorney, Partner

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3 EP Monoclonal antibodies to Carcino Embryonic Antigen (CEA) Caso de Infracción ( ) Tribunal Europeo de Justicia caso Primus & Goldenberg vs. Roche 9 Roche acusados (NL, US, DE, FR, UK, CH, AU, BE, SE) Corte Suprema holandesa se refirió a TEJ TEJ: Decisiones transfronterizas no permitidos No cross border decisions allowed Violación es asunto nacional Infringement is national issue Titular debe demandar en cada país por separado Proprietor must sue in each country separately (no forum-shopping ) 2012: Corte de Apelaciones holandesa: Infracción por Roche Países Bajos Inc.

4 Una Patente Unitaria por Europa (1) Historia - Intento desde 1950, sin embargo siempre había problemas Problemas - Ejecutable antes de que la Corte? Enforceable before which Court? - El "renombrado" Juez en Salónica? The reknowned Judge in Thessaloniki? - El Tribunal Europeo de Justicia como más alto Tribunal? (ninguno de los Jueces de patentes?) The European Court of Justice as highest Court? (no patent Judge?) - En qué idiomas? What languages Ventaja - Válido en toda Europa (no hay validaciones individuales necesarios) Valid throughout Europe (no individual validations needed) 50% de las patentes europeas se validan sólo en FR, DE, UK - Ejecutable en toda Europa Enforceable throughout Europe Desventaja - Revocación "Central" (invalidación de la patente) Central revocation 5/5/14 4

5 Let s go to Europe! Estados Nacionales Unión Europea Convenio sobre la Patente Europea Patentes nacionales -- (nada) Patentes Europeas Patente National validar 5/5/14 5

6 Una Patente Unitaria por Europa (2) Viejo estilo de la patente europea Old style European Patent - Patente europea después de la concesión, dará lugar a un conjunto de patentes nacionales European patent after grant results in a bundle of national patents - Validación nacional requerido National validation required - Aplicación nacional National enforcement 5/5/14 6

7 Procedimiento de concesión grant procedure IP Marco legislativo en Europa OEP Los procedimientos de ejecución y de Invalidación Enforcement & Invalidation proceedings National Estados miembros de Convenio (EU + CH + Turquía) (Conferencia Diplomática) Estados Nacionales Convenio sobre la Patente Europea (CPE, ley) Oficina Europea de Patentes (OEP) Ley Nacional Tribunales nacionales Juzgados de primera instancia Los tribunales de apelación Cortes Supremas división de Examen división de Oposición Salas de Recurso Cámara de Recursos EU Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, ex TJE)

8 IP Marco legislativo en Europa EU Consejo Europeo, Comisión, parlamento Directivas del Consejo Reglamentos (direct effect) EC Directiva 98/44 (Directiva Biotechnologia) Reglamento (EU) No 1257/2012 (Reglamento de Patente Unitaria) supranacional nacional Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, ex TJE) Ley Nacional Tribunales nacionales

9 Una Patente Unitaria por Europa (3) Cómo se resolvió el problema? Un grupo de Estados de la UE decidió no esperar más "Cooperación reforzada", algunos estados no participan (ES, IT) Administración de nueva patente es por la OEP No es obligatorio, sino una opción para el solicitante. 5/5/14 9

10 El Paquete de patente unitaria (PPU) The Unitary Patent Package (UPP) Consejo Europeo y el Parlamento Europeo han acordado una: 1. La Patente unitaria (PU) Unitary Patent (UP) 2. El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) Unified Patent Court (UPC)

11 La Patente Unitaria (PU) EU Reglamento No. 1257/2012 de 17 diciembre 2012 (cooperación) No. 1260/2012 de 17 diciembre 2012 (traducciones) Primera parte del paquete de patentes de la UE Entró en vigor el 31 de diciembre 2012 Es aplicable (de 1 Januari 2014) o una vez que el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes entrará en vigor, cualquiera que sea posterior. cuando 13 Estados han ratificado, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido

12 The Unified Patent Court (UPC) Acuerdo del Consejo (No. 2013/C175/01) de 19 febrero 2013 Segunda parte del paquete de patentes de la UE Entrará en vigor cuando 13 Estados han ratificado, incl. FR, DE, UK

13 Países participantes (1) Unión Europea Convenio Patente Patente Unitaria Tribunal Unificado Europea de Patente Estados: Inhab: 700M 800M 600M 600M 5/5/14 13

14 UP UPC Países participantes (2) Todos los estados miembros de la UE, salvo en España e Italia Estados miembros del CEP, excepto Miembros de la UE: España, Italia, Los miembros no pertenecientes a la UE: Albania, Suiza / Liechtenstein, Islandia, Mónaco, Macedonia, Noruega, Serbia, San Marino y Turquía Polonia no firmó el acuerdo de la TUP Italia firmó el acuerdo de la TUP Croacia (EPC 2008 / EU 2013)?

15 Cómo obtener una patente unitaria? How to obtain a Unitary Patent (UP) Diferencia entre una patente unitaria y en la patente europea es después de la concesión Difference between Unitary Patent and European Patent is after grant Después de la concesión de una solicitud de patente europea, el propietario puede elegir entre: After grant of a European patent application, the owner can choose between: una Patente Europea normal (EP), o Una Patente Unitaria (PU)

16 Efecto Unitario (1) por Patentes Europea concedida Granted European patent Tener reclamaciones idénticas para todos los Estados miembros Having identical claims for all member states Registro en la OEP plazo de un mes a partir de la concesión Si no : es un Patente Europea normal Registration at the EPO within one month from grant If not: then normal European Patent Con efecto a partir de concesión Effective from grant

17 Efecto Unitario (2) Protección uniforme y el mismo efecto en todos los Estados miembros participantes Uniform protection and same effect in all participating member states Limitación, transferencia, revocación, lapso, en todos los Estados miembros que participan en el mismo tiempo Limitation, transfer, revocation, lapse, in all participating member states at the same time Las licencias posibles para las partes de los territorios de los Estados Miembros participantes Licences possible for parts of the territories of participating member states Agotamiento en el territorio de los Estados miembros participantes Exhaustion in the territory of the participating member states

18 New regime for translations Reglamento Especial de Traducción (Reg. UE N º 1260/2012) Special Translation Regulation Toda patente en Inglés + 1 lengua de la UE Whole patent in English + 1 additional EU language upon grant Solo al período transitorio de 6 a 12 años Only in transitional period of 6 to 12 years Despues, sólo 1 de idiomas, con la traducción automática (Google) por OEP Thereafter, only 1 language, with machine translation by EPO Traducción addicinonal requirado Additional translation a petición del infractor on request of infringer a petición de la corte on request of court

19 Renewal fees Deudas con OEP payable to EPO progresivo Cubrir los costos de la Oficina Covering costs Comparable a las tasas de renovación de la patente europea Comparable to renewal fees for European patent Imposible abandonar en parte del territorio Impossible to abandon in part of territory

20 3 types of patents in Europe Después PU sea aplicable, tenemos en Europa: Valid for Court un patente nacional Estado Nacional Trib. Nacional una patente europea Estados validato TUP una patente unitaria Toda PU-region TUP Son estos todos los sabores? NO! cómo obtener una patente en España, si usted elige para una patente unitaria? y la forma de litigar en España?

21 Preamble No. 26 of EU Regulation No. 1257/2012 El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros participantes a conceder patentes nacionales, y no debe sustituir las normas de los Estados miembros participantes en materia de patentes. Los solicitantes de patentes deben conservar la libertad de optar por: - una patente nacional (UK, DE, ES), - una patente europea con efecto unitario (PU), - una patente europea con efecto en uno o varios Estados contratantes del CPE (EP) o - una patente europea con efecto unitario validada s en uno o varios Estados contratantes del CPE que no sean Estados miembros participantes (PU+ EP). This Regulation should be without prejudice to the right of the participating Member States to grant national patents and should not replace the participating Member States' laws on patents. Patent applicants should remain free to obtain either - a national patent (UK, DE, ES), - a European patent with unitary effect (UP), - a European patent taking effect in one or more of the Contracting States to the EPC (EP), or - a European patent with unitary effect validated in addition in one or more other Contracting States to the EPC which are not among the participating Member States (UP + EP).

22 Many combinations of patents in Europe Después UP sea aplicable, que pueda tener en Europa: una Patente Nacional (NP) una Patente Europea (EP) una Patente Unitaria (PU) una combinación de NP + EP una combinación de NP + PU una combinación de NP + EP + PU una combinación de EP + PU cualquier combinación diferente para una solicitud divisional sin solapamiento (doble patentamiento)

23 Diferentes patentes en Europa para 1 invención (1) UP no en España, Italia, Noruega, Islandia, Turquía, Bosnia, Servia, Macedonia, Albania, Suiza PU válida para todos los estados PU EP validado para ES, IT, NO, TR

24 Diferentes patentes en Europa para 1 invención (2) EP validado para NO, CH, TR UP válida para todos los estados UP Patente nacional en Spain presentar en el año de prioridad! Patente nacional en Germania Patente nacional en Italia

25 Dónde litigar? Posibles tipos de patentes: Patentes nacionales Tribunales nacionales Patente unitaria TUP Patente Europea TUP& nacionales (e.g. DE, UK, FR, NL & IT, ES) Patente unitaria más Patente Europea nacionales y/o TUP (p.e. IT, ES, CH, FR) No parte de la UPC no parte de la Unión Europea (UP) estado UP/UPC 5/5/14 25

26 Jurisdicción del Tribunal Unificado de Patentes TUP (UPC) decide sobre: Las patentes unitarias Las patentes europeas (solo para los estados de la TUP): EP propietario puede presentar una declaración de opt-out (optó-salida) por la TUP Régimen de Transición 7 años periodo opt-in/opt-out (14 años) Opt-out: No TUP, pero los tribunales nacionales Norma se opt-in; declaración para el opt-out debe ser presentada Despues opt-out, titular podrá optar de nuevo en cualquier momento Una cuota de opt-out debe ser pagado No opt-in/opt-out posible si un acción está pendiente ante la corte 5/5/14 26

27 Litigios después TUP (resumen) Nuevo sistema de litigios Tribunal de patentes unificado, los 25 estados miembros de la UE Violación y de validez Patentes Unitarias Las Patentes Europeas (7 años: no opted-out/opted-in de nuevo) Los tribunales nacionales Las Patentes Europeas tradicionales (7 años: optedout/choice del tribunal) Patentes Nacionales 5/5/14 27

28 Escape de la TUP Imposible para Patentes Unitarias (efecto unitario) Escapar por la elección de la Patente Europea tradicional y opt-out Escapar de la solicitud de patentes nacionales (en el ano prioridad, antes PCT)

29 Composición del Tribunal Unificado de Patentes Tribunales de primera instancia Divisiones centrales Paris (física / electrónica - las clases B, D, E, G + H), Londres (química /ciencias de la vida - las clases A + C) Munich (ingeniería mecánica - clase F) Ubicaciones varían, pero los jueces son los mismos! Las divisiones regionales Los países que cooperan para formar una división divisiones locales Los países pueden establecer su propia división (máximo 4 por país) Tribunal de apelación Luxemburg 5/5/14 29

30 Divisiones locales & regionales y idiomas Divisiones locales Londres - Inglés Düsseldorf, Munich, Mannheim, [Hamburgo / Leipzig] - Alemán e Inglés París - Francia La Haya - Holandés e Inglés Bruselas - Holandés y Francés y Alemán e Inglés Milán - Italia Helsinki - Finlandés, Sueco e Inglés Las Divisiones regionales Nordic: SE, DK, EE, LT, LV - Inglés La división de Checoslovaquia: CZ, SK, (SL?), (HU?) -? Sureste: RO, BG, CY, GR, (? SL), (? HU) - Regional e Inglés y Francés División central Idioma en el que se concedió la patente, no hay elección - Inglés, Alemán, Francés 5/5/14 30

31 Las decisiones que se harán Las Patentes concedidas antes de la entrada en vigor de la UPP No es posible inscribirse en PU patente es la patente EP sujetos a TUP opt-in / opt-out de la TUP? Divisional de archivos para inscribirse más tarde Las Patentes concedidas después de la entrada en vigor de la UPP inscrito para PU registrado: sujeto a la TUP no registrado para el PU patente es un Patente Europea sujetos a TUP validar los países de elección opt-in / opt-out de la TUP?

32 La construcción de su cartera Patente Unitaria Forzada a través de la TUP en 25 países Tal como la división de aplicación que ya estaba pendiente Riesgo de ataque central Patente Europea tradicional, no optó salida (TUP) Validado en los países de la elección Forzada a través de la UPC (y ventaja Derecho material) No hay necesidad de ir a los tribunales nacionales tal vez ineficaces Co-acusados posibile en la misma división si un relación comercial Posibilidad de ataque central Patente europea tradicional, optó salida (no TUP) No ataque central Forzada en los tribunales nacionales, país por país, Limitación a los co-acusados (Roche vs Primus y Goldenberg) Patente nacional Forzada en los tribunales nacionales, país por país,

33 Consideraciones estratégicas Es la patente fuerte? Is the patent strong? Es la patente vulnerables a la revocación central? Is the patent vulnerable to central revocation? Es la patente muy importante? Is the patent very important? Necesito protección en los países fuera de la UE? Do I need protection in non-eu countries? Qué tribunal es competente? which court is competent? Habrá infractores en varios países? Will there be infringers in multiple countries? Costos? Costs?

34 Es probable que la Patente Unitaria es más caro que. La patente Europea en FR / DE / UK EP patent in FR/DE/UK La patente Europea en FR / DE / UK + IT / ES? EP patent in FR/DE/UK + IT/ES? Las patentes nacionales en 3-4 países? National patents in 3-4 countries? Si se solicita una patente en más de 4 países: PU es la opción If patent in more than 4 countries: UP is option

35 Patente Unitario o Patente Europea? fuerte UP EP/UP débil EP/UP EP +optó-salida! No muy importante Muy importante

36 Patente Unitario, es bien!

37 Gracias por su atención.