17-3CM-12-A CÁMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO: San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro

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1 17-3CM-12-A CÁMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO: San Salvador, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil doce. El presente proceso ha sido promovido por el licenciado DANILO RODRIGUEZ VILLAMIL, mayor de edad, Abogado y del domicilio de Antiguo Cuscatlán, del Departamento de la Libertad, Apoderado de la Sociedad PUNTO ROJO S.A., contra la Sociedad UNILEVER N.V., a fin de que en sentencia definitiva se cancele el registro de la marca LE SANCY, inscrita a favor de la Sociedad UNILEVER, N.V. Han intervenido en ambas instancias el licenciado DANILO RODRIGUEZ VILLAMIL, en el carácter dicho, como actora y apelada; asimismo, ha comparecido en ambas instancia la licenciada EVELYN MARLENE BONILLA, mayor de edad, Abogada y de este domicilio, Apoderada de la sociedad UNILEVER, N.V., como demandada y apelante. La petición que conforma el objeto del presente incidente de apelación, es que se revoque la sentencia definitiva recurrida por haber interpretado el Juez a quo erróneamente el derecho. VISTOS LOS AUTOS, Y: I. ANTECEDENTES DE HECHO: 1. RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El fallo de la sentencia impugnada expresa: «a) declarase la caducidad por falta de uso de la marca Le Sancy, inscrita a favor de Unilever, N.V., al número libro 00020, folios del Registro de Propiedad Intelectual; b) En consecuencia, ordenase la cancelación del Registro de la marca Sancy inscrita por Unilever, N.V., en el número y antecedentes relacionados; y c) Condenase a la parte demandada a las costas procesales causados en esta instancia, NOTIFIQUESE.» 2. SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. 2.1 ALEGACIONES DE LAS PARTES ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE: a) con fecha veinte de julio de dos mil once, el licenciado DANILO RODRIGUEZ VILLAMIL, en la calidad de Apoderado de la Sociedad PUNTO ROJO, S.A., interpuso demanda de Cancelación de Registro de Una Marca, contra la sociedad UNILEVER, N.V., en la que expuso: Que la Sociedad Punto Rojo efectuó una búsqueda de antecedentes registrales de la marca Le Sancy, ante el Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registro, la búsqueda de registro revelo que la marca Le Sancy se encontraba registrada a favor de la Sociedad Unilever N.V., desde el día trece de septiembre de dos mil cuatro, sin que a la fecha haya sido usada en ninguno de los productos que dicha marca ampara. La sociedad Unilever no ha puesto la marca Le Sancy en los seis años y nueve meses contados desde la fecha que se le concedió el registro, por lo que pide que en sentencia definitiva se cancele la marca Le Sancy a favor de Unilever N.V ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDADA: La parte demanda contestó la demanda en sentido negativo, manifestando que

2 Unilever N.V., es propietaria de la marca Le Sancy a nivel internacional, asimismo, denuncio defectos de la demanda encontrados, tales como: 1) que la parte actora no presentó el número de Identificación Tributaria de la sociedad Punto Rojo; 2) que el poder presentado no fue otorgado en escritura pública, por lo que no se ha legitimado la personería de la parte actora. 3. SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Esta Cámara, luego de realizar el examen de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la licenciada EVELYN MARLENE BONILLA, en el carácter relacionado, admitió mediante auto de las ocho horas y treinta minutos del día veintiocho de marzo de dos mil doce, el recurso; y señaló lugar, día y hora para la celebración de audiencia de apelación, de conformidad a lo establecido en el Art. 513 inc. 3 CPCM. 4. FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. La licenciada EVELYN MARLENE BONILLA, en la calidad dicha, en el escrito de interposición del recurso de apelación en lo esencial expuso: que la motivación contenida en los numerales 8, 13, 14, 15, 16 del numeral II Fundamentos de derecho de la sentencia contiene una interpretación restrictiva y equivocada del derecho aplicado contenido en el Art. 41- D de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello mismo no se adapta a la realidad fáctica y jurídica.--- la fundamentación del fallo con el art. 41-D de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ignora o confunde los diferentes tipos de "uso" que menciona el mismo y hace una interpretación restrictiva del mismo, lo que deja en indefensión a mi representada. En el numeral II y 12 de la Sentencia se hace referencia a que el derecho marcario en nuestro país se rige por el principio de territorialidad, pero no se hace referencia a las excepciones que la misma ley de Marcas y los Convenios en esa materia hacen, siendo el mas conocido el caso de la marca notoria o famosa y podemos considerar que al final del art. 41-D también trascienden al ámbito territorial ya que los medios electrónicos han globalizado y maximizado el efecto que tiene la publicidad en ella contenida.--- la prueba presentada en la USB, la cual no fue objetada por la contraparte, se concluyeron diversos sitios en internet en los cuales se incluían publicidad, sitios en los cuales podría cualquier interesado adquirir los productos.- FALTA DE INTERES LEGITIMO DEL DEMANDADO, COMO HECHO NUEVO. En el número seis de los fundamentos de Derecho de la sentencia se dice que el legitimo interés del demandante se ha acreditado con la presentación de la solicitud de inscripción a su favor de la marca LE SANCY para los productos de la clase 03 de la clasificación NIZA. Sin embargo esa solicitud ha sido declarada inadmisible y notificada al interesado el veintitrés de febrero de dos mil doce, sin que haya hecho uso de los recursos que la ley indica. 5. FUNDAMENTACIÓN DE LA OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN. En audiencia de apelación celebrada a las once horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce, el licenciado DANILO RODRIGUEZ VILLAMIL, actuando en calidad de

3 apoderado de la parte apelada, se opuso al recurso de apelación, manifestando en lo principal: "Se opone a la apelación, el primer punto es que en el escrito de apelación se habla de uso efectivo y de uso simple, en la ley se exige el uso efectivo, el uso para efecto marcario es el uso efectivo, ese uso simple se equipara a la promoción que habla el articulo 41 B de la ley de marcas y otros signos distintivos, ese es el uso efectivo que habla, el 41 D crea una confusiones para interpretarlo, esa conceptualización que hace la parte no tiene efecto, en el uso de la marca en el comercio, también habla del principio de territorialidad y especialidad, estos principios, se rompe en el caso de marca territorial, por que la acción de cancelación se tiene por una disponibilidad de marca, esa base de marca que no se utiliza esta sujeta a cancelación por lo que la territorialidad no se aplica, también habla del 41- D de la relevancia, la primicia del art. 41 A es que la marca no se use en el salvador, los actos preparatorios de comercio entre ellos esta la venta, aunque la marca no este siendo usada la promoción se le dará ese valor, el 41 D no se puede ver aislado, finalmente el apelante menciona que no tiene interés legitimo, no obstante presento una solicitud y la búsqueda de la marca, el rechazo es injustificado porque hay un obstáculo por parte de la marca para inscribirla en el registro En su intervención, la licenciada EVELYN MARLENE BONILLA, como apoderada de la parte apelante, respecto a la oposición de la parte apelada, en suma manifestó: "el único punto, es remarcar, es que considera que no hay tal confusión en la interpretación del articulo 41- D, ya que considera que la cancelación de la marca es cuando no hay un uso mínimo de la marca, el 41, A, B, C, D, no habla de que haya actos preparativos para ese uso, y en la parte del rechazo de la marca, si es ambiguo ya que no se habla como se debe de continuar, en el registro se tiene que tratar de mantener vivos los recursos, de conformidad con el artículo 17 de la ley de procedimientos uniformes, a fin de que la solicitud tenga vigencia, por eso se considera que la solicitud ya se había cancelado FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA Y DE DERECHO. La parte apelante ha manifestado su inconformidad con la sentencia definitiva pronunciada por el juez a quo, fundamentada en los siguientes agravios: a) Se ha interpretado erróneamente lo dispuesto en el Art 41-D de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. b) Falta de interés legitimo del demandante. 1. Al respecto, esta Cámara hace las siguientes consideraciones: 1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos marca es: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase 1.2 Baumbach y Hefermehl, han sostenido que la función distintiva de las marcas es básica que cada marca debe cumplir como medio para identificar una mercadería o servicio y la función principal de la marca es identificar, productos o servicios, con la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado al rol de identificacióndiversificación que es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier

4 índole que estos sean. 1.3 La función distintiva se ha convertido en la condición central de la marca en si misma, tal función esta expresamente establecida por las principales legislaciones marcarias, la preservación de la marca como un medio para identificar los productos de su titular cumple un importante propósito de interés público, haciendo posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales, el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al producto con compras continuadas. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población. 1.4 La función distintiva de la marca es reconocida por el orden jurídico que concede la tutela legal a las marcas, solo puede ser adecuadamente interpretada en el marco de la publicación, sobre esta base, la marca cumple su función de tal en virtud del derecho exclusivo que goza su titular respecto de su uso. 1.5 El dominio de la marca y el uso exclusivo se adquiere mediante su inscripción en el registro respectivo, de conformidad al Art. 5 de la Ley de Macar y Otros Signos Distintivos, el cual dispone: "La propiedad de las marcas y el derecho a uso exclusivo se adquiere mediante su registro de conformidad con esta Ley.(...) La propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo sólo se adquiere con relación a los productos o servicios para los que haya sido registrada. Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta Ley.---El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta Ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente conocidos o famosos.(...). dicho artículo acoge el sistema atributivo, para el nacimiento del derecho sobre la marca, es decir, con base en el principio de inscripción registral y éste solo se adquiere para los productos o servicios para los que haya sido registrada y confiere un derecho de exclusividad, asimismo, dicho artículo tiene una protección territorial. 1.6 La concepción de los derechos de propiedad moderna han evolucionado considerablemente en los últimos años, muchos países han endurecido su posición en materia de marcas con la incorporación del registro de utilización comercial de la marca como condición para el mantenimiento del derecho. 1.7 En ese orden de ideas, una vez otorgado el derecho exclusivo sobre una marca, es necesario que el titular cumpla con los requisitos determinados por la ley, para mantener dichos derechos y evitar la caducidad de los mismos. Para que el derecho de la marca no caduque, es necesario el uso de la marca en el país, de lo contrario de conformidad al articulo 41- A de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cualquier persona con un interés legitimo, esta facultado para solicitar la cancelación del registro de una marca, cuando no se haya usado en El Salvador durante los cinco años precedente al inicio de la acción de cancelación, dicha solicitud no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. 2. Sobre la errónea interpretación del art.41-d de la Ley de Marcas y Otros

5 Signos Distintivos. 2.1 La parte demandada manifiesta que la motivación contenida en los numerales 8,13, 14,15 y 16 del número II fundamentos de derechos de la sentencia contiene una interpretación restrictiva y equivocada del derecho aplicado contenido en el Art. 41-D de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello mismo no se adapta a la realidad fáctica y jurídica. 2.2 Al respecto, el Art. 41- D de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone: Art.- 41-D.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admisible que demuestre que la marca se ha usado efectivamente, tales como, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. También constituye uso de la marca, la promoción publicitaria de la misma, por cualquier medio, aunque los productos o servicios identificados con la misma no estén siendo comercializados todavía en el país. 2.3 Dicho artículo hace referencia a que el uso de la marca es un requisito esencial para la conservación del derecho. El uso debe efectuarse para evitar que la marca caduque, y para permitir que ésta pueda ser renovada al producirse su vencimiento. El uso juega un papel esencial en la vida del registro acorde a la teoría modernas que han evolucionado rápidamente en este tema, ya que el dejar de usarla en un plazo relativamente largo, eventualmente dará fin a la titularidad de quien la registró El uso de la marca se puede probar con las facturas comerciales, o certificaciones de auditoria, asimismo, se puede incluso con la promoción publicitaria de la marca, en todos estos casos la carga de la prueba le corresponde al demandado, ya que es a éste a quien le compete desvirtuar lo dicho por el que pretende la cancelación, lo cual resulta de fácil acceso para aquel que ha puesto los productos que ella distribuye en el comercio y se encuentra disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, según la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate. 2.5 Si bien es cierto tal y como se expreso y conforme al Art. 41-D de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos, en su parte final dispone que también constituye uso de la marca, la promoción publicitaria de la misma, por cualquier medio, aunque los productos o servicios identificados con la misma no estén siendo comercializados todavía en el país, esto quiere decir, que se tendrá por uso de la marca la publicidad de la misma, siempre y cuando dicha publicidad sea hecha dentro del territorio nacional, aunque sean en el futuro comercializados en el país, de tal forma que la publicidad debe ser encaminada a tener efectos en el trafico económico y con finalidad distintiva para los consumidores, y esta debe hacerse en el territorio de El Salvador de conformidad con lo dispuesto en el Art. 41- A de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo expuso la juez a quo en su sentencia En el caso de autos, la parte apelada, presentó como medio de prueba copia certificada por notario del registro de la marca Le Sancy, a favor de Unilever N.V., con

6 fecha veinte de julio de dos mil once, con el que prueba que la sociedad Unilever N.V., adquirió el derecho de la marca aludida, asimismo, presentó una USB, con la cual pretende probar que se le ha estado haciendo publicidad a la marca Le Sancy, a través de internet, la USB no es un medio de prueba idónea, ya que con ella ni siquiera puede establecerse el dominio, la publicidad y mucho menos la pagina Web en la que sale la publicidad y si ella esta siendo publicitada en todos los países, o en algunos y especialmente en el territorio nacional, diferente fuera que la publicidad se realizara a través de revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior y establecen que son publicidad validas para el salvador La parte demandada pretende probar la publicidad de la marca Le Sancy, a través de una USB, que contiene unas páginas de internet; sin embargo, las paginas web pueden incorporarse en el proceso de diferentes formas, ya sea como documento privados, a través de la impresión de los datos contenidos en internet, en cuyo caso deberán cumplir con los requisitos exigidos por la ley para la admisión de la prueba documental, otro supuesto de aportación como medio de prueba de producción de imagen, sonido o datos es a través de su adaptación a un soporte adecuado, (discos compactos, USB, etc) debiendo acreditar su contenido mediante acta notarial, o prueba pericial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 400 CPCM, debiendo asignarse a un perito para las practicas de este tipo de prueba; o cuando se solicita la navegación por internet por parte del juez, para que este constate su existencia, el art. 399 CPCM, señala la obligación de la parte de poner a disposición del juez, no solo el soporte técnico sino también el medio que permita evidenciar su contenido, en el caso de autos, la parte demandada, no solicitó peritaje ni la navegación por internet por parte del juez, no obstante, presentó junto con la contestación de la demanda prueba documental en donde aparecen impreso los anuncios hechos por internet, paginas que se encuentran en la USB presentada; si bien es cierto dicha prueba, son instrumentos privados los cuales de conformidad con el art. 341 inciso 2 CPCM, hacen prueba plena de su contenido y otorgantes, si no ha sido impugnada en su autenticidad o esta ha quedado demostrada, esto no equivale en absoluto a prueba tasada, ni a un valor equivalente al documento público, si bien es cierto, que con dichos documentos se ha demostrado que Unilever N.V., posiblemente le esta haciendo publicidad a la marca Le Sancy, pero no se ha establecido que esta publicidad se ha realizado dentro del territorio de El Salvador, talvez pudiera considerarse únicamente en Chile, razón por la cual, no ha probado que la publicidad hecha a la marca Le Sancy, ha tenido efecto publicitario, y comercial en El Salvador, tal y como lo manifestó la Juez a quo en su sentencia, por lo que no es procedente acceder a lo solicitado por el apelante respecto a este punto Respecto a que la sentencia se rige principalmente por el principio de territorialidad, sin hacer referencia a las excepciones que hace la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como es el caso de la marca notoria o famosa; es importante referirse a que la marca notoria es aquella reconocida por la mayor parte del sector pertinente del público consumidor del producto o servicio que se distinga con ella, debido a la reputación adquirida por su uso y difusión, cuando el conocimiento de la marca notoria excede a los

7 consumidores habituales de los productos o servicios distinguidos con ellas, nos encontramos con las marcas renombradas los cuales tienen un alto grado de reconocimiento por el público en general y se asocia con una buena calidad de producto o servicio en que se emplea la marca La marca notoria es ampliamente conocida entre el sector pertinente del público debido a su uso frecuente y a su gran difusión. Por fuerza una marca notoria ha debido ser usada en algún país y debido a su aceptación en el mercado y a su difusión, han llevado a su gran reputación y aceptación por los consumidores La notoriedad de la marca tiene que ser probada y esta se desprende del propio concepto de la misma y del papel que desempeña en el mercado, lo anterior porque se entiende por marca notoria la que es conocida por un alto porcentaje de los consumidores del producto o servicio distinguido con ella, no tiene por que rebasar su conocimiento la esfera de los consumidores respectivos y los otros sectores empresariales y comerciales pueden desconocer la marca, siendo necesario por tal motivo probar su existencia y notoriedad En ese orden de ideas, si bien el principio de territorialidad tiene su excepción con las marcas notorias, estas deben ser probadas tal y como se ha dicho, en el caso de autos, la parte demandada no ha presentado medios de prueba idóneos para probar la notoriedad de la marca así como su publicidad o comercialización, por lo que no es procedente estimar lo solicitado por el apelante. 3. Falta de interés legitimo del demandante La parte apelante manifiesta que no se ha acreditado el interés del demandante, en virtud de que la solicitud de inscripción a favor de la marca Le Sancy para los productos de la clase 03 de la clasificación Niza, fue declarada inadmisible y este no recurrió de la negativa. 3.2 Al respecto, esta Cámara considera que según consta en autos, la parte actora PUNTO ROJO, S.A., solicito la inscripción a su favor de la marca Le Sancy para los productos de la clase 03 de la clasificación Niza, tal como consta de fs. 22 al 24 de la p.p., asimismo, es cierto que dicha solicitud no se inscribió en el registro, en razón de que en la búsqueda solicitada por la parte actora PUNTO ROJO S.A., apareció que la marca Le Sancy, se encuentra Registrada a favor de UNILEVER, N.V., siendo esto un impedimento para inscribir a su favor dicha marca, razón por la cual solicitó la cancelación de marca Le Sancy inscrita a favor de UNILEVER, N.V. y su interés es obvio, por tanto legitimo ya que no es necesario apelar de la negativa para demostrar el interés que le asiste, ya que el Art. 17 de la Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Tramite y Registro o Deposito de Instrumento en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipoteca, Social de Inmueble, de Comercio y de Propiedad Intelectual, establece el recurso de revisión para cuando se hubiere negado su inscripción, pero tal como un recurso optativo, en ningún momento es un requisito para determinar la existencia del interés legitimo para solicitar la cancelación de la marca, Y habiéndolo solicitado en tiempo por haber transcurrido el plazo que la ley determina de no uso de la marca esta debidamente probado el interés de la Sociedad PUNTO ROJO S.A., para solicitar la cancelación de la marca de conformidad con

8 lo dispuesto en el Art. 41- A, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, no es procedente estimar lo expresado por el apelante Por lo expuesto, esta Cámara considera procedente confirmar la sentencia venida en apelación por estar arreglada conforme a derecho. 3. FALLO. POR TANTO: Con base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y disposiciones legales citadas, esta Cámara a nombre de la República de El Salvador FALLA: a) CONFIRMASE LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN, por estar arreglada conforme a derecho, b) condenase al apelante a las costas procesales causadas en esta instancia. Vuelvan los autos al juzgado de origen con la certificación de ley. PRONUNCIADA POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS QUE LA SUSCRIBEN.

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