Cómo proteger los activos intangibles de la empresa (I)

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1 Todas las claves de la nueva Ley de Marcas Mª Fernanda Rebate Conde Abogada. PB Patentes y Marcas LA GACETA DE LOS NEGOCIOS. Lunes, 1 de julio de 2002 Cómo proteger los activos intangibles de la empresa (I) La adquisición de derechos sobre dos activos empresariales fundamentales como son la marca y el nombre comercial continua en la nueva Ley de Marcas que entra en vigor el próximo día 31 de Julio, supeditada a su inscripción registral como norma general. Sin embargo el empresario se encontrará ante un nuevo procedimiento, fácil y ágil, que mediante la instauración de un sistema "multiclase", permite unificar en un mismo expediente todos los productos y servicios solicitados. Al desaparecer del procedimiento el examen de parecidos realizado de oficio, se obliga a las compañías a prestar una mayor atención y a mantener una actitud activa respecto a solicitudes de marcas que pudieran perjudicarles. La incompatibilidad con marcas anteriores ya sólo se analizará en el caso de que se presente oposición por parte del titular del derecho prioritario. El legislador, en claro reconocimiento al esfuerzo que supone introducir y mantener un distintivo empresarial en el mercado, ha procurado "esmerarse" al regular las acciones por violación del derecho de marca tratando de impedir que, en la práctica, queden vacías de contenido ante la persistente actitud incumplidora de los infractores y ante la dificultad de demostrar los daños efectivamente padecidos. Sin perjuicio de exigir una indemnización superior si se demuestra el daño, se establece una cuantía fija (el 1% de la cifra de negocios del infractor derivada del uso ilícito de la marca) que, sin necesidad de prueba alguna, podrá reclamar la compañía perjudicada. Junto a la tradicional indemnización de daños y perjuicios por pérdidas sufridas y por ganancias dejadas de obtener, el empresario podrá exigir una cantidad por el perjuicio que el infractor haya causado al "prestigio" de su marca. Las acciones podrán ejercitarse cuando la violación de derechos se realice a través de Internet. En lo que atañe al cumplimiento de sentencias, se refuerza la posición de los signos empresariales. La destrucción a costa del condenado de los productos ilícitamente identificados con la marca y la fijación de indemnizaciones (no inferiores a 600 euros por día transcurrido hasta que cese la vulneración) prevista en el nuevo texto legal, no sólo tiene efectos disuasorios, sino que da cierta tranquilidad y satisfacción para las compañías que desarrollan una adecuada política de marcas. Por otra parte, se definen los conceptos de marca "notoria" (la que es ampliamente conocida en su sector) y "renombrada"(la que es conocida en todo el mercado). A partir de esta definición, se inicia el camino para solucionar los conflictos entre marcas y denominaciones sociales registradas al prohibirse la inscripción en el Registro Mercantil de sociedades con nombres similares a marcas y nombres comerciales notorios o renombrados. La supresión del rótulo de establecimiento, la cesión del nombre comercial al margen de la transmisión de la empresa, la facultad de someter a arbitraje ciertos actos administrativos del procedimiento de registro y las previsiones contenidas en la Ley sobre la utilización de medios telemáticos, son otras de las novedades de la nueva norma. 1

2 A pesar del profundo cambio que supuso la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas, han bastado trece años para justificar su reforma. La declaración de inconstitucionalidad de algunos de sus apartados, las propias disposiciones internacionales suscritas por España, las prácticas de otras legislaciones de nuestro entorno y las exigencias de la nueva Sociedad de la Información justifican la promulgación de una nueva Ley. La Norma que este mes entra en vigor simplifica los trámites para la protección de los signos distintivos y refuerza sus medios de defensa. Puede registrarse una marca para distinguir distintos tipos de servicios o productos mediante una única solicitud, por ejemplo marca x para vehículos, ordenadores e instrumentos quirúrgicos? Si, la Ley de marcas 17/2001 prevé la posibilidad de que mediante una sola solicitud de registro se puedan incluir todos los productos o servicios de clases diferentes que se deseen. Esta circunstancia supone una diferencia sustancial con respecto al anterior sistema que obligaba a presentar tantas solicitudes como productos o servicios se pretendiese registrar bajo una misma marca. El importe en concepto de tasas hasta tres clases distintas por solicitud será el mismo que si sólo se solicitase una clase por solicitud. Es el denominado sistema multiclase. La Ley prevé además que, en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la misma, puedan fusionarse en un único registro aquellas marcas concedidas bajo la legislación actual que, consistiendo en idéntico distintivo, fueran del mismo titular y tuvieran la misma fecha de presentación. Qué supone para la Ley de marcas 17/2001 el fenómeno de Internet? La existencia de una nueva realidad como es Internet ha supuesto la necesidad de adaptar la legislación en materia de marcas a la aparición de nuevos conflictos en materia de Propiedad Industrial (marcas vs nombres de dominio) y a su vez la posibilidad de incorporar sistemas informáticos a la gestión de registro de signos distintivos. Así, la Ley de marcas 17/2001 en su exposición de motivos destaca la necesidad de adaptar nuestro derecho a las exigencias de la sociedad de la Información y, para ello prevé que las comunicaciones e intercambio de documentación con la OEPM y los usuarios se puedan presentar mediante soporte informático y vía telemática con el fin de de agilizar los trámites de concesión e información y por otro lado reconoce expresamente al titular de una marca, el derecho exclusivo a utilizarla en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio. Puede solicitarse el registro de una marca desde cualquier Comunidad Autónoma? No, la Ley de marcas 17/2001 tan sólo establece la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para recibir y efectuar el examen de admisibilidad y forma de las solicitudes de registro de marcas. El examen de licitud, publicación de la solicitud, examen de prohibiciones absolutas, oposiciones y resolución de la solicitud de registro compete a la OEPM. En el caso de que se pasase el plazo para abonar las tasas de renovación de una marca, ésta quedará cancelada?. Si, no obstante la Ley de marcas 17/2001 prevé el denominado restitutio in integrum, a fin de evitar que por la inobservancia de un plazo, se produzca la pérdida de un derecho. El interesado debe 2

3 acreditar haber actuado con diligencia debida y la solicitud sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. Puede solicitarse el registro de un rótulo de establecimiento? A partir del 31 de julio de 2002, fecha en que entra en vigor entre otras las disposiciones de la Ley de marcas 17/2001 concernientes a los Rótulos de Establecimiento, desaparece la posibilidad de registro de un rótulo de establecimiento, tan sólo pervivirán los rótulos de establecimiento que se encuentren registrados a la entrada en vigor de la Ley o en tramitación (y resulten posteriormente concedidos) y prorrogarán su existencia registral hasta que concluya el período de 10 o 20 años para el que hubieran sido concedidos o renovados por última vez. La protección de los rótulos de establecimiento quedará bajo el amparo de las normas comunes de competencia desleal. Puede inscribirse en el Registro Mercantil una denominación social que pueda originar confusión con una marca notoria o renombrada de un tercero? La Ley de marcas 17/2001 define legalmente y por primera vez en nuestro derecho el concepto de marca notoria y marca renombrada entendiendo que es notoria, aquella que es conocida por el sector del público a quien se destina sus servicios o productos y renombrada aquella que es conocida por el publico en general y en ambos casos no siendo necesario que se encuentren registradas. De tal manera que ahora los órganos registrales competentes (Registro Mercantil) denegarán la inscripción de una denominación o razón social de una persona jurídica cuando la misma coincida o pueda originar confusión con una marca o nombre comercial notorio o renombrado. Quién puede solicitar una marca colectiva? Con la Ley de Marcas 17/2001 tanto las asociaciones de productores fabricantes o comerciantes o prestadores de servicios con capacidad jurídica como las personas jurídicas de Derecho Público (las CC.AA) pueden obtener el registro de la marca colectiva que es aquella que cumple la función de indicar el origen de un producto, no de una empresa en sí sino de una empresa miembro de una asociación. Se puede solicitar como marca de garantía una denominación de origen? Con la nueva ley de marcas desaparece la prohibición de registro de indicaciones geográficas, siempre que los productos provengan de esa zona geográfica, podrán ser marcas de gararantía y cumplirán con su función principal, la de indicadoras de calidad. En caso de existencia de una marca registrada anterior e idéntica o semejante y para servicios o productos idénticos o semejantes, existe la posibilidad de concesión de la posterior? Si, la Ley de marcas prevé un sistema de arbitraje mediante el cual el solicitante de una marca y el titular de una precedente pueden acordar, mediante un laudo arbitral que se comunicará a la OEPM, la convivencia de ambas. 3

4 El convenio arbitral se debe haber suscrito antes de que la resolución de denegación de la OEPM recaída hubiera ganado firmeza o hubiera sido resuelto el correspondiente recurso administrativo interpuesto contra la misma. Siendo titular de una marca registrada que defensa tendría frente a un ciberpirata que registrase con posterioridad un nombre de dominio idéntico a mi marca? La Ley de marcas 17/2001 reconoce expresamente al titular de una marca, el derecho exclusivo a utilizarla en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio. De manera que el ius prohibendi de que goza el titular de una marca por el hecho de serlo se extiende ahora a la utilización de la marca sin consentimiento y por parte de terceros, en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio. Con ello podrá iniciar las acciones por violación del derecho de marcas previstas en la Ley de marcas y de competencia desleal. Puede el titular de una marca registrada prohibir la fabricación comercialización o almacenamiento de etiquetas por un tercero sin consentimiento, para identificar un producto? Si la Ley de marcas 17/2001 Reconoce del derecho del titular de una marca a perseguir la mera fabricación, comercialización o almacenamiento de etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto y no sólo a perseguir los productos ilícitamente marcados. En una reclamación judicial por violación del derecho de marca, que indemnización se pude pedir? La Ley de marcas 17/2001 prevé la posibilidad de solicitar como indemnización por daños causados por la violación de una marca, no solo las pérdidas sufridas o los beneficios económicos dejados de obtener, sino también el daño en el prestigio o reputación ocasionando a dicha marca. Que mínimo de indemnización puede solicitarse en concepto de indemnización por violación de una marca? La Ley de marcas 17/2001 prevé la posibilidad de solicitar como mínimo una indemnización mínima de 1% del volumen de negocio obtenido por el usurpador con los productos ilícitamente marcados, sin necesidad de que el titular presente prueba alguna en acreditación de los daños sufridos. En el supuesto de que se pruebe un daño mayor, el usurpador responderá conforme al perjuicio causado. En caso de no cumplirse con la condena dictada en Sentencia de cesación de actos de violación de una marca, que medidas cabe adoptarse contra el usurpador de marca? La Ley de marcas 17/2001 establece la posibilidad de solicitar una indemnización coercitiva para obligar al usurpador a cumplir la sentencia que lo hubiera condenado a la cesación de los actos de violación de la marca. Esta indemnización se fija en una cuantía mínima de 600 Euros por cada día transcurrido sin que se hubiere producido la cesación efectiva de la violación. 4

5 El titular registral de un nombre comercial, si desea transmitirlo a un tercero debe transmitir junto con el nombre comercial también la empresa? No, con la Ley de marcas 17/2001 se elimina la obligación contenida en la vigente Ley de transmitir el nombre comercial junto con la totalidad de la empresa. 5

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