NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NEGOCIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CONCURSO

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1 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NEGOCIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CONCURSO I.- LA DIFICIL TAREA DE TRANSFERIR RESULTADOS A LA EMPRESA No nos engañemos: licenciar o transferir resultados de investigación a empresas nunca ha sido tarea fácil. Las patentes universitarias pueden gozar de éxito de crítica, pero suelen carecer de éxito de público. Es difícil que las empresas se peleen por tecnologías desconocidas o adentrase en mercados de los que se desconoce el comportamiento del futuro "consumidor". Prueba de lo anterior es que en los últimos años la tendencia es la de "explótese los resultados por uno mismo", es decir la creación de una empresa de spin off o empresas de base tecnológica formadas o participadas por los investigadores que realizaron la investigación, con ánimo de poner el producto en el mercado y explotarlo. Si los resultados de investigación -con honrosas excepciones- fueran fáciles de "colocar" en el mercado, no harían falta Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) ni otros instrumentos creados por las universidades. Bastaría que el Servicio o Unidad de Patrimonio de la universidad subastase cada cierto tiempo los resultados al mejor postor. Pero esto no es así, hay que explicar la tecnología en el mercado, intentar colocarla y establecer lazos entre la universidad y la industria para que esos resultados de investigación se puedan convertir en un producto rentable, y todo ello después de una considerable inversión de la empresa. Dicho esto, que parece de sentido común, sin embargo no es lo que está escrito en las normas. II.- UN MOVIMIENTO CIRCULAR EN LA REGULACIÓN DE ESTA MATERIA: EL ETERNO RETORNO Si se pregunta por el procedimiento de explotación y/o enajenación de una patente, hay que responder con dos ideas: que los resultados de investigación son bienes patrimoniales de las universidades y que se debe aplicar el procedimiento establecido en la legislación de Patrimonio a la que ahora se suman las peculiaridades de la Ley de Economía Sostenible y de la nueva Ley de la Ciencia. Y la pregunta siguiente sería si realmente estas nuevas normas han ayudado a clarificar y facilitar la transferencia de esos resultados mediante procesos ágiles y normas claras. Y la respuesta debe ser, sencillamente, negativa. Cierto es que lo han intentado pero creo que no lo han conseguido, máxime cuando existe cierta contradicción entre estas dos normas en cuanto al procedimiento diseñado y con la complejidad añadida de que la Ley de la Ciencia modifica la LOU (re-relou) y lo que hace en esta materia es reenviar a la legislación de patrimonio de las Comunidades Autónomas. Legislación, que en la mayoría de los casos es copia fiel o imitación de la legislación de patrimonio estatal. 1

2 En definitiva, un largo viaje para llegar al mismo sitio. Una Penélope normativa: Tejer y destejer para que todo quede igual. El eterno retorno. Pero para llegar a esta conclusión hay que analizar las distintas normas aplicables al caso. a) LA LEY DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (LPAP) Las universidades pueden ser titulares de bienes de dominio público o demaniales, y de bienes patrimoniales o de dominio privado (art. 80 LOU). De este modo, constituye el patrimonio de las universidades tanto el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones, como los bienes de dominio público afectos al cumplimiento de sus funciones, o los que le destine el Estado o las CCAA. Siendo los bienes de dominio público los que se encuentran afectos al uso general o al servicio público, la definición de bienes patrimoniales se hace por exclusión, es decir, los que no se encuentran afectos al uso o servicio público. Así se definen estos bienes en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP): Artículo 7.Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales. 1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de demaniales. 2. En todo caso, tendrán la consideración de patrimoniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales. En el supuesto que nos ocupa, los derechos de propiedad industrial o los derechos de explotación de propiedad intelectual son, pues, de naturaleza patrimonial tanto por su definición negativa (no son demaniales), como por su encaje en la relación de bienes patrimoniales. También las leyes patrimoniales autonómicas recogen esta consideración Son bienes patrimoniales (...) los derechos de propiedad inmaterial que le pertenezcan (art. 4 de la Ley de Patrimonio de Galicia). En términos semejantes se manifiestan el art. 4 de la Ley Catalana y el 9.3, de Patrimonio de Euskadi. El régimen jurídico de estos bienes se define en el mismo precepto descrito anteriormente en su apartado 3: El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Supletoriamente, se aplicarán las normas del derecho administrativo, en todas las cuestiones 2

3 relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello, y las normas del Derecho privado en lo que afecte a los restantes aspectos de su régimen jurídico. Por tanto, y según la LPAP, se aplica: a) El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de la LPAP b) Las normas de derecho administrativo en cuestiones de competencia y procedimiento c) Las normas de derecho privado para los restantes aspectos Procede analizar así en primer lugar el régimen de adquisición administración, defensa y enajenación de la LPAP. En cuanto a la adquisición, las universidades ordinariamente adquieren estos derechos por reconocerlo así la Ley de Patentes en su art. 20, que otorga la titularidad de estos bienes a las Universidades o actualmente los derechos de explotación de la propiedad intelectual por reconocerlo la Ley de Economía Sostenible. Estamos así ante el supuesto de adquisición de bienes por atribución de la Ley (art. 15 LPAP). No obstante las universidades pueden adquirir este tipo de bienes por cualquier otro título: cesión, donación, adquisición, etc. para lo que habría que aplicar el régimen de la LPAP. La gestión de la administración de estos bienes está sometida a los siguientes principios: eficiencia y economía en su gestión; eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos; publicidad y transparencia; concurrencia y objetividad en la enajenación, explotación y adquisición; identificación y control a través de inventarios o requisitos adecuados; colaboración entre AAPP para optimizar la utilización y rendimiento de los bienes; así como que la gestión de los bienes patrimoniales debe coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor. 1 (art. 8 LPAP) El art. 106 LPAP, en su apartado 1, de carácter básico, señala que la explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico típico o atípico. 2 Pero, al igual que la legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, la Ley de Patrimonio mantiene la doctrina de los actos separables, de tal modo que la adjudicación de contratos sobre explotación de bienes y derechos debe realizarse ordinariamente por concurso 3, salvo que por la peculiaridad del bien, la limitación de la demanda, la urgencia, o por la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. En todo caso estas circunstancias deben estar motivadas en el expediente. Los contratos derivados de esta explotación tienen la consideración de contratos privados (art. 5.3 y 9 LPAP y LPAP) y se regirán por las normas de derecho privado correspondientes a su naturaleza. 1 En el presente caso, la investigación como medio para el progreso de la comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento, como función esencial de las universidades (art. 39 LOU). 2 Los apartados 2 y 3, no son básicos y señalan la aplicación supletoria de los arts y que los contratos de explotación no podrán tener una duración superior a 20 años. 3 Art , que es precepto básico. 3

4 En consecuencia, la explotación de los bienes o derechos de propiedad industrial e intelectual de titularidad de la Universidad, a tenor de la LPAP, se regiría por el sistema de gestión patrimonial público, para lo que requiere que la preparación y adjudicación de contratos de explotación se realice conforme a las normas de publicidad y concurrencia 4 a través del sistema de concurso de forma ordinaria, salvo motivación que permita otro tipo de adjudicación. El contrato así adjudicado se regirá por normas de carácter privado, en las que existe plena libertad de pactos (art. 111 LPAP), pudiendo contener la realización por las partes de prestaciones accesorias. 5 La formalización en escritura pública sólo se exige para adquisición o enajenación de bienes inmateriales y derechos reales. Las cesiones gratuitas se formalizarán en documento administrativo (art. 113 LPAP). Los efectos y extinción de estos contratos se rigen por la legislación de patrimonio y por las normas de derecho privado (art ). El orden jurídico competente para la resolución de controversias es el civil. No obstante los actos separables de preparación y adjudicación son competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Por lo que respecta a la enajenación de derechos patrimoniales de las Administraciones Públicas (AA.PP.) puede realizarse mediante concurso, subasta o adjudicación directa. La Ley de Patrimonio de las AA.PP. establece una norma común de transferencia de la propiedad a través de cualquier negocio jurídico de carácter oneroso, pero distingue entre enajenación de inmuebles (ordinariamente adjudicación por concurso 6 ), la de muebles (ordinariamente por subasta 7 ) y la de derechos de propiedad incorporal (ordinariamente por subasta 8 ). En cualquiera de los supuestos, la adjudicación directa sólo es aplicable en las siguientes circunstancias: Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público. 4 Aplicando la Ley de Patrimonio y subsidiariamente la legislación de contratos. 5 Podrán establecerse pliegos generales de pactos y condiciones. El art. 112 señala la necesidad de informe del órgano de asesoramiento jurídico de las entidades públicas vinculadas. La Intervención General del Estado emitirá informe previo en caso de enajenación directa o permuta por valores superiores a un millón de euros. El art. 114 regula las tasaciones necesarias en caso de enajenación o permuta. 6 Art El apartado 3 regula los supuestos de subasta y el apartado 4 la adjudicación directa. 7 Art Art

5 b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b). d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación. e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante. f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante. g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios. h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal. I) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble. Por último, cabe señalar que no podrán imponerse cargas o gravámenes sobre los derechos patrimoniales, si no es con los mismos requisitos exigidos para su enajenación (art. 152). En conclusión, la LPAP establece un sistema de actos separables y así somete al derecho público la adjudicación de la explotación de los derechos patrimoniales, así como su enajenación, pero un sistema sometido al derecho privado para la formalización de los contratos y de sus efectos. Para temas de competencia y de procedimiento también hay que acudir a normas de derecho público. LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (LES) Pese a esta regulación general sobre bienes patrimoniales -y los derechos de investigación lo son-, la Ley de Economía Sostenible (art. 55) ha intentado romper este régimen y establecer uno específico en el sentido de intentar someterlos al régimen privado. Y este régimen específico contempla: 5

6 1.- Que la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora requerirá la previa declaración, por el titular del Ministerio a que esté adscrita o vinculada la entidad investigadora, o por el órgano competente de la universidad, de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público. Se añade así un nuevo trámite realmente confuso. En primer lugar debe conformarse un expediente de transmisión de derechos de propiedad intelectual/industrial en dónde figure esta declaración previa. Pero este trámite suscita una gran cantidad de dudas 9. En el caso de las universidades, entiendo que tendrá que ser una norma patrimonial de la universidad la que determine el procedimiento para la realización de esta declaración. En el supuesto de que no figure en ninguna norma, e interpretando por analogía el precepto que habla del titular del Ministerio y de la cláusula residual que tiene este órgano en el art. 20 de la LOU, parece que podría ser el Rector el que la dicte, pese a las escasas competencias en materia patrimonial de este órgano 10. Y la frase no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público debería interpretarse en el sentido de que el derecho que se transmite no afecta o no perjudica a los intereses públicos que la universidad ostenta. 2.- La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá por el derecho privado, aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. Se regula también en esta ley los supuestos de adjudicación directa con una gran simetría entre este precepto y la LPAP, ambos casi gemelos en cuanto a las excepciones: Ley de Economía Sostenible (art. 55) Ley de Patrimonio de las AAPP (art. 137) a) Cuando los derechos se transmitan a otra Administración Pública o, en general, a cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación a. Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o 9 Cuándo estamos ante el caso de que un derecho de propiedad intelectual o industrial no es necesario para la defensa del interés público o no es necesario para la mejor protección del interés público?. Quién es el órgano responsable de la universidad para realizar esta declaración? Tiene que ser motivada o basta una simple declaración? Qué consecuencias tiene esta declaración? 10 Las competencias mayores corresponden al Consejo Social 6

7 directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público. b) Cuando los derechos se transmitan a una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. c) Cuando fuera declarado desierto el procedimiento promovido para la enajenación o éste resultase fallido como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquéllas en que se hubiese producido la adjudicación. d) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios. e) Cuando la transmisión se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente. f) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran formulado una propuesta concreta de condiciones de la transmisión. En este caso, los copropietarios públicos deberán aprobar expresamente las condiciones propuestas, previa verificación de la razonabilidad de las mismas. g) Cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa. h) Cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias. varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público. b. Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. c. Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a y b. d. Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación. e. Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables y la venta se realice a un propietario colindante. f. Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante. g. Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios. h. Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal. i. Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble. Pero este nuevo precepto también plantea algunas dudas: - Se está refiriendo sólo a explotación patrimonial (cesión, licencia) o también a la enajenación? O para enajenar definitivamente estos derechos es necesario seguir el procedimiento de la LPAP? 7

8 - Debe realizarse un único contrato sometido al derecho privado o deben existir los actos separables de la LPAP (ya que es uno de sus principios): adjudicación y contrato? - Cuándo estamos ante un supuesto de adquisición preferente? Se puede generar un derecho de adquisición preferente por el hecho de financiar la investigación por una entidad privada? - Se pueden considerar copropietarios a la universidad y a los investigadores en caso de empresas de spin off, ya que los investigadores tiene el derecho moral de las investigaciones? En definitiva los supuestos contemplados en la LES no contemplan las peculiaridades de este tipo de derechos y su difícil transmisión, por lo que las universidades acabarán acudiendo ordinariamente a la única vía de escape, el apartado g), es decir, adjudicar directamente justificando las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, o la singularidad de la operación. Además y en caso de no poder incluirse en uno de los apartados anteriores se regula un procedimiento o sistema de adjudicación, basado en la concurrencia competitiva realizada a través internet, al indicar : En supuestos distintos de los enumerados en el apartado anterior, para la transmisión deberá seguirse un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados, en el que se garantice una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la misma, que podrá realizarse a través de las páginas institucionales mantenidas en internet por el organismo o entidad titular del derecho y el Departamento ministerial del que dependa o al que esté adscrito. En dicho procedimiento deberá asegurarse, asimismo, el secreto de las proposiciones y la adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa. En todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado. No se sabe si en este caso es necesario acudir a través del perfil del contratante (art. 42 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público-LCSP-). Lo más semejante a este procedimiento es el denominado sistema dinámico de contratación del art. 184 de la LCSP. Sin embargo parece que se trata de un sistema específico que las universidades pueden montar a través de sus páginas institucionales, aunque debería tener la garantía de realizarse a través de las sedes electrónicas institucionales. 3.- Cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada deberá preverse, en la forma que reglamentariamente se determine, la inclusión en el contrato de cláusulas de mejor fortuna que permitan a las entidades públicas recuperar parte de las plusvalías que se obtengan en caso de sucesivas transmisiones de los derechos, o cuando debido a circunstancias que no se hubieran tenido en cuenta en el momento de la tasación, se apreciase que el valor de transferencia de la titularidad del derecho fue inferior al que hubiera resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias. 8

9 La transmisión de la titularidad determina que en el contrato, sometido a derecho privado, se incluya cualquier tipo de cláusula, ya que se rige por la libertad de pactos. Sin embargo la LES determina la obligatoriedad de una cláusula específica, basada en la idea de que el valor de los resultados de investigación no es conocido hasta que se ponga en el mercado y sea éste el que determine si es un producto rentable o no. Esta previsión permite que las entidades en las que se realizó la investigación puedan participar en los beneficios en caso de un pelotazo en la transmisión de la tecnología. Sin embargo la redacción del precepto no contempla la posibilidad de compartir beneficios extraordinarios generados a partir de los derechos cedidos. Por el contrario, sólo se refiere a la recuperación de las plusvalías en el caso de sucesivas transmisiones (que en muchos casos es muy difícil de conocer) o error en tasación de la tecnología en el momento de la transferencia inicial, debido a circunstancias que no se hubieran tenido en cuenta, supuesto excesivamente impreciso y de difícil aplicación. LA LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (LCTI) Esta norma tiene como misión la de favorecer la transferencia de la investigación al sector productivo. En este sentido, el art. 35 de la LCTI señala como obligación de las Administraciones Públicas la de fomentar la valorización, la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de que los resultados de la investigación sean transferidos a la sociedad. La valorización, entendida como la puesta en valor del conocimiento obtenido mediante el proceso de investigación, tendrá como objetivos: a) Detectar los grupos de investigación que realicen desarrollos científicos y tecnológicos con potenciales aplicaciones en los diferentes sectores. b) Facilitar una adecuada protección del conocimiento y de los resultados de la investigación, con el fin de facilitar su transferencia. c) Establecer mecanismos de transferencia de conocimientos, capacidades y tecnología, con especial interés en la creación y apoyo a empresas de base tecnológica. d) Fomentar las relaciones entre centros públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas, en especial pequeñas y medianas, con el objeto de facilitar la incorporación de innovaciones tecnológicas, de diseño o de gestión, que impulsen el aumento de la productividad y la competitividad ( ) Pese a la casi vecindad en el tiempo de esta Ley y la de Economía Sostenible 11, ambas regulan la misma materia de transferencia de resultados de investigación de forma dispar. Así si bien en línea con la Ley de Economía Sostenible, la Ley de la Ciencia retira este tipo de contratos del ámbito y del régimen público y considera que se someten al 11 La LES se publicó el 5 de marzo de 2011 y la LCTI el 2 de junio de

10 derecho privado. Sin embargo, añade la plena libertad de pactos, y la posibilidad de poder ser adjudicados de forma directa, sin ningún condicionante. Dentro de ellos se cita expresamente a los denominados contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y a los contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades entendiendo que estos últimos se refieren a las aportaciones de capital o tecnología en el marco de la creación de una EBT. Así se señala en su art. 36: Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, suscritos por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, las Universidades públicas, las Fundaciones del Sector público Estatal y otras entidades dedicadas a la investigación y dependientes de la Administración General del Estado: a) contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades; b) contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación; c) contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma. A la vista de la regulación anterior, cuando estemos en presencia de contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación, y contratos de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades se podrán adjudicar de forma directa, con plena libertad de pactos. Cuando se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá también por el derecho privado con libertad de pactos, 10

11 pero nada se dice sobre si cabe su adjudicación de forma directa, y no se hace la más mínima referencia a la LES, sino a que la regulación será la que establezca la Comunidad Autónoma. La problemática está en qué se entiende por contratos de colaboración para la valorización ya que no pueden considerarse equivalentes a los convenios de colaboración del art 34 LCTI, pues nítidamente el propio artículo señala que estos convenios estarán sujetos al derecho administrativo. El otro gran problema es la remisión a las normas propias de las Comunidades Autónomas. Se está pensando en normas específicas que dicten las CCAA para las universidades en esta materia, o en aplicar la normativa patrimonial de la respectiva comunidad autónoma? Si aceptamos la primera opción, en tanto no existan normas específicas la solución es aplicar directamente la LCTI, pero si el reenvío lo es a normas patrimoniales de las Comunidades Autónomas la solución es muy diversa: Hay comunidades que apenas regulan esta materia, limitándose a establecer el órgano competente (art. 96 de la Ley de Patrimonio de Euskadi, 92 de la Ley de Patrimonio de Andalucía), a referirse con carácter general a derechos y a la posibilidad de adquirir o enajenar derechos y su forma (Ley de Patrimonio de Cataluña) o a contemplar una regulación más pormenorizada de las propiedades incorporales (Ley de Patrimonio de Galicia 12 ) que establece los procedimientos de adjudicación, por supuesto, diferentes a los de la LES y de la LCTI, por ser normas anteriores. LA NUEVA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES (Re-re LOU) Ya la lejana Ley de Reforma Universitaria, (Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto) atribuyó la titularidad de los bienes a la universidad como parte de su patrimonio ( Constituirá el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, derechos y acciones, Las Universidades asumirán la titularidad de los bienes estatales de dominio público que se encuentren afectos al cumplimiento de sus funciones 13 ), estableciendo que La administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en esta materia. 12 Regulada en los artículos 38 y 39: La enajenación de propiedades incorporales o derechos de exclusiva de que sean titulares la Comunidad Autónoma o Entidades autónomas dependientes de la misma, cuando su explotación por la propia Administración no se juzgue conveniente, será acordada por la Consellería de la Xunta a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda. ( ) 1. La enajenación habrá de verificarse, por regla general, mediante subasta pública, a menos que el Consello de la Xunta autorice la contratación directa por motivos de interés público debidamente acreditados. 2. Serán aplicables a esta clase de subastas las normas contenidas en esta Ley para las de los bienes inmuebles en cuanto sean compatibles con la naturaleza de aquellos derechos. 13 Art. 53. En este precepto se hacía especial énfasis en la exención tributaria de sus bienes, algo que en la práctica no resultó tan pacífico. 11

12 Por su parte, y en términos semejantes 14, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades regula el régimen patrimonial de las universidades en su artículo 80: 3. La administración y disposición de los bienes de dominio público, así como de los patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en esta materia. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio Histórico Español, los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor serán acordados por la Universidad, con la aprobación del Consejo Social, de conformidad con las normas que, a este respecto, determine la Comunidad Autónoma. Como podemos apreciar, el régimen patrimonial de los bienes universitarios en la LRU se remite al régimen general en la materia, pero la LOU, además de este régimen, añade ya un nuevo trámite (aprobación por un órgano externo, el Consejo Social, para bienes de extraordinario valor) y la posibilidad de que la Comunidad Autónoma dicte normas en esta materia. 15 Pero, como se dijo, la Ley de Economía Sostenible revoluciona las reglas de titularidad de la propiedad intelectual, al atribuir la explotación de sus derechos a las universidades, añadiéndola a la titularidad industrial. Y la Ley de la Ciencia, de la Tecnología y la Innovación regula un régimen jurídico específico de explotación. En este sentido era necesario modificar la LOU y regular su régimen jurídico. Y así se hace en la disposición final tercera de la LCTI (Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), que en el punto 7 añade un apartado 5 al artículo 80 LOU, con la siguiente redacción: «5. Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.» Con esta nueva regulación quedan clarificados los siguientes aspectos del régimen jurídico de los derechos de propiedad intelectual e industrial: - Que este tipo de derechos no están incluidos en el apartado 3 de este artículo (bienes inmuebles y muebles de extraordinario valor) 14 Excepto en la adscripción y desascripción de bienes. 15 Varias son las dudas que plantea este precepto: en primer lugar si por disposición se refiere tanto a explotación como a enajenación, si las normas generales a las que hace referencia son la legislación de patrimonio estatal o la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma?, o si puede la Comunidad Autónoma dictar normas específicas para la disposición de bienes de las universidades 12

13 - Que en consecuencia, ni tienen que ser aprobados por el Consejo Social ni se regulan por normas generales (LPAP) sino por una norma específica: la de la LCTI. Pero a su vez la Ley de la Ciencia reenvía a las normas de las Comunidades Autónomas. Se cierra así el cuadrilátero normativo, pero queda la duda de cómo interpretar de forma coherente e integrada todas estas normas. REGIMEN JURÍDICO DE LA EXPLOTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Después de esta exposición de la normativa concurrente, la situación por tanto es la siguiente: a) La LPAP distingue entre administración o explotación y transmisión de bienes patrimoniales, determinando la existencia de actos separables para la adjudicación (normas administrativas) y el contrato (derecho privado). Para la explotación deberá seguirse ordinariamente el sistema de concurso, y el de subasta para derechos de propiedad incorporal, pudiéndose adjudicar de forma directa en los supuestos del art LPAP. b) La LES señala que la transmisión de los resultados de investigación requerirá una declaración previa de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público. Esta transmisión se regirá por el derecho privado, pero aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. Sólo se podrá adjudicar de forma directa en los supuestos contemplados en el art. 55 de la propia LES. En caso de no poder aplicarse esta fórmula habrá que acudir a una concurrencia competitiva por un procedimiento específico a través de la web de la universidad. c) La LCTI señala que los contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación se rigen por el derecho privado y se pueden adjudicar directamente, pero la transmisión a terceros mediante la cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá por el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma. d) Las legislaciones de las Comunidades autónomas apenas regulan este tema (determinando sólo la competencia) o se remiten a la LPAP o normas anteriores, llegando a determinar los procedimientos de adjudicación para este tipo de propiedades e) La LOU por su parte, en su reforma de 2011, regula específicamente los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual del resto de los bienes universitarios y señala que su administración y gestión se ajustará a lo previsto en la LCTI. Queda ahora la difícil tarea de interpretar este amasijo de normas concurrentes, este cuadrilátero normativo, con cinco preceptos aplicables. 13

14 Para estos efectos debemos distinguir dos aspectos: a) Explotación de resultados de investigación b) Enajenación o transmisión de resultados de investigación Explotación de resultados de investigación En cuanto al primero entiendo que debe aplicarse tanto la re-re-lou como la LCTI, por lo que en caso de de explotación de esos resultados de investigación sin transmisión de la titularidad debería realizarse conforme a las normas de derecho privado con libertad de pactos, pero a salvo de lo que establezca la legislación de la Comunidad Autónoma sobre el particular. LOU: art La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. LCTI Art. 36 LCTI a) Se rigen por el derecho privado aplicable con carácter general, con sujeción al principio de libertad de pactos, y podrán ser adjudicados de forma directa, los siguientes contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación o Contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación No obstante, en el caso de que el receptor de los servicios sea una entidad del sector público sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público, ésta deberá ajustarse a las prescripciones de la citada ley para la celebración del correspondiente contrato. B) La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma. Enajenación de resultados de investigación o LOU art La administración y disposición de los bienes patrimoniales se ajustará a las normas generales que rijan en esta materia. o Y estas normas generales son la LPAP, que en su art. 144 señala que el régimen ordinario de adjudicación es por subasta. La adjudicación directa sólo es posible 14

15 en los supuestos del art que deben entenderse modificados por lo establecido en legislación especial, en este caso la LES que requiere la declaración previa de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público y adjudicación directa en los supuestos del art En caso de no encajar en ninguno de ellos se estará a lo dispuesto en el art. 55.4, es decir una fórmula especifica de adjudicación a través de la web. o Por su parte la LCTI permite en su artículo 36: o A) la transmisión y contratos relativos a la propiedad intelectual conforme al derecho privado. o B) También señala que podrán ser adjudicados de forma directa, los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación si se formalizan a través de contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación. Así las cosas, parece claro que la Ley de Economía Sostenible pretendió flexibilizar la adjudicación de los derechos derivados de la investigación, manteniendo los actos separables y las causas de adjudicación directa de la LPAP, pero con un procedimiento específico de promoción de la concurrencia competitiva diferente del recogido en la LPAP para los supuestos en los que no fuese posible esa adjudicación directa. Por su parte la LCTI pretende ir más allá y declarar como criterio general, la adjudicación directa y la aplicación del derecho privado con libertad de pactos, pero la inconcreción de lo qué se entiende por contratos de colaboración y la remisión a lo dispuesto en la normativa propia de la Comunidad Autónoma, puede determinar que al final lo que se aplique sea la propia LPAP o uno de sus sucedáneos autonómicos. Otra opción, más práctica, es, en supuestos de transferencia de resultados de investigación, en especial a empresas de spin off, sería el de acudir a fórmulas de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación y entender que si no existe normativa específica en esta materia dictada por la Comunidad Autónoma, se puede adjudicar de manera directa y con libertad de pactos al amparo de la LCTI. De este modo y para este tipo de contratos se debe considerar que la Ley de Economía Sostenible y su procedimiento, sólo serán aplicables del 6 de marzo de 2011 al 2 de diciembre de El art. 55 de la LES debe considerarse derogado a partir de esa fecha por entrada en vigor de la LCTI, por entender que son normativa contrapuestas. Una tercera vía, integradora de las disposiciones de la LES y de la LCTI sería la de considerar la necesidad de elaborar un expediente de adjudicación, justificar que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público, y justificar la adjudicación directa, tanto en base al art. 55 LES en especial su apartado g-, como en base al art. 36 LCTI y después formalizar el contrato conforme al derecho privado y con libertad de pactos, pero debiendo incluir en todo caso la cláusula de mejor fortuna. 15

16 En todo caso la nueva Ley de Ciencia debería ser la que marque el camino normativo en este campo y por tanto, consolidar la tendencia hacia la adjudicación directa 16 a través de las fórmulas establecidas en especial a través de las empresas de spin off y el licenciamiento de invenciones universitarias-, con libertad de pactos que redunden tanto en un beneficio social como retornos futuros a las arcas universitarias en caso de éxito empresarial. Parafraseando a Juan Manuel del Valle 17 o la nueva Ley de la Ciencia es para usarla, o será poesía para unos y coartada para otros, bosques talados para hacer papel inútil, tiempo perdido del legislador para una sociedad despistada, que no acaba de aprender que hay que amar lo que se sueña hasta hacerlo realidad. 16 Y por tanto confiando en los gestores de transferencia de tecnología de las universidades y de los OOPI y en su buen hacer. 17 Proyectar la cienci, en Actualidad Administrativa, N.º 13, Quincena del 1 al 15 Jul. 2011, pág. 1614, Tomo 2, Editorial LA LEY 16