Resolución: /CSD-INDECOPI Comisión de Signos Distintivos Vice Presidente de la CSD: Ray Augusto Meloni García

Transcripción

1 Resolución: /CSD-INDECOPI Comisión de Signos Distintivos Vice Presidente de la CSD: Ray Augusto Meloni García Lima, 25 de abril de 2014 EXPEDIENTE : ACCIONANTE EMPLAZADA MATERIA : NEW ATHLETIC S.A.C. : KEMPOI E.I.R.L. : NULIDAD DE MARCA DE PRODUCTO 1. ANTECEDENTES Con fecha 02 de agosto de 2013, NEW ATHLETIC S.A.C., de Perú, solicita la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la figura (se reivindican colores), conforme al modelo adjunto: Para distinguir aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado; ventilador eléctrico, estufillas, faroles de alumbrado, freidoras eléctricas, cámaras frigoríficas, tostadores de frutos o pan, aparatos de fumigación que no sean para uso médico, hervidores eléctricos, hornillos, hornos de microondas (aparatos de cocina), hornos eléctricos de pan y frutas, lámparas eléctricas, lámparas para rizar, linternas, neveras, ollas a presión eléctricas, pasteurizadores, secadores de pelo, secadoras de ropa, refrigeradores, regeneradores de calor, utensilios de cocción eléctricos, aparatos de distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado Nº , vigente hasta el 11 de marzo de 2023, a favor de KEMPOI E.I.R.L., de Perú. Página 1 de 17

2 La accionante, NEW ATHLETIC S.A.C., de Perú, sustenta la presente acción de nulidad en los siguientes argumentos: - La marca materia de nulidad es un plagio de la marca de su proveedor PREMIER CHILE LDTA., así como de las empresas recurrentes. - La empresa NEW ATHLETIC S.A.C. es titular de las marcas figurativas (certificados N 3413, N , N , N 71047, N 3413), CROWN y logotipo (certificados N 67169, N 77362); SILVER CROWN y logotipo (certificado N 77092), de las solicitudes de los signos CROW y logotipo (expediente ) y TURBO POWER y logotipo (expediente N ), y, la empresa NEVANS CORPORATION GRUOP S.A.C. es titular de las marcas KING SUPERIOR y logotipo (certificado N ), SUPER KING y logotipo (certificado N ) y de las solicitudes de registro de los signos SUPER KING y logotipo (expedientes N y N ), que están referidos a productos y servicios de las clases 07, 09, 11, 35 y 37 de la Clasificación Internacional. - La marca materia de nulidad es utilizada en sus marcas CROWN JAPAN y SUPER KING, así como que es utilizada en la marca PREMIER, REALITY, las cuales distinguen ollas y ventiladores. - La emplazada ha solicitado el signo materia de nulidad de mala fe, puesto que es cliente de la empresa PREMIER CHILE LTDA., la cual utiliza la figura de la bandera en los productos que comercializa, por lo que al haber registrado dicho signo está perjudicando a su proveedor y a los clientes y distribuidores (como es su caso). - La empresa PREMIER CHILE LTDA. ha emitido una carta donde reconoce a las empresas en litis como clientes, por lo que no puede ser casualidad que ahora la emplazada pretenda registrar un signo idéntico al que utiliza el citado proveedor. - La marca materia de nulidad es una copia de la bandera de los Estados Unidos e induce a error a los consumidores respecto a su indicación geográfica, por lo que estos consideraran que los productos que distingue con su marca son de procedencia americana, siendo que en realidad son Chinos y Taiwaneses. - Existe vinculación, asociación entre los productos de las clases 07, 11 y 21 de la Clasificación Internacional (sic.) - La marca materia de nulidad fue otorgada a la luz del Decreto N 1075 y la Decisión 486, por lo que el análisis del mismo debe hacerse en base a dichas disposiciones. Ampara su acción de nulidad en los artículos 135 incisos e), f) i) y l), 136 inciso d) y 172 de la Decisión 486. Adjunta medios probatorios. Mediante providencia de fecha 27 de agosto de 2013, se solicita a NEW ATHLETIC S.A.C. y NEVANS CORPORATION GRUOP S.A.C. con precisar si la acción de nulidad interpuesta ha sido formulada por ambas empresas o si de lo contrario, deberá considerarse como accionante solamente a una de las mismas; toda vez que de los argumentos señalados en el escrito de la referencia y de los documentos de poder adjuntados al mismo, se advierte que ambas empresas serían las accionantes en el presente procedimiento, sin embargo, se ha verificado que únicamente se ha adjuntado Página 2 de 17

3 una tasa por concepto de acción de nulidad. En ese sentido, de ser ambas empresas las accionantes deberán realizar el pago adicional de la tasa por concepto de acción de nulidad, de lo contrario, de ser sólo una de ellas las accionantes deberán señalar de manera expresa el nombre y el domicilio de la empresa que deberá ser considerada como accionante en el presente procedimiento. Dichos mandatos deberán ser absueltos dentro del plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito de fecha 02 de agosto de Mediante escrito de fecha 05 de septiembre de 2013, se señala que la accionante es NEW ATHLETIC S.A.C. En ese sentido, mediante providencia de fecha 09 de setiembre de 2013 se considerará como accionante en el presente procedimiento, únicamente a la empresa NEW ATHLETIC S.A.C. Asimismo, se deja constancia que se ha adjuntado copia simple de las facturas correspondientes a los años 2004, 2007 y 2012, y, no se ha adjuntado la copia de las consultas RUC señaladas. Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2013, KEMPOI E.I.R.L., absuelve el traslado de la acción de nulidad, manifestando lo siguiente: - Su marca registrada no fue solicitada mediando mala fe, dado que no ostenta la calidad de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por un titular de un signo supuestamente protegido en Perú o en otro país. - Asimismo, su marca materia de nulidad no es semejante ni reproduce o imita a algunos signos distintivos, registrados o solicitados por la solicitante. - Es falso la afirmación hecha por la accionante respecto a que el logo de su marca registrada es utilizado por las marcas PREMIER, PREMIER Y REALITY, CROWN, CROWN JAPAN y SUPER KING. - Su empresa no es cliente constante de la empresa PREMIER CHILE LTDA., siendo que ésta no es su proveedora, no mantiene una vinculación activa o pasiva, sea económica financiera y societaria con dicha empresa. - Así, la carta adjuntada por el proveedor chileno es apócrifo por lo que no debe ser tomado en cuenta, siendo que carece de los requisitos legales pertinentes. - Asimismo, no se ha demostrado que dicho proveedor chileno sea titular de la marca en cuestión en Chile o en otro país. - Si bien las empresas en litis se encuentran ubicadas en el mismo local comercial, su empresa tiene una fecha más antigua de inicio de actividades. - La accionante tiene conocimiento de las marcas que ofrece su empresa, hecho que puede ser corroborado en los expedientes N , N y N A-2013 en donde pretende el registro de los mismos logos de su empresa. - La marca materia de nulidad no es una copia de la bandera norteamericana, siendo que cuenta con sus propias características de forma y contenido por lo que resulta diferente a la mencionada. - Su marca no induce a error al consumidor respecto a su indicación geográfica, pues está acompañado de un rotulo con la información del lugar de fabricación y/o procedencia específica del origen del producto, conforme a ley. Página 3 de 17

4 - Su marca materia de nulidad no se encuentra incursa en las causales del artículo 135 incisos e), f), i) y l), siendo que su marca más bien es de fantasía y refleja novedad. - Se sancione a la accionante con una multa, dado que le ha hecho imputaciones falsas. Mediante providencia de fecha 13 de marzo de 2014, se deja constancia que respecto al otrosí decimos 1 téngase presente al momento de resolver. 2. CUESTION EN DISCUSIÓN La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto figurativa (certificado Nº ), se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes a dicho momento. 3. ANÁLISIS DE LA CUESTION EN DISCUSIÓN 3.1. Cuestión previa - Respecto a la multa por imputaciones falsas alegada por la emplazada KEMPOI E.I.R.L. señala que se sancione a la accionante con una multa, dado que le ha hecho imputaciones falsas. Al respecto, cabe indicar que no corresponde pronunciarse sobre tal alegación, dado que al tratarse este expediente sobre una acción de nulidad contra la marca figurativa (certificado N ), solo corresponde pronunciarse sobre si la marca registrada fue concedida en contravención con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486, por lo que dicho argumento, no será tomado en consideración al momento de emitir pronunciamiento en la presente Resolución Informe de antecedentes Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente: a) KEMPOI E.I.R.L., de Perú, es titular del registro de la marca de producto constituida por la figura (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto: 1 Respecto a que se sancione a la accionante con una multa, dado que ha hecho imputaciones falsas contra la emplazada. Página 4 de 17

5 Que distingue aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado; ventilador eléctrico, estufillas, faroles de alumbrado, freidoras eléctricas, cámaras frigoríficas, tostadores de frutos o pan, aparatos de fumigación que no sean para uso médico, hervidores eléctricos, hornillos, hornos de microondas (aparatos de cocina), hornos eléctricos de pan y frutas, lámparas eléctricas, lámparas para rizar, linternas, neveras, ollas a presión eléctricas, pasteurizadores, secadores de pelo, secadoras de ropa, refrigeradores, regeneradores de calor, utensilios de cocción eléctricos, aparatos de distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Clasificación Internacional, inscrito con certificado Nº , vigente hasta el 11 de marzo de Dicho registro se solicitó el 18 de octubre de 2012, mediante expediente y fue otorgado por el mandato de la Resolución Nº /DSD-INDECOPI de fecha 11 de marzo de Mediante expediente N de fecha 25 de octubre de 2013, HUANG HSUN, CHEN, de Perú, presentó acción de nulidad 2 contra la precitada marca. Al respecto, cabe indicar que dicho procedimiento se encuentra en trámite ante ésta Comisión. b) NEW ATHLETIC S.A.C., de Perú, mediante expediente N de fecha 13 de febrero de 2013, solicitó el registro de la marca de producto constituida por la combinación de números y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto: Para distinguir aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Clasificación Internacional. 2 Al respecto, cabe indicar que dicha acción de nulidad se fundamenta en la mala fe con la que fue solicitado la marca la marca (certificado Nº ). Página 5 de 17

6 Mediante Resolución N /CSD-INDECOPI de fecha 23 de diciembre de 2013, se suspendió el referido procedimiento hasta que se hasta que se resuelvan de manera definitiva en la vía administrativa los expedientes Nº y Nº Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por ley. 4 Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro. En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.. El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud a la Resolución Nº /DSD-INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2013, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y por el Decreto Legislativo 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca, debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones Análisis de las causales de nulidad El primer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. Por su parte, el segundo párrafo del citado artículo establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el 3 Referido a la acción de nulidad contra la marca (certificado Nº ) formulada por HUANG HSUN, CHEN, de Perú el 25 de octubre de BOTANA AGRA, Manuel. Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas, en Revista ADI Nº 13, , p. 28. Página 6 de 17

7 artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidad iniciada por NEW ATHLETIC S.A.C., de Perú, se sustenta en el hecho que la marca figurativa, habría sido otorgada en contravención de los artículos 135 incisos e), f), i) y l) y 136 inciso d) de la Decisión 486 y que el mismo fue obtenido mediando mala fe. Por otro lado, siendo que la accionante ha señalado que la marca materia de nulidad es una copia de la bandera de los Estados Unidos, supuesto contemplado en el inciso m) de la citada Decisión, corresponde evaluar la aplicación de tal prohibición Requisitos de registrabilidad y prohibiciones de registro El artículo 134 de la Decisión 486 establece que se entenderá por marca todo ( ) signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Añade que ( ) podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica ( ). Es decir, que conforme a la normativa andina, cualquier elemento distintivo, y en consecuencia perceptible, puede ser considerado como marca, siempre que esté en aptitud de cumplir la función principal de esta figura, que es la función identificadora. De este modo, la Decisión 486, incluye una amplia gama de elementos susceptibles de ser registrados como marca, señalando de forma enunciativa, ejemplos de tales signos. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, establece que la marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca. 5 Así, la marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Ese carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado y, por otro lado, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño. Cabe señalar, sin embargo, que para efectos de determinar la aptitud distintiva de un signo deberán relacionarse sus características constitutivas inherentes con los productos o servicios que en concreto dicho signo pretende distinguir. Así, si el signo solicitado es 5 Proceso Nº 22-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 265 del 16 de mayo de 1997, p. 17. Página 7 de 17

8 capaz de diferenciar los productos o servicios que pretende distinguir, de aquellos que producen, comercializan o prestan los competidores, entonces ostentará la distintividad que le permitirá acceder a la protección registral como marca. Es al relacionar los signos con los productos o servicios que pretenden distinguir que se revelará su aptitud distintiva o su incapacidad para diferenciar unos productos o servicios de otros. Por ello, por ejemplo, un signo que resulte ser usual, genérico o descriptivo, respecto de los productos o servicios que pretende distinguir, no podrá constituirse como marca al carecer de esa aptitud esencial de ser el medio instrumental diferenciador de los productos o servicios ofertados en el mercado Signos Descriptivos El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos. Dicha norma enumera las principales características sobre las que pueden informar las denominaciones descriptivas, tales como calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, concluyéndose con una cláusula general ( ) u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse, incluyendo además de manera expresa a las frases laudatorias de los productos. En ese sentido, se entiende por denominación descriptiva aquella que informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio. 6 De lo expuesto, se advierte que el carácter descriptivo de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir, ya que puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea respecto a otros productos o servicios. Así, si una denominación es capaz de comunicar directamente las características, cualidades, cantidad u otra información referente al producto o servicio al cual se aplica, entonces estamos frente a una denominación descriptiva para dicho producto o servicio. Asimismo, cabe señalar que la prohibición de registro en análisis, sólo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por elementos descriptivos, por lo que signos que contengan otros elementos que le otorguen distintividad sí podrían acceder al registro. 6 OTERO LASTRES, Manuel. Citado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia del Proceso N 12-IP-96, en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 16 de mayo de 1997, p. 37. Página 8 de 17

9 Finalmente, es importante precisar que la razón para prohibir el registro de signos descriptivos, no radica únicamente en su falta de aptitud distintiva, sino que, al ser elementos que brindan información sobre determinados productos o servicios, deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado. En tal sentido, de otorgarse el derecho a su uso exclusivo a favor de una persona, se estaría privando a los competidores de la facultad de emplear dichos términos para mencionar las características u otras especificaciones de sus productos o servicios, concediéndose una ventaja injusta a un competidor singular, sin que ello sea consecuencia de su propio actuar en el mercado Signos Genéricos El artículo 135 inciso f) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. Así, toda palabra que consista en el nombre genérico o técnico del producto o servicio, no podrá constituir marca, siendo necesario precisar que ello se dará inclusive cuando en nuestro lenguaje existan otras palabras que designen los mismos productos o servicios. Conforme a lo establecido por el Tribunal Andino en el Proceso Nº 27-IP-97, las denominaciones genéricas son aquellas que comúnmente designan el género, categoría, especie o naturaleza de los productos o servicios que se pretende diferenciar. De otro lado, cabe señalar que el carácter genérico de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios que pretende distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no sólo está constituida por un signo, sino que converge en su configuración una relación directa entre el signo y el producto o servicio que influye en la mente y retención del consumidor. De esta manera, puede suceder que un signo por constituir una indicación genérica de determinados productos o servicios, no sea registrable en relación con ellos, pero sí goce de distintividad y sea registrable con respecto a otros productos o servicios. Ahora bien, cabe agregar que la prohibición de registro sólo comprende a los signos que "exclusivamente", estén compuestos por signos genéricos; por lo que signos que contengan otros elementos que sí sean distintivos, sí podrán acceder al mismo. De esta manera, en el caso de signos mixtos o compuestos por varios elementos, puede suceder que el carácter genérico de uno de sus componentes considerado aisladamente desaparezca dentro de todo el conjunto y que el signo se presente con poder distintivo suficiente para ser registrado como marca. Página 9 de 17

10 Es necesario señalar que los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en el mercado, ya que de otorgarse el registro a favor de uno de ellos, se estaría impidiendo a los demás que utilicen este signo para identificar o referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado Signos engañosos El artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, señala que no podrán registrarse como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-96 7 al comentar las normas de la anterior Decisión 344, cuyo artículo 82 inciso h) regulaba en similares términos la prohibición contenida en la actual Decisión 486 que los signos son engañosos cuando provocan en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. Así, se encuentran comprendidas en esta prohibición aquellas denominaciones o signos capaces de infundir en el consumidor la creencia que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad misma del producto, o servicio, como por ejemplo ocurre con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana u OROPUR para joyas de fantasía 8. De esta manera, no sólo se requiere que el signo contenga una información errónea, sino que la Autoridad con ayuda de conocimientos técnicos, materiales de investigación e informaciones de otras fuentes usuales, determine que dicho error es capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por lo anterior, es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya efectivamente producido. El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o la expresión de la marca debe ser engañoso. No es relevante la modalidad en que la marca va ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que el uso del mismo se puede esperar un engaño. 7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 299 del 17 de octubre de 1997, pp. 48 a MÁRQUEZ, Thaimy. Manual para el examen de registrabilidad de marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Indecopi, Lima 1996, p. 29. Página 10 de 17

11 Adicionalmente, en todos los casos el carácter engañoso de un signo se juzgará en relación a determinados productos o servicios y por la opinión de los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios). Ahora bien, a efectos de determinar el carácter engañoso de un signo debe verificarse la concurrencia de tres elementos. En primer lugar, que represente de manera inexacta algún elemento esencial e importante de los productos o servicios a distinguir. En segundo término, la representación o impresión que produce el signo debe ser manifiestamente falso. Y en tercer lugar, debe tratarse de un elemento en el cual el público confía para tomar su decisión de adquirir o contratar los productos o servicios. Cabe señalar que entre los signos susceptibles de causar engaño se encuentran comprendidos aquellos que dan la falsa impresión que los productos que identifican han obtenido premios, certificaciones o sellos de calidad, así como también aquellas indicaciones que hacen pensar erróneamente que alguna organización neutral ha dado su conformidad a dichos productos Signos que consisten en indicaciones geográficas El artículo 135 inciso l) de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. Al respecto cabe señalar que en concordancia con el artículo 219 de la misma norma legal se podrá reconocer la protección de las indicaciones geográficas de terceros países siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el Perú sea parte. Además de que deben estar reconocidas como tales en su país de origen Signos que reproduzcan o imiten signos oficiales de los Estados o cualquier organización internacional El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. Al respecto, Carlos Fernández-Nóvoa, al analizar la prohibición de registro establecida en la letra i) del artículo 5.1. de la Ley de Marcas Española, señala 9 que las marcas en las 9 Cabe advertir que, si bien el autor hace referencia a la prohibición establecida en el artículo 5.1., letra i) de la Ley española de Marcas de 2001, la cual señala que no podrán registrarse como marcas los signos ( ) que Página 11 de 17

12 que se incluyese, sin la debida autorización, alguno de los símbolos mencionados en la norma antes señalada, podría suscitar fácilmente en el público la creencia de que existiría un vínculo entre la titular de tal marca y la correspondiente autoridad competente. En ese sentido, considera que si ( ) la titular de la denominación oficial incluida en una marca no hubiese otorgado la debida autorización, la correspondiente marca deberá considerarse engañosa ( ). Asimismo, en el procedimiento 14-IP-99, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que ésta prohibición tiene por finalidad ( ) evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto. En el mencionado proceso, se precisa que ( ) la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares. Así, no caería en ésta prohibición de registro los signos o etiquetas que utilicen simplemente los mismos colores de una bandera como serían el rojo y blanco respecto de las banderas del Perú, Austria, Canadá o Polonia, puesto que el simple uso cromático no es la reproducción clara y evidente de un pabellón oficial, o de una bandera particular Aplicación en el caso concreto En el presente caso, la marca materia de nulidad se encuentra conformada por tres figuras irregulares, una de forma triangular con tres estrellas, una línea ondeada y otra figura que contiene una estrella, todo en colores azul, rojo y blanco, siendo que el conjunto de ellas generan la impresión de una bandera 11 ; que distingue aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado; ventilador eléctrico, estufillas, faroles de alumbrado, freidoras eléctricas, cámaras frigoríficas, tostadores de frutos o pan, aparatos de fumigación que no sean para uso médico, reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización, el mencionado criterio puede ser válidamente aplicado al presente caso. En efecto, el autor señala que la prohibición concerniente a los signos y símbolos oficiales, en la Ley de Marcas de 2001, es una triple prohibición establecida en las letras i), j) y k), por lo cual, a fin de comprender el alcance de dicha triple prohibición, resulta conveniente analizar separadamente las normas contendidas en las letras i), j) y k) del artículo 5.1. FERNÁNDEZ NOVOA, Tratado sobre Derechos de Marcas, 2º Edición, Madrid 2004, pág Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 463 del 26 de julio de Página 12 de 17

13 hervidores eléctricos, hornillos, hornos de microondas (aparatos de cocina), hornos eléctricos de pan y frutas, lámparas eléctricas, lámparas para rizar, linternas, neveras, ollas a presión eléctricas, pasteurizadores, secadores de pelo, secadoras de ropa, refrigeradores, regeneradores de calor, utensilios de cocción eléctricos, aparatos de distribución de agua, así como instalaciones sanitarias de la clase 11 de la Clasificación Internacional. Del análisis de la marca cuya nulidad se pretende, no se verifica que los elementos figurativos que forman parte de la marca objeto de nulidad y que son objeto del cuestionamiento efectuado por la accionante, se encuentren comprendidos dentro de algunos de los supuestos que contiene la prohibición materia de análisis. En efecto, los elementos que conforman la marca objeto de nulidad no constituyen elementos descriptivos de los productos que distingue, en tanto no describe en forma directa alguna característica de tales productos. Por otro lado, la marca objeto de nulidad no resulta un signo genérico en tanto tal signo no designa y/o identifica a los productos que distingue la marca en cuestión. Asimismo; la marca materia de nulidad no resulta un signo engañoso ya que no es capaz de inducir a error al público consumidor, respecto a la naturaleza, características, procedencia, modo de fabricación, características, procedencia, modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones de los productos que distingue la cuestionada marca. Del mismo modo, con relación a lo alegado por la accionante respecto a que la marca materia de nulidad consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos a los cuales se aplica, cabe precisar que el signo cuestionado no constituye una indicación geográfica nacional o extranjera. Finalmente, se advierte que el elemento figurativo de la marca cuestionada se encuentra conformada por tres figuras irregulares, una de forma triangular con tres estrellas, una línea ondeada y otra figura que contiene una estrella, todo en colores azul, rojo y blanco, siendo que el conjunto de ellas generan la impresión de una bandera; mientras la bandera norteamericana se encuentra conformada por un recuadro de fondo azul el cual contiene 50 estrellas de color blanco y trece franjas horizontales alternadas entre rojas y blancas. En ese sentido, se advierte que el signo solicitado no reproduce o imita la bandera de los Estados Unidos de América. En ese sentido, la marca materia de nulidad (certificado Nº ) no se encuentra incursa en el supuesto del artículo 135 incisos e), f), i), l) y m) de la Decisión 486. Página 13 de 17

14 3.6. Mala fe Aplicación del artículo 136 inciso d) de la Decisión 486. La accionante NEW ATHLETIC S.A.C. señala que KEMPOI E.I.R.L., actuó de mala fe al solicitar el registro de signo. En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico. De otro lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro de su marca con mala fe, sino que hace falta además que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. De igual modo, debe señalarse que los individuos al relacionarse lo hacen de buena fe, presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio si ello se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo. En el mismo sentido, si bien no existen supuestos taxativos de conductas de mala fe, dado el carácter esencial de la buena fe a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, es que se encuentra regulado un supuesto particular de mala fe contemplado en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, el cual dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de Página 14 de 17

15 un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero. La accionante NEW ATHLETIC S.A.C., a fin de acreditar la mala fe alegada al emplazado adjunto los siguientes medios probatorios: 1. Carta emitida por la empresa PREMIER CHILE LTDA. de fecha 15 de marzo de 2013, en donde el representante legal de dicha empresa señala que las empresas NEVANS CORPORATION GROUP S.A.C. y NEW ATHLETIC S.A.C. son sus clientes desde el año Asimismo, señala que su marca PREMIER distingue ventiladores y que es conocida además por el uso de un logo de una bandera. Finalmente, señala que la citada carta la emite dado que ha tomado conocimiento que uno de sus clientes desde año 2004 ha realizado trámites para registrar el logo de su bandera. Adjunta facturas que acreditan la venta de productos a la emplazada (fojas 18-19). 2. Cinco copias de facturas emitidas por la empresa IMPORTADORA Y EXPORTADORA PREMIER CHILE LTDA. a favor de KEMPOI E.I.RL. emitidas en las fechas 25 de marzo y 19 de octubre de 2004; 26 de enero de 2007; 29 de mayo de 2012 y 05 de julio de 2012 sobre la venta de alisador y secadores de cabello, ventiladores y un detector de billete marca PREMIER (fojas 20-24). 3. Trece declaraciones únicas de importación emitidas entre el 20 de enero de 2011 al 25 de abril de 2013 donde figuran diversas empresas importadoras, excepto la emplazada (fojas 25-52). 4. Seis imágenes de ventiladores donde se advierte las denominaciones CROWN y logotipo; PREMIER y logotipo y la figura sin fecha (fojas 56-58). 5. Dos imágenes donde se advierte la denominación REALITY y diseño sin fecha (foja 59). Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios, cabe precisar que dado que el registro de la marca cuya nulidad se pretende fue solicitado con fecha 02 de agosto de 2013, no se tomarán en consideración las pruebas de fecha posterior ni los documentos sin fecha puesto que de ellos no se podría inferir, debido a la fecha de su emisión, la mala fe alegada con la que habría actuado KEMPOI E.I.R.L. al solicitar y posteriormente obtener el registro de la marca en cuestión. Así no se tomarán en cuenta las imágenes detalladas en los numerales 4. y 5. De la revisión y valoración de los demás medios probatorios presentados se aprecia lo siguiente: - La carta emitida por el representante legal de la empresa PREMIER CHILE LDTA. descrita en el numeral 1., sólo constituye una declaración de parte, por lo que no resulta un documento idóneo para acreditar la mala fe alegada. Página 15 de 17

16 - Respecto a las facturas descritas en el numeral 2., se advierte que la emplazada KEMPOI E.I.R.L. ha adquirido diversos productos identificados con la marca PREMIER, es decir, una marca distinta a la que es materia de nulidad. En tal sentido, tales pruebas no permiten inferir por sí mismas la mala fe alegada. - Las declaraciones únicas de importación detalladas en el numeral 3., si bien son de fecha anterior a la presente acción de nulidad, se advierte que las importaciones han sido realizadas por diferentes empresas distintas a la emplazada. Asimismo, se advierte que los productos importados corresponden a marcas distintas a la que es materia de nulidad, siendo que de los mismos no es posible establecer que tales marcas hayan estado además identificadas con la figura de la bandera en cuestión. De lo expuesto, se advierte que si bien la accionante ha logrado acreditar que la emplazada adquirió productos de la empresa PREMIER CHILE LTDA., conforme se advierte de las facturas detalladas en el numeral 2., y que tales productos estuvieron identificados con la marca PREMIER, sin embargo, de las mismas no se advierte que tales productos estén identificados adicionalmente con el signo materia de nulidad. Asimismo, de los documentos adjuntados tampoco se ha demostrado el uso del cuestionado signo por parte de la empresa PREMIER CHILE LTDA. En consecuencia, en el presente caso no se ha acreditado que la emplazada haya solicitado el registro de la marca de mala fe. Asimismo, tampoco corresponde aplicar el artículo 136 inciso d) de la Decisión Conclusión Por lo expuesto, se determina que el registro de la marca de producto (certificado Nº 67028) no se encuentre incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar infundada la nulidad solicitada por NEW ATHLETIC S.A.C. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4. DECISION DE LA COMISION Declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por NEW ATHLETIC S.A.C., de Perú, contra el registro de la marca de producto constituida por la figura (conforme al modelo adjunto), que distingue aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, Página 16 de 17

17 cocción, refrigeración, secado; ventilador eléctrico, estufillas, faroles de alumbrado, freidoras eléctricas, cámaras frigoríficas, tostadores de frutos o pan, aparatos de fumigación que no sean para uso médico, hervidores eléctricos, hornillos, hornos de microondas (aparatos de cocina), hornos eléctricos de pan y frutas, lámparas eléctricas, lámparas para rizar, linternas, neveras, ollas a presión eléctricas, pasteurizadores, secadores de pelo, secadoras de ropa, refrigeradores, regeneradores de calor, utensilios de cocción eléctricos, aparatos de distribución de agua, así como instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº , vigente hasta el 11 de marzo de 2023, a favor de KEMPOI E.I.R.L., de Perú. Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García, Hugo Fernando González Coda y Fausto Vienrich Enríquez. Regístrese y Comuníquese RAY AUGUSTO MELONI GARCÍA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos Página 17 de 17