IP NEWS. Dependencia entre patentes: riesgos y soluciones. INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER Junio

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1 Dependencia entre patentes: riesgos y soluciones.

2 Noticias del despacho 134º Congreso de la INTA Garrido Pastor Abogados SLP, estuvo presente en el Congreso de la INTA (International Trademark Association), que tuvo lugar del 5 al 9 de mayo en Washington D. C. (EE UU). Cerca de nueve mil profesionales de todo el mundo, relacionados con las marcas se dieron cita. Mantuvimos entrevistas con corresponsales de los países de mayor interés para nuestros clientes: EE UU, Europa, CIS, China, Hispanoamérica, y este año como novedad Corea del Sur.

3 COMSA contra COMSA: Dónde se juzga? Nuestro cliente CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S. A. (COMSA), se ha visto obligado a demandar a la compañía COMSA S. A. por infracción de marca y otros extremos. Ambas, son dos empresas constructoras con oficinas en Madrid. La demandada tiene su domicilio social en Barcelona, nuestro cliente en Logroño. La demanda fue presentada en Madrid (Mercantil n. 3). La contraria ha planteado declinatoria, alegando la competencia territorial de los Juzgados de Barcelona (domicilio del demandado). Sin embargo, la LM, para casos de infracción, estableció la competencia alternativa de los Juzgados del lugar de la infracción y del lugar de producción de los efectos de la misma. La jurisprudencia, es vacilante en este punto. Así, unas primeras resoluciones daban prevalencia al fuero del domicilio del demandado, frente a los dos recientemente incorporados. Otras, aceptaban la elección de los foros por el demandante y la no prevalencia de ninguno de ellos. Las primeras se fundamentan en las garantías de defensa, las segundas persiguen el acercamiento del juez al lugar de la infracción o de sus efectos. Según quedó acreditado, COMSA S. A. a través de sus oficinas en Madrid ofertaba sus servicios y los prestaba en el ámbito de la Comunidad de Madrid, identificados con su marca (concursos de obra pública convocados por administraciones ubicadas en el territorio de la CAM). El Juzgado de lo Mercantil n. 3 ha decidido por auto de 18 de abril pasado, afirmar su competencia en este asunto, que será finalmente dirimido en Madrid.

4 Concesión de patente con examen en 8 meses? Es posible La reducción del tiempo en la concesión de patentes, es una obsesión para las empresas. El CAP de la OEPM (Programa de Concesión Acelerada de Patentes), funciona a la perfección. Las condiciones para solicitar una patente por esta vía son: Debe de tratarse de patentes que no reivindiquen una prioridad, debe solicitarse dicho CAP expresamente, junto con el IET y pago de tasa. Este ha sido el caso de la patente española núm solicitada en 31 de mayo de 2011, a nombre de nuestro cliente SOCAMEX S. A. (sociedad del Grupo URBASER), y concedida, con examen, el 18 de enero ( 7 meses y medio!). La extensión internacional de la misma tiene unas perspectivas excelentes, toda vez que sin haber transcurrido el plazo de prioridad, la patente prioritaria ha superado un examen de fondo. Sin duda una motivación extra para extender territorialmente la patente.

5 Renovación de marcas con fusión Nuestra antigua Ley de Marcas sólo permitía solicitar una marca para una clase de productos (sistema uniclase), si bien, de forma independiente, tantas solicitudes como clases. La vigente Ley de Marcas permite en cambio solicitar, en una única solicitud, un signo como marca para cuantas clases estén interesadas (sistema multiclase). Según lo que establece la disposición transitoria 7ª de la vigente Ley de Marcas, cuando proceda la solicitud de renovación de marcas (10 años desde la solicitud), éstas pueden ser fusionadas en un único expediente administrativo, siempre y cuando: los signos sean idénticos y se haya solicitado simultáneamente en distinta clase. La posibilidad de fusionar expedientes en la renovación supone varias ventajas: simplificación del número de marcas y ahorro de costes, toda vez que las tasas y honorarios por la segunda clase y sucesivas son más económicos. Una vez superado el trámite administrativo y concedida la renovación, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) expedirá el título correspondiente, recogiendo todos los epígrafes y la enumeración de productos y servicios para los que la marca ha quedado renovada, haciendo expresa mención a todos los números de expedientes anteriores de los que proviene.

6 La dependencia entre patentes: riesgos y soluciones La dependencia entre patentes se produce cuando una patente posterior, válidamente concedida, no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una patente anterior. La patente posterior es válida, sin embargo, la dependencia radica en la circunstancia de que para explotar la segunda patente, es preciso explotar, en todo o en parte, la patente prioritaria. En tales casos, ni el titular de la primera patente puede explotar la segunda, ni el titular de la segunda puede explotar ninguna de ellas, mientras esté vigente la primera (artículo 56 LP). Cuando se produce este fenómeno el titular de la patente posterior puede solicitar una licencia obligatoria al titular de la patente previa siempre que su invención represente un progreso técnico significativo con importancia económica y haya intentado obtener una licencia contractual. En tales casos, también el titular de la patente prioritaria puede solicitar una licencia para explotar la patente posterior (licencias cruzadas). Para evitar estas situaciones es conveniente realizar un estudio de la dependencia entre patentes. Los supuestos en los que la dependencia se produce pueden ser variados si bien existen dos grupos de casos donde es más habitual: patentes de producto y patentes de procedimiento de obtención del mismo producto y patentes de tecnología de base y patentes de desarrollos o aplicaciones concretas de la misma. Razones de confidencialidad nos impiden dar más detalles del caso planteado, que se refería a una tecnología de base (nanotecnología) patentada, y sus aplicaciones concretas (también patentadas).

7 Diferencias entre Informe de Patentabilidad e Informe de Infracción Una patente debe cumplir unos requisitos para su concesión: novedad mundial, actividad inventiva y aplicación industrial. Los dos primeros suponen que la patente, antes de solicitarse, no se ha hecho accesible al público. Este último concepto engloba cualquier forma de accesiblidad: por escrito (patente, artículo, planos), descripción oral, video, etc. Un informe de patentabilidad pretende analizar si un determinado concepto inventivo cumple estos requisitos y por lo tanto puede ser patentable (lógicamente los requisitos son tan severos que normalmente los informes de patentabilidad estudian únicamente la literatura patentada y no patentada). Un informe de infracción analiza si una determinada patente infringe otra u otras, es decir, si interfiere en su derecho de exclusiva definido por las reivindicaciones. Por tanto, son análisis distintos. Mientras que la patentabilidad puede ser destruida por literatura no patentada o por una descripción contenida en la descripción de una patente (pero no en sus reivindicaciones), para la infracción se requiere que la patente previa esté vigente en España (o territorio de análisis) y la explotación que se pretenda interfiera el derecho de exclusiva definido en las reivindicaciones de la misma.

8 IP Noticias Transacciones y mediación ante la OAMI La OAMI ofrece un servicio de mediación en procedimientos inter partes, tras la decisión adoptada en primera instancia y en paralelo al procedimiento de recurso (que se suspenderá cuando proceda), que permitirá a las partes involucradas alcanzar un acuerdo amistoso sin tener que esperar a la decisión de las Salas de Recurso. Generalmente, la mediación se llevará a cabo en Alicante (España) y no deberá abonarse ninguna tasa. Sin embargo, para evitar que la resolución impugnada sea definitiva, la parte negativamente afectada por la decisión deberá, en el plazo de dos meses desde la notificación de la decisión impugnada, presentar una notificación del recurso y abonar la tasa de recurso que asciende a 800 euros. Si las partes desean que la mediación se desarrolle en Bruselas (Bélgica), deberá abonarse una tasa a tanto alzado de 750 euros que cubre los gastos de viaje del mediador. El mediador actúa como intermediario para acercar a las partes y les ayuda a encontrar un punto en común desde el que se pueda llegar a un posible acuerdo. No deberá juzgar ni ofrecer su opinión sobre la pertinencia de los argumentos de las partes.

9 Jurisprudencia La deslealtad por imitación y por confusión La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2011 establece las diferencias entre ambos supuestos (aunque a veces puedan solaparse). La imitación (art. 11), se refiere a las creaciones materiales, a los productos (su naturaleza, composición o prestaciones) y la confusión (art. 6) incide en las creaciones formales (formas de presentación, signos distintivos, instrumentos de identificación o información de las prestaciones). Si hay una imitación desleal o no, puede decidirlo el Supremo (revisable en casación). Además, se aclara que para que haya imitación desleal es necesario que la copia se refiera a un elemento esencial y que incida sobre la denominada "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial" del producto. Dicho lo anterior, la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, no debe quedar limitada a la reproducción mecánica de las prestaciones ajenas (caso más normal) que pueda excluir imitaciones con un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o diferencias de muy escasa transcendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado (cita en este sentido la sentencia del TS de 30 de diciembre de 2010).

10 Y lo dice porque quiere corregir a la Audiencia que había interpretado este grupo de casos de una forma demasiado estrecha, sólo referida a la reproducción mecánica. Se confirma pues que en Derecho español es muy difícil que un acto de imitación resulte desleal. El tenor del art LCD es muy potente: la imitación de las prestaciones ajenas es libre. La sentencia Interflora: nuevo supuesto de AdWords de Google La culminación de la doctrina de las funciones que cumple una marca, ha tenido lugar con la sentencia Interflora, donde el TJUE analizó minuciosamente la afectación de la función indicadora del origen, así como de la función de publicidad y de inversión. El Tribunal de Justicia vuelve a abordar, en relación con el funcionamiento del servicio publicitario AdWords de Google, los límites a la licitud de la utilización de marcas de terceros como palabras clave en la contratación de la publicidad en Internet. Es bien conocido que se trata de una cuestión previamente tratada por el Tribunal, en especial en sus sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, BergSpechte, C-278/08 Portakabin, C-588/08. La nueva Sentencia viene a confirmar en lo esencial los criterios sentados por el Tribunal en su jurisprudencia previa, pero también incluye precisiones adicionales de importancia para fijar los límites a la protección de las marcas en relación con ese tipo de prácticas e incluso con respecto al significado de las funciones de las marcas en general.

11 Legislación Reforma procesal Operada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, entra en vigor el 31 de octubre. Incorpora medidas de agilización en los órdenes civil, penal y contencioso administrativo con el propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos óptimos para la gestión procesal. Unas reformas están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, otras a optimizar procedimientos y eliminar trámites innecesarios o sustituirlos por otros más breves y un tercer grupo, a limitar el uso abusivo de instancias judiciales. Se ven reformadas la Ley de Enjuiciamiento Criminal, La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Ley 28/1998 de 13 de julio de Venta a Plazos de Bienes Muebles y la Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. A grandes rasgos, afectan a los siguientes temas: Penal: Implicaciones procesales del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas. Contencioso-administrativo: Reducción de trámites en materia de prueba, medidas cautelarísimas, costas procesales, elevación de límites cuantitativos para resolver por el procedimiento abreviado, para acceder al recurso de apelación y al de casación.

12 Civil: Inclusión en costas de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, lanzamiento en los desahucios por falta de pago, recursos (elevación de límites cuantitativos para acceder a la apelación en los verbales por razón de la cuantía y en la casación, supresión del trámite de preparación en los recursos devolutivos), ejecución de sentencias, reducción de trámites en las tercerías, acogimiento del arrendamiento de bienes muebles en el verbal previsto para el arrendamiento financiero y venta a plazos de bienes muebles aplicando lo dispuesto para ellos en materia de tutela del crédito, supresión del límite cuantitativo en el monitorio, aclaración de las medidas cautelares en caso de sentencias absolutorias recurridas, preferencia de determinados procesos en los que algún interesado sea menor, incapacitado o ausente legal. Determinación de la cuota tributaria de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

13 D. José Gabriel Garrido Pastor Abogado del ICAM Agente de la Propiedad Industrial D. Jesús Sánchez Silva Abogado del ICAM Prof. De Derecho Mercantil de Universidad Carlos III y de la UOC Contacto: C/ López de Hoyos, 78 Dpdo.-Bajo A. Madrid Teléfono: Fax: GARRIDO PASTOR ABOGADOS es una empresa que desarrolla, de un lado, la actividad propia de una Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual, y de otro lado, la actividad de un despacho jurídico o especializado en estas materias. Como Agencia de Propiedad Industrial se prestan los servicios de génesis, obtención y seguimiento de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual: Patentes, Marcas, Modelos, Derechos de Autor. Asimismo, se solicitan registros de nombres de dominio. También realizamos análisis de carteras de propiedad industrial en una triple faceta: en primer lugar, tecnología; en segundo lugar, signos de la empresa y de sus prestaciones; y finalmente, diseños. El cuanto al despacho jurídico, se prestan servicios de asesoramiento, conciliación y defensa en estas materias. GARRIDO PASTOR ABOGADOS cuenta con capacidades para trabajar a nivel internacional en Español, Inglés, Alemán y Francés.

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