GUIA TYNAX PARA LA VENTA DE SU PATENTE

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1 GUIA TYNAX PARA LA VENTA DE SU PATENTE Este documento es una guía que ayuda a los titulares de patentes a entender el proceso y aspectos relacionados con la venta de una patente. Es aconsejable una información adicional sobre cómo vender una compañía, un producto o una tecnología en desarrollo. Algunos de los puntos que aquí se tratan podrían no ser aplicables a trasferencias de tecnología y a transacciones que supongan la venta de know-how y activos de propiedad intelectual diferentes de las patentes. Qué se está vendiendo cuando se vende una patente Una patente es un derecho a prohibir que terceros lleven a la práctica su invento patentado. Proporciona el derecho de demandar ante un juez que los infractores paguen un royalty razonable y/o que dictamine una resolución que impida una futura violación de la patente. Por tanto, la potencialidad comercial y el valor de la patente dependen de su estado de infracción. Posiblemente se crea que esta consideración de una patente se centra en aspectos legales y no incluye mención de la fortaleza o madurez de la tecnología implícita en la patente. Esto se debe a que la tecnología es un activo diferente de una patente, aunque ambos conceptos está muy estrechamente relacionados. Cuando se vende la patente, no se vende el derecho a utilizar una tecnología, sino el derecho a excluir a terceros de la venta y el desarrollo de tecnologías que utilicen la invención patentada. Entender este punto puede ayudar a eliminar mucha de la confusión que envuelve a la venta de patentes Qué compran los compradores cuando adquieren una patente Al comprar una patente, el comprador adquiere el derecho de aserción de la patente contra los infractores. Naturalmente, si el propio comprador es un infractor, la compra de la patente elimina el riesgo de que el comprador sea demandad por violación de la patente. Técnicamente, como el derecho de patente es puramente exclusivo, el comprador de la patente no adquiere el derecho a usar la invención en sí misma, toda vez que de hecho, el uso de esta invención puede suponer la violación de otra patente. Supongamos que la patente cubre el diseño de una bicicleta, pero que cada uno de los componentes de la bicicleta ruedas, engranajes, frenos, etc.- está protegido por distintas patentes propiedad de terceros. Una vez que se haya comprado la patente del diseño de la bicicleta, el comprador no tiene todavía el derecho de fabricar la bicicleta, pues ello implicaría la violación de las patentes de las ruedas, engranajes y frenos. Naturalmente, la mejor aproximación si se desea vender productos sin temor a infringir patentes es comprar todas las patentes de las invenciones de los componentes. Por lo tanto, se aconseja que el fabricante de bicicletas compre todas las patentes que cubran los frenos, los engranajes y las ruedas junto con la patente del diseño de bicicleta. Al poseer esta cartera de patentes completa, el fabricante de bicicletas puede en consecuencia fabricar, comercializar y vender sin el temor a infringir patentes de terceros- y puede también pedir a los tribunales que impidan que competidores construyan bicicletas similares con componentes similares. El ejemplo de la bicicleta es útil para entender cómo las patentes se superponen pero es obviamente poco realista y simplista. En los Estados Unidos hay cerca de solicitudes de patentes cada año, y en Europa cerca de Con un número tan elevado de patentes y solicitudes, a un comprador le resulta imposible comprar todas las patentes que puedan tener impacto en su negocio o sector de actividad. Zinco Business Solutions - Avda de Roma, , Entlo 1ª.B, Barcelona Telf Fax

2 Qué tipos de compradores adquieren patentes Las motivaciones de compra son muy variables y las patentes son adquiridas con diferentes finalidades. Sin embargo, y puesto que una patente es meramente un derecho de exclusiva y de hacer valer ante un juez, los compradores de patentes pueden diferenciarse en asertivos y defensivos. Un comprador asertivo compra una patente para hacer valer ante infractores con el objetivo de obtener royalties por licencias o una orden judicial que evite la futura producción o distribución de productos infractores. Un comprador defensivo compra patentes que pueda utilizar en una contra-demanda judicial si es acusado de infracción por otro titular de patentes cuando se encuentran a la defensiva, es decir, para poder fabricar libremente. Los compradores asertivos normalmente contratan a abogados para poner demandas y negociar transacciones de licensing con los infractores. Las organizaciones de se sirven asertivamente de las patentes como actividad empresarial principal, y no fabrican ni comercializan sus propios productos se han ganado una mala fama como patent trolls. Sin embargo, existen muchas formas de organizaciones que usan asertivamente las patentes, y su actividad ha formado parte durante décadas del escenario empresarial mundial, y sobre todo en Estados Unidos. En respuesta a una demanda judicial, los compradores defensivos son habitualmente compañías operativas que fabrican y/o venden productos en el mercado. Las grandes corporaciones orientadas a producto con mucha tesorería son los objetivos más probables de los que usan patentes asertivamente y, por lo tanto, los compradores más activos de patentes con finalidades defensivas. Los compradores defensivos se están agrupando y formando pools de patentes. Los pools de patentes consisten en varias corporaciones que ponen fondos conjuntamente para adquirir patentes que luego son licenciadas a los miembros del consorcio. El hecho de que estos pools o consorcios sean principalmente defensivos o asertivos no es del todo claro probablemente tengan ambos objetivos. El estímulo para aunar fuerzas ha sido seguramente el resultado de caros litigios defensivos, aunque con las cantidades crecientes de patentes, es inevitable que estos pools vean convincentes oportunidades para hacer valer las patentes con el objeto de obtener beneficios. Si bien los pools de patentes compran patentes para retirarlas del mercado, y alejarlas de manos de compradores potencialmente asertivos, lo cierto es que lo más probable es que las compren para utilizarlas ellos mismos ofensivamente. Los compradores asertivos, los compradores defensivos y los pools de patentes constituyen hoy en día el cuerpo de la demanda de patentes. De entre los tres grupos, los pools de patentes son los más activos, seguidos por los compradores defensivos y, en muy en tercer lugar, los compradores asertivos, en términos del número de patentes adquiridas. En qué difiere el proceso de compra entre compradores defensivos y asertivos Los compradores asertivos a menudo trazar un esquema en vistas a un pleito por infracción previamente a la compra de una patente. Lo cual puede requerir mucho tiempo y una gran cantidad de información del titular de la patente, pudiendo el proceso de evaluación y análisis durar varios meses. Los compradores defensivos normalmente son menos selectivos y el proceso de evaluación puede durar tan solo semanas, en vez de meses. Cuáles son los sectores tecnológicos más activos Zinco Business Solutions - Avda de Roma, , Entlo 1ª.B, Barcelona Telf Fax

3 Los sectores más activos em la venta de patentes son los sectores de alta tecnología en los que ha habido mucha actividad litigadora por infracción en el reciente pasado. La actividad de compra es mayor en la actualidad en sectores como las medichem, las comunicaciones inalámbricas, la telefonía, las memorias flash, los semiconductores, el comercio electrónico, los medical devices, internet, Internet of Things y otras aplicaciones de software. Últimamente, se cree que las cleantech y los bancos y seguros se unirán a este grupo. Cuánto vale una patente y cuáles son las patentes más caras Por desgracia, muchos titulares de patentes están mal asesorados por valoraciones poco realistas y sus expectativas en cuanto a los precios de sus patentes son excesivamente elevadas y poco razonables. Al igual que todo producto o activo, el valor viene determinado por lo que un comprador dispuesto y serio está dispuesto a pagar. Algunas websites y firmas de valoración se ciernen desaprensivamente y con pocos escrúpulos sobre inventores y titulares y venden informes de valoración que resultan muy atractivos pero que no están conducidos por criterios económicos razonables y por una actividad real de compra-venta real en mercados reales de compra-venta de patentes. La valoración que sigue refleja una actividad real de compra-venta comprobada por brokers de estos mercados en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo, e incluyen datos de los miles de listados de tecnologías sindicados en TYNAX y en otros portales utilizados por ZincoBS (Zinco Business Solutions). Las valoraciones reflejan la venta de una gran proporción de las patentes vendidas en el mercado durante los últimos 12 meses. Estos precios son aplicables a patentes US concedidas Existen 7 grupos de patentes: Grupo A: Valor de la patente $0 Fuente: Zinco Business Solutions - Avda de Roma, , Entlo 1ª.B, Barcelona Telf Fax

4 Las patentes que han caducado o que se han invalidado no tienen valor. Dado que aproximadamente la mitad de las patentes litigadas son invalidadas en los tribunales, un gran porcentaje de patentes caen en esta categoría. Grupo B: Valor de las patentes entre $ $ por patente Las patentes US concedidas y válidas que no presentan unas reivindicaciones particularmente amplias, y que no pertenecen a un mercado particularmente grande, que no tienen licenciatarios y no han sido litigadas. Grupo C: Valor de las patentes entre $ $ por patente Si la patente tiene reivindicaciones amplias o el mercado es particularmente grande y en crecimiento, entonces el precio de la patente puede verse incrementado hasta cerca de los 6 dígitos. Grupo D: Valor de las patentes entre $ $ por patente Cuando varios compradores competidores pujan por adquirir una patente con reivindicaciones fuertes en un mercado grande y creciente, el precio puede elevarse hasta varios cientos de miles de dólares. Grupo E: Valor de las patentes entre $ $ por patente Generalmente las patentes que se pueden vender por estos precios son aquellas que han litigado y han ganado, y los infractores son conocidos. El precio está justificado por el potencial ingreso por royalties obtenibles de tales infractores. Grupo F: Valor de las patentes superior a $ por patente Una patente que ha ganado en un litigio contra infractores de Fortune 500 pueden llegar a dar valores superiores a un millón de dólares. Grupo G: Estándar Industrial Un número muy pequeño de patentes de estándares industriales pueden ser vendidas por varios millones de dólares. Estos precios están normalmente justificados por la enorme ventaja estratégica que tales patentes ofrecen al propietario, junto con el potencial flujo de royalties que a los infractores/licenciatarios. Patentes de estándares industriales pueden encontrarse en muchos sectores high-tech, especialmente en las áreas de la industria farmacéutica y médica/biotech. Cómo se tratan las solicitudes, divisionales y continuations pendientes Las solicitudes de patentes pendientes son generalmente muy especulativas como para justificar un valor, puesto que la patente o algunas de sus reivindicaciones no serán concedidas por la Oficina de Patentes. Los compradores no están normalmente interesados en comprar solicitudes individuales pendientes hasta que las reivindicaciones son aceptadas y la patente es subsiguientemente concedida. Una patente concedida puede engendrar hijas en la forma de solicitudes de continuación ( continuation ) y divisionales. Toda vez que estas solicitudes no están concedidas aún por los examinadores, las mismas son también algo especulativas, aunque pueden incrementar el valor de la patente. Si una patente US concedida es vendida conjuntamente con solicitudes hijas de continuación y divisionales pendientes, ello puede incrementar el valor de la patente madre concedida en un 10 25%. Zinco Business Solutions - Avda de Roma, , Entlo 1ª.B, Barcelona Telf Fax

5 A menudo, una continuación supone ampliar el alcance de las reivindicaciones de la patente, por lo que los compradores son reacios a comprar las patentes sin sus continuations, por los que estas son normalmente añadidas al conjunto de patentes en la operación. Sin embargo, las solicitudes divisionales son algo diferentes de sus madres y se refieren a invenciones diferentes, por lo que algunas veces pueden venderse independientemente de la patente madre. Cómo se tratan las familias de patentes. Una patente US sólo se puede hacer valer en USA, una patente española sólo se puede hacer valer en España y, las patentes tienen una naturaleza territorial-estatal. Por lo tanto, los titulares muchas veces presentan las patentes del mismo invento en varios países. Una patente en un país proporciona una fecha de prioridad para las solicitudes de patentes en otros países, actuando como de una madre con hijos internacionales. Cuando compra una patente, el comprador normalmente busca adquirir todos los equivalentes internacionales en la misma transacción. Esto es en parte debido a aumentar el territorio que puede ser cubierto con la patente, pero también se hace para eliminar toda duda de que el comprador no adquiera un título limpio. Si el comprador adquiere la patente para un país A, pero no la adquiere la equivalente en el país B, existe una cierta posibilidad de que la titularidad de la invención patentada pueda ser puesta en entredicho, especialmente si la prioridad es la del depósito en el país B. Una patente con familia internacional es más valiosa que una patente que sólo cubra un país. Actualmente, los compradores están más interesados en patentes US, y las familias pueden añadir un 10-25% al valor de la patente US. Cómo es el proceso de venta de una patente Cuánto dura Al igual que cualquier transacción importante en el mundo de los negocios, el proceso de venta de una patente dura unos nueve meses e media. Los tres primeros meses se emplean en preparar los listados y los materiales de márquetin y distribuirlos entre los compradores potenciales. Zinco Business Solutions - Avda de Roma, , Entlo 1ª.B, Barcelona Telf Fax

6 El segundo periodo de tres meses se emplea en promocionar los listados, proporcionar a los compradores interesados información adicional y negociar los términos de la potencial transacción. En promedio, los términos del acuerdo con un comprador son acordados al cabo de los 6 meses una gran parte de este tiempo es empleado por el comprador para evaluar la patente, establecer un precio y negociar con el vendedor. Una vez acordados los términos, el proceso pasa a manos de los abogados. Los abogados de la parte compradora preparan un acuerdo de compra de patente, que posteriormente es negociado con los abogados representantes del vendedor. El proceso de verificación de que se trata de una patente con título limpio y recopilar la documentación para cerrar la transacción puede durar semanas o meses, dependiendo de la celeridad y experiencia de los abogados, el número de patentes y la complejidad de la transacción. La firma se realiza una vez que los abogados de ambas partes están satisfechos y seguros de que los documentos están completos y una vez que se efectuado el pago del comprador al vendedor. NOTA: Si desea obtener la segunda parte de esta guía, o para disponer de ella completa en idioma inglés, por favor contactar con ó Zinco Business Solutions - Avda de Roma, , Entlo 1ª.B, Barcelona Telf Fax

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