SUMARIO. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Transcripción

1 Año XXVIII - Número 1961 Lima, 6 de julio de 2011 SUMARIO Proceso 125-IP Interpretación Prejudicial, a solicitud del consultante, del artículo 14 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1, 3 y 6 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº VJ. Actor: CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR. Caso: Doble Tributación... Proceso 21-IP Proceso 24-IP Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: GRUPO NOVA (mixta). Actor: sociedad GRUPO NOVA S.A. Proceso interno Nº Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación, de oficio, de los artículos 136 literales a) y b), 150 y 190 de la misma Decisión. Actor: ALIMENTOS CONCHITA LTDA. Marca: CONCHITA (denominativa). Expediente Interno Nº Pág PROCESO 125-IP-2010 Interpretación prejudicial, a solicitud del consultante, del artículo 14 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1, 3 y 6 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº VJ. Actor: CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR. Caso: Doble Tributación. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, Cuarta Sala, Quito, República del Ecuador. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Para nosotros la Patria es América

2 GACETA OFICIAL 06/07/ Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 08 de abril de I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR. Demandada: III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS. DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS IN- TERNAS, DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad CITIBANK N.A., sucursal Ecuador, presta su servicio de call center mediante la empresa REPFIN LTDA., ubicada en Colombia. 2. La Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas expidió el Acta de Determinación del Impuesto a la Renta No , con fecha 20 de marzo de 2010, mediante el cual se estableció que la sociedad CITIBANK N.A., sucursal Ecuador, debía pagar para el ejercicio fiscal 2005 la suma de $ dólares americanos, más los intereses generados desde la fecha de exigibilidad hasta la fecha de pago de las mismas. Además, estableció un recargo por obligación determinada por el sujeto activo (20% sobre el principal) por el valor de $ , dólares americanos. 3. La sociedad CITIBANK N.A. en el procedimiento administrativo, con base en el artículo 244 del Reglamento de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, se opuso al establecimiento de glosas en relación con varios procedimientos contables y la falta de soportes en la contabilidad del banco. 4. Contra el anterior acto administrativo no se presentaron recursos. 5. La sociedad CITIBANK N.A. presentó demanda contencioso tributaria ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. 6. La Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No 1, Quito, República de Ecuador, solicitó interpretación prejudicial del artículo 14 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina. B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI- DOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Dice, que las glosas establecidas en el Acta de Determinación No son ilegales. 2. Sostiene, que en relación con la glosa relacionada con los gastos operacionales pagados en el exterior (gastos en el exterior con REPFIN LTDA), el Sistema de Rentas Internas se equivocó al tomar como soporte el artículo 14 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esto por cuanto las actividades que se realizan en Colombia mediante REPFIN LTDA., no son servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica o consultoría. 3. Manifiesta, que se debe aplicar el artículo 6 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta norma de carácter general es pertinente, ya que no existe otra que regule la situación específica. 4. Arguye, que las actividades que realizan las personas que atienden el call center en Colombia son mecánicas, manuales, y no exigen conocimientos técnicos o profesionales. Simplemente, se absuelven inquietudes básicas o se dan a escoger opciones para que el cliente sea atendido por un contestador automático. 5. Agrega, que como no existe definición de servicios profesionales, técnicos o de con-

3 GACETA OFICIAL 06/07/ sultoría, se debe acudir a la normativa ecuatoriana. Por ello se debe aplicar la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Código Civil y la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. 6. Indica, que aunque se pensara que se debe aplicar el artículo 14 mencionado, es la DIAN en Colombia la que tiene una posición categórica sobre la tributación; es el lugar donde se generan los ingresos por la prestación del servicio. Esto se encuentra respaldado en pronunciamientos de la DIAN. 7. Asegura, que el SRI no tomó en cuenta el principio general consagrado en el artículo 3 de la Decisión 578, que consiste en que la potestad tributaria siempre estará en el país en el que se generan los ingresos. 8. Sostiene, que el artículo 14 de la Decisión debe ser interpretado a la luz del artículo 3 de la misma normativa. 9. Afirma, que existe contradicción en la interpretación que realizan las dos administraciones tributarias. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas contestó la demanda de la siguiente manera: 1. Argumenta, que las glosas realizadas se encuentran de conformidad con la normativa tributaria sobre la materia. Además, se encuentran debidamente motivadas y fundamentadas. 2. Sostiene, que los actos impugnados gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Es muy importante aclarar que el demandado no se refirió a la glosa por gastos en el exterior en relación con la sociedad REPFIN LTDA. En este sentido, no se presentaron argumentos acerca de la interpretación de la normativa comunitaria. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Tribunal solicitante delimita su petición de la siguiente manera: Esta Sala solicita la interpretación prejudicial del artículo 14 de la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones. De conformidad con lo anterior, se interpretará el artículo 14 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 1, 3 y 6 de la mencionada Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 578 Artículo 1.- Ámbito de aplicación. La presente Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente a los siguientes: En Bolivia, Impuesto a la renta. En Colombia, Impuesto a la renta. En el Ecuador, Impuesto a la renta. En el Perú, Impuesto a la renta. En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Impuesto a los activos empresariales. Las normas previstas en esta Decisión tienen por objeto evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. La presente Decisión se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en razón de su base gravable o materia imponible, fuera esencial y económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por cualquiera de los Países Miembros con posterioridad a la publicación de esta Decisión.

4 GACETA OFICIAL 06/07/ ( ) Artículo 3.- Jurisdicción Tributaria. Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión. Por tanto, los demás Países Miembros que, de conformidad con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas, para los efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio. ( ) Artículo 6.- Beneficios de las empresas. Los beneficios resultantes de las actividades empresariales sólo serán gravables por el País Miembro donde éstas se hubieren efectuado. Se considerará, entre otros casos, que una empresa realiza actividades en el territorio de un País Miembro cuando tiene en éste: a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios; b) Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje; c) Una obra de construcción; d) Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o barco pesquero; e) Una agencia o local de ventas; f) Una agencia o local de compras; g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos; h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa; i) Un agente o representante. Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más Países Miembros, cada uno de ellos podrá gravar las rentas que se generen en su territorio, aplicando para ello cada País sus disposiciones internas en cuanto a la determinación de la base gravable como si se tratara de una empresa distinta, independiente y separada, pero evitando la causación de doble tributación de acuerdo con las reglas de esta Decisión. Si las actividades se realizaran por medio de representantes o utilizando instalaciones como las indicadas en el párrafo anterior, se atribuirán a dichas personas o instalaciones los beneficios que hubieren obtenido si fueren totalmente independientes de la empresa. Artículo 14.- Beneficios empresariales por la prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto. ( ). VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La prevalencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. El principio de complemento indispensable. B. Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 578. C. El principio de la fuente productora. Artículo 3 de la Decisión 578. D. Gravamen sobre los beneficios de las actividades empresariales. El principio general consagrado en el artículo 6 de la Decisión 578. E. Gravamen sobre los beneficios obtenidos por las empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría.

5 GACETA OFICIAL 06/07/ A. LA PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. EL PRIN- CIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. La demandante argumenta que como no existe definición de servicios profesionales se debe aplicar la normativa ecuatoriana. Por tal razón se abordará el tema de la prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de Supremacía del Derecho Comunitario Andino, soportándolo en otros principios: el de Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino, el de Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino, y el de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el Derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho comunitario y las normas de Derecho internacional. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia del Tribunal: Proceso 118-AI Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43- AI Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho comunitario andino, como se dijo anteriormente, es el principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, que lo desarrolla y lo consagra como un verdadero sistema jurídico, es decir, unido a que se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. (Proceso 01- AI Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 818, de 23 de julio de 2002). Los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes en las normas comunitarias.

6 GACETA OFICIAL 06/07/ Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre el mismo hubiese guardado silencio. El Tribunal advierte que el caso particular no corresponde al resorte del complemento indispensable, ya que no se trata de un asunto donde la intervención de la normativa interna aporte a la correcta aplicación de la Decisión 578. Por el contrario, si se dejara en manos de los Países Miembros la definición de los conceptos de empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, habría tantas interpretaciones como países miembros y eso desfiguraría totalmente el concepto de normativa comunitaria y posiblemente no se estarían cumpliendo los objetivos de generar una norma común que sea aplicable a los Países Miembros y evitar la doble tributación. B. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE LA DECISIÓN 578. La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante considerar que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión debe tener en cuenta dicho objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578). Las características de aplicación de la Decisión 578 son las siguientes: 1. Sujetos sobre los que recae: personas naturales o jurídicas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros. 2. Objeto sobre el que recae: se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. El artículo primero determina el tipo de impuesto en relación con cada País Miembro: En Bolivia, Impuesto a la renta. En Colombia, Impuesto a la renta. En el Ecuador, Impuesto a la renta. En el Perú, Impuesto a la renta. El inciso final del mismo artículo, prevé que la Decisión también se aplicará a otros impuestos esencial y económicamente análogos a los citados, y que fueran establecidos en los Países Miembros con posterioridad a la publicación de la Decisión en la Gaceta Oficial. C. PRINCIPIO DE LA FUENTE PRODUCTORA. ARTÍCULO 3 DE LA DECISIÓN 578. Como quiera que la demandante argumentara que el Servicio de Rentas Internas - SRI no tomó en cuenta el principio general consagrado en el artículo 3 de la Decisión 578, se harán algunas precisiones en relación con el mencionado principio. En relación con el impuesto a la renta, el artículo 3, bajo el título de jurisdicción tributaria, consagra como principio estructural de aplicación el de la fuente productora. Este principio fue un legado de la anterior Decisión 40 y excluye la opción de gravar la renta con base en el principio de residencia o domicilio. El propio artículo 3 hace una enunciación clara del mismo: Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión. El artículo 2 de la Decisión 578 establece un conjunto de definiciones entre las cuales se encuentra el de la expresión fuente productora. El literal f), la define así: la expresión fuente productora se refiere a la actividad, derecho o bien que genere o pueda generar una renta. Como se observa, el principio de la fuente productora ampara al País Miembro donde se genere la riqueza, es decir, pretende que sólo el país donde se den los medios para producir la renta sea el que tenga jurisdicción para gravarlas. D. GRAVAMEN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. EL PRINCIPIO GENERAL CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA DECISIÓN 578. La demandante sostuvo que se debe aplicar el artículo 6 de la Decisión 578 de la Comisión de

7 GACETA OFICIAL 06/07/ la Comunidad Andina, ya que no existe otra norma que regule la situación específica. En este marco, se tratará el tema del gravamen sobre los beneficios de las actividades empresariales 1. El artículo 6 desarrolla el principio de la fuente productora en relación con las actividades empresariales. Establece, que los beneficios de las actividades empresariales sólo serán gravables por el País Miembro en donde éstas se hubieren efectuado. La renta tiene su fuente productora en la actividad desarrollada por la empresa y, por lo tanto, el País en donde se realizaron dichas actividades es el que tiene jurisdicción para gravarlas. El artículo mencionado contiene una lista no taxativa de situaciones mediante las cuales se entiende que una empresa desarrolla actividades en el territorio de un País Miembro, cuando se trata de: a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios; b) Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje; c) Una obra de construcción; d) Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o barco pesquero; e) Una agencia o local de ventas; f) Una agencia o local de compras; g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos; h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa; i) Un agente o representante. El último párrafo del mencionado artículo, establece una regla de concurrencia en relación con la actividad de una empresa realizada en dos o más Países Miembros: se puede gravar la renta de conformidad con la actividad generada en 1 El literal g) del artículo 2 de la Decisión 578 establece que la expresión actividades empresariales se refiere a las actividades desarrolladas por las empresas. cada país, aplicando para el efecto las normas internas para la determinación de la base gravable, como si se tratara de una empresa diferente, independiente y separada, evitando la doble tributación de acuerdo con lo previsto en la Decisión 578. E. GRAVAMEN SOBRE LOS BENEFICIOS OB- TENIDOS POR LAS EMPRESAS DE SERVI- CIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA. La demandante argumentó que el Servicio de Rentas Internas - SRI se equivocó al tomar como soporte el artículo 14 de la Decisión 578, ya que las actividades que se realizan en Colombia mediante REPFIN LTDA. no son servicios profesionales, ni técnicos, ni de asistencia técnica o consultoría. En este marco, el Tribunal entrará a determinar el alcance de la norma mencionada. El artículo 14 es una excepción al principio de la fuente productora descrito en el literal C de la presente Interpretación Prejudicial. La norma se basa en el principio del beneficio efectivo y prevé que las rentas obtenidas por las empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto. Como se observa, en este caso no es determinante dónde se realizó la actividad empresarial que genera la renta, sino el lugar donde se produce el beneficio del servicio prestado, que se presume localizado en donde se imputa y registra el gasto en que se incurre para acceder al servicio. El beneficio en este caso es el efecto de la prestación del servicio. En un mundo globalizado e interconectado con redes de información sofisticadas, es muy común que una empresa de un país A preste un servicio en un país B; el beneficio o resultado de tal servicio puede darse en el propio país B o en un C, y el pago por el servicio (el gasto) puede darse en el propio país B. Por lo tanto, pueden darse muchas variables, pero lo importante es que el País Miembro con jurisdicción para gravar la renta es aquel en donde se produce el beneficio por la prestación del servicio.

8 GACETA OFICIAL 06/07/ Lo primero que advierte el Tribunal, es que no es el país donde se presta el servicio, sino donde se obtiene el beneficio por el mismo. Un ejemplo puede ayudar a aclarar el asunto. Una empresa de salud ubicada en un país A puede contratar los servicios de consultas médicas en línea con una empresa de un país B. El servicio se presta en el país B, pero el beneficio se obtiene en el país A. Una vez aclarado esto, es importante precisar los demás conceptos que contiene la disposición estudiada, ya que este vacío puede generar grandes problemas en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria andina. En una anterior providencia el Tribunal al interpretar normas de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, definió empresas de servicios profesionales de la siguiente manera: es una organización conformada por uno o más profesionales, los cuales ofrecen servicios profesionales con una finalidad lucrativa (Interpretación prejudicial expedida el 8 de marzo de 2007, en el proceso 190-IP-2006). Se debe entender que en el ámbito de la norma, profesional se refiere a personas que han cursado como mínimo estudios de tercer nivel o de pregrado universitario, y cuya actividad se centra en los temas de dichos estudios. Por lo tanto, la empresa de servicios profesionales presta servicios en el ámbito de esos mismos. El artículo 2, literal g), define actividades empresariales de la siguiente manera: actividades desarrolladas por empresas. Las empresas de servicios técnicos son aquellas que aplican conocimientos tecnológicos por medio del ejercicio de un arte o una técnica, lo que no implica transferencia de los citados conocimientos. Las empresas de asistencia técnica tienen las mismas características de la de servicios técnicos, pero pueden incluir la transferencia de conocimientos para el ejercicio de arte o la técnica. Las empresas de servicios de consultoría son aquellas que se encuentran especializadas en un área profesional específica, y cuya función primordial es la asesoría en dicha área específica. De conformidad con lo anteriormente anotado, el Tribunal Consultante deberá determinar si las actividades que prestó la sociedad REPFIN LTDA. encajan dentro de algunos de los tipos de actividades empresariales especificados en el artículo 14 de la Decisión 578, teniendo en cuenta las definiciones adoptadas en la presente providencia, para posteriormente analizar la legalidad del acto administrativo demandado. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el Derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho comunitario y las demás normas de Derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho comunitario andino. El Tribunal advierte que el caso particular no corresponde al resorte del complemento indispensable, ya que no se trata de un asunto donde la intervención de la normativa interna aporte a la correcta aplicación de la Decisión 578. Por el contrario, si se dejara en manos de los Países Miembros la definición de los conceptos de empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, habría tantas interpretaciones como países miembros y eso desfiguraría totalmente el concepto de normativa comunitaria y posiblemente no se estaría cumpliendo con el objetivo de evitar la doble tributación. SEGUNDO: La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante tener en cuenta

9 GACETA OFICIAL 06/07/ que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión, debe tenerse en cuenta el objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578). TERCERO: El artículo 6 desarrolla el principio de la fuente productora en relación con las actividades empresariales 2. Establece que los beneficios de las actividades empresariales, sólo serán gravables por el País Miembro donde éstas se hubieren efectuado. La renta tiene su fuente productora con la actividad desarrollada por la empresa y, por lo tanto, el País en donde se realizaron dichas actividades es el que tiene jurisdicción para gravarlas. CUARTO: El Tribunal Consultante deberá determinar si las actividades que prestó la sociedad REPFIN LTDA., encajan dentro de algunos de los tipos de actividades empresariales especificadas en el artículo 14 de la Decisión 578, teniendo en cuenta las definiciones adoptadas en la presente providencia, para posteriormente analizar la legalidad del acto administrativo demandado. 2 El literal g) del artículo 2 de la Decisión 578 establece que la expresión actividades empresariales se refiere a las actividades desarrolladas por las empresas. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº VJ, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 21-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: GRUPO NOVA (mixta). Actor: sociedad GRUPO NOVA S.A. Proceso interno Nº EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU- NIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de mayo del año dos mil once. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la

10 GACETA OFICIAL 06/07/ República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº El auto de 04 de mayo de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1. Partes en el proceso interno: Demandante: GRUPO NOVA S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: CONFECCIONES NOVA LIMITADA (EN CONCOR- DATO). 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1. Hechos: La demandante GRUPO NOVA S.A. solicitó el 06 de marzo de 1997 el registro como marca del signo GRUPO NOVA (mixto) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 446, de 30 de mayo de Posteriormente, la Compañía de Productos GRU- LLA S.A. presenta observación contra dicho registro en base a su marca registrada NOVA (denominativa) en la misma Clase 25. Mediante Resolución Nº 25420, de 30 de noviembre de 1999, se declara fundada la observación presentada y se deniega el registro solicitado. Mediante Resolución Nº 20979, de 29 de julio de 2003, se resuelve el recurso de reposición confirmando la resolución anterior. Finalmente, mediante Resolución Nº 26405, de 19 de septiembre de 2003, se resuelve el recurso de apelación confirmando la resolución anterior que declara fundada la observación presentada y deniega el registro solicitado, agotándose así la vía gubernativa. 3. Fundamentos de la Demanda: La demandante GRUPO NOVA S.A. manifiesta que el signo solicitado GRUPO NOVA (mixto) en la Clase 25 no es confundible con la marca registrada NOVA (denominativa) al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, siendo que la palabra compartida NOVA es débil, ya que significa nuevo en idioma portugués y que nadie puede apropiarse de dicha palabra. Por lo tanto, la autoridad debió declarar infundada la observación presentada, otorgando así el registro del signo solicitado. 4. Fundamentos de la demandada La Superintendencia de Industria y Comercio señala que los signos confrontados son similares, siendo que la palabra GRUPO del signo solicitado no le otorga la distintividad suficiente como para poder acceder a registro. La marca registrada NOVA (denominativa) se encuentra incluida totalmente en el signo solicitado, por lo que no procede el otorgamiento del registro solicitado. CONFECCIONES NOVA LIMITADA (EN CON- CORDATO), que compró los derechos de la marca NOVA a la Compañía de Productos GRULLA S.A, como tercero interesado, señala que los signos confrontados son confundibles al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Las resoluciones administrativas que deniegan el registro solicitado fueron debidamente otorgadas por la autoridad administrativa, por lo que no procede su nulidad. CONSIDERANDO: Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del

11 GACETA OFICIAL 06/07/ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo GRUPO NOVA (mixto) fue el 06 de marzo de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa. Debido a que el juez consultante no solicitó interpretación de norma alguna, pero menciona las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora como violadas, el Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ( ) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; ( ). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ( ) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. ( ). 1. La norma comunitaria en el tiempo. El Juez Consultante menciona los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como invocados por la parte actora. Sin embargo, la solicitud de registro del signo mixto GRUPO NOVA se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el que una

12 GACETA OFICIAL 06/07/ norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. (Proceso 114-IP Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que por la eficacia de dicha ley debe regular aquellas situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, a excepción de las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia que se regirán por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como tránsito legislativo o también como aplicación de la ley comunitaria en el tiempo ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: ( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ). (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación tanto en sede administrativa como judicial de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el re-gistro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28- IP-95, caso CANALI, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 332, del 30 de marzo de 1998). (Proceso 39-IP Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro

13 GACETA OFICIAL 06/07/ de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de dicho signo distintivo. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las del mismo carácter, expedidas con posterioridad. Contrario sensu, la reciente normatividad procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendien-tes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido. (Proceso 46-IP- 200, denominación: TQ, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo mixto GRUPO NOVA se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Corte consultante. 2. La marca y los requisitos para su registro. Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

14 GACETA OFICIAL 06/07/ De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquellos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). Sobre este aspecto, el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo mixto GRUPO NOVA cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. Clases de marcas. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a los signos denominativos y mixtos en virtud de que el signo solicitado GRUPO NOVA es mixto con parte denominativa compuesta, mientras que el signo sobre la base del cual se formula la observación NOVA es denominativo. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias le-

15 GACETA OFICIAL 06/07/ tras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). (Proceso 13-IP-2001, caso BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial N 677, de 13 de junio de 2001). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BUR- BUJA VIDEOS 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26- IP-98, marca: (mixta) C.A.S.A, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto GRUPO NOVA y la marca denominativa NOVA analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que

16 GACETA OFICIAL 06/07/ pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 4. Identidad y semejanza. Riesgo de confusión. Cotejo marcario. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos. (Proceso 82-IP- 2002, marca: CHIP S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( ). (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de

17 GACETA OFICIAL 06/07/ comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). Reglas para efectuar el cotejo marcario. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 5. Signos en idioma extranjero. La marca débil. En virtud de que uno de los aspectos controvertidos en el proceso interno recae sobre la marca denominativa NOVA, por ser una palabra en idioma extranjero, es necesario abordar este tema. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se

18 GACETA OFICIAL 06/07/ las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, Las denominaciones de fantasía ( ) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta. (Proceso 16-IP-98, marca: SALTIN etiqueta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 10 de septiembre de 1998). Ahora bien, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros. (Proceso 16- IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. (Proceso 3-IP-95, marca: CONCENTRADOS Y JU- GOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 10 de septiembre de 1995). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si la marca denominativa NOVA es de conocimiento común en el público consumidor o si, de lo contrario, sería una marca de fantasía al desconocer el público consumidor su significado en el idioma portugués. La marcas débil. El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades ( ). (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). 6. Signos de fantasía. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con los servicios distinguidos por éstos. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son ( ) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

19 GACETA OFICIAL 06/07/ Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas. (Proceso 72-IP- 2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si la expresión NOVA (constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual. 7. Signos conformados por palabras de uso común. Como quiera que uno de los aspectos controvertidos en el proceso interno versa sobre el argumento que la palabra GRUPO (que conforma el signo mixto solicitado GRUPO NOVA) es una palabra de uso común, es pertinente referirse sobre el particular. Al respecto, este Tribunal ha establecido que si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado a registro; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI- DAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo GRUPO NOVA (mixto) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Corte Consultante. SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo GRUPO NOVA (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto con parte denominativa compuesta, comparado con marcas denominativas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, en el caso del signo mixto con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y un mixto con parte denominativa compuesta se determina que si en éste predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto con parte denominativa compuesta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente

20 GACETA OFICIAL 06/07/ la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos. SEXTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable. SÉPTIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. OCTAVO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. NOVENO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº , de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA