Vulneración de derechos de marca por mercancías en tránsito

Transcripción

1 INTRODUCCIÓN Informe de síntesis Por Thierry CALAME, Relator General Nicola DAGG Y Sarah MATHESON, Adjuntos al Relator General John OSHA, Kazuhiko YOSHIDA y Sara ULFSDOTTER Secretarios del Relator General Cuestión Q230 Vulneración de derechos de marca por mercancías en tránsito El objetivo de esta cuestión es elaborar un estudio comparativo sobre el tratamiento legal que reciben las mercancías en tránsito que en el caso de ponerse en el mercado en el país de tránsito vulnerarían derechos de marca- cuando éstas están sujetas a regímenes de tránsito. Este asunto, estrechamente relacionado con el Derecho Aduanero, es complejo y extenso. La presente cuestión se limita, en la medida de lo posible, a la perspectiva del derecho de la propiedad industrial e intelectual (PI). El Relator General recibió un total de 39 informes. Se han presentado informes de los Grupos Nacionales de los siguientes países: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, República Checa, Dinamarca, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Malasia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Los informes recibidos después del 1 de septiembre de 2012 están incluidos en la lista anterior, pero su contenido no se ha tenido en cuenta en este informe de síntesis. Este informe sigue la estructura de las Orientaciones de Trabajo, de modo que el resumen de las respuestas a las preguntas de la Parte I trata de la legislación y jurisprudencia actuales, mientras que el resumen de las respuestas a las preguntas de la Parte II trata sobre propuestas de armonización. La última parte, la Parte III, es un intento de elaborar algunas conclusiones y proporcionar una orientación a la Comisión de Trabajo. I. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN ACTUAL Y JURISPRUDENCIA 1. Término en tránsito Las Orientaciones de Trabajo reconocían que los términos tránsito y en tránsito tienen significados dispares según el contexto, y que su significado también varía en los diferentes tratados internacionales sobre derecho aduanero y otras áreas. Las respuestas de los Grupos, cuando se les pedía que describieran el uso del término en tránsito y otras expresiones relacionadas, han evidenciado que los significados y los usos de dichos términos realmente varían sustancialmente. A modo de nota preliminar, debemos hacer constar que de las respuestas se desprende que el concepto en tránsito de las Orientaciones de Trabajo causó cierto debate y 1

2 confusión. A pesar de que se intentó usar un lenguaje lo más neutral y abierto posible, está claro que algunas palabras y expresiones conllevan significados específicos en algunos países lo cual complica la descripción proporcionada en los informes. 1.1 Existen disposiciones legales en su país para el concepto en tránsito (sin importar la terminología exacta)? Se ha comprobado que la mayoría de países, con pocas excepciones, tienen algún tipo de concepto de en tránsito en el sentido más amplio, aunque algunos Grupos han puntualizado que no utilizan el término en tránsito. Algunos Grupos de países miembros de la Unión Europea (p.ej. Italia, Portugal y España) han afirmado que el concepto en tránsito no existe en sus respectivas legislaciones nacionales pero sí que aparece en las legislaciones europeas. Además, los Grupos de la U.E. han señalado que los derechos relevantes para esta cuestión han sido armonizados en gran medida en toda la Unión Europea. Las principales disposiciones reglamentarias se hallan en el modificado Código Aduanero Comunitario 2913/92, el Código Aduanero Modernizado 450/2008 y el Reglamento sobre Medidas en Frontera 1383/2003. También existen algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el TJUE ) que sientan precedentes sobre el particular. En este contexto quizá deberíamos señalar que el cincuenta por ciento de los informes enviados al Relator General pertenecen a Grupos de la U.E. En algunos países la expresión en tránsito está contemplada expresamente en su derecho aduanero. En general, parece que el concepto en tránsito no aparece de un modo específico en las legislaciones sobre marcas. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, el Grupo de Singapur afirma que el término en tránsito se menciona específicamente en su derecho de Marcas, definido de un modo muy amplio, de modo que abarca todos los productos independientemente de si éstos son desembarcados o transbordados en Singapur y sin importar si ese mismo medio de transporte se utiliza para sacar esos productos de Singapur. En Francia, el término tránsito aparece de manera expresa en su legislación sobre marcas, pero sólo se define en el Derecho Aduanero. El Grupo Suizo señala que la definición de los términos tránsito y en tránsito puede variar en el ámbito la PI y en el ámbito del derecho aduanero. El Grupo Sueco señala que, aunque el concepto en tránsito no aparece definido en su legislación, sí que se ha usado en la jurisprudencia sobre marcas. De un modo similar, el Grupo Finlandés afirma que, aunque sus leyes utilizan palabras distintas, en la práctica sí se utiliza el término tránsito para describir este fenómeno. 1.2 Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, qué término se utiliza en su país para describir este concepto? Parece que se usan una infinidad de términos en distintos países. La mayoría de estos términos aparecen definidos en el derecho aduanero o en acuerdos aduaneros internacionales. Es imposible dar cuenta, en este informe de síntesis, de todos los términos y sus significados específicos. Sobre este particular, aconsejamos estudiar los Informes de los Grupos. 1.3 Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, se hace alguna distinción en su país entre tránsito aduanero, transbordo y en tránsito? Se observa una división de opiniones entre países que distinguen entre las diferentes nociones tránsito aduanero, transbordo y tránsito, y países que no hacen esa 2

3 distinción. Pero los países también difieren respecto a los significados que les dan a estos distintos términos. Sólo para dar algún ejemplo, el Grupo Australiano afirma que en su Derecho nacional, transbordo y en tránsito tienen significados muy específicos. Los productos en tránsito no son importados a Australia y no permanecen bajo control aduanero. Son productos que permanecen en el barco o avión en el que llegaron, sin que nadie los toque. Los productos transbordados técnicamente no son importados a Australia, pero sí que permanecen bajo control aduanero mientras están siendo transbordados a través de Australia. Otro ejemplo de las diferencias en la terminología lo encontramos en China, donde los productos en tránsito son productos que pasan por el territorio por vía terrestre. Por productos transbordados se entienden aquellos que no atraviesan el territorio por tierra, sino que son transportados a través de otros medios de transporte bajo control aduanero, y finalmente, se introduce otra expresión, los llamados productos de paso, que son aquellos productos transportados dentro y fuera del territorio en la misma embarcación o avión. En Francia existe una distinción entre tránsito y transbordo y entre tránsito aduanero y transbordo. Esta última aparece en el derecho de marcas que penaliza el transbordo, del mismo modo que los actos de importación, exportación y re-exportación. No obstante, parece que la ley no da una definición exacta. Por otro lado, no existe ninguna distinción entre tránsito aduanero y tránsito. Algunos Grupos de la U.E., como los Grupos Belga u Holandés, explican que aunque en el Derecho aduanero, por ejemplo, se hace distinción, esta no tiene consecuencias en el contexto de la vulneración de derechos de marca, o para los temas relacionados con esta cuestión en curso. 1.4 Incluye el concepto en tránsito de su país, por ejemplo, depósitos de aduanas, depósitos francos, zonas francas y otros regímenes aduaneros bajo los cuales las mercancías no son despachadas a libre práctica, sino que se someten a un control aduanero? Las leyes también son distintas en lo que se refiere al asunto de si el concepto en tránsito incluye depósitos de aduanas, depósitos francos, zonas francas y otros regímenes aduaneros bajo los cuales las mercancías no son despachadas a libre práctica, sino que se someten a un control aduanero. Es difícil encontrar denominadores comunes o líneas generales entre las respuestas facilitadas por los Grupos. 2. Mercancías en tránsito vulneración 2.1 Se considera que las mercancías en tránsito están incluidas en el derecho exclusivo del titular de una marca de impedir que terceras partes importen mercancías en las que figure dicha marca? Aproximadamente dos tercios de los Grupos, incluidos los Grupos de Australia, China, Singapur, Estados Unidos y muchos países de la U.E., han respondido que el principio básico es que las mercancías en tránsito no están incluidas en el derecho del titular de una marca de impedir que terceras partes importen mercancías en las que figure dicha marca. Muchos Grupos señalan que, técnicamente, las mercancías en tránsito no son importadas al país de tránsito. 3

4 El Grupo de Estados Unidos, por ejemplo, explica que como las mercancías en tránsito no están en el mercado, las leyes de marcas no confieren ningún derecho al titular de una marca contra dichas mercancías. La mayoría de los Grupos de la U.E., mencionan y hacen referencia a jurisprudencia reiterada del TJUE. Al parecer, para algunos países de la U.E., la jurisprudencia del TJUE ha anulado o anulará la postura jurídica nacional. El Grupo Austríaco explica que hay un par de decisiones (2001 y 2002) del Tribunal Supremo nacional antiguas que son contrarias a la jurisprudencia más reciente del TJUE. De un modo parecido, el Grupo Estonio señala que antes de la última sentencia del TJUE (Nokia/Phillips C y C ), las autoridades aduaneras consideraban que los derechos exclusivos del titular de una marca incluían impedir las mercancías en tránsito. El Grupo Finlandés explica que según la disposición legal del derecho de marcas, el derecho exclusivo del titular de una marca se aplica sin importar si los productos se han puesto a la venta, o existe la intención de ponerlos a la venta en Finlandia o fuera del país, o si son importados al territorio finlandés para ser usados, guardados o almacenados para fines comerciales o para ser enviados a un tercer país. Basándose en esta disposición, la jurisprudencia ha determinado que el acto del tránsito de mercancías es un acto incluido en el ámbito de aplicación de los derechos exclusivos del titular de una marca. Señalan que este enfoque podría cambiar debido a la jurisprudencia reciente del TJUE. Grecia se destaca del resto de países de la U.E. El Grupo Griego habla de la recientemente (2012) adoptada ley de marcas, que establece de forma expresa que el titular de una marca puede impedir el tránsito por el territorio griego de artículos falsificados cuyo destino sea un tercer país, o la importación de dichos artículos si la intención es re-exportarlos. Estos actos, además, podrían conllevar responsabilidad penal. El Grupo Italiano señala que la opinión predominante es que el mero tránsito de mercancías a través del territorio italiano no constituye vulneración de derechos de marca, pero la aplicación análoga de una disposición sobre patentes (que establece que el ámbito de aplicación de la protección conferida a los titulares de derechos incluye todos los actos que den como resultado cualquier tipo de beneficio) implica que una transferencia en Italia de las mercancías [en tránsito] estaría incluida en el derecho exclusivo del titular de una marca de impedir que terceras partes importen mercancías en las que figure dicha marca. Algunos Grupos (entre los que se incluyen los de Argentina, Brasil, Perú, Rusia, Suiza y Turquía) declaran que en sus respectivos países, las mercancías en tránsito pueden ser retenidas, dado que están incluidas en el derecho exclusivo del titular de una marca. Por ejemplo, el Grupo Suizo explica que desde la revisión parcial de la Ley de Protección de Marcas (en 2008) se menciona de forma expresa que las mercancías en tránsito están incluidas en los derechos exclusivos del titular de una marca. Por lo tanto, el titular de una marca puede impedir el tránsito de mercancías infractoras. También señalan que la introducción de dichos derechos fue justificada con el fin de impedir que Suiza se convirtiera en un país de tránsito de artículos falsificados, aunque reconocían que la incorporación del tránsito en los derechos exclusivos del titular de una marca podría conferir al titular ciertos poderes jurídicos excesivos, en concreto, en aquellos casos en que las mercancías no están protegidas en el país al que se envían. Para seguir investigando aspectos sobre las mercancías en tránsito en distintos países, las Orientaciones de Trabajo pedían a los Grupos que tuvieran en cuenta distintas situaciones en las que estuvieran implicadas las mercancías en tránsito. 4

5 2.2 Las mercancías en tránsito se consideran infractoras en el país en tránsito si: i. las mercancías en las que figura una marca son enviadas del país A (donde la marca no está registrada) al país C (donde la marca no está registrada) vía el país de tránsito B (donde sí está registrada)? Aproximadamente dos tercios de los Grupos han contestado que las mercancías en tránsito no se consideran infractoras en el país en tránsito cuando las mercancías en las que figura una marca son enviadas del país A (donde la marca no está registrada) al país C (donde la marca no está registrada) vía el país de tránsito B (donde sí está registrada. Parece que estos dos tercios reflejan, en gran medida, los países que han contestado no a la pregunta anterior y más general del apartado 2.1. De igual manera, el tercio de los Grupos que contestó afirmativamente a la pregunta anterior, en la mayoría de los casos, ha hecho lo propio con respecto a esta situación. ii. el titular de la marca tiene un registro de marca válido únicamente en el país de destino (país C). iii. el titular de la marca tiene un registro de marca válido únicamente en el país de origen (país A). Casi todos los grupos afirman que no es suficiente que alguien posea una marca registrada, ya sea en el país de destino o en el de origen, para que pueda oponerse a mercancías en tránsito que, si salieran al mercado del país de tránsito, vulnerarían los derechos de dicha marca, incluso en países en que en algunas circunstancias se podría considerar que las mercancías en tránsito como tales, están incluidas en los derechos conferidos al titular de una marca. El Grupo Suizo expone que las mercancías en tránsito no autorizadas podrían considerarse infractoras, si las marcas están protegidas por el Derecho suizo como marcas renombradas o famosas, aunque éstas no estén registradas en Suiza. iv. el destino final de las mercancías no se conoce en el momento de entrada de las mercancías en el país de tránsito (considérense ambos escenarios en que la marca esté registrada en el país B y en que no esté registrada en el país B). En la mayoría de países parece que no tendría consecuencias distintas, respecto a si las mercancías no autorizadas en tránsito constituirían una vulneración de los derechos de marca, el hecho de que el destino final de las mercancías en tránsito no se conozca en el momento de entrada en el país de tránsito. Sin embargo, algunos Grupos de la U.E. (incluidos los de Dinamarca, Alemania y España) explican que si el destino no se conoce -siempre que la marca esté registrada en el país de tránsito- esto podría dar lugar al supuesto (junto con, por ejemplo posteriores irregularidades en los documentos aduaneros u otros indicios) de que existe el riesgo de que las mercancías sean puestas en el mercado en el país de tránsito. A la luz de la jurisprudencia del TJUE, el titular de la marca puede impedir las mercancías en tránsito en las que figure dicha marca si, a pesar de la utilización de un régimen aduanero, existe un riesgo de que las mercancías sean desviadas a un mercado de dentro de la U.E. y, por lo tanto, constituyan una importación de dichas mercancías. Además, el Grupo Filipino afirma que para que las mercancías estén protegidas por el 5

6 régimen aduanero de mercancía en tránsito debe de haber una clara intención de exportar el artículo tal como aparece en el conocimiento de embarque, en la factura o en el manifiesto de carga. Si el destino final de las mercancías es desconocido, éstas no se podrán considerar mercancía en tránsito, sino productos para la importación. 2.3 En aquellas situaciones en que se considere que las mercancías en tránsito vulneran un derecho de marca registrada en el país de tránsito: i. Ocurriría lo mismo si se demuestra que las mercancías serán, o que existe el riesgo de que sean, desviadas ilegalmente al mercado en el país de tránsito? Los Informes de los Grupos se podrían clasificar en tres categorías, en relación con la pregunta de si hay alguna consecuencia si se demuestra que las mercancías serán o existe el riesgo de que sean desviadas ilegalmente al mercado en el país de tránsito. Estas categorías son: (1) los países en los que la desviación real o el riesgo de desviación tienen alguna relevancia, (2) los países en los que el uso no autorizado de las marcas en las mercancías en tránsito generalmente se considera una vulneración de los derechos de marca y por consiguiente, cualquier desviación real o cualquier riesgo de desviación no aporta nada y (3) los países en los que el uso no autorizado de las marcas en las mercancías en tránsito no se considera una vulneración de los derechos de marca y cualquier desviación real o riesgo de desvíación no tiene ninguna relevancia. En referencia a la jurispruedencia del TJUE, la mayoría de Grupos de la U.E. han contestado que, si se demuestra que las mercancías serán, o existe el riesgo de que sean desviadas ilegalmente al mercado del país de tránsito, se supondrá que está a punto de producirse una vulneración del derecho de marca y se podrán utilizar medidas en frontera para incautar o retener las mercancías. No obstante, el mero riesgo de que las mercancías no puedan llegar al país de destino, y de que las mercancías en teoría puedan ser desviadas ilegalmente al mercado del país en tránsito, no es suficiente para establecer que se han dañado las funciones de la marca en el país de tránsito. (C-281/05 Montex Holdings). China parece tener un punto de vista parecido. De un modo similar, el Grupo Australiano explica que si existen fundamentos razonables para sospechar que las mercancías pueden ser desviadas al mercado nacional del país de tránsito y se han presentado los documentos pertinentes ante las autoridades aduaneras, estas pueden incautar las mercancías transbordadas (aunque esto no es aplicable a las mercancías en tránsito tal como se definen en el Derecho Aduanero Australiano). El Grupo Japonés señala que la desviación ilegal de mercancías en tránsito se consideraría equivalente a la importación y el titular de la marca podría hacer valer sus derechos si existiera el riesgo de que las mercancías fueran desviadas hacia Japón. Otro país con una práctica similar es Paraguay. El Grupo Mexicano señala que recientemente ha habido un cambio político en las autoridades aduaneras, de modo que la incautación aduanera puede tener lugar si se demuestra que las mercancías serán o existe el riesgo de que sean desviadas al mercado del país de tránsito. Sin embargo, puntualizan que todavía no se ha informado de ningún caso. Muchos países se encuentran dentro de la segunda categoría (incluidos Argentina, Brasil, Grecia, Perú, Suiza y Turquía). Los Grupos de estos países aseguran que es irrelevante si existe tal riesgo a la hora de evaluar si se ha vulnerado un derecho de marca. 6

7 Los Estados Unidos pertenecen a la tercera categoría. El Grupo de los Estados Unidos señala que un requisito previo para que exista vulneración de los derechos de marca es el uso en el comercio y el riesgo de desviación, por sí solo, no constituye uso en el comercio; hasta que las mercancías no entren realmente en el mercado no puede haber vulneración de derechos de marca. ii. Quién tiene la carga de la prueba para demostrar que las mercancías serán, o que existe el riesgo de que sean, desviadas ilegalmente al mercado del país de tránsito? Parece que de los países en los que es importante demostrar que las mercancías en tránsito serán o existe el riesgo de que sean desviadas al mercado del país de tránsito, en la gran mayoría es el titular de los derechos el que tiene la carga de la prueba. El Grupo Filipino señala que aunque sea el titular de los derechos el que tenga la responsabilidad de probar que las mercancías serán o existe el riesgo de que sean desviadas al mercado, es el transportista o el propietario de las mercancías el que tiene la carga de la prueba para demostrar que las mercancías son carga en tránsito y no artículos para la importación, tal y como ha establecido una sentencia del Tribunal Supremo Filipino. iii. Cuál es la naturaleza de la prueba que debería presentarse al respecto? Parece que de los países en los que es importante demostrar que las mercancías en tránsito serán o existe el riesgo de que sean desviadas al mercado del país de tránsito, en la gran mayoría no existen requisitos específicos sobre la naturaleza de la prueba, sino que las pruebas requeridas variarán dependiendo de los hechos concretos de cada caso. Parece que, en última instancia, los titulares de derechos pueden presentar cualquier prueba admitida por sus legislaciones civiles y procesales que les ayude a probar la desviación real o el riesgo de desviación ante el tribunal. Muchos Grupos de la U.E. (incluidos los Grupos de Dinamarca, Francia, Países Bajos, Polonia, España y Suecia), hacen referencia a los casos Nokia/Phillips (casos C-446/09 y C-495/09) en los que se considera que las pruebas pueden incluir pruebas de una venta de mercancías a un cliente de la U.E., una oferta de venta o anuncio dirigido a los consumidores de la U.E. o documentos o correspondencia relacionados con las mercancías en cuestión, que demuestren que podría producirse un desviación de dichos productos a los consumidores de la U.E. iv. Cuál es el estándar de prueba en estos casos? Parece que no hay disposiciones legales concretas sobre el estándar de prueba en estos casos, sino que más bien se acude a las leyes nacionales actuales en materia de prueba. Por ejemplo el Grupo del Reino Unido señala que las normas generales son distintas en los casos civiles y en los penales. 3. Categorías de mercancías y marcas 3.1 Existe alguna diferencia sobre si se considera que las mercancías en tránsito vulneran un derecho de marca en el país de tránsito o no, dependiendo de si las mercancías (i) son falsificadas, (ii) son objeto de comercio paralelo o (iii) llevan marcas muy similares que pueden inducir a confusión? Parece que en los países que consideran que las mercancías en tránsito vulneran derechos, en algunas circunstancias, las diversas categorías de mercancías son tratadas de un modo diferente en algunos aspectos. 7

8 En menos de cinco países (incluidos Argentina, Brasil y Grecia), parece que sólo las mercancías en tránsito falsificadas se considerarían infractoras. La mayoría de los Grupos han respondido que las mercancías falsificadas y aquellas que llevan marcas muy similares que pueden inducir a confusión reciben el mismo trato cuando son mercancías en tránsito. En cambio, las mercancías objeto de comercio paralelo son tratadas de un modo diferente, dado que nunca se considera que el comercio con dichas mercancías vulnere derechos de marca en virtud del principio del agotamiento internacional del derecho de marca o debido a otras razones. En la U.E., existen muchos puntos de vista acerca de esta cuestión, según han informado la gran mayoría de los Grupos de la U.E. Señalan que a la hora de evaluar si las mercancías "en tránsito" vulneran derechos de marca, no existen diferencias con respecto a las mercancías falsificadas y las mercancías con marcas similares confundibles. En lo que concierne a las mercancías objeto de comercio paralelo, existe una distinción entre las mercancías que se comercializan fuera de la U.E. y las que se comercializan dentro de la U.E., y sólo las primeras se considerarían infractoras. Además, explican que el Reglamento sobre Medidas en Frontera se aplica principalmente a los productos falsificados, pero también se podría aplicar a productos similares si la marca no autorizada no se puede distinguir de la marca registrada por sus características esenciales. Según el Reglamento sobre Medidas en Frontera, las importaciones paralelas no pueden ser incautadas/retenidas. 3.2 Existe alguna protección ampliada o especial para las marcas notorias o renombradas en relación con las mercancías en tránsito? Dicha protección ampliada o especial mencionada en la pregunta anterior, existe aunque no se haya obtenido ningún registro de marca en el país de tránsito? La formulación de esta pregunta parece haber creado cierta confusión, lo cual ha dado pie a que algunos Grupos Nacionales hayan analizado la protección de las marcas notorias y renombradas de un modo más amplio, y no limitándose específicamente al tema de las mercancías en tránsito. Pero parece que en la mayoría de países no existe una protección ampliada o especial en relación a las mercancías en tránsito en el contexto de las marcas notorias o renombradas que vaya más allá de la protección de las marcas estándar. Muchos Grupos de la U.E., además señalan que el Reglamento U.E. de Aduanas no permite actuar contra las mercancías "en tránsito" sobre la base de la protección de las marcas notorias y/o renombradas no registradas. Algunos Grupos, como los de Chile y Turquía, señalan que, en la práctica, las marcas notorias y renombradas pueden ser fácilmente reconocidas por las autoridades aduaneras y, por tanto, las mercancías "en tránsito" en las que figuren tales marcas pueden atraer más la atención de las autoridades que las mercancías en las que figuren otras marcas "estándar". 4. Medidas en frontera y Vías de recurso 4.1 Se aplican medidas en frontera a las mercancías en tránsito según sus leyes reglamentarias? Si la respuesta es afirmativa, cite por favor el/los correspondiente(s) artículo(s) o párrafo(s). Más de tres cuartas partes de los Grupos han respondido que se aplican medidas en frontera a las mercancías en tránsito según el derecho reglamentario nacional (o en el caso de los países europeos, de acuerdo con el Derecho Comunitario), siempre que se cumplan determinadas condiciones. 8

9 Sin embargo, es evidente a partir de las respuestas que en algunos casos las condiciones que se deben cumplir incluyen la cuestión de si las mercancías en tránsito están incluidas en el ámbito de aplicación de la importación o de otro acto incluido en los derechos exclusivos de los titulares de marcas. Las respuestas a esta pregunta reflejan en gran medida las respuestas a las preguntas 2.1, 2.2 y 2.3. Algunos Grupos de la U.E. han señalado que el Reglamento sobre Medidas en Frontera se aplica a las mercancías "en tránsito", pero de acuerdo con la sentencia "Nokia / Philips" (caso C-446/09 y C-495/09), el reglamento aduanero sólo es aplicable cuando exista una vulneración conforme al derecho sustantivo. El Grupo Turco señala que las medidas en frontera para las mercancías en tránsito has sido incluidas en la legislación turca tras una modificación de 2009 con respecto a la protección de marcas, por la que quedan prohibidas todas las transacciones aduaneras de mercancías con un signo idéntico o similar a una marca registrada. El Grupo Australiano señala que sólo se aplican medidas en frontera a las mercancías transbordadas (tal como están definidas en las leyes aduaneras australianas) y se permite a las autoridades aduaneras incautar y hacer frente a mercancías importadas a Australia si la importación vulnera o parece vulnerar un derecho de marca registrada. El Grupo Italiano informa sobre un proyecto de ley que está en estudio en el Parlamento italiano en el cual se propone que el uso no autorizado de las marcas en las mercancías "en tránsito" se considere una infracción administrativa, por lo que las autoridades aduaneras podrían incautar y destruir las mercancías, incluso aunque el acto no constituyera una infracción penal. 4.2 Trata la jurisprudencia de su país las medidas en frontera en relación con las mercancías en tránsito? Si la respuesta es afirmativa, por favor indique si se pueden observar tendencias en los precedentes judiciales y en qué dirección van. Algunos Grupos de la U.E. (incluidos los Grupos de Bélgica, Francia, Países Bajos y Reino Unido) mencionan que lo que se había llamado ficción de fabricación ha sido ahora rechazado por el TJUE, lo que a su vez ha influenciado a los Tribunales nacionales a no aplicar este procedimiento. Según la ficción de fabricación, al evaluar si las mercancías en tránsito vulneraban derechos de PI en virtud de las leyes nacionales y comunitarias se suponía, a través de la ficción, que las mercancías en tránsito habían sido fabricadas en el país de tránsito. Además, el Grupo del Reino Unido señala que la jurisprudencia reciente del TJUE deja sin respuesta la importante pregunta de si se considera que las mercancías en tránsito vulneran derechos de marca, y por consiguiente, no ayuda a parar el comercio ilícito. 4.3 De qué tipo de vías de recurso se dispone si se considera que las mercancías en tránsito vulneran derechos en el país de tránsito? Son posibles, por ejemplo, las incautaciones, las compensaciones/indemnizaciones por pérdidas monetarias o la destrucción de dichas mercancías? La mayoría de los Grupos ha dicho que en la medida en que se considere que las mercancías no autorizadas en tránsito vulneran derechos de marca -con referencias a sus respuestas a las preguntas anteriores- se dispondrá de todas las vías de recurso habituales. Muchos Grupos, además, han descrito la naturaleza de estas vías de recurso con más detalle. 4.4 Si la respuesta a la pregunta 4.3 incluye indemnizaciones, cómo se calculan dichos daños y perjuicios? 9

10 Muchos Grupos han proporcionado información detallada sobre cómo se calculan los daños y perjuicios en los casos de marcas de un modo general. Algunos Grupos (incluidos los de Argentina, Australia, Alemania y el Reino Unido) han explicado más detalladamente que los daños y perjuicios normalmente se calculan en función del número de productos vendidos, ya sea en forma de beneficios para el infractor o de pérdida de beneficios para el titular del derecho, y afirman que es muy difícil o imposible calcular daños y perjuicios en el caso de las mercancías en tránsito, sobre todo si las mercancías fueron incautadas/retenidas satisfactoriamente por las autoridades aduaneras. 4.5 Si la respuesta a la pregunta 4.3 incluye la destrucción de las mercancías infractoras, quién es el responsable de garantizar la destrucción de las mercancías infractoras? En la mayoría de países, la destrucción parece ser una opción. Sin embargo, el procedimiento de destrucción concreto, incluyendo quien es el responsable de garantizar la destrucción, parece variar bastante entre los distintos países. Es difícil resumir rasgos característicos claros de los distintos procedimientos descritos en los Informes de los Grupos. Sólo haremos un par de comentarios generales. Muchos Grupos de la U.E. afirman que la respuesta depende del régimen en cuestión. En los casos de incautación aduanera conforme al Reglamento Aduanero (CE 1383/2003), el titular de la marca es el responsable de garantizar la destrucción, incluso de soportar los gastos de dicha destrucción. En la práctica, sin embargo, parece común que las mercancías son destruidas por las autoridades aduaneras. Aunque no todos los Grupos han analizado el asunto en detalle, parece que en muchos países los procedimientos de destrucción, incluyendo quien es el responsable de garantizar la destrucción, son diferentes en los casos de incautación aduanera/medidas en frontera, casos civiles y casos penales, respectivamente. II. PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN 5. Mercancías en tránsito vulneración 5.1 Las mercancías en tránsito, deberían considerarse infractoras de marcas registradas en el país de tránsito? Si la respuesta es afirmativa, por qué? Si la respuesta es negativa, por qué no? Parece que la división entre los que están a favor de considerar que las mercancías en tránsito no autorizadas vulneran derechos de marca y los que están en contra es de un 50/50. Los Grupos han presentado muchos argumentos justificables de por qué han llegado a sus respectivas conclusiones. Algunos argumentos a favor incluyen, por ejemplo: La práctica demuestra que las mercancías en tránsito no siempre llegan a su destino final y por lo tanto no abandonan el país de tránsito, sino que por el contrario son distribuidas ilegalmente en dicho territorio. Incluso suponiendo que las mercancías en tránsito jamás serán comercializadas en el país de tránsito, la mera existencia de los productos falsificados producirá daños y perjuicios directos e indirectos a los titulares de marcas y afectará a la innovación y a la economía en general. 10

11 Es importante para los titulares de marcas tener la oportunidad de intervenir en la distribución de mercancías que violan sus derechos de marca, sea cual sea la fase de la distribución de las mercancías infractoras. No interesa a los titulares de marcas eximir de la violación de marca a las mercancías en tránsito, y tampoco al público en general, ya que las mercancías falsificadas, por ejemplo, podrían plantear serios riesgos para la salud del público general. El constante aumento de mercancías falsificadas es un problema mundialmente reconocido al que no deberíamos permitir refugiarse bajo la inmunidad del concepto en tránsito. Utilizar un régimen de tránsito constituye por sí solo una actividad comercial. Se ha demostrado que la falsificación está relacionada con el crimen organizado, aunque erróneamente los consumidores y el público general no la perciben como una actividad dañina. Como una cuestión de orden público más amplio, existe la necesidad de detener la actividad criminal, incluidas la falsificación y la piratería, y por lo tanto, es conveniente disponer de una vía de recurso en virtud del derecho de marcas mientras estas mercancías están en tránsito. Algunos argumentos que defienden el punto de vista opuesto son los siguientes: No hay pérdida para el titular de derechos en el país de tránsito. El riesgo de confusión del público en general y el riesgo de daños y perjuicios para el negocio del titular de la marca son extremadamente bajos. Se reduciría la eficacia y la libertad del comercio internacional, sin tener una relación con los derechos en el país de tránsito. No hay ninguna razón por la que los contribuyentes del país de tránsito tengan que destinar sus escasos recursos como Tribunales y funcionarios de aduanas, cuando se trata, fundamentalmente, de un problema del país de origen y del país de destino. Hay una serie de cuestiones prácticas. En muchos casos, las marcas son propiedad de entidades diferentes en países diferentes. Una entidad australiana, que fuera titular de una marca solamente en Australia, y que viera vulnerados sus derechos de marca por otras mercancías legítimas en tránsito, debería poder detener la re-exportación de dichas mercancías? En esencia, eso equivaldría a pedir un rescate al titular de los derechos internacionales. Es interesante el comentario del Grupo de Suiza, donde actualmente el tránsito de mercancías se considera una vertiente del uso de la marca reservado exclusivamente al titular de la misma, sugiere que por ahora no debería ampliarse la armonización, pero propone que se aplique a las marcas un concepto similar al del derecho de patentes suizo, según el cual el tránsito de mercancías que violan derechos de patente sólo puede prohibirse cuando el titular de la patente también pueda prohibir la importación en el país de destino. El Grupo de Singapur propone que los países aborden el problema del tránsito/transporte de mercancías infractoras mediante la cooperación internacional, en 11

12 lugar de tratar de crear excepciones en el derecho local con el fin de encajar las mercancías en tránsito dentro del ámbito de aplicación del derecho en materia de infracción. 5.2 Debería ser relevante si las mercancías se han fabricado y/o exportado legalmente en o desde el país de origen? 5.3 Debería ser relevante si las mercancías podrían ser comercializadas legalmente en el país de destino? En términos generales, los Grupos que no defienden que las mercancías en tránsito deban considerarse infractoras en materia de marcas, lógicamente también creen que es irrelevante si las mercancías han sido fabricadas y/o exportadas en o desde el país de origen o si éstas podrían ser comercializadas legalmente en el país de destino. Los demás grupos están divididos en este asunto. Muchos grupos señalan que en ningún caso debería considerarse que las mercancías objeto de comercio paralelo en tránsito vulneran derechos de marca en el país de tránsito. Algunos grupos (como los de Argentina, Brasil, Bulgaria, República Checa, Letonia, México y Portugal) creen que el hecho que las mercancías hayan sido fabricadas y/o exportadas legalmente en o desde el país de origen o si las mercancías podrían ser legalmente comercializadas en el país de destino debería ser irrelevante. Siempre que la marca estuviera protegida en el país de tránsito, esto debería ser suficiente. El Grupo Suizo señala que, por sí solo, el hecho de que un producto haya sido fabricado legalmente no sería suficiente para descartar la vulneración de derechos de marca por mercancías en tránsito. Para que no haya violación de derechos de marca, un producto debería estar legalmente fabricado- y además debería poderse comercializar legalmente en el país de destino. Si el titular de una marca en un país de tránsito también posee derechos de marca en el país de destino, el tránsito debería considerarse ilegítimo por violación de los derechos de marca. 5.4 En el caso de que se considere que las mercancías en tránsito no vulneran un derecho de marca registrada en el país de tránsito, podría haber una excepción si se demuestra que las mercancías serán, o que existe el riesgo de que sean, desviadas ilegalmente al mercado del país de tránsito? La gran mayoría de los Grupos parecen estar de acuerdo en que si se demuestra que las mercancías serán desviadas ilegalmente al mercado del país de tránsito, este comportamiento debería considerarse como una violación. Además parece que muchos Grupos consideran que habrá infracción de marca cuando exista un riesgo claro de que las mercancías sean desviadas ilegalmente al mercado del país de tránsito. Algunos grupos, entre los que se incluyen los de Egipto y Singapur, afirman que el mero riesgo no es suficiente, sino que es preciso que existan pruebas contundentes de que las mercancías serán desviadas al país de tránsito. 5.5 Qué tipo de pruebas deberían presentarse para que tuviera efecto dicha excepción? Los Grupos citan una serie de ejemplos sobre qué tipo de pruebas deberían presentarse con el fin de probar que las mercancías serán o que existe el riesgo de que sean, desviadas ilícitamente al mercado en el país de tránsito. Muchos Grupos afirman que, en principio, todas las pruebas admisibles según el derecho nacional deberían poderse presentar para probar una desviación o un riesgo de desviación. El Grupo de Estados Unidos asegura que las pruebas deben "proceder de fuentes de confianza y 12

13 ser convincentes, si no concluyentes". Los Grupos de Australia y China sugieren que debería haber "pruebas evidentes". 6. Categorías de mercancías y marcas 6.1 La vulneración por mercancías en tránsito debería estar limitada a las mercancías falsificadas, o las mercancías objeto de comercio paralelo y aquellas en las que figura una marca similar que puede inducir a confusión también deberían considerarse infractoras cuando están en tránsito? Siempre que pueda considerarse que las mercancías en tránsito globalmente consideradas violan derechos de marca, ya sea como "regla general" o cuando exista riesgo de desviación hacia el mercado del país de tránsito, aproximadamente cuatro quintas partes de los Grupos han respondido que esto debería aplicarse también a las mercancías falsificadas. Unas tres quintas partes han respondido que debería aplicarse igualmente a las mercancías en las que figuran marcas similares que pueden inducir a confusión. Un número menor de Grupos, unas dos quintas partes, sugieren que debería aplicarse a las mercancías objeto de comercio paralelo. Sin embargo, la situación es más compleja en lo que respecta a las mercancías objeto de comercio paralelo, ya que los Grupos mencionan varias reservas. Por ejemplo, únicamente si los productos objeto de comercio paralelo infringen la legislación nacional de un modo general, debería tenerse en cuenta el agotamiento internacional o regional. 6.2 Deberían las marcas notorias y renombradas gozar de una protección ampliada en relación con las mercancías en tránsito? Si la respuesta es afirmativa, debería ser éste el caso aunque no se hubiese obtenido ningún registro de marca en el país de tránsito? Aproximadamente dos tercios de los Grupos opinan que las marcas notoria y renombradas deberían gozar de una protección ampliada en relación con las mercancías en tránsito. Sin embargo, es difícil obtener una indicación clara de cómo debería ser dicha protección ampliada, si la hubiere, en el contexto concreto de las mercancías en tránsito. De estos Grupos, unos diez sugieren que la protección ampliada debería aplicarse cuando no se haya obtenido ningún registro en el país de tránsito. El Grupo Holandés sugiere que las mercancías en tránsito deberían considerarse infractoras si infringen una nueva categoría de marcas que se denominaría marcas mundialmente famosas, es decir, las marcas que gozan de protección en virtud del artículo 6 bis del Convenio de París. El titular de una marca debería ser capaz de actuar contra las mercancías falsificadas (productos con un signo similar o casi idéntico), cuando estas mercancías se encuentren en tránsito. Por su estado de tránsito, estas mercancías ya deberían considerarse infractoras. La justificación de esta excepción es que tales signos vulnerarían derechos de marca en todo el mundo. El Grupo Japonés señala que las marcas famosas deberían estar protegidas en el país de tránsito, incluso aunque no estuvieran registradas, teniendo en cuenta que las marcas famosas corren un riesgo elevado de ser infringidas en todo el mundo. Sugieren que no conviene dejarlas sin protección sólo porque no haya intención de importar mercancías pertinentes al país de tránsito. El Grupo del Reino Unido señala que las marcas famosas/renombradas no registradas en el Reino Unido gozan de la misma protección que una marca registrada, y sugieren que ésta debería ser la postura adecuada. 13

14 Por consiguiente, cerca de un tercio de los Grupos han respondido que no debería otorgarse una protección ampliada especial. Se incluyen tanto Grupos que están en contra de la idea de que las mercancías en tránsito como tales podrían vulnerar derechos de marca en el país de tránsito, como Grupos que opinan lo contrario, pero que están de acuerdo en que las marcas famosas y renombradas deberían ser tratadas de igual modo que las marcas normales en situaciones de tránsito. Un ejemplo es Finlandia. 7. Medidas en frontera y Vías de recurso Algunos Grupos señalan que, como no creen que deba considerarse que las mercancías en tránsito vulneran derechos de marca en el país de tránsito, lógicamente las cuestiones de las medidas en frontera, las vías de recurso y los medios de defensa no son aplicables. 7.1 Deberían aplicarse medidas en frontera a las mercancías en tránsito? La mayoría de Grupos han respondido que deberían aplicarse medidas en frontera a las mercancías en tránsito. No obstante, es evidente que las respuestas a esta pregunta son un reflejo de las respuestas a si debería considerarse que las mercancías en tránsito vulneran derechos de marca y si la respuesta es negativa, si debería de haber una excepción si hay una desviación y/o un riesgo de desviación. 7.2 Deberían existir los mismos remedios jurídicos (como ordenes de cesación, indemnizaciones y destrucción) tanto para las vulneraciones de marca por mercancías en tránsito como para otro tipo de vulneraciones de marca? La mayoría de los Grupos han respondido que deberían existir los mismos remedios jurídicos tanto para las vulneraciones de marca por mercancías en tránsito como para otros tipos de vulneración de marca. No obstante, es evidente que las respuestas a esta pregunta son un reflejo de las respuestas a si debería considerarse que las mercancías en tránsito vulneran derechos de marca y si la respuesta es negativa, si debería haber una excepción si hay una desviación y/o un riesgo de desviación. Así pues, parece que la mayoría de respuestas, en principio, son afirmativas, pero primero debería llegarse a la conclusión de que las mercancías efectivamente vulneran derechos de marca en el país de tránsito. El Grupo Suizo añade además que el simple hecho de que sea difícil calcular los (posibles) daños y perjuicios sufridos por los titulares de marcas en situaciones de tránsito no debe ser motivo para privarlos de la posibilidad de reclamar una indemnización. El Grupo Alemán sugiere que una manera de calcular los daños y perjuicios en los casos en que se ha demostrado que las mercancías en tránsito constituyen una violación de derechos, es aplicar el criterio de la regalía ficticia razonable en función de la cantidad de productos infractores. El Grupo del Reino Unido deja bien claro que los remedios legales deberían incluir la tipificación de determinadas conductas infractoras como delito, y que los infractores deberían enfrentarse a penas de cárcel y/o multas. 7.3 Deberían poder invocar los mismos argumentos de defensa tanto los importadores de mercancías en tránsito como los de mercancías bajo importación directa desde el país de origen u otro? 14

15 La mayoría de los Grupos han respondido que deberían existir los mismos argumentos de defensa para las mercancías en tránsito, pero no han explicado detalladamente por qué, ni qué tipo de argumentos proponen. El Grupo Belga señala que debería existir un argumento de defensa adicional para el presunto infractor, para que pueda alegar que no existe riesgo de que los productos sean desviados al mercado del país de tránsito, postura que es conforme con el Derecho Comunitario. El Grupo Egipcio parece tener una opinión similar. Los Grupos de China y Filipinas señalan que en los casos de tránsito, el presunto infractor también podría apoyarse en el argumento de que las mercancías no estaban destinadas al país de tránsito. 8. Otros comentarios Algunos Grupos de la U.E. apuntan que en la Unión Europea se está redactando un borrador del Reglamento Aduanero que sustituirá al actual Reglamento 1383/2003. El Grupo Griego sugiere que el nuevo Reglamento debería proporcionar más protección a los titulares de derechos y soluciones satisfactorias al problema de las mercancías falsificadas en tránsito. Además, el Grupo Griego propone que la Comisión Europea debería facilitar la carga de la prueba a los titulares de derechos. Explican que los anteproyectos actuales no parecen estar redactados en esta línea. También el Grupo Finlandés sugiere que el presunto infractor debería soportar la carga de la prueba para demostrar que las mercancías en cuestión no han sido desviadas de vuelta a la Unión Europea. Los Grupos de Alemania y Francia parecer tener una opinión similar. Parece que la cuestión de las mercancías en tránsito también se está examinando en México, donde la Fiscalía General y las autoridades aduaneras mexicanas, tras consultar a asociaciones de PI, están trabajando en la elaboración de un Memorándum de Entendimiento con el fin de clarificar en qué situaciones pueden y deben ser retenidas las mercancías en tránsito. III. CONCLUSIONES A partir de los informes de los Grupos, queda claro, por los numeroso ejemplos proporcionados, que es muy difícil, o tal vez imposible, encontrar un término común que pueda cubrir la definición de en tránsito, tal como se describe en esta cuestión, sin interferir, entre otros, con los derechos aduaneros nacionales e internacionales. Tal vez la Comisión de Trabajo podría ilustrar mejor las situaciones que pretende cubrir el proyecto de resolución, con el fin de dejar claras las bases para otros debates. La Comisión de Trabajo tendrá una tarea muy difícil a la hora de encontrar puntos en común en relación con la cuestión fundamental de si el uso no autorizado de marcas en las mercancías en tránsito debería constituir vulneración de marca, ya que los Grupos tienen opiniones muy diversas sobre este tema. En cambio, parece que, salvo algunas excepciones, la mayoría opina que las mercancías en tránsito vulnerarían derechos de marca protegidos en el país de tránsito, si se demuestra que dichas mercancías serán desviadas al mercado del país de tránsito. Menos respaldo recibe la idea de que el riesgo de desviación por sí solo baste para que exista vulneración de marca. La Comisión de Trabajo, en este sentido, podría contemplar la idea de analizar el nivel de riesgo necesario para que se demuestre que existe dicha vulneración. 15

16 Por ejemplo, tendría alguna relevancia el hecho de que se desconozca el país de destino en el momento del tránsito? Parece una idea bastante generalizada que en principio deberían poderse invocar todas las pruebas permitidas por las legislaciones nacionales para probar una desviación de las mercancías en tránsito, o un riesgo de desviación. La Comisión de Trabajo también podría tratar de analizar si hay margen para el consenso sobre la valoración de la prueba en este sentido. Tal vez la Comisión podría hallar un punto de partida en las propuestas que aparecen en la pregunta 5.5. Muchos Grupos también sugieren que la carga de la prueba debería invertirse, de modo que debería ser el presunto infractor el que tuviera que probar que las mercancías en tránsito no serán desviadas al mercado del país de tránsito (véase la pregunta 8). Este punto también merecería ser analizado a fondo por la Comisión de Trabajo. Los Grupos no se ponen de acuerdo en si la valoración de la vulneración de derechos por mercancías en tránsito debería depender, y hasta qué punto, de si los productos han sido comercializados y/o exportados legalmente en o desde el país de origen, o si éstos podrían comercializarse legalmente en el país de destino. La Comisión de Trabajo podría analizar más detalladamente estos temas para ver si es posible encontrar intereses comunes. Siempre y cuando se considere que las mercancías en tránsito vulneran derechos de marca, ya sea como normal general o bajo la excepción de la desviación o el riesgo de desviación al mercado del país de tránsito, parece que la mayoría de los Grupos estarían de acuerdo en que al menos las marcas falsificadas sí deberían considerarse infractoras. La Comisión de Trabajo podría estudiar si también las mercancías en tránsito que presentan marcas similares que pueden inducir a confusión vulnerarían derechos de marcas protegidas en el país de tránsito. En cambio, parece que hay menos Grupos que opinan que las mercancías objeto de comercio paralelo son productos que podrían considerarse infractores cuando están en tránsito. También existe división de opiniones a la hora de evaluar si las marcas notorias y renombradas deberían gozar de una protección ampliada en relación con las marcas normales. Quizá la propuesta del Grupo Holandés podría servir de punto de partida para seguir debatiendo en la Comisión de Trabajo (véase la pregunta 6.2). Siempre y cuando consideren que las mercancías en tránsito vulneran derechos de marca, ya sea como normal general o bajo la excepción de la desviación o el riesgo de desviación al mercado del país de tránsito, parece que la mayoría está de acuerdo en que deberían existir medidas en frontera aplicables para incautar/detener dichas mercancías. Se supone que casi todos los Grupos aceptarían que se puedan aplicar los mismos remedios jurídicos tanto a las vulneraciones por mercancías en tránsito como a otros tipos de vulneración de marca. La Comisión de Trabajo podría analizar también si es posible encontrar respaldo el método propuesto para calcular daños y perjuicios, a saber, que en aquellos casos en los que se ha determinado que las mercancías en tránsito constituyen una infracción, se pueda usar el criterio indemnizatorio de la regalía ficticia razonable en función de la cantidad de productos infractores (véase la pregunta 7.2). Con respecto a los argumentos de defensa, hay consenso general sobre la idea de que el presunto infractor debería poder invocar cualquier argumento de defensa habitualmente aceptado. También podría haber margen de consenso sobre la idea de 16

17 que el presunto infractor también debería poder defenderse con pruebas que demuestren que las mercancías no serán desviadas al país de tránsito. ************** 17