IP NEWS. INTELLECTUAL PROPERTY NEWSLETTER Noviembre LEVI S : uso efectivo de su etiqueta roja.

Transcripción

1 LEVI S : uso efectivo de su etiqueta roja.

2 Noticias del despacho GPa asesorará al ICO para la gestión de sus marcas El ICO es un banco público cuyas obligaciones quedan garantizadas por el Estado español. Fue creado en 1971 y su objetivo primordial, actualmente, es fomentar la economía real. GPa ha sido la adjudicataria del concurso para la gestión de la cartera mundial de marcas del Instituto de Crédito Oficial (ICO El correspondiente contrato de gestión tendrá una duración de tres años prorrogables por otros tres. 135 Congreso de la INTA: Deep in the heart of Dallas! El 135 Congreso de la INTA se celebró en Dallas (Texas) del 4 al 8 de mayo pasado. La crisis se hizo notar: La afluencia de congresistas fue menor que en otras ocasiones. Como siempre, fueron cuatro intensos días de citas con corresponsales y ya amigos de todo el mundo. Muy interesante el Sixth Floor Museum que disecciona el asesinato de JFK. Un congreso siempre enriquecedor. GPa en la Universidad Estatal de Moscú Los pasados 22 y 23 de octubre tuvo lugar en la Universidad Estatal de Moscú el seminario sobre Protección nacional y regional de los derechos de propiedad intelectual en la UE y los EEUU. D. José Garrido, socio director de GPa, participó con una sesión sobre Procedimiento de oposición a marcas comunitarias: opciones para moverse. El seminario reunió a profesionales de Alemania, Bulgaria, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia y Ucrania.

3 IP Noticias Patente unitaria en parte de la UE? La UE, dentro de su diversidad, no ha parado de integrarse. Así, un ejemplo son los derechos de propiedad industrial con un ámbito territorial coincidente con el de la UE (en especial, las marcas y los diseños comunitarios). Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con las patentes: no habrá una patente comunitaria, sino unitaria, pues España e Italia no formarán parte de la misma. Actualmente existen patentes nacionales y patentes europeas. Estas últimas realmente unifican el procedimiento de concesión, pero una vez concedidas se desmiembran en tantas patentes como países designados, siempre que se validen en cada uno de ellos (pago de tasa y traducción de la patente). La validación de las patentes europeas supone un coste importante para las empresas. Además, las patentes europeas validadas se rigen por los derechos nacionales de patentes y sus vicisitudes, infracciones, nulidades, se juzgan ante los tribunales de cada país. Por tanto, la patente comunitaria parecía la solución. Sin embargo, por razones lingüísticas (sólo se admitían el inglés, francés y alemán), España e Italia, más de cien millones de ciudadanos comunitarios, han desembarcado del proyecto, que ahora se denomina patente unitaria. En síntesis: será una patente única para 25 estados miembros de la UE con un tribunal específico para juzgar las infracciones o nulidades. El 19 de febrero pasado 24 estados de la UE firman el Acuerdo (internacional) por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), Italia incluida. El TUP será competente para juzgar CCP, patentes europeas y unitarias, tendrá su sede en París, con secciones en Múnich (mecánica) y Londres (química). El TUP tendrá unos tribunales de primera instancia y de apelación.

4 Jurisprudencia Nulidad por repercusión? Reivindicaciones dependientes e independientes La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2013, trata la cuestión de la nulidad parcial de una patente por falta de los requisitos positivos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La nulidad parcial se produce cuando afecta a algunas de las reivindicaciones, pero no a todas. Las reivindicaciones pueden ser dependientes o independientes (esenciales, en terminología del Reglamento de la Ley de Patentes, artículo 7). En el presente caso se ejercita una acción de nulidad de una patente compuesta por 18 reivindicaciones, la primera independiente (esencial) y las sucesivas dependientes de la primera. El Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Barcelona declaró la nulidad total de la patente, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), estimó parcialmente el recurso declarando la validez de las reivindicaciones 2ª a 18ª. Interpuesto recurso de casación ante el TS, la cuestión jurídica planteada fue la siguiente: la nulidad parcial de la reivindicación esencial (de la que dependen las demás), implica la nulidad automática de las reivindicaciones dependientes de la misma (nulidad por repercusión). El TS en aplicación del artículo LP, permite la vigencia de las reivindicaciones dependientes de la reivindicación esencial anulada, siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente, pues el hecho de la dependencia formal no les priva automáticamente de autonomía sustancial.

5 LEVI S: Uso efectivo de su etiqueta roja La sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 18 de abril de 2013, resuelve una cuestión prejudicial que aborda el concepto de uso efectivo de la marca cuando se utiliza solo como parte de otra marca compuesta o en combinación con otra marca (todas ellas registradas). Según el artículo 15.1 del Reglamento nº 40/94 del Consejo, las marcas comunitarias han de ser objeto de un uso efectivo en la Comunidad en el plazo de cinco años a partir de su registro para los productos o servicios registrados. En el caso que nos ocupa, Levi Strauss poseía el registro de (i) una marca figurativa de posición (etiqueta rectangular roja de tela cosida en la parte superior izquierda del bolsillo trasero de prendas de ropa y que sobresale de la costura) en base a su carácter distintivo adquirido por el uso, (ii) una marca denominativa LEVI S y (iii) una marca denominativa y figurativa que es combinación de las dos anteriores. El oponente esgrimía que la marca (i) no había sido objeto de uso efectivo de forma individualizada sino únicamente como parte integrante de la marca registrada (iii). Sin embargo, el Tribunal sentencia que se entiende que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 15.1 respecto del uso efectivo de la marca, también cuando esta se utiliza solo mediante el uso de una marca compuesta, -o conjuntamente con otra marca registrada-, cuya combinación está registrada a su vez como marca, siempre que la marca utilizada cumpla su función de identificar un origen empresarial de los productos para los sectores interesados.

6 Reivindicación de antigüedad: Diferencias en los signos La sentencia del TJUE (Sala Quinta), de 20 e febrero de 2013, resuelve acerca de la reivindicación de antigüedad de marcas respecto de la solicitud del registro de una marca comunitaria. Según el art del Reglamento nº 207/2009, el solicitante de una marca comunitaria puede prevalerse de la antigüedad de una marca anterior con efecto en un Estado miembro, y para ese Estado, de la que sea titular, siempre que los signos y los servicios y productos que designan sean idénticos. Anteriormente el Tribunal (STJUE de 19 de enero de 2012, caso Justing, Apdo. 16) ya se pronunció acerca de cuándo los signos se consideran idénticos: (i) cuando reproducen sin modificaciones ni alteraciones todos sus elementos, o (ii) cuando contienen diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos del consumidor medio. En el presente asunto, las marcas anteriores cuya antigüedad se reivindica difieren únicamente de la marca comunitaria solicitada en que aquellas son de color dorado, mientras que la última no designa color alguno. El Tribunal estima que no son idénticas dos marcas cuando una marca no designa color y otra designa un color en particular, siendo diferente la impresión que dejan ambas marcas en el consumidor.

7 Legislación Tratado sobre el Derecho de Patentes Con fecha 6 de agosto del presente año, fue depositado ante la OMPI el instrumento por el que España se adhiere al Tratado de Derecho de Patentes (PLT), adoptado por la Conferencia Diplomática en Ginebra el 1 de junio de 2000, y que fue publicado en el B.O.E. el 9 de octubre, junto con su Reglamento y las Declaraciones concertadas relativas al Tratado y al Reglamento, habiendo pasando a tener efectos en España a partir del 6 de noviembre de El Tratado sobre Derechos de Patentes tiene como objetivo principal simplificar los procedimientos administrativos en materia de patentes, sin entrar en aspectos del derecho sustantivo. El PLT armoniza los requisitos formales respecto de solicitudes, comunicaciones, plazos, etc., exigidos en las diferentes Oficinas en materia de Derecho de Patentes. Este Tratado desprende un carácter garantista que se refleja, por ejemplo, respecto de la prórroga de plazos en el caso de que la parte solicitante de una patente haga una petición expresa al respecto a la Oficina (artículo 11 del Tratado), o respecto de lo regulado para el restablecimiento de derechos.

8 Borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes En octubre pasado, ha visto la luz este borrador que pretende simplificar, agilizar y acelerar la protección de la innovación tecnológica. Sus novedades más sobresalientes son las siguientes: (1) Se reconoce la prioridad interna (de otra solicitud nacional); (2) Se suprime la opción de concesión con examen o sin examen, siendo la única vía con examen; (3) La oposición será post-concesión tanto en patentes como en modelos de utilidad; (4) Se regulan algunas cuestiones referidas a CCP (certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios); (5) Cambios en las licencias obligatorias y en la explotación obligatoria; y (6) Se suprimen los certificados de adición.

9 D. José G. Garrido Abogado del ICAM Agente español de la Propiedad Industrial Agente de Marcas y Diseños Comunitarios Contacto: C/ López de Hoyos, 78 Dpdo.-Bajo A. Madrid (ESPAÑA) Teléfono: Fax: info@garridopastor.com GARRIDO PASTOR ABOGADOS es una empresa que desarrolla, de un lado, la actividad propia de una Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual, y de otro lado, la actividad de un despacho jurídico o especializado en estas materias. Como Agencia de Propiedad Industrial se prestan los servicios de génesis, obtención y seguimiento de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual: Patentes, Marcas, Modelos, Derechos de Autor. Asimismo, se solicitan registros de nombres de dominio. También realizamos análisis de carteras de propiedad industrial en una triple faceta: en primer lugar, tecnología; en segundo lugar, signos de la empresa y de sus prestaciones; y finalmente, diseños. El cuanto al despacho jurídico, se prestan servicios de asesoramiento, conciliación y defensa en estas materias. GARRIDO PASTOR ABOGADOS cuenta con capacidades para trabajar a nivel internacional en Español, Inglés, y Francés.