Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk Transferencia de tecnología al sudeste asiático

Transcripción

1 Contenido Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk Transferencia de tecnología al sudeste asiático 1. Antecedentes 2. Atracción regional: Por qué el sudeste asiático? 3. Guía detallada para la transferencia de tecnología al sudeste asiático 4. La valoración del panorama legal, fiscal y normativo 5. Cómo encontrar los socios adecuados y cuidar de su inversión 6. Contratos 7. Estrategia interna de propiedad intelectual y otras consideraciones prácticas 8. Lista de verificación 9. Conclusiones 10. Estudios de caso 11. Glosario de términos 1. Transferencia de tecnología Tradicionalmente, muchas empresas europeas llegaban al sudeste asiático para aprovechar el bajo coste de fabricación para la exportación pero, más recientemente, las empresas están llegando para entrar en los mercados nacionales locales, establecer la I + D, participar en el desarrollo cooperativo, hacer uso de una fuerza de trabajo cualificada, establecer proveedores y desarrollar relaciones a largo plazo en los principales mercados de la región. Con este propósito, las empresas están dispuestas, a menudo, a 'transferir' algunas de sus tecnologías y diseños a las subsidiarias locales de las empresas europeas, socios de empresas conjuntas ("joint ventures") o empresas de fabricación y de servicios. Uno de los desafíos a los que se enfrentan las empresas europeas que llegan al sudeste asiático es idear soluciones creativas para minimizar el riesgo relacionado con la propiedad intelectual (PI) asociada a la transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología puede darse de maneras diferentes. La mayoría de las empresas europeas suelen transferir su tecnología otorgando licencias de sus patentes, diseños, software, secretos comerciales y conocimientos. La propiedad de la tecnología también puede ser transferida, pero este tipo de transferencia es menos habitual. Un error muy común es suponer que la transferencia de tecnología se limita a las transferencias de alta tecnología. Sin embargo, muchas empresas europeas que utilizan contratos para la fabricación de productos de tecnología simple, de

2 consumo o industriales como, por ejemplo, los que se basan en el diseño de los productos, deben afrontar los mismos riesgos para su PI que sus homólogos de alta tecnología. No es poco habitual que algunas empresas de los países del sudeste asiático que buscan adquirir tecnología extranjera la obtengan, a menudo, de las empresas europeas, ya sea a través de la fuga accidental de la PI o infringiendo los acuerdos o la ley. El nivel de protección de la PI a través de los tribunales y otros medios es variado, ya que los sistemas jurídicos de la región continúan evolucionando. Como resultado de ello, las empresas europeas que no consideren detenidamente cómo proteger su PI al transferir tecnología al sudeste asiático, pueden sufrir, muy a su pesar, una pérdida de competitividad y cuota de mercado como consecuencia de la pérdida de su propiedad intelectual frente a los competidores locales. Cuando considere su estrategia de transferencia de tecnología para el sudeste asiático, es importante no limitarse exclusivamente a la operación actual en curso. En una región con un crecimiento tan rápido, donde las fronteras internas se están abriendo gradualmente, es necesario que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) desarrollen una estrategia más amplia y detallada para maximizar sus inversiones en la región. 2. Atracción regional En la actualidad, el sudeste asiático está experimentando un cambio en sus intereses, desde dentro y desde fuera, con respecto a la inversión innovadora. Mientras que en los últimos 30 a 40 años, Taiwán y China se han beneficiado de la inversión innovadora a través de la transferencia de tecnología, en la actualidad, las empresas pretenden convertirse en un elemento clave en la inversión y el desarrollo de distintos tipos de tecnologías en multitud de industrias de la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Varios factores que contribuyen a ello. Algunos son factores de empuje, con países como China cada vez más caros y regulados y las PYMEs europeas y las empresas multinacionales (EMN) en busca de nuevas oportunidades de inversión más allá de sus mercados locales. En cuanto a los factores de arrastre, existe un gran número de ellos, que se combinan para presentar una oportunidad, real y atractiva como, por ejemplo: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Diez países que gradualmente están pasando a operar de forma conjunta como una única región, en todos los sectores, a partir de 2015 (aunque, en la práctica, esta armonización requerirá, todavía, de varios años para ser plenamente implementada y, por ahora, las PYMEs aún deben adoptar un enfoque país por país); La diversidad en el nivel de desarrollo en toda la región, que permite a la ASEAN atraer a una amplia gama de tecnologías; El desarrollo de ciertas habilidades especiales y tipos de industria, como los semiconductores en Singapur y el montaje de vehículos y la fabricación de piezas en Tailandia; Costes laborales relativamente bajos, pero niveles de aptitud elevados (con diferencias entre los países); La facilidad para hacer negocios en algunos países del sudeste asiático es a menudo un factor decisivo sobre otros competidores regionales; Un mercado joven y en constante crecimiento; Un panorama legal en proceso de desarrollo para asegurar que la propiedad intelectual (PI) esté totalmente protegida.

3 Con el fin de maximizar el valor que puede aportar la transferencia de tecnología al sudeste asiático, existen determinados aspectos que deben ser examinados antes de realizar este tipo de inversión. 3. Transferencia de Tecnología: guía detallada en el sudeste asiático Primer paso: asegure su PI a través del registro (i) El desafío regional La ASEAN es un mercado regional compuesto por diez economías rápido crecimiento. Sin embargo, no puede compararse directamente con Europa, que tiene (hasta cierto punto) una moneda común, así como leyes y reglamentos. Tampoco se puede comparar con China, su competidor regional más evidente. Se trata de una región fragmentada y cada país presenta un conjunto distinto de obstáculos y oportunidades. En términos de estrategia, los propietarios de una tecnología disponen de varias formas de afrontar los problemas de la región en su conjunto. Los diez países de la ASEAN son signatarios del Convenio de París. Por lo tanto, en teoría, deberían cumplir la normativa internacional reconocida en relación con la propiedad intelectual. En el 2015, la Carta de la ASEAN obligará a los diez países a disponer de una legislación para garantizar lo anterior. En gran medida, esto ya se ha conseguido, con la excepción de Myanmar, que tiene planes para promulgar dicha legislación en el año Por lo tanto, las PYMEs deben desarrollar su propia estrategia en lo que a la propiedad intelectual se refiere. (ii) La protección de su propiedad intelectual: Por región o por país? Aparte de los derechos de autor, la propiedad intelectual es generalmente territorial y, por lo tanto, debe registrarse. No existe un sistema centralizado, como en Europa, a través del cual se pueda proteger la propiedad intelectual a nivel regional en la ASEAN. Por lo tanto, es necesario solicitar patentes, diseños y marcas comerciales en cada país, por separado. Para algunos, esto puede suponer dar prioridad a sus mercados clave (por ejemplo, el país donde se lleva a cabo la fabricación y los países a los que se está distribuyendo y vendiendo) a la hora de registrar la PI. Sin embargo, tal estrategia debe adoptarse con precaución. Los productos ya circulan con relativa libertad por las fronteras del sudeste asiático. A partir del 2015, las mercancías circularán sujetas a menos aranceles y menos barreras no arancelarias, en un esfuerzo por promover la "libre circulación de bienes". Esto significa que sus productos o, aún peor, los productos infractores, podrían aparecer en Laos, Camboya o Vietnam, cuando, en realidad, su negocio solo vende en Tailandia o fabrica en Malasia. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda solicitar las patentes, marcas comerciales y diseños en tantos países de la región como sea posible. Asimismo, se puede adoptar una estrategia para presentar una solicitud en los diez países desde el principio, pero esto es una estrategia más comúnmente adoptada por las empresas multinacionales, que disponen de un mayor presupuesto para la protección de la PI. Un enfoque más realista para una PYME consiste en tener una estrategia dinámica que sea proactiva y reactiva. Debe ser proactiva seleccionando el/los país(es) donde se va a fabricar o comerciar. Es recomendable presentar solicitudes en estos territorios. Y, a continuación, es recomendable hacerlo en los países en los que exista la probabilidad de comerciar, o en aquellos países en los que considere que existen muchas posibilidades de comercio con terceros o, en el peor de los casos, de violación de sus derechos. En este sentido, cabe recordar que no dispondrá de derecho alguno mientras no presente una solicitud de protección. (iii) Cuándo debo solicitar el registro de mi PI?

4 El motivo por el que, en esta guía, la protección de la PI se aborda en primer lugar se debe a que la propiedad intelectual debe situarse en el primer puesto de la estrategia de cualquier PYME cuando se planifique invertir en la ASEAN. En resumen, la prontitud es fundamental. El primer paso para invertir en la región, ya se trate de una empresa grande o pequeña, es disponer de una estrategia clara a la hora de presentar una solicitud. A partir de ahí, es posible centrarse en los socios, los modelos de negocio y la redacción de acuerdos. El hecho de haber presentado la solicitud (incluso la mera solicitud) antes de entablar conversaciones con un socio refuerza su posición y reduce el riesgo de que un desacuerdo con un socio potencial pueda acarrear el robo de su PI. (iv) Qué PI puedo registrar? Si aún no ha elaborado una lista de su PI, hágalo. Es fundamental identificar sus marcas comerciales, diseños, invenciones, obras con derechos de autor, nombres de dominio, sitios Web y secretos comerciales. Se recomienda encarecidamente contratar los servicios de un abogado especializado en PI para que le asista en la identificación de su PI. No es posible registrar toda la propiedad intelectual y las legislaciones locales varían. Si un país es miembro del Convenio de París, será posible registrar marcas comerciales, patentes y diseños. Sin embargo, puede que también sea posible registrar los derechos de autor y los secretos comerciales en ciertas jurisdicciones. En lo que respecta a las marcas comerciales, se recomienda registrarlas en el idioma local, en caso de que dichas marcas se vayan a utilizar en cada país de la ASEAN por separado. 4. Evaluar el panorama legal, fiscal y normativo de cada país de la ASEAN Una vez que se hayan tomado estas medidas preliminares de protección de la PI, una PYME también debería tener en cuenta el panorama legal y fiscal en un sentido más amplio. En este sentido, una vez que una PYME ha identificado los países en los que desea comerciar, debería obtener asesoramiento legal y contable sobre temas normativos y obligaciones en relación con el negocio que opera. Si, por ejemplo, una PYME fabrica y distribuye productos controlados tales como dispositivos médicos, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos, agroquímicos, etc., debe tener especial cuidado a la hora de planificar cómo se obtienen las licencias y quién las obtiene. En la actualidad, los países de la ASEAN están intentando armonizar su normativa en relación con dichos productos, por lo que merece la pena invertir un tiempo para obtener asesoramiento local sobre la mejor manera de superar estos obstáculos y entrar en el mercado deseado de la manera más eficiente. 5. Cómo encontrar a un socio, la diligencia debida y el tipo de inversión (i) Primeros pasos prácticos: controlar la divulgación Es posible que las PYMEs no estén familiarizadas con los Acuerdos de Confidencialidad, pero merece la pena considerar el uso de dichos documentos antes de iniciar conversaciones con un socio, especialmente cuando se pueda identificar una PI específica o información confidencial que será divulgada durante el transcurso de las conversaciones. Estos acuerdos son concisos, claros y, en general, de un formato estándar y fáciles de redactar. Además, los socios comerciales de la ASEAN se están familiarizando cada vez más con la aceptación de dichas condiciones. Se recomienda utilizar un Acuerdo de Confidencialidad en caso de no estar seguro de la integridad de su socio o en caso de encontrarse en un país en el que las agencias y tribunales de aplicación de los derechos de propiedad intelectual no le inspiren gran confianza. Cada miembro de la ASEAN tiene diferentes leyes y sistemas legales, por lo que se recomienda obtener un Acuerdo de Confidencialidad distinto en cada país. La obtención de un Acuerdo de Confidencialidad no presupone, en ningún caso, una protección "hermética", pero ayuda a

5 la hora de proteger activos intangibles, especialmente aquellos que no se pueden registrar o proteger fácilmente bajo la legislación local sobre PI (por ejemplo, secretos comerciales tales como ciertas tecnologías, fórmulas, métodos de producción, etc.). En general, también se recomienda divulgar la menor cantidad posible de información crítica a los socios potenciales (y a los actuales). (ii) La diligencia debida Esto puede suponer la revisión de todos los activos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual registrados de un socio, cualquier pleito en que un socio haya participado o cualquier otro asunto que podría surgir una vez cerrado el trato. Una vez identificados los derechos de PI del socio, se recomienda a ambas partes emplear la diligencia debida para garantizar que su valor se pueda evaluar adecuadamente. El resumen de los derechos de PI identificados, incluyendo cualesquiera derechos de propiedad intelectual de terceros, es una herramienta útil para el propietario de la PI/vendedor de la PI/beneficiario de la licencia/beneficiario de la franquicia/etc., en el momento de seguir negociando con el comprador de la PI/el titular de la PI/titular de la franquicia, etc. Cabe la posibilidad de ofrecer, incluso, una PI no deseada, a pesar de que no aporte un valor real al negocio actual o futuro. Su socio debería identificar la PI de forma tal que sea suficiente para confirmar que se ajusta a las necesidades de su negocio. Cubren las patentes aquello que espera conseguir? Las marcas comerciales están en las clases correctas de bienes/servicios con los que las utilizará y siguen siendo válidas? Las búsquedas completas son ideales, pero, en función del tiempo disponible no son siempre factibles, y si los gastos están limitados, es fundamental establecer prioridades. Por otra parte, la debida diligencia en los derechos de PI otorga al titular de la licencia la seguridad de que (i) los honorarios del acuerdo y los royalties a pagar son razonables y merecen la pena y (ii) en caso de infracción futura, el mercado del titular de la licencia quedará protegido bajo la legislación sobre la propiedad intelectual. Las patentes, los diseños, las marcas comerciales y, hasta cierto punto, los derechos de autor son derechos registrados; incluso la mínima diligencia debida revelará los detalles relevantes de información importante, como (i) la propiedad; (ii) la validez; (iii) las fechas de caducidad; (iv) las disputas sobre los derechos; y (v) otros obstáculos. Es importante que el acuerdo de confidencialidad sea lo más completo posible en lo que se refiere a su socio; no dude en acudir a su socio con preguntas exhaustivas. (iii) Su inversión: evaluar y elegir de su modelo de negocio Este puede ser un paso muy importante para una PYME a la hora de invertir en la ASEAN. Las normas relativas a la creación y propiedad de las sociedades limitadas son distintas en cada país. Las empresas conjuntas pueden regirse por leyes diferentes, especialmente en ciertas industrias, o al trabajar con agencias gubernamentales. El asesoramiento legal por parte de un abogado local es fundamental para esta etapa del procedimiento de transferencia de tecnología. Sin embargo, y a menudo, la inversión de una PYME y su mecanismo para la transferencia de tecnología operará mediante la concesión de una licencia a una empresa de terceros, independientemente de si la relación es de franquicia o de fabricación, por ejemplo. Por lo tanto, aquí debe hacerse hincapié en la diligencia debida y la negociación de un contrato por escrito sólido. 6. El contrato Es muy importante que el contrato se redacte por escrito y es preferible a un acuerdo informal o verbal. Si está operando en una jurisdicción con la que no está familiarizado, la necesidad de disponer de un

6 acuerdo por escrito es, aún, más importante. Las PYMEs que hacen negocios en más de un país de la ASEAN no deben desanimarse por el requisito de disponer de un acuerdo por escrito para cada país (a menudo, el acuerdo puede ser esencialmente el mismo, con solo algunas pequeñas modificaciones locales). Para garantizar una red de acuerdos sólida, se recomienda contratar los servicios de un asesor jurídico de la localidad. También es muy importante asegurarse de que la traducción del contrato al idioma local de la jurisdicción sea correcta, ya que un gran número de tribunales utilizará el contrato en el idioma local en lugar del redactado en inglés u otros idiomas europeos a la hora de considerar las pruebas. Tras haber encontrado un socio adecuado, el segundo paso importante es asegurarse de que el acuerdo sea aplicable en el país donde se ejecutará el contrato. A menudo, los pequeños empresarios locales que están deseosos de usar y obtener dicha tecnología se enfrentan a un desequilibrio de poder en la negociación de los contratos con innovadores extranjeros. También cabe señalar que algunos empresarios locales inexpertos quedan atrapados en una relación contractual sin haber obtenido primero el asesoramiento legal adecuado. Cuanto antes puedan ambas partes puedan identificar los elementos de la propiedad intelectual implicados en el acuerdo, mejor posicionados estarán en las negociaciones. El beneficiario de la licencia podrá entonces determinar si el titular de la misma tiene la intención de autorizar al beneficiario el uso completo de toda la PI relevante. Los tipos de licencia disponibles y las consideraciones al respecto figuran en la Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk "Cómo utilizar los contratos para proteger su PI en el sudeste asiático", aunque en este punto cabe señalar que disponer de la capacidad de obtener una compensación directa (incluyendo medidas cautelares) en un tribunal local debe ser una cláusula que se incorpore en todas las licencias. Esto puede complementar una cláusula de arbitraje, pero en el caso de robo de secreto comercial por parte de un empleado o un tercero, deberá acudir a los tribunales locales para solicitar un mandamiento judicial urgente u órdenes de búsqueda e incautación o de congelación de activos. 7. Su propia estrategia interna de PI y consideraciones prácticas Sin duda, las PYMEs, como propietarias de PI, se preocuparán por el uso que sus socios hagan de la PI en la ASEAN. Por lo tanto, es importante (i) disponer de una estrategia interna de gestión de la PI y (ii) asegurarse de haber protegido la titularidad y el control de la PI en la mayor medida posible. Los siguientes son ejemplos de las prácticas recomendadas a tener en cuenta: a. Asegurarse de que el socio se comprometa a utilizar acuerdos/cláusulas de confidencialidad en sus contratos con terceros y sus empleados. También deben considerarse las cláusulas de no captación y no competencia en los contratos laborales. Estos compromisos se pueden incorporar al contrato firmado con el socio. En cuanto a los empleados, es importante asegurarse de que los derechos de autor creados por el empleado se asignen al empleador (y posteriormente, al titular de la licencia bajo las condiciones del acuerdo de licencia), ya que la mayoría de los países de la ASEAN tienen leyes que facultan a los empleados a ser propietarios de los derechos de autor de sus obras (este no es el caso para otros tipos de PI). b. Dispersar el riesgo: tal vez le interese fabricar/montar ciertos componentes de su producto en países o proveedores de servicios distintos para reducir el riesgo de que su PI pueda ser objeto de una apropiación indebida. c. Es habitual que los beneficiarios de licencias intenten realizar ingeniería inversa en los productos. Bajo las leyes de la PI, es poco lo que realmente se puede hacer en estos casos, aparte de asegurarse de que el contrato intente evitar este tipo de actividades. Esto también subraya la necesidad de registrar la totalidad de su PI, de forma que si se produjera un caso de

7 ingeniería inversa, fuera posible impedir el uso por parte de terceros mediante la aplicación de patentes, etc. d. Proteja la documentación de formación mediante sus propios acuerdos de confidencialidad o, cuando sea necesario, asegúrese de que su socio incorpore dichos acuerdos de confidencialidad. Estos compromisos pueden incluirse en el contrato entre usted y su socio. e. La valoración de su PI puede resultar compleja en casos concesión de licencias de fabricación. Es recomendable incluir cláusulas mínimas de pago de royalties para evitar la infravaloración. f. Disponer de procedimientos formales para identificar su PI actual y futura. Es fundamental que la licencia de PI incluya cláusulas que aborden la titularidad de las mejoras y, posiblemente, la concesión de licencias de estas mejoras (que pueden requerir condiciones para la PI distintas a las contempladas inicialmente). g. Asegúrese de que tiene derecho a visitar personalmente las instalaciones del socio, a observar las actividades y realizar un control de calidad. Esto resultará útil para revisar su PI y las mejoras. h. Adopte medidas legales contra las infracciones e incumplimientos de contrato. Esto le garantizará la posibilidad de maximizar los derechos de monopolio de su PI y aumentar el valor de su licencia. 8. Lista de comprobación (i) (ii) (iii) En primer lugar, registrar su PI. Llevar a cabo la diligencia debida en sus tratos con el socio comercial. Acuerdo de fabricación/licencia/distribución/franquicia: Cumple con las leyes del país en el que se está operando. Incorpora condiciones para garantizar el uso adecuado de la PI, el proceso de supervisión y el control de calidad. Incorpora condiciones para asegurar que la PI está registrada y es propiedad de los titulares de derechos y no por un tercero (o sus empleados). Incorpora condiciones para abandonar de forma segura y garantizar que la PI no se utilice más allá de la duración del contrato (esto sucede con frecuencia con los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés). Condiciones para garantizar la continuidad de los negocios, una vez concluido el acuerdo. (iv) (v) (vi) Auditoría del socio: revisión constante del proceso (usted o su representante autorizado) para garantizar que no se hace un uso no aprobado. Inscripción de los contratos de licencia (aunque se trate solo de una pequeña parte del acuerdo de fabricación de piezas originales/distribución/franquicia), ya que algunos países así lo exigen para que las condiciones de la PI sean aplicables. Estar atento a las infracciones por parte de terceros y preparar un marco de acuerdo de cooperación y asistencia por parte del beneficiario de la licencia.

8 (vii) (viii) Asegurarse de que el contrato permita la aplicación local para detener la fuente de infracción de la PI, en lugar de acudir primero a las leyes o arbitraje de la UE. Además, hay que tener en cuenta que Singapur es un punto de trasbordo importante (descarga/recarga) para el conjunto de Asia y los contenedores se pueden detener. Considere la posibilidad de arbitraje (en Singapur, por ejemplo) como segundo recurso para resolver un asunto. Singapur cuenta con una oficina de resolución de conflictos de la OMPI, que está preparada para afrontar esos asuntos. 9. Conclusión Dada la rápida evolución, a distintos niveles y ritmos, del entorno económico de la ASEAN, es importante disponer de estrategias adaptadas a la hora de transferir tecnología. Si bien resulta ventajoso empezar a contemplar la región como una única zona de comercio, debe tenerse en cuenta que cada país tiene sus peculiaridades en cuanto a los procedimientos y leyes y que cada país presenta su propio conjunto de riesgos y desafíos. Para garantizar que las PYMEs estén lo más preparadas posible, deben, en primer lugar, revisar su propia PI. Se recomienda, seguidamente, obtener asesoramiento legal local, ya sea de amplio alcance, como la debida diligencia y las negociaciones de un contrato para toda la ASEAN, o simplemente para revisar los acuerdos existentes y garantizar el cumplimiento local. Por último, no hay que pasar por alto el registro de su PI. En caso de no disponer de un contrato por escrito o en caso de trabajar con varios socios en una jurisdicción, el respaldo y los principios subyacentes sobre los que hacer valer sus derechos de PI serán sus registros colectivos de la propiedad intelectual. En caso contrario, el valor de su PI se verá sustancialmente reducido. 10. Estudios de caso Estudios de caso Estudio de caso 1: Franquicias europeas en el sudeste asiático Una reputada escuela de idiomas europea desea establecer su primer negocio en dos o tres países del sudeste asiático y ha optado por el modelo de franquicia como un mecanismo para lograrlo La escuela obtiene asesoramiento de sus abogados en Europa, que redactan un acuerdo de franquicia, extenso y detallado, para este propósito. El acuerdo identifica a Tailandia como un mercado prioritario y Malasia y Vietnam como objetivos secundarios, en caso de que la primera operación no tenga éxito. La empresa registra su marca comercial sólo en Tailandia. Se lleva a cabo una auditoría de diligencia debida a sus socios tailandeses y el resultado es satisfactorio. El socio comercial tailandés solicita que primero se abra la escuela con un plazo de prueba para evaluar la viabilidad de la franquicia. Por lo tanto, no se firma acuerdo escrito alguno antes de abrir la escuela en Tailandia. La escuela resulta ser un éxito ya al final de su primer año y, en ese momento, el socio tailandés deja de pagar los honorarios de derechos de licencia a la escuela europea. Seis meses después, la escuela europea de idiomas descubre que el socio tailandés ha abierto un negocio en Vietnam con el mismo nombre y currículum. Lecciones sobre la PI 1. Recuerde que debe registrar su PI en aquellos mercados en los que considera operar en el futuro previsible.

9 2. Exija siempre un contrato por escrito desde el principio. Así, las cosas quedarán mucho más claras y podrá controlar la zona geográfica en la que opera/operará su socio. 3. El asesoramiento jurídico en local es más importante que el asesoramiento jurídico en el país de origen. Estudio de caso 2: La diligencia debida continuada del empleado y medidas prácticas para proteger la PI Una empresa de cerveza artesanal europea desea abrir un bar en Singapur. Decide simplemente otorgar una licencia a su socio en Singapur para que pueda utilizar sus marcas comerciales y firmar un acuerdo escrito de distribución exclusiva de un año de duración. Sin embargo, permite al socio registrar una empresa local que incorpore su nombre y marcas comerciales, registrar sus marcas comerciales en Singapur y registrar un nombre de dominio local. Al cabo de un año, el contrato expira y la empresa de Singapur desea renovarlo. Si bien la empresa europea desea que el bar continúe utilizando su marca comercial como nombre del establecimiento, solicita a la empresa de Singapur que cambie el nombre de su empresa y que las marcas comerciales y el nombre de dominio sean entregados a la empresa europea antes de que se pueda firmar una ampliación del plazo del acuerdo. El gerente, reaccionando ante dicho contratiempo, abandona el bar y monta un establecimiento en una zona muy concurrida de Singapur, llevándose consigo toda la información confidencial relativa al negocio, incluyendo información de proveedores y manuales de formación clave. Rápidamente, el bar empieza a perder dinero y se declara en quiebra al año siguiente. Lecciones sobre la PI 1. Su PI es extremadamente valiosa; debe permanecer siempre bajo su titularidad y solo debe otorgarse una licencia en el marco de un acuerdo escrito sólido. 2. La relación y el acuerdo escrito deben garantizar que hay obligaciones y mecanismos que protegen contra el robo por parte de los empleados. La gestión de la información confidencial es muy importante. Solicite a su socio que incorpore cláusulas específicas de confidencialidad en los acuerdos con los empleados. Solicite a los empleados que firmen formularios de formación y, al concluir el contrato de trabajo, el reconocimiento de la propiedad de la PI, para tratar de reducir el riesgo de robo por parte de los empleados. 3. No hay que temer litigar en una jurisdicción extranjera. Es posible recuperar el negocio antes de que las cosas se empiecen a torcer. Es posible que también se pueda resolver el asunto a través de la resolución alternativa de conflictos como, por ejemplo, la mediación o el arbitraje, que pueden ser más rápidos y menos costosos que litigar en los tribunales. 11. Glosario de términos Convenio de París: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se aplica a la propiedad industrial en el sentido más amplio, incluyendo patentes, marcas comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, indicaciones geográficas y la lucha contra de la competencia desleal. Las disposiciones sustantivas del Convenio pueden dividirse en tres categorías

10 principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes. En la actualidad, 175 miembros han firmado el Convenio de París. De los diez países de la ASEAN, sólo Myanmar no es un Estado contratante del Convenio Para obtener más información sobre el Convenio de París, visite el sitio Web oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Comunidad Económica de la ASEAN (CEA): Está programado que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) establezca la Comunidad Económica de la ASEAN (CEA) para el año La CEA estará compuesta por los diez países de la ASEAN con el objetivo común de integración económica regional y prevé que la ASEAN sea como un único mercado y base de producción, una región económica muy competitiva con un desarrollo económico equitativo y plenamente integrada en la economía global. En resumen, la CEA transformará la ASEAN en una región con circulación más libre de bienes, servicios, inversiones, mano de obra cualificada y un flujo de capital más libre. El anteproyecto de la CEA fue adoptado por los líderes de la ASEAN en Singapur, en Carta de la ASEAN: La Carta de la ASEAN es una Constitución para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Fue adoptada en el año 2007 y sirve como un acuerdo jurídicamente vinculante entre los diez estados miembros de la ASEAN, ya que establece nuevos órganos para impulsar el proceso de construcción de la comunidad. Acuerdo de confidencialidad: El acuerdo de confidencialidad es un contrato legalmente vinculante que establece las condiciones bajo las que una parte puede divulgar información de manera confidencial a un tercero. Dependiendo del número de partes que divulguen la información, los acuerdos de confidencialidad pueden ser "unidireccionales" o "bidireccionales". También es posible disponer de un acuerdo de confidencialidad multilateral. OEM: El fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) es una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en la producción de productos de otras empresas. El ASEAN IPR SME Helpdesk proporciona asesoramiento confidencial, gratuito y centrado en las empresas en relación con los DPI en ASEAN para las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas. Servicio de consulta del Helpdesk: Las PYME o sus intermediarios pueden plantear consultas sobre DPI directamente al Helpdesk por teléfono, correo electrónico (question@asean-iprhelpdesk.eu) o de manera presencial, y serán atendidas por un equipo de expertos que ofrecerán asesoramiento gratuito y confidencial de primera línea. Formación: El Helpdesk ofrece sesiones de formación sobre la protección y defensa de la PI en ASEAN y el cumplimiento en Europa y ASEAN, adaptadas a las necesidades de las PYMEs. Materiales:

11 Las guías de orientación empresarial y los materiales de formación sobre DPI del Helpdesk se pueden descargar desde el portal en línea. Servicios en línea: El portal multilingüe en línea permite a las PYME de la UE acceder fácilmente a toda la información y los servicios del Helpdesk, tales como las guías, los módulos de formación telemática, la información sobre eventos y los seminarios online en tiempo real. Proyecto promovido por: Development Solution, la Cámara de Comercio de Empresas Europeas en Indonesia (EuroCham) y la Red Mundial de Organizaciones Empresariales Europeas (EBO, por sus siglas en inglés). Una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea Aviso legal: El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición u opinión de la Comisión Europea. Los servicios del ASEAN IPR SME Helpdesk no son de naturaleza jurídica o de estudio y no se acepta responsabilidad alguna por los resultados de las acciones emprendidas en base a sus servicios. Antes de emprender acciones específicas en materia de protección de derechos de propiedad intelectual o su aplicación, se recomienda a todos los clientes buscar asesoramiento independiente. Guía desarrollada en colaboración con Tilleke & Gibbins Última actualización, junio 2014