Marcas. Temas a tomar en cuenta con base en LPI. Licda. Ninoshka Urrutia Guatemala, 4 septiembre 2013

Transcripción

1 1 Marcas. Temas a tomar en cuenta con base en LPI Licda. Ninoshka Urrutia Guatemala, 4 septiembre 2013

2 2 Propiedad Intelectual La Propiedad Intelectual se divide en dos: a. Propiedad Industrial y b. Propiedad Intelectual per se

3 3 Propiedad Industrial Regula todo lo relacionado con los siguientes signos: marcas, nombres comerciales, slogans. También trata sobre las patentes, modelos de utilidad, diseños o dibujos industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen

4 4 Legislaciones en la historia de Guatemala Decreto 2079, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales del 16/5/1935. El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por decreto 26-73). Ley de Propiedad Industrial, Decreto , modificado por DR CAFTA y ahora Decreto

5 5 Legislaciones actuales que otorgan protección Ley de Propiedad Industrial Convenio de Paris Convención de Washington de 1929 Acuerdo de los ADPIC Tratado de Nairobi para la protección del Símbolo Olimpico (desde febrero 21, 1983) DR-CAFTA ADA

6 6 Concepto Decreto DR CAFTA Marca es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.

7 7 Marca Reforma todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.

8 8 Signo distintivo Decreto cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión d señal de publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen.

9 9 Caracteres esenciales Distintividad: originalidad y novedad Licitud: La marca no puede ser contraria a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, ni aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas. Ver artículo 20, literales h, e i. Veracidad: Según Rangel Medina: El signo elegido como marca no debe contener indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección del producto

10 10 Caracteres secundarios El uso de la marca es potestativo. Pero pueden cancelarlo si no se usa, luego de 5 años de registro. La marca puede ser propiedad de una o varias personas.

11 11 Funciones 1. Indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios 2. Indicar la calidad de los productos o servicios 3. Consolidar el goodwill o buena fama de la marca 4. La función publicitaria

12 12 Adquisición del derecho Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con la ley de Propiedad Industrial (LPI) y se prueba con el certificado extendido por el Registro. Excepción: marcas notorias- Parte final artículo 17 LPI.

13 13 Contenido del Derecho Exclusivo Artículo 35 Ley de PI. Pero en especial: Derecho del uso exclusivo de la marca Derecho de oponerse a una marca similar o idéntica

14 TIPOS DE MARCAS DENOMINATIVA Marca constituida solamente por palabras. No va acompañada de diseño alguno Otros ejemplos: HIPER PAIZ, LA PALETA, TELEFONICA, COLGATE, ETC. APPLE CROCS NIKE DISNEY 14

15 TIPOS DE MARCAS MIXTAS Marca que esta compuesta por una o varias palabras y un diseño Ejemplos: 15

16 TIPOS DE MARCAS SONORA Marca sonora es una marca no tradicional en donde el sonido es usado para desempeñar la función identificadora del producto o servicio ADPIC Modifica concepto de marca Ejemplos. xj1at24a J86JqlPA NBKjMBU 16

17 Marcas sonoras 17

18 18 Tipos de Marcas Tridimensionales El mismo concepto que cualquier otra marca normal, es decir debe ser distintiva. Pero lo que la diferencia es que tiene tres dimensiones y se protegen como tal elcumpledevico.wordpress.com/.../24/toblerone/

19 19 Marcas. Valor Actualmente la marca es quizá el elemento más valioso de una empresa, no solo porque se diferencia de otra marca de la competencia, sino porque además identifica su origen y puede llegar a unir al productor con consumidor por la calidad del producto = confianza

20 20 Clasificación de las marcas Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Arreglo de Niza. 10a. Edición. No somos parte pero la usamos por indicación del Reglamento de la LPI 45 clases. De la 1 a la 34 para productos y de la 35 a la 45 de servicios.

21 21 Signos Registrables. Art. 16 Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva. Yo agregaría: Originales, Distintivos, de fantasía.

22 22 Signos Registrables II Ojo, protección en etiquetas Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto o servicio.

23 23 Signos NO registrables Por razones intrínsecas Por derechos de terceros

24 24 Razones intrínsecas I Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique. Términos genéricos o de uso común en comercio Que consista exclusivamente en un signo, una indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;

25 25 Calificar y Describir DRAE Calificar: 1. tr. Apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo...6. tr. Gram. Dicho de un adjetivo: Atribuir una cualidad a un sustantivo. Describir: 1. tr. Delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello. 2. tr. Representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 25

26 26 Calificar o describir alguna característica.. Calidad: La calidad: se considera como calidad la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual mejor o peor que las restantes de su especie Cantidad: son los signos que consisten en te rminos habituales que indiquen peso, cantidad, talla, nu mero o volumen Origen, ingredientes, naturaleza, finalidad 26

27 27 Calificar o describir alguna característica II El destino: hace referencia a los signos constituidos por indicaciones relativas a la funcio n del producto, o al modo y tiempo adecuado para usarlos y consumirlos El valor: se trata de marcas que aluden a la valoracio n del producto que distinguen (aute ntico, original, econo mico, caro o barato) o a las unidades monetarias (euro, peseta, etc) 27

28 28 Razones intrínsecas II Un color aisladamente considerado Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva; Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;

29 29 Artículo 38. Elementos no protegidos Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos denominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen descriptivos, de uso común o necesario en el comercio.

30 30 Artículo 38. Elementos no protegidos II A los efectos de lo anterior, si el solicitante no hubiere renunciado expresamente a los elementos referidos, el Registro le requerirá cumplir con subsanar tal omisión de conformidad con el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,"

31 31 Uso SI es permitido A pesar de las restricciones legales arriba indicadas y señaladas más ampliamente por la ley, las palabras genéricos, de uso común, descriptivas o calificativas, SI pueden ser usadas libremente en el comercio, PERO no son protegibles en forma exclusiva por una sola persona individual o jurídica!

32 32 Consideraciones OEPM sobre el tema Se trata de proteger un intere s pu blico o general: el mantenimiento del sistema de libre competencia y en especial, que el sistema de marcas no acabe convirtie ndose en un obsta culo frente al sistema de libre mercado, en vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada. Hay, sin embargo, algunas prohibiciones absolutas que son subsanables mediante distintividad sobrevenida, como consecuencia del uso en el mercado del signo que compone la marca por su titular..."

33 33 Adquisición de carácter distintivo Podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.

34 34 Razones por derecho de terceros Si es idéntico o similar a una marca, NC o SEÑAL solicitada o registrada con anterioridad por un tercero, para los mismos O SIMILARES productos o servicios. Si infringe un Derecho de Autor Si es idéntico o similar a una marca NOTORIA Ejemplos marcas notorias:

35 Marcas Notorias 35

36 Marcas notorias 2 36

37 37 Razones por derecho de terceros II Si el signo es idéntico, similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el país y pueda causar confusión o un riesgo de asociación; Si el signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

38 38 Art. 29. REGLAS PARA CALIFICAR SEMEJANZAS! ARTICULO 29.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación: 8 literales

39 39 Uso de las marcas El registro de una marca NO es obligatorio Una vez registrado, el signo debe usarse tal y como se registra. La ley indica: Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere

40 40 Vigencia y renovación Vigencia: 10 años de vigencia desde su fecha de registro Renovación: Las marcas deben renovarse cada 10 años hasta por tiempo indefinido. La renovación puede presentarse hasta un año antes de la fecha de su vencimiento o hasta 6 meses después de fecha vencimiento pero con pago tasa.

41 41 Extinción Caducidad Renuncia voluntaria Generización Falta de uso Nulidad

42 Recomendaciones: Crear junto con agencia publicidad y mercadeo, una marca distintiva Uso constante marca para lograr posicionamiento ($$$) y notoriedad. Proteger la marca en clases que corresponda (no todas!) Innovar cuando sea necesario y demandado por consumidor 42

43 Recomendaciones II Es posible, uso de signos genéricos, descriptivos o adjetivos calificativos PERO no son protegibles como marcas en forma exclusiva. En caso se desee usar como marca un signo no distintivo - para que este adquiera esa calidad deberá haber un uso constante en el mercado que además pueda probarse. 43

44 Recomendaciones III Procurar registrar en b/n si más adelante se podría cambiar colores Procurar registrar en cualquier tipo de letra, si existe posibilidad de uso en varios tipos de letra 44

45 45 Expresiones o Señales de Publicidad Concepto, derechos, plazo y otros.

46 46 Concepto. Art. 4 Toda leyenda, frase, combinación de palabras, diseños, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.

47 47 Prohibiciones y vigencia Prohibiciones Art. 69 Aplica para procedimiento, vigencia, modificación, extinción y renovación, las normas de marcas. Vigencia: Antes indefinidamente ahora por 10 años. Caso de señales a partir de nueva ley

48 48 Alcance de la protección ESP La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto, y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

49 49 Otras reformas LPI Protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen extranjeras

50 50 Se amplia protección a extranjeras "Artículo 78. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen con independencia de si son nacionales o extranjeras, salvo cuando expresamente se haga tal distinción en una norma de esta Ley."

51 51 Conceptos. Denominación de Origen (DO) Todo nombre, expresión, imagen a signo que designa a evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada.

52 52 Conceptos. Indicación Geográfica (IG) Todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de éstos, que identifica un producto como originario de un país, de una región o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.

53 53 Similitudes entre DO e IG? Contienen un nombre geográfico (región o localidad) Existe un vínculo o relación entre las características especificas del producto y el medio geográfico

54 54 Diferencias entre DO e IG En un producto con DO la producción, transformación y elaboración se debe efectuar dentro de la zona geográfica delimitada. En un producto de una IG no es obligatorio que todas las fases se realicen en la misma zona En una DO el vínculo que tiene el producto es mas estrecho o fuerte.

55 55 Signos inadmisibles I No podrá inscribirse como indicación geográfica o denominación de origen, entre otros, un signo que: No corresponda a las definiciones contenidas en el artículo 4 de la LPI. Sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;

56 56 Signos inadmisibles II Sea considerado como un nombre genérico. Para tal efecto, se considerará que una indicación geográfica o denominación de origen es genérica cuando el nombre del producto, aunque se refiera al lugar o región en que dicho producto se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común del producto en Guatemala;

57 57 Signos inadmisibles III Podrá registrarse una indicación geográfica o una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o de una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá a éstos. Esto ya estaba regulado en artículo 82 LPI anterior (sin reformas ) aunque en ese momento solo aplicaba a IGs o DO nacionales.

58 58 Requisitos de la solicitud. a) La indicación geográfica o denominación de origen que se pretende registrar. b) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de condiciones; i. El nombre de la indicación geográfica o denominación de origen; ii. La descripción del producto; iii. Una descripción concisa de la zona geográfica delimitada;

59 59 Requisitos de la solicitud II iv. La descripción del vínculo entre el producto y el medio geográfico, especificando los elementos de la descripción del producto o del método de obtención que justifican tal vinculo; y, v. Información relativa a la fecha de autorización, reconocimiento o registro en su País de origen y la identificación de la autoridad que lo dispuso. Acompañándose copia del documento que acredita dicho reconocimiento.

60 60 Procedimiento. Examen de solicitud objeción (2 meses) prorrogables por una sola vez- Publicación por una sola vez en Diario Oficial Oposición por parte 3eros en plazo dos meses Resolución protección en plazo 3 meses luego vencimiento plazo oposición. En caso protección, se publicará decisión favorable en D.O.

61 61 Vigencia y otros. La inscripción tendrá vigencia indefinida y estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. La inscripción podrá ser modificada en cualquier tiempo, cuando cambiare la información contenida en el pliego de condiciones aprobado.

62 62 Protección de IGs o DO en general "Artículo 87. Protección. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no podrán ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas en el País de su origen

63 63 Usos lícitos I. Art. 89 LPI Uso previo. Es lícito: a) la utilización de un elemento de una indicación geográfica o denominación de origen o una traducción de ésta, que con anterioridad a la solicitud de inscripción fuere considerada en Guatemala como un nombre o denominación genérica; y

64 64 Usos lícitos II. Art. 89 b) Tratándose de productos diferentes a vinos y bebidas espirituosas, la utilización de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, de un elemento de la misma, o de un elemento similar, cuyo uso se haya realizado en Guatemala, de buena fe y de forma continua respecto de productos iguales, semejantes o conexos a los que se consignan en la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen extranjera, al menos durante un plazo de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro."

65 65 Debemos pedir claridad. Para evitar conflictos entre marcas y lograr un balance en derechos de todos los involucrados, debe pedirse claridad en cuanto: a) cuándo una parte de una IG o DO es genérica; qué debe probarse de parte del que así lo indica, qué plazo es el más justo para considerar que un término ya se genérico, deberá contar cuántos lo usan? Qué numero de entidades?

66 66 Creación del Boletín del RPI Se crea el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual como un medio de publicación propio de los edictos y avisos en materia de marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o señales de publicidad. ENTONCES DEBEN estar aún más pendientes o pedir a sus agentes que lo estén! (para efectos de oposición).

67 Muchas Gracias! 67