MÓDULO VI DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, ESQUEMAS DE TRAZADO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS, INFORMACIÓN NO DIVULGADA, PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Transcripción

1 MÓDULO VI DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, ESQUEMAS DE TRAZADO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS, INFORMACIÓN NO DIVULGADA, PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS A. INTRODUCCIÓN El presente módulo versa sobre las disposiciones de varias secciones del Acuerdo sobre los ADPIC, a saber, las secciones 4, 6, 7 y 8 de la parte II tituladas "Dibujos y modelos industriales" (artículos 25 y 26), "Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados" (artículos 35 a 38), "Protección de la información no divulgada" (artículo 39) y "Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales" (artículo 40), respectivamente. Por lo tanto, este módulo cubre esos ocho artículos y trata diversos temas. Cada sección examinada en este módulo, al igual que otras secciones de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC referentes a los derechos de propiedad intelectual, se ha de leer junto con las disposiciones pertinentes de los tratados internacionales preexistentes sobre propiedad intelectual que se incorporan por referencia al Acuerdo sobre los ADPIC. En las secciones siguientes se indicará cuáles son esos tratados. Este módulo también se tendrá que leer junto con otras disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC que se explican en otros módulos. Cuando procede, se hacen referencias cruzadas a otros módulos. B. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Las obligaciones de los Miembros de la OMC con respecto a la protección de los dibujos y modelos industriales figuran en los artículos 25 y 26, que conforman la sección 4 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Con arreglo a estas disposiciones, la duración de la protección otorgada a los dibujos y modelos industriales equivaldrá a 10 años como mínimo, durante los cuales el titular de un dibujo o modelo industrial protegido debe poder impedir la fabricación, venta o importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. Además, los Miembros deben cumplir las disposiciones pertinentes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 1. Qué es un dibujo o modelo industrial? La expresión "dibujo o modelo industrial" no está definida en el Acuerdo sobre los ADPIC, pero en general se entiende que se refiere al aspecto ornamental o estético de un artículo, más que a sus características técnicas. Los dibujos o modelos pueden tener características tridimensionales, por ejemplo la forma de un artículo, o bidimensionales, como motivos, líneas o colores. Los dibujos y modelos industriales están presentes en una amplia variedad de productos industriales, entre ellos instrumentos médicos, relojes, artículos de joyería, aparatos eléctricos y vehículos. 2. Qué ha de ser susceptible de protección como dibujo o modelo industrial? Según el párrafo 1 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establecerá la protección de los dibujos y modelos industriales:

2 nuevos u originales; y creados independientemente. Los Miembros podrán disponer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos (párrafo 1 del artículo 25). El requisito adicional de creación independiente permite a los Miembros prever una aplicación acumulada de novedad y originalidad como ocurre en el marco de las leyes de algunos Miembros. Los Miembros podrán decidir que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Esto significa que los Miembros pueden excluir de la protección como dibujos o modelos industriales las características que son necesarias para el funcionamiento técnico del producto. Muchos productos a los que se aplican dibujos o modelos no son en sí mismos nuevos y son producidos por un gran número de fabricantes, por ejemplo, cinturones, zapatos o tornillos. Un dibujo o modelo para uno de esos artículos, por ejemplo un tornillo, no sería en general susceptible de ser protegido como dibujo o modelo industrial si es dictado exclusivamente por la función que está previsto que el tornillo realice. 1 Esta disposición deja un margen considerable para que los Miembros ajusten su sistema de protección de los dibujos o modelos industriales más hacia un sistema del tipo del derecho de autor (basado en la protección contra la copia de obras originales) o más hacia un sistema del tipo de las patentes (que crea derechos exclusivos sobre la innovación tecnológica) o combinando de distintas maneras los elementos identificados en la disposición. a) Trámites generales para la protección de los dibujos o modelos industriales i) Trámites La sección 4 del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a los dibujos o modelos industriales no prescribe ningún trámite que se deba cumplir antes de que se pueda otorgar protección al titular de los derechos. No obstante, el párrafo 1 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce expresamente que los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Por lo tanto, los Miembros pueden prescribir trámites en sus leyes y reglamentos, por ejemplo, con respecto a la presentación de solicitudes, las tasas que hay que pagar, el examen y la publicación de esas solicitudes y finalmente su registro. Los Miembros que optan por prescribir tales trámites deben, sin embargo, cumplir las disposiciones del artículo 62 que establecen que esos procedimientos deben permitir un otorgamiento o registro razonablemente rápido a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente. ii) Prioridad Como ocurre con las patentes y las marcas de fábrica o de comercio, el derecho de prioridad dimanante del artículo 4 del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2, se aplica también en relación con los dibujos o modelos industriales. Como ya se ha indicado, esto significa que, sobre la base de una solicitud ordinaria de un dibujo o modelo industrial presentada por un determinado solicitante en uno de los países Miembros, el mismo solicitante (o su causahabiente) podrá, en el plazo de seis meses, solicitar protección en los territorios de todos los demás Miembros. En ese período de seis meses, esas solicitudes posteriores serán tratadas como si hubiesen sido presentadas el 1 Esta cuestión jurídica se explica con más detenimiento en WIPO Intellectual Property Handbook. Publicación de la OMPI Nº 489, o véase páginas

3 mismo día que la primera solicitud y, por lo tanto, disfrutan de una condición prioritaria con respecto a todas las solicitudes relacionadas con el mismo dibujo o modelo presentadas después de la fecha de la primera solicitud. b) Disposiciones relativas a los trámites para los dibujos o modelos industriales en el sector textil Los dibujos o modelos textiles normalmente presentan un ciclo de vida de producto corto, son numerosos y especialmente susceptibles de ser copiados. Por ello, se les presta especial atención en el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC. Según esta disposición, las prescripciones para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles - particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no deben dificultar injustificadamente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. La disposición reconoce en particular tres esferas en las que podrían surgir problemas, a saber, los costos, el examen y la publicación. El cobro de tasas elevadas podría desalentar a los solicitantes del sector textil, donde pueden ser necesarias numerosas solicitudes para garantizar una protección eficaz; esto causaría sobre todo problemas para las empresas y firmas pequeñas de los países en desarrollo. El examen de las solicitudes no debería demorar injustificadamente la concesión de la protección ni acortar su duración con el resultado de que la protección resulte ineficaz. Por último, la publicación, que en general se considera uno de los principios básicos de los sistemas de registro, podría en el caso de los dibujos o modelos textiles, tener el efecto perjudicial de facilitar la falsificación del dibujo o modelo publicado antes de poder comercializar los artículos originales. La disposición reconoce expresamente que los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor, en cuyo caso la protección se otorga sin trámites (véase el módulo II). Los "dibujos o modelos textiles" podrían abarcar los dibujos o modelos bidimensionales (por ejemplo, el motivo de la tela de una corbata o de una prenda de vestir, o un bordado), así como dibujos o modelos tridimensionales (por ejemplo, el modelo para un vestido). 3. Cuáles son los derechos que se han de conferir al titular de un dibujo o modelo industrial protegido? De conformidad con el párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales. Es importante señalar la diferencia entre la protección para los dibujos o modelos industriales y la protección para las marcas de fábrica o de comercio. Mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los titulares de las marcas de fábrica o de comercio han de poder impedir también el uso de signos similares cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión entre los consumidores, los titulares de los dibujos o modelos industriales solo tienen que ser protegidos contra la fabricación, la venta o la importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido. En otras palabras, el criterio para determinar la existencia de una infracción básicamente se refiere al acto de copiar, más que a engañar o a inducir a los consumidores a error.

4 El artículo 5B del Convenio de París dispone que la protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera a modo de sanción, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos. La "caducidad" en esta disposición incluye medidas equivalentes, tales como la anulación, invalidación o revocación. Esto significa que los Miembros no pueden permitir la revocación o anulación de la protección de los dibujos o modelos industriales en aquellos casos en que el dibujo o modelo no haya sido producido en un país o solo haya sido importado en un país. 4. Cuáles son las excepciones permisibles a los derechos conferidos? Con arreglo al párrafo 2 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, se podrán prever excepciones de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones: sean limitadas; no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos; ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. El texto de esta disposición es similar al empleado en los artículos 13, 17 y 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 2 del artículo 26 nunca ha sido materia de una resolución dictada para resolver una diferencia en la OMC, de modo que no existen orientaciones directas sobre la forma en que se interpretaría esta disposición. No obstante, hay resoluciones de solución de diferencias que han abordado cada una de estas tres disposiciones similares, considerando estos conceptos en formas que pueden influir en la interpretación del párrafo 2 del artículo 26, aunque cada diferencia se soluciona de manera independiente sobre la base de los hechos de cada caso, y el contexto jurídico y de política de las excepciones a los derechos sobre los dibujos o modelos es distinto a estas otras esferas de la legislación sobre la propiedad intelectual. Para más detalles, véanse las explicaciones del artículo 30 en el módulo V, del artículo 13 en el módulo II y del artículo 17 en el módulo III. Las leyes de algunos Miembros prevén excepciones como el uso privado, el uso para fines experimentales o de enseñanza y el uso previo de un dibujo o modelo protegido. 5. Cuál ha de ser la duración de la protección de un dibujo o modelo industrial? De conformidad con el párrafo 3 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, la duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo. La palabra "equivaldrá" permite a los Miembros mantener sistemas en los que el plazo de protección se divide, por ejemplo, en períodos sucesivos de protección más cortos que se pueden renovar previa petición del titular de los derechos. Dado que el régimen previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC para los dibujos o modelos industriales no obliga a los Miembros a exigir el registro de esos dibujos o modelos, la disposición no especifica cuándo comienza el período de protección. Por lo tanto, podría ser la fecha de creación, como se dispone en las normas sobre el derecho de autor, o la fecha de la solicitud o de la concesión, como prevén algunas leyes sobre dibujos o modelos industriales. C. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS Las disposiciones sobre la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados figuran en los artículos 35 a 38, que conforman la sección 6 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Según el artículo 35 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están

5 obligados a otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados de conformidad con las disposiciones del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados ("Tratado IPIC") y las disposiciones adicionales de los artículos 36 a 38 del Acuerdo sobre los ADPIC. Estas últimas disposiciones se refieren a la duración de la protección, el trato de los infractores de buena fe, la aplicación de la protección a los artículos que contienen circuitos integrados infractores y las licencias obligatorias. El Tratado IPIC se había negociado bajo los auspicios de la OMPI y firmado en Washington en 1989 pero nunca había entrado en vigor, dado que solo lo había ratificado un número insuficiente de países. Ahora, varias de sus disposiciones han adquirido carácter vinculante para los Miembros de la OMC porque han sido incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC. 1. Qué es un esquema de trazado (topografía) de un circuito integrado? Un circuito integrado (o "microplaqueta") es un dispositivo electrónico que incorpora distintos componentes electrónicos en una única plataforma "integrada" de material semiconductor, normalmente silicona, configurado para desempeñar una función electrónica compleja. Normalmente, un circuito integrado comprende elementos activos como conmutadores electrónicos y puertas (como los transistores o diodos) y componentes electrónicos pasivos (como las resistencias y los capacitadores). En líneas generales, los circuitos integrados se clasifican en microprocesadores y memorias. Un microprocesador normalmente realiza funciones de procesamiento de la información porque posee circuitos lógicos capaces de procesar electrónicamente la información. Las memorias permiten almacenar y recuperar datos. Por lo tanto, un circuito integrado se forma cuando un circuito eléctrico miniaturizado es incorporado a una microplaqueta. Todos los componentes activos y pasivos se crean en el disco semiconductor durante el propio proceso de fabricación y, por lo tanto, son inseparables una vez producida la microplaqueta. Un esquema de trazado, conocido también como "topografía de circuito integrado", está definido en el apartado i) del artículo 2 del Tratado IPIC, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, como la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de algunas o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. En otras palabras, un esquema de trazado es la disposición tridimensional de un circuito integrado, o sea la organización de componentes electrónicos activos y pasivos en una microplaqueta (hecha por lo general de cristal semiconductor). Dichos esquemas de trazado no son fáciles de clasificar en las categorías preexistentes de las normas sobre propiedad intelectual. Pueden ser demasiado funcionales para la protección mediante el derecho de autor o como dibujos o modelos, pero no entrañar suficiente actividad inventiva para justificar la protección mediante patente. Por ello, el Acuerdo sobre los ADPIC contiene normas que se refieren expresamente a su protección. No obstante, estas normas son lo suficientemente flexibles como para que los países puedan utilizar enfoques más parecidos a las patentes, con trámites, o más parecidos al derecho de autor, sin trámites, según estimen conveniente. El artículo 4 del Tratado IPIC incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC reconoce que los Miembros tienen libertad en cuanto a la manera de aplicar esta protección de los esquemas de trazado en su legislación nacional y menciona expresamente la posibilidad de lograr dicha protección utilizando su ley sobre derecho de autor, patentes, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales o competencia desleal o cualquier otra ley o cualquier combinación de

6 leyes. Por lo tanto, los Miembros no están obligados a adoptar una ley aparte para los esquemas de trazado de los circuitos integrados, sino que pueden cumplir su obligación de protegerlos previendo esa protección en las categorías existentes de leyes sobre propiedad intelectual u otras. 2. Qué es susceptible de protección como esquema de trazado de un circuito integrado? Con arreglo al párrafo 2 del artículo 3 del Tratado IPIC, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, la protección es aplicable a los esquemas de trazado que: sean originales en el sentido de que son el resultado del esfuerzo intelectual de su creador; y no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación. Si bien la exigencia de originalidad es similar al concepto de originalidad que se utiliza en relación con el derecho de autor, la exigencia de que el esquema de trazado no sea corriente se acerca más al criterio más objetivo de novedad de la legislación sobre la propiedad industrial. En el apartado b) del párrafo 2 del artículo 3 del Tratado IPIC se reconoce expresamente que un esquema de trazado que utilice elementos que son corrientes puede cumplir estos criterios si la combinación de esos elementos es original y no corriente. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni las disposiciones incorporadas del Tratado IPIC establecen requisitos en materia de trámites para obtener la protección de un esquema de trazado de un circuito integrado. No obstante, el artículo 7 del Tratado IPIC dispone expresamente que los Miembros tienen libertad para exigir, como condición de la protección: que el esquema de trazado haya sido comercialmente explotado ordinariamente en alguna parte del mundo (párrafo 1 del artículo 7); que la solicitud de registro del esquema de trazado sea presentada ante la autoridad pública competente, junto con información que defina su función electrónica. Se podrá especificar que la presentación se debe efectuar dentro de un cierto plazo a partir de la fecha en la que el esquema de trazado se explote comercialmente por primera vez y que se debe pagar una tasa para el registro del esquema de trazado (párrafo 2 del artículo 7). Por lo tanto, los Miembros tienen libertad para prescribir esos trámites en su legislación o no. Sin embargo, los Miembros que decidan imponer esos trámites deben cumplir las disposiciones del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone que esos procedimientos deben permitir un otorgamiento o registro razonablemente rápido a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente. 3. Cuáles son los derechos que se conceden al titular de un esquema de trazado protegido? Con arreglo al artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 6 del Tratado IPIC, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos: la reproducción; y la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales

7 de un esquema de trazado protegido, si se realizan sin la autorización del titular del derecho. Estas prohibiciones también se aplican a los circuitos integrados en los que esté incorporado ese esquema de trazado o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole. Esto significa que el titular del esquema de trazado tiene el derecho exclusivo de autorizar la reproducción y la distribución comercial del propio esquema de trazado protegido, así como de los productos que incorporen ese esquema (por ejemplo, los teléfonos móviles u otros artículos electrónicos de consumo). 4. Cuáles son las limitaciones y excepciones a los derechos conferidos? El Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado IPIC prevén varias limitaciones a los derechos exclusivos del titular. a) Reproducción con propósitos privados o de investigación El apartado a) del párrafo 2 del artículo 6 del Tratado IPIC incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC dispone que no se considerará ilícita la realización, sin autorización del titular, del acto de reproducción de un esquema de trazado protegido, cuando el acto sea realizado por un tercero: con propósitos privados; o únicamente con un objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza. Esto significa que el titular del derecho no puede impedir la reproducción privada (es decir, no comercial) ni la reproducción para los fines indicados supra. b) Creación paralela El apartado c) del párrafo 2 del artículo 6 del Tratado IPIC incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC dispone que el titular de un esquema de trazado protegido no podrá ejercer su derecho respecto de un esquema de trazado idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero. c) Infracción de buena fe Los derechos del titular de un esquema de trazado protegido también son limitados con respecto a la llamada "infracción de buena fe". En virtud del párrafo 1 del artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC, no se considera ilícito importar, vender o distribuir comercialmente un circuito integrado que incorpora un esquema de trazado reproducido ilícitamente (o un producto que contiene esa microplaqueta), si la persona que realiza u ordena tales actos no lo sabía, ni tenía motivos razonables para saberlo, cuando adquirió el circuito integrado o el producto. Esto significa que no puede impedirse la distribución comercial de un esquema de trazado copiado ilícitamente (en una microplaqueta o en un producto que la contiene) si la persona que actúa ignora de buena fe que la microplaqueta es ilícita. Incluso después de informar debidamente sobre la microplaqueta infractora al "infractor de buena fe", se debe permitir que éste siga distribuyendo las existencias disponibles o previamente encargadas de esas microplaquetas o productos a cambio de una compensación al titular del derecho que sea equivalente a una regalía comercial razonable. Por lo tanto, el infractor de buena fe, incluso después de que se haya enterado de que los productos que distribuye con fines comerciales incorporan una microplaqueta infractora, debe estar autorizado para vender el resto de las existencias del producto o de la microplaqueta en cuestión, siempre que pague al titular del derecho regalías al valor comercial vigente. No

8 obstante, cabe señalar que este privilegio del "infractor de buena fe" solo existe con respecto a los actos de distribución comercial de esquemas de trazado reproducidos ilícitamente, y no con respecto a la reproducción misma. d) Agotamiento La cuestión del agotamiento y el hecho de que los Miembros no están obligados a adoptar un régimen particular de agotamiento en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC ya se han analizado en el módulo I introductorio. El párrafo 5 del artículo 6 del Tratado IPIC incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC dispone expresamente que los Miembros podrán prever el agotamiento de los derechos de distribución respecto de un esquema de trazado de los circuitos integrados que haya sido puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento. e) Licencias obligatorias Con respecto a las licencias obligatorias relativas a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, el párrafo 2 del artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que se aplican condiciones iguales a las establecidas para las patentes en los apartados a) a k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Para más detalles sobre el artículo 31, véase el módulo V. Aunque en términos generales el Acuerdo sobre los ADPIC no determina los motivos por los que los Miembros pueden otorgar licencias obligatorias, el apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que, si se trata de tecnología de semiconductores, las licencias obligatorias solo podrán otorgarse para uso no comercial o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia. 5. Qué duración ha de tener la protección de un esquema de trazado? De conformidad con el artículo 38 del Acuerdo sobre los ADPIC, la protección no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Dado que el régimen del Acuerdo sobre los ADPIC acerca de la protección de los esquemas de trazado no obliga a los Miembros a exigir, como condición para la protección, el registro o la explotación comercial de un esquema de trazado, el artículo 38 fija comienzos alternativos para el período necesario de 10 años de protección. Como posibilidad adicional, el párrafo 3 del artículo 38 del Acuerdo sobre los ADPIC dice que todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado. D. INFORMACIÓN NO DIVULGADA La protección de la información no divulgada, que comprende los secretos comerciales y los datos de pruebas que se hayan sometido a organismos oficiales, no está cubierta explícitamente por las normas internacionales preexistentes en materia de propiedad intelectual, como el Convenio de París. No obstante, la protección para esta materia en el marco del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC se enfoca en términos del concepto más general de garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con el artículo 10bis del Convenio de París. El artículo 10bis del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, obliga a los Miembros a asegurar una protección eficaz contra todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Contiene una lista no exhaustiva de algunos actos de competencia desleal que deben ser prohibidos por los Miembros, en particular cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o

9 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 1. Información no divulgada (secretos comerciales) En el Acuerdo sobre los ADPIC, tomando como base el Convenio de París, se introducen obligaciones específicas para proteger la información no divulgada. En consecuencia, el párrafo 2 de su artículo 39 obliga a los Miembros a proteger la información que: sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; No es necesario que los secretos comerciales solo sean conocidos por una o dos personas para ser susceptibles de protección, pero no deben ser generalmente conocidos para el público u otras personas del mismo oficio o profesión. La información en su conjunto puede ser secreta, por ejemplo, la fórmula de la "Coca-Cola", o estar compuesta por distintos datos, cada uno de los cuales pueden ser de dominio público, pero cuya compilación no lo es, por ejemplo, la lista de clientes de un bufete de abogados. tenga un valor comercial por ser secreta; La información debe tener un valor comercial para su titular o los competidores del titular y este valor se perdería o se vería menoscabado si la información dejara de ser secreta. Por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola tendría menos valor para esa compañía si todos los competidores también tuvieran acceso a ella. haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla; Lo que constituye "medidas razonables" para mantener secreta la información puede variar de un caso a otro, sobre todo dependiendo de la naturaleza y el valor de la información que se ha de proteger. Por ejemplo, en un caso, una cuestión sometida a un tribunal era si una empresa química debía estar obligada, como medida razonable, a colocar un tejado sobre la maquinaria de su planta a fin de proteger contra fotografías aéreas su proceso secreto de fabricación de metanol. El tribunal sostuvo que, por ser demasiado costoso para la empresa, ese requisito no era razonable. El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información no divulgada que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento "de manera contraria a los usos comerciales honestos". Según una nota a pie de página a la disposición, la expresión "de manera contraria a los usos comerciales honestos" incluye por lo menos prácticas como: el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza,

10 la instigación al incumplimiento de contratos o al abuso de confianza, la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba las citadas prácticas. A diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes y el derecho de autor, cuyo plazo de protección está limitado, la protección de la información no divulgada persiste sin limitación en el tiempo mientras sigan cumpliéndose las condiciones de su protección; es decir, mientras se cumplan las condiciones que se han mencionado antes. Sin embargo, a diferencia de la protección de las patentes, no existe protección contra un competidor que haya desarrollado la información de manera independiente. 2. Datos de pruebas u otros no divulgados La mayoría de los países exigen a los fabricantes de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que presenten datos de pruebas y de otros tipos como condición para aprobar la comercialización de sus productos, especialmente cuando utilizan nuevas entidades químicas. Para los productos farmacéuticos, los datos de pruebas se obtienen mediante ensayos preclínicos de gran alcance sobre animales y con ensayos clínicos sobre seres humanos y se presentan a los organismos públicos a fin de demostrar la inocuidad, la calidad y la eficacia de esos productos. Los datos sobre la eficacia y el efecto ambiental de los productos químicos agrícolas, como pesticidas o herbicidas, se recogen con ensayos sobre el terreno y pruebas similares. La obtención de esos datos de pruebas, tanto en términos de tiempo como de costos, puede suponer un esfuerzo considerable de la compañía productora del producto original. El Acuerdo sobre los ADPIC es el primer instrumento internacional en el campo de la propiedad intelectual que contiene obligaciones específicamente relativas a la protección de los datos de pruebas u otros no divulgados que es necesario presentar para obtener la autorización para comercializar productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas. Esta cuestión se aborda en el párrafo 3 del artículo 39, que trata de lograr un equilibrio entre intereses contrapuestos. La protección en virtud del párrafo 3 del artículo 39 se otorga independientemente de otros derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes. Los Miembros tienen que otorgar protección a los datos de pruebas independientemente de que los productos estén abarcados por patentes o no. Los datos de pruebas pueden haber sido generados por una empresa o entidad que es totalmente distinta al titular o los titulares de una o más patentes que abarcan el uso del producto en cuestión, y si se ha presentado una patente sobre el producto, normalmente ello ocurre años antes de llevar a cabo la mayor parte de los ensayos o pruebas de los que se obtienen datos sobre la inocuidad, la eficacia y el efecto ambiental. El párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros protejan esos datos de pruebas u otros cuando: los datos no han sido divulgados; su presentación es necesaria como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas; los productos utilizan nuevas entidades químicas; y la elaboración de los datos de pruebas u otros datos ha supuesto un esfuerzo considerable. Se pueden otorgar dos formas de protección a esos datos de pruebas u otros. En primer lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros a protegerlos contra todo uso

11 comercial desleal. Además, los Miembros deben proteger esos datos contra toda divulgación. Se aplica una excepción a esta obligación en los casos en que la divulgación es necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. Una cuestión que ha sido muy debatida es si una autoridad de control farmacéutico, al otorgar la aprobación para la comercialización de un medicamento en versiones genéricas, puede apoyarse en datos de pruebas proporcionados por quien lo ha generado en su solicitud de aprobación para la comercialización, con el fin de demostrar su inocuidad y eficacia; en otras palabras, si se puede limitar a exigir solo los datos necesarios para demostrar la bioequivalencia, o la misma absorción en el organismo, de la versión genérica. Los Miembros tienen opiniones divergentes sobre la obligación de proteger los datos de pruebas contra el uso comercial desleal con arreglo al párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Algunos opinan que el método más eficaz para aplicar el párrafo 3 del artículo 39 es proporcionar al que elabora originalmente los datos un plazo razonable de exclusividad durante el cual las autoridades de control no deben apoyarse en los datos para aprobar otras versiones. Otros Miembros consideran que hay otras formas distintas de los plazos de exclusividad de los datos para proteger esos datos contra todo "uso comercial desleal". No hay jurisprudencia de la OMC sobre esta cuestión, que fue tema de un procedimiento de solución de diferencias entre los Estados Unidos y la Argentina. Aunque respecto de otras cuestiones las partes alcanzaron una solución mutuamente satisfactoria, sobre esta cuestión solo acordaron que las diferencias debían ser resueltas sobre la base de las normas del sistema de solución de diferencias de la OMC (documento WT/DS196/4). No obstante, la cuestión no ha sido abordada en el marco del ESD desde la resolución de esa diferencia particular. E. CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES 1. Introducción Un elemento importante del equilibrio general implícito en el Acuerdo sobre los ADPIC es el reconocimiento de la función legítima que corresponde a la legislación y la política sobre la competencia en relación con los derechos de propiedad intelectual y las prácticas de concesión de licencias. La "legislación y la política sobre la competencia" comprende las leyes y las políticas conexas que abordan las prácticas anticompetitivas de las empresas (a veces se conocen como leyes o políticas "antitrust" o "antimonopolio"). El conjunto de prácticas que pueden abarcar esas leyes normalmente incluye los acuerdos anticompetitivos y de colusión (cárteles), las fusiones que reducen la competencia y los abusos de la posición dominante o la "monopolización". 2 Además, las leyes sobre la competencia de algunos países contienen disposiciones específicas referentes al abuso de los derechos de propiedad intelectual. Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la legislación y la política sobre la competencia, que se examinarán en esta sección, reflejan las preocupaciones por los posibles efectos anticompetitivos de los derechos de propiedad intelectual protegidos en virtud del Acuerdo que fueron expresadas especialmente por los países en desarrollo durante la negociación del Acuerdo en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Su finalidad es permitir que los gobiernos apliquen recursos apropiados en relación con las 2 Se puede consultar información general sobre el tema en Organización Mundial del Comercio, "Estudio especial sobre el comercio y la política de competencia" en Informe anual de la Organización Mundial del Comercio 1997, Ginebra: OMC, 1997, capítulo IV.

12 prácticas anticompetitivas perjudiciales, siempre que actúen de manera compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo. Es importante señalar que, debidamente interpretados, los objetivos y las modalidades de los sistemas de derechos de propiedad intelectual y del Acuerdo sobre los ADPIC no están intrínsecamente en conflicto con la legislación y la política sobre la competencia. De hecho, en general, la política de competencia y la propiedad intelectual persiguen los mismos objetivos generales, a saber, los de promover una economía dinámica e innovadora, facilitando al mismo tiempo una difusión apropiada de las nuevas tecnologías y promoviendo de este modo el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, la legislación y la política sobre la competencia pueden contribuir a impedir o desalentar prácticas como la fijación colusoria de precios o el uso de cláusulas abusivas en los acuerdos sobre licencias que restringen de forma injustificada el acceso a nuevas tecnologías o los usos a los que éstas se pueden destinar. Un punto conexo que merece la pena destacar es que los derechos de propiedad intelectual normalmente no confieren "monopolios" a sus titulares, en el sentido en que están reconocidos en la legislación sobre la competencia. Ello se debe a que en la mayoría de los casos (aunque no en todos), existen sustitutos de los productos y las tecnologías que están protegidos por los derechos de propiedad intelectual. Por ello, con arreglo a las leyes sobre la competencia de la mayoría de los países, la mera existencia o el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual no se considera, en sí, una infracción de las leyes sobre la competencia (igual que la mera existencia o el ejercicio de otras formas de derechos sobre la propiedad, por ejemplo, sobre los bienes inmuebles, no se considera una infracción de esas leyes). En cambio, es probable que la legislación en materia de competencia se aplique solo en unas pocas circunstancias en las que haya pocos sustitutos exactos, o ninguno, de la tecnología o los productos protegidos por los derechos de propiedad intelectual o en las que los derechos se utilicen deliberadamente de manera abusiva. Aparte de la observancia de la legislación sobre la competencia, muchos países dan importancia a la defensa de los principios de competencia en relación con otras políticas públicas, incluida la propiedad intelectual. Un ejemplo destacado de esto es un informe de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de 2003 en el que se sostenía que había que prestar más atención a la protección de la competencia en distintos aspectos de la política estadounidense sobre patentes Examen general de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC Las principales disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que guardan relación con la aplicación de la política de competencia son el párrafo 2 del artículo 8, que trata del abuso de los derechos de propiedad intelectual en general; el artículo 40, relativo a las prácticas anticompetitivas de concesión de licencias, y elementos del artículo 31, especialmente su apartado k), referente al uso de una patente sin la autorización del titular del derecho. A nivel general, el párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo dispone que: Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. Cabe señalar que el párrafo 2 del artículo 8 no se refiere necesariamente solo a las infracciones de la legislación sobre la competencia, sino al concepto, que puede considerarse más general, de "abuso" de los derechos de propiedad intelectual. 3 Estados Unidos, Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, 2003, disponible en:

13 De manera análoga, pero centrándose en la cuestión específica de las prácticas de concesión de licencias que restringen la competencia, el párrafo 1 del artículo 40 del Acuerdo señala que: Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología. Para tener en cuenta esta preocupación, en el párrafo 2 del artículo 40 se reconoce el derecho de los gobiernos de los Miembros de la OMC a adoptar medidas para impedir abusos anticompetitivos de los derechos de propiedad intelectual, siempre que dichas medidas sean compatibles con las disposiciones pertinentes del Acuerdo. El párrafo 2 del artículo 40 también contiene una breve lista ilustrativa de prácticas que podrán ser consideradas abusos. Se trata de las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias. 4 Otro aspecto importante del artículo 40 es la posibilidad que da a los Miembros de la OMC de solicitar consultas con otros Miembros en casos de posibles abusos anticompetitivos. Concretamente, en el párrafo 3 del artículo 40 del Acuerdo se dispone que un Miembro que esté considerando la posibilidad de entablar acciones contra un titular de derechos de propiedad intelectual que sea nacional de otro Miembro o que tenga su domicilio en él, puede solicitar consultas con ese Miembro. Este último Miembro debe cooperar facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial. Además, en el párrafo 4 del artículo 40 se dispone que a todo Miembro cuyos nacionales sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes de este otro Miembro, este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas. El artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo al uso de una patente sin autorización del titular de los derechos, establece condiciones detalladas que se deben cumplir cuando los Estados Miembros conceden licencias obligatorias. No obstante, el apartado k) del artículo 31 deja claro que los Miembros no están obligados a aplicar algunas de estas condiciones en aquellas situaciones en las que la licencia obligatoria se otorga "para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas". En particular, los requisitos de demostrar que el potencial usuario ha intentado obtener la autorización voluntaria del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y que esos intentos no han surtido efecto en un plazo prudencial (véase el apartado b) del artículo 31) no son aplicables en estas circunstancias. Además, una constatación de esa índole puede hacer que deje de ser aplicable el requisito establecido en el apartado f) del artículo 31 de que la autorización para el uso de una patente en virtud de una licencia obligatoria sea principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tal uso. Asimismo, las autoridades podrán considerar la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas al determinar la cuantía de la remuneración que se ha de ofrecer en virtud del apartado h) del artículo Las "condiciones exclusivas de retrocesión" se refieren a cualquier obligación impuesta a un licenciatario de otorgar una licencia exclusiva al licenciante con respecto a sus propias mejoras o a sus propias aplicaciones nuevas de la tecnología objeto de la licencia. Las "condiciones que impidan la impugnación de la validez" son aquellas que imponen al licenciatario la obligación de no impugnar la validez de los derechos de propiedad intelectual que tiene el licenciante. La expresión "licencias conjuntas obligatorias" se refiere a una obligación impuesta al licenciatario de aceptar una licencia sobre diversas tecnologías diferentes cuando su interés se limita solo a parte de estas tecnologías.

14 Es necesario señalar que las disposiciones descritas precedentemente dejan importantes cuestiones para resolver a nivel nacional. Por ejemplo, ni el párrafo 2 del artículo 8 ni el párrafo 2 del artículo 40 indican qué prácticas concretas deben considerarse abusos, ni tampoco especifican las medidas correctivas que se deben adoptar. En este sentido, las disposiciones del Acuerdo relativas a la competencia son de aplicación facultativa, más que obligatorias. Además, con respecto al apartado k) del artículo 31 del Acuerdo, esta disposición no define las bases sobre las que las prácticas podrán ser consideradas anticompetitivas, es decir las normas de evaluación que se utilizarán. Por otro lado, se deja sin definir todo el conjunto de prácticas que se pueden considerar anticompetitivas (aparte de los tres ejemplos mencionados). El Acuerdo también proporciona relativamente pocas orientaciones sobre las medidas correctivas que se pueden adoptar en casos particulares, aparte de dejar claro que cualesquiera medidas que se adopten deben ser compatibles con otras disposiciones del Acuerdo. En este contexto, es interesante señalar que, en varias jurisdicciones, a los gobiernos nacionales les ha resultado útil adoptar directrices que se refieren a algunos o a la totalidad de estos asuntos. Normalmente estas directrices se basan en decisiones adoptadas en casos anteriores y la doctrina económica, además de la experiencia de los organismos competentes acerca de cuestiones conexas Tres cuestiones actuales de interés Hay una serie de cuestiones que caen en el ámbito de la interacción de la política de competencia con la política sobre la propiedad intelectual. A continuación se indican algunas de ellas: La aplicación de la legislación sobre la competencia a la adquisición de derechos de propiedad intelectual, en especial cuando estos derechos son adquiridos por una empresa a otra, por ejemplo, en virtud de las disposiciones de la legislación sobre la competencia relativas a las fusiones y adquisiciones. El trato de las prácticas de concesión de licencias y prácticas conexas, como las retrocesiones, las transacciones en régimen de exclusividad, las compras condicionadas, las limitaciones territoriales del mercado, las restricciones relativas al ámbito de utilización y las cláusulas de mantenimiento de precios. Según la información disponible, los enfoques nacionales varían, y hay distintas posiciones sobre si esas prácticas deberían ser evaluadas caso por caso para determinar su impacto en la competencia. Las cuestiones relativas a las marañas de patentes: por ejemplo, la situación en la que un solo producto semiconductor puede ser potencialmente objeto de cientos o miles de patentes propiedad de varias empresas. En algunos casos, las dificultades que plantean las marañas de patentes se han abordado, total o parcialmente, estableciendo consorcios de patentes o acuerdos de licencias cruzadas que permiten a las empresas utilizar tecnologías para las que hay múltiples titulares de derechos. No obstante, algunos de estos acuerdos pueden merecer atención debido a su posible efecto 5 Véanse, por ejemplo, Estados Unidos, Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines on Intellectual Property Licensing (US Government Printing Office: 1995; disponible en guidelines/0558.htm); Comisión Europea, Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología (2004; disponible en XC0427(01):ES:HTML); Canadá, Competition Bureau, Intellectual Property Enforcement Guidelines (Ottawa: 2000; disponible en y Japón, Fair Trade Commission, Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act (2007; disponible en Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements (2005; disponible en Pool.pdf), Guidelines Concerning Joint Research and Development under the Antimonopoly Act (1993); disponible en

15 anticompetitivo y tal vez sea necesario adoptar medidas para garantizar que sean favorables a la competencia. El trato de las soluciones de los casos de infracción de patentes: una situación en la que se pueden plantear cuestiones relacionadas con la competencia es cuando esas soluciones pueden menoscabar el interés de política pública de facilitar la entrada en el mercado de fabricantes de productos genéricos competidores de un producto farmacéutico original. La denegación de licencias: en distintas jurisdicciones hay opiniones divergentes sobre si ese comportamiento puede, y en qué circunstancias particulares, ser considerado una infracción de la legislación sobre la competencia, o si se puede, y en qué circunstancias, suponer que los titulares de patentes tienen derecho a negarse a otorgar licencias sobre sus invenciones.