MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio "economicosgratis.cl

Transcripción

1 MAT: arbitraje por revocación de nombre de dominio "economicosgratis.cl Santiago, 29 de Julio de 2015 VISTOS: 1.- Que por oficio N , de fecha 14 de mayo de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio economicosgratis.cl, Rol N 4993, entre la revocante AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA y el titular del dominio JUAN RECABAL ARIZTÍA. Dicha designación fue posteriormente aceptada por el suscrito por resolución de fecha 15 de mayo de Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio.cl y que forma parte, a su vez, de la Reglamentación. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador". 3.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA, representada por la abogada doña Agustina Paz Davis Komlos, presentó con fecha 9 de Junio de 2015 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó lo siguiente: a) Que Agustín Edwards E. y Compañía es un grupo empresarial, titular de un gran número de medios de prensa escrita de circulación nacional y local, que a su vez han derivado en un gran número de registros marcarios. El grupo posee diarios matutinos de circulación nacional, El Mercurio de Santiago y Las Últimas Noticias, el vespertino La Segunda, así como 21 Diarios Regionales, distribuidos únicamente en otras ciudades importantes del país, entre los que destaca El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, La Estrella de Tocopilla, La Estrella de Iquique, La Estrella del Norte, La Estrella de Arica, La Estrella del Loa, La Estrella del Huasco, La Estrella de Chiloé, La Estrella de Concepción, entre otros. Señala que todos estos medios de prensa escrita además tienen sus plataformas Web y que en dichas páginas se puede apreciar el amplio espectro de planes y asimismo el posicionamiento que tiene su negocio. b) Agrega que desde 1987 a 1996, la empresa creó TV Cable lntercom, el primer cable operador del país. Luego a fines de 1995, lntercom S.A. junto con la empresa de TV Cable Comunicaciones Cordillera S.A. (Metrópolis) se asociaron y crearon la nueva sociedad Metrópolis-lntercom. Desde fines del 2005 Metrópolislntercom pasó a ser propiedad de VTR Banda Ancha S.A. También posee desde 2004 la emisora Digital FM, y además posee las emisoras NRG FM y Positiva FM, así como imprentas comerciales y editoriales como El Mercurio- Aguilar, esta última en conjunto con la división Aguilar del grupo español PRISA. El 30 de junio de 2006 adquirió la empresa Diario El Sur S.A. que edita los diarios El Sur y el vespertino Crónica, ambos en la ciudad de Concepción. c) Señala que la sección ECONOMICOS de El Mercurio, es una sección, que se encuentra tanto en el periódico escrito como en el Portal de Internet, que permite a los usuarios realizar una diversidad de cosas, como buscar una casa/departamento o para arrendar o comprar, buscar otro tipo de propiedad

2 para los mismos fines, buscar empleo, comprar o vender un auto, para ofrecer determinados servicios, entre otras cosas. Agrega que este sitio Web, es reconocido por los usuarios de internet, razón que le ha permitido tener más de un millón trescientos mil publicaciones/avisos, y alrededor de ochenta y dos mil contactos realizados entre usuarios. d) Señala que sus periódicos de circulación nacional y regional, son de los más copiados y leídos por los consumidores y que lo mismo ha ocurrido con la prensa en Internet, donde ha logrado incursionar con gran éxito en este campo, siendo el sitio web <emol.com> (portal de Internet matriz de El Mercurio) uno de los sitios de noticias más leídos a nivel nacional, y también conocido a nivel internacional, que nace como respuesta a la competencia de los sitios Web de Terra y La Tercera, y tiene a la fecha más de 12 años de existencia. e) Señala además que es titular en Chile de una serie de registros de marcas comerciales que incluyen la expresión ECONOMICOS, citando los siguientes: ECONOMICOS.MERCURIO.CL, clase 38, registro ; ECONOMICOS.MERCURIO.CL, clase 35, registro N ; ECONOMICOS.MERCURIO.CL, clase 16, registro N ; LOS AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO, clase 16, registro N ; AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO, clase 16, registro N ; AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO, clase 16, registro N ; EL AVISO ECONOMICO DE EL MERCURIO, clase 16, registro N ; ECONOMICOS MAS ECONOMICOS - LAS ULTIMAS NOTICIAS, clase 16, registro N ; AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, clase 38, registro N ; AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, clase 35, registro N ; ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO, clase 16, registro N ; AVISOS ECONOMICOSCLASIFICADOS DE EL MERCURIO, clase 16, registro ; y ECONOMICOS MASECONOMICOS - LAS ULTIMAS NOTICIAS, clase 35, registro f) Argumenta que estos registros le otorgan la facultad exclusiva y excluyente para usar estas marcas en relación a todos los productos y servicios que cada una de ellas distingue, entre los que se distinguen suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; revistas electrónicas en línea no descargables y publicaciones periódicas y no periódicas, diarios, revistas, folletos, papelería en general, que son justamente los productos y servicios que ofrece en el mercado y en virtud de los cuales ha adquirido el posicionamiento en la actualidad. g) En razón de esto, sostiene que cualquier utilización por un tercero que se le entregue a la marcas comerciales de su titularidad en relación a los productos y servicios que ofrecen dichas marcas, o bien de una expresión sustancialmente similar como es el caso de el nombre de dominio registrado objeto de la presente demanda de revocación, producirá entre los miembros del público consumidor una conexión inmediata con su empresa y con sus productos y servicios, siendo, en este sentido, escasa cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. h) Argumenta también que es titular de los siguientes nombre de dominio: economicos.cl, economicosclasificados.cl, economicosmercurio.cl, economicosonline.cl, elmercurioeconomicos.cl, avisoseconomicos.cl, avisoeconomico.cl, avisos-economicos.cl, avisoseconomicosclasificados.cl, clasificadoseconomicos.cl y avisoseconomicosde chile.cl. i) Sostiene que el Portal Web <económicos.cl> se encuentra en uso, es asociado a un origen empresarial determinado, y es muy conocido por los consumidores.

3 Cuenta con más de un millón de avisos disponibles, algunos gratuitos y otros pagados, y funciona a lo largo y ancho de todo nuestro país. A través de este sitio, los usuarios pueden comprar y vender u ofrecer una serie de bienes o servicios. Las publicaciones pueden ser gratuitas o bien pagadas, y es por eso que sostiene que la existencia de un dominio como el de autos le es perjudicial; por cuanto agrega a la expresión "económicos" la expresión "gratis", lo que no le da distintividad ni la aleja de las marcas y dominios registrados a su nombre, pues agrega una característica, la gratuidad, que justamente caracteriza algunos de sus servicios. j) Señala que el demandado no es titular de un registro o solicitud de marca comercial ECONOMICOS, ni tampoco de otros dominios. Agrega que dominio no es usado por el demandado. k) Argumenta que existen similitudes entre su marca y nombre de dominio y nombre de dominio disputado en autos, pues comparten el elemento más distintivo. En este sentido añade que el nombre de dominio registrado por el demandado, se compone de la expresión ECONOMICOS al igual que sus marcas y reproduce además íntegramente su nombre de dominio <económicos.cl>, adicionando la expresión GRATIS que no le otorga suficiente distintividad por cuanto es una expresión descriptiva, pues da cuenta de la gratuidad de los servicios que pretende ofrecer a partir de su sitio web. l) Concluye que nos encontramos frente a derechos preexistentes respecto del elemento principal del nombre de dominio en disputa -ECONOMICOS- que sumada la falta de derechos de propiedad industrial del demandado de autos, constituye un derecho preferente a su favor, que rompe con el principio rector de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, first come, first served. m) Cita también normas de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN) y señala que el rechazo de la presente demanda de revocación constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de la Normativa Marcaría vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia. 4.- En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó un reporte de marcas de su titularidad que incluyen la expresión ECONOMICOS, impresiones del sitio web de NIC Chile que acreditan su titularidad sobre los nombre de dominio citados en su demanda e impresiones de los sitios web y Por resolución de fecha 11 de junio de 2015, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado al titular del dominio por el término de 10 días corridos. 6.- El actual titular don Juan Recabal Ariztía, representado por don Andrés Cuche Cartagena, evacuó el traslado en tiempo y forma, alegando, en lo esencial, lo siguiente: a) Que don Juan Recabal Ariztía es Técnico Agrícola, profesión principal a la que se ha dedicado por muchos años. Sin embargo, con el objeto de generar otra fuente de ingresos, y dado el actual éxito de sitios de avisos económicos como

4 MERCADOLIBRE, YAPO, VIVASTREET, y varios más, es que decide emprender con una idea de negocios similar, consistente en montar un sitio web para que las personas pongan avisos económicos sin costo, y de esa forma conseguir tráfico en su sitio, pensando en vender espacios publicitarios o alguna otra manera de obtener un rédito económico legítimo. De esta forma, don Juan Recabal Ariztía espera desarrollar eficientemente su emprendimiento ECONOMICOS GRATIS, y así ejercer una actividad lucrativa conforme a la ley y de buena fe. b) Que resulta notorio y evidente que ECONOMICOS GRATIS corresponde a una expresión genérica, compuesta de dos palabras comunes en el idioma español, que tienen un carácter explicativo del dominio. En este sentido, señala que resulta manifiesto que el objetivo del dominio es publicar avisos ECONOMICOS, y que el servicio que se entrega es GRATIS. Considerando lo anterior, concluye que no es posible concebir que un único titular pretenda adjudicarse el derecho exclusivo de uso sobre la expresión ECONOMICOS GRATIS, menos aun cuando las marcas comerciales de la revocante tienen la expresión distintiva MERCURIO o EL MERCURIO, y su protección es como conjunto. c) Que el argumento marcario no es absoluto ni excluyente, y que incluso se ha rechazado en casos en que el nombre de dominio resultaba idéntico a la marca comercial, por lo que con mayor razón debe desestimarse al no existir esta identidad. Agrega que en las marcas de la revocante está otorgada la protección como conjunto, lo que significa que no protege los elementos individualmente considerados. d) Sostiene que la revocante intentó registrar la marca ECONOMICOS, siendo rechazada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y por el Tribunal de Propiedad Industrial. e) Señala que la titularidad de un nombre de dominio no entrega ningún derecho para excluir el registro de dominios similares ni es óbice para la legitimidad de esta inscripción. f) Que el peligro de confusión entre los consumidores no es efectivo, y que aunque lo fuera, no procede argumentarlo contra una expresión genérica. Señala que las marcas de la demandante contienen elementos distintos, fundamentalmente la expresión EL MERCURIO, no contenida en el dominio disputado. De esta forma, las marcas de la contraparte son muy distintas al dominio en disputa. Agrega que la convivencia de nombres parecidos en internet es de lo más corriente, considerando el exponencial crecimiento de los agentes que operan en la red. g) Sostiene además que la existencia de marcas comerciales u otro tipo de derechos industriales no son argumentos de tal relevancia en las controversias por nombres de dominio, pues no pueden considerarse como que éstas constituyan por sí mismas un interés preferente sobre el nombre de dominio, superior al legítimo interés de emprender o desarrollar una actividad lícita y de buena fe, que en nada interfiere con la de la contraparte. h) Señala que en el caso de marras, podríamos encontrarnos ante la figura del reverse domain name hijacking o secuestro inverso de nombres de dominio, al no obedecer la acción de revocación de autos, según la propia demandante, a nada más que el supuesto riesgo de error y confusión con su marca. i) También sostiene que en el improbable evento de que se considere que la demandante tiene un derecho de similares características, de igual manera debe

5 mantenerse la asignación en su favor, por ser el actual titular del dominio, y por tanto asistirle el principio de aplicación general first come, first served. 7.- En respaldo de sus pretensiones, el actual titular acompañó capturas de pantalla del dominio economicosgratis.cl y del sitio Whois, donde consta su titularidad sobre el dominio economicosgratis.com. También acompañó copia de las marcas de la revocante ECONOMICOS.ELMERCURIO.CL, AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO y LOS AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO. Asimismo, acompañó copia de la solicitud N , correspondiente a la marca ECONOMICOS, denominativa, donde consta el rechazo de dicha inscripción por parte de INAPI y copia del fallo del Tribunal de Propiedad Industrial, Rol , que rechaza en segunda instancia dicha solicitud. Finalmente, acompaña diversos fallos relativos a conflictos por nombres de dominio. 8.- Por resolución de fecha 30 de junio de 2015, se tuvo por contestada la demanda de revocación por parte de don Juan Recabal Ariztía y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. 9.- Con fecha 9 de Julio de 2015 el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia. CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL: Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio.cl serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Que la misma disposición añade Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. Que, asimismo, dicha norma señala que: El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. TERCERO: Que la revocante ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, señalando, entre otros argumentos, ser titular de marcas comerciales y nombres de dominio que contienen la expresión económicos. CUARTO: Por su parte, la demandada afirma que economicosgratis corresponde a una expresión genérica, compuesta de dos palabras comunes en el idioma español, por lo que a su juicio no sería posible concebir que un único titular pretenda adjudicarse el derecho exclusivo sobre dicha expresión.

6 QUINTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto" ( La fundamentación de las sentencias y la sana crítica, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N 1, 2006, pp ). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto. SEXTO: Que la revocante AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA ha logrado acreditar, mediante documentos que no fueron objetados por la demandada, que es titular de marcas comerciales y nombres de dominio que contienen la expresión ECONOMICOS y es dueña del portal Portal Web <económicos.cl>, que se encuentra en uso y mediante el cual se puede acceder a una gran cantidad de avisos clasificados. SEPTIMO: Por su parte, el demandado y actual titular del nombre de dominio, ha acreditado mediante documentos que no fueron objetados por la revocante, que es titular del dominio económicosgratis.com y que la revocante solicitó la marca ECONOMICOS, para distinguir productos y servicios de las clases 16, 35 y 41, siendo rechazada por el H. Tribunal de Propiedad Industrial. OCTAVO: Que atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados por las partes, resulta importante para este Árbitro dilucidar si la palabra económicos es una expresión distintiva de la revocante o, en cambio, constituye una expresión genérica y/o de uso común en el mercado. NOVENO: Que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, dos de las acepciones de la expresión económico son perteneciente o relativo a la economía y poco costoso, que exige poco gasto. Adicionalmente, y como es público y notorio conocimiento, la expresión económicos es usada por diferentes actores en el mercado para referirse a avisos clasificados. DECIMO: Lo anterior permite presumir objetivamente que el uso por distintos titulares de la expresión económicos no afectará las actividades de la demandante, ni tampoco causará confusión en el público usuario de Internet. A mayor abundamiento, existen otros nombres de dominio que contienen la palabra económicos, pertenecientes a terceros a esta litis, tales como economicosweb.cl, economicosregionales.cl y economicosavisos.cl. DECIMO PRIMERO: Que las marcas comerciales invocadas por la revocante constituyen un derecho incorporal protegido por nuestra Constitución Política en el artículo 19 número 24 y 25 y por la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, dichas marcas no le confieren a su titular una protección sobre la expresión económicos aisladamente considerada, según consta en dichos registros. Lo anterior se sustenta además en el fallo del H. Tribunal de Propiedad Industrial, acompañado por la demandada y no objetado por la revocante,

7 mediante el cual dicho Tribunal confirmó la resolución del INAPI que rechazó la marca ECONOMICOS solicitada para distinguir productos y servicios de las clases 16, 35 y 41, señalando expresamente lo siguiente: la marca presentada a registro comprende una palabra de uso común y necesaria de usar por la competencia, la que debe estar disponible para todos los actores mercantiles, de manera que vulnera lo dispuesto por el artículo 20 letra e) de la Ley del ramo. DECIMO SEGUNDO: Esto se refuerza además en nuestro ordenamiento jurídico, el cual reconoce a los particulares la libre iniciativa en materia económica como derecho constitucional garantizado en el artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República. Dado que en la actualidad la actividad empresarial se encuentra fuertemente vinculada a la red global Internet, las disputas de nombres de dominio deben ser resueltas de manera de dar un justo y proporcional balance a los derechos potencialmente afectados. DECIMO TERCERO: Que de acuerdo a lo expuesto, en opinión de este Árbitro los argumentos hechos valer por la demandante, no constituyen elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un interés preferente, que a su vez supere o anule el principio de first come, first served. Si bien este Árbitro ha sostenido que en materia de registros de nombres de dominio la regla general del principio de first come, first served no es absoluta, sino que sólo se trata de un principio orientador, en este caso concreto sí corresponde aplicarlo, porque dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes acreditan derechos o intereses de similar valor. Las demás alegaciones, defensas y probanzas rendidas en autos no desvirtúan la conclusión a la que ha arribado el Sentenciador. DECIMO CUARTO: Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado los argumentos de las partes para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que la inscripción del nombre de dominio por parte de su actual titular, no vulnera las normas vigentes, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros. Y visto además, las facultades que el sentenciador le confieren el Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. RESUELVO: 1.- Que se rechaza la demanda de revocación deducida por AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA en contra de don JUAN RECABAL ARIZTÍA 2.- Que se mantiene la actual asignación del nombre de dominio a nombre de don JUAN RECABAL ARIZTÍA. 3.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe

8 condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme los acuerdos ya adoptados en el proceso. 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican. Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda. María Elena Rioseco Yair Riquelme Belmar C.I. N C.I. N