DIRECTRICES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) PARTE M

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1 DIRECTRICES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) PARTE M MARCAS INTERNACIONALES MODIFICACIONES DEL ANTERIOR CAPÍTULO 13 DE LAS DIRECTRICES DE EXAMEN Versión final: noviembre de 2007 Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 1

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 4 SECCIÓN 1: LA OAMI COMO OFICINA DE ORIGEN Examen y transmisión de las solicitudes internacionales Tasa de transmisión Cumplimentación correcta del formulario Las diversas versiones del formulario Indicaciones relativas al solicitante y a los representantes La existencia de una marca de base Reivindicación de prioridad Identidad con la marca de base Lista de productos y servicios Partes Contratantes designadas Firma Otros formularios Transmisión de la solicitud internacional Designaciones posteriores Notificación de hechos que afectan al registro de base Transmisión de modificaciones que afectan al registro internacional Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir sin examen Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir tras un examen limitado Relación con el Arreglo de Madrid...21 SECCIÓN 2: LA OAMI COMO OFICINA DESIGNADA Sinopsis El registro internacional o la designación posterior de la CE Recepción, primera republicación, búsquedas y requisitos formales Recepción de la OMPI Primera republicación Lenguas Búsquedas Reivindicación de antigüedad Reglamento de uso Gestión de las tasas y los pagos Motivos absolutos de denegación Clasificación Examen de motivos absolutos Procedimiento en caso de denegación provisional por motivos absolutos Observaciones de terceros Plazos Examen Información al titular y al tercero que hubiere presentado observaciones Oposición Ausencia de oposiciones y motivos absolutos conforme (primera declaración de concesión de protección enviada) Ausencia de oposiciones y denegación provisional por motivos absolutos pendiente Se presenta una oposición Plazos Recibo e información al titular internacional Comprobación del pago Examen de admisibilidad Lengua del procedimiento: Representación del titular Denegación provisional (basada en oposiciones admisibles) Suspensión de la oposición en caso de que hubiere motivos absolutos de denegación Examen de la oposición cuando el examen de motivos absolutos es conforme Confirmación o retirada de la denegación provisional Segunda publicación Reivindicaciones de antigüedad ante la OAMI Designaciones posteriores...40 Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 2

3 10. Cesión de la designación de la CE Anulación Diferencias con relación al sistema directo...42 SECCIÓN 3: TRANSFORMACIÓN Y SUSTITUCIÓN Observaciones preliminares Transformación (conversion) Transformación Sustitución Qué derecho tenía (marca nacional, internacional o comunitaria), qué derecho obtendré (marca nacional, internacional o comunitaria)? Transformación en virtud del sistema de marca comunitaria o del Protocolo de Madrid? Transformación en virtud del sistema de marca comunitaria y del Protocolo de Madrid Sustitución y transformación Sustitución y transformación (conversion) Transformación (conversion) Principios Motivos Efectos Transformación (conversion) y antigüedad Procedimiento Tasas Representación profesional Servicio responsable en la OAMI Publicación Transformación Principio y efectos Procedimiento Transformación y antigüedad Servicio responsable en la OAMI Tasas Sustitución Principio y efectos Procedimiento Tasas Publicación Sustitución y antigüedad...55 Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 3

4 Este documento constituye una parte nueva de las Directrices de la Oficina relativas a las marcas internacionales. Originalmente, se adoptó como Capítulo 13 de las Directrices de examen, pero se llegó a la conclusión de que era más adecuado crear una parte nueva dedicada a las marcas internacionales, que incluyera el examen y la oposición, al igual que cuestiones nuevas como la sustitución de una marca comunitaria por un registro internacional (RI), la transformación de un registro internacional que designa a la CE en marca comunitaria y la transformación (conversion). Estas Directrices se centran en las características específicas del examen de las marcas internacionales. Para más información sobre los aspectos procesales ordinarios, deberán consultarse las directrices correspondientes (examen, oposición, anulación, etc.). INTRODUCCIÓN 1. El objetivo de estas Directrices es explicar el modo en que, en la práctica, el enlace entre la marca comunitaria y el Protocolo de Madrid afectará a los procedimientos y a las normas de examen y de oposición de la OAMI. La sección 1 trata de las funciones de la OAMI como Oficina de origen, es decir, de las solicitudes internacionales «salientes». La sección 2 se refiere a las tareas de la OAMI como Oficina designada, es decir, de los registros internacionales «entrantes», y en ella se expone la manera en que la Oficina aplicará el sistema desde la notificación de un registro internacional por la OMPI hasta el momento en que se envía a esta última la resolución final de aceptar o denegar la designación. La Sección 3 se refiere a la sustitución, a la transformación de un registro internacional que designa a la CE en marca comunitaria y a la transformación (conversion). 2. Con las Directrices no se pretende, ni se puede, ampliar o reducir el contenido jurídico del nuevo Título XIII del RMC y de las reglas 102 a 126 del REMC. La Oficina está asimismo vinculada por las disposiciones del Protocolo de Madrid y del Reglamento Común. Los examinadores deberán consultar igualmente la «Guía del Registro Internacional de Marcas» editada por la OMPI, y las presentes Directrices tratan de no repetir lo consignado en estos textos. En caso de conflicto entre estas Directrices y cualquiera de dichos textos, prevalecerán estos últimos. 3. Las presentes Directrices utilizan los siguientes acrónimos específicos: SI: solicitud internacional presentada ante la OAMI como Oficina de origen RI: registro internacional que designa a la CE SPM: Sistema del Protocolo de Madrid (parte de nuestro sistema informático) DF: Departamento Financiero RC: Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo DCP: (primera o segunda) declaración de concesión de protección OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OI: Oficinal Internacional de la OMPI Formularios MM: Formularios oficiales de la OMPI Formularios EM: Formularios oficiales de la OAMI Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 4

5 MDA: Motivos de denegación absolutos MDR: Motivos de denegación relativos. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 5

6 SECCIÓN 1: LA OAMI COMO OFICINA DE ORIGEN Entre las funciones de la OAMI como Oficina de origen figuran principalmente: - el examen y transmisión de las solicitudes internacionales; - el examen y transmisión de las designaciones posteriores; - la notificación a la OMPI de determinados hechos que afectan al registro de base durante el plazo de dependencia de cinco años; - la transmisión de determinadas solicitudes de modificación en el Registro Internacional. 1. Examen y transmisión de las solicitudes internacionales Se podrán presentar solicitudes internacionales ante la OAMI (artículo 141 del RMC). Para ello será necesario: - el pago de la tasa de transmisión; - la existencia de un registro o solicitud de marca comunitaria de base (la «marca de base»); - la identidad de la solicitud internacional y la marca de base; - cumplimentar correctamente el formulario MM 2 o EM Tasa de transmisión Las solicitudes internacionales presentadas ante la OAMI sólo se considerarán presentadas una vez pagada la tasa de transmisión de 300 euros por la solicitud internacional (artículo 142, apartado 5 del RMC, y artículo 2, punto 31 del RTMC). El pago deberá realizarse a la OAMI por cualquiera de los medios de pago aceptados (para más información, véase parte C, capítulo 1, apartado II. 2). Cuenta corriente: si la persona que presenta la solicitud internacional posee una cuenta corriente con la OAMI, la tasa se cargará automáticamente en dicha cuenta y se considerará pagada dentro de plazo. No haber marcado las casillas concernientes al pago de tasas (punto 0.4 del formulario EM 2 de la OAMI) no afectará a la validez de los pagos efectuados. Pago por transferencia bancaria: en la práctica, resulta casi imposible que la tasa llegue el día de recepción de la solicitud internacional. Sin embargo, esto no tendrá consecuencias negativas inmediatas si la Oficina recibe el pago en el plazo de 10 días. Si, no obstante, en el curso del examen de la solicitud internacional el examinador descubriera que la tasa no se ha recibido aún, informará al solicitante por medio de la carta-tipo M 104 de que la solicitud no se considerará presentada hasta que se haya abonado la tasa correspondiente y que la fecha de pago será la fecha de recepción que la Oficina comunicará a la OMPI de acuerdo con la regla 104 (véase la regla 103, apartado 1, del REMC). Si el pago siguiera sin realizarse en el plazo fijado por la Oficina (1 mes), la OAMI informará al solicitante de que se considera que la solicitud internacional no se ha presentado y se da por concluido el expediente. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 6

7 Todas las demás tasas se deberán abonar directamente a la OMPI (artículo 145 del RMC), a la que la OAMI no transferirá tasa alguna. En su lugar, dichas tasas se devolverán al remitente. La hoja de cálculo de tasas (anexa al formulario MM 2 de la OMPI) es un elemento necesario de la solicitud internacional en el sentido de que, si no se cumplimenta, la OMPI estimará que existe una irregularidad. Los formularios EM 2 EN, FR y ES contienen dicha hoja de cálculo en la lengua respectiva; a todas las demás versiones de EM 2, el solicitante deberá adjuntar la hoja en la lengua oportuna (la lengua en la que la SI deba transmitirse a la OMPI). Sin embargo, la OAMI no examinará si se ha presentado la hoja de cálculo de tasas, ni tampoco si se ha cumplimentado correctamente. El examinador la transmitirá tal cual a la OMPI a modo de anexo digitalizado a la comunicación electrónica pero sin verificar su contenido y en la lengua en que se presentó. Las dudas relativas a la forma y cuantía del pago deberán dirigirse a la OMPI; también puede utilizarse la calculadora de tasas de la OMPI disponible en su sitio web. Tras la recepción de una solicitud internacional, aunque existan irregularidades, el examinador enviará un recibo (véase la regla 102, apartado 3, del REMC) Cumplimentación correcta del formulario Las diversas versiones del formulario La solicitud internacional se debe presentar en una de las lenguas oficiales de la CE (artículo 142, apartado 1, del RMC) y se debe remitir a la OMPI en una de las tres lenguas del Protocolo de Madrid (FR, EN o ES). El solicitante podrá elegir libremente la lengua con independencia de su nacionalidad o de las lenguas elegidas para la marca de base. Es obligatorio utilizar el formulario oficial (artículo 142, apartado 1, del RMC), es decir, ora el formulario MM 2 de la OMPI (en FR, EN o ES) ora la adaptación del MM 2 efectuada por la OAMI (formulario EM 2 de la OAMI), disponible en FR, EN y ES, así como en las otras lenguas oficiales de la CE. El Formulario EM 2 FR, EN y ES de la OAMI presenta el mismo contenido y prácticamente el mismo formato que el Formulario MM 2 de la OMPI, con las siguientes adaptaciones: - hay un punto 0 introductorio que solicita que se indiquen los datos de pago ante la OAMI (punto 0.4) y permite hacer constar el número de páginas (punto 0.5); - algunas opciones se han reducido a lo que es de aplicación a la OAMI (por ejemplo, la OAMI es siempre la Oficina de origen y la nacionalidad del solicitante deberá ser la de un Estado miembro de la CE); - como no es posible la autodesignación, la CE no figura en la lista de Partes Contratantes designadas; - no es necesario aportar ni se aportará la representación de la marca, si bien la OAMI la incluirá extrayéndola de su base de datos. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 7

8 Todas las demás versiones lingüísticas del Formulario EM 2 de la OAMI son traducciones del mismo que contienen, además: - casillas (punto 0.1) para indicar la lengua en la que se transmitirá a la OMPI la solicitud internacional; - casillas (punto 0.3) mediante las que se indica si se incluye una traducción de la lista de productos y servicios o se autoriza a la OAMI a realizar la traducción; - casillas (punto 0.2) para optar por la lengua en la que la OMPI se comunicará con el solicitante sobre cuestiones relativas a la solicitud internacional, es decir, la lengua en la que se presente la solicitud internacional o la lengua en la que se haya de transmitir a la OMPI (véase el artículo 142, apartado 1, segunda frase, del RMC); - un punto final A con casillas para especificar los anexos (traducciones adjuntas). Es obligatorio marcar las casillas correspondientes de los puntos 0.1., 0.2 y 0.3. Si no se marca nada en 0.2, se empleará por defecto la segunda lengua (la lengua de EM 2). Asimismo, es obligatorio el uso de uno de estos formularios (véase la regla 83, apartado 2, letra b) y la regla 103, apartado 2, letra a), del REMC), por lo que los solicitantes no podrán utilizar otros formularios ni modificar el contenido y formato de los mismos. Sin embargo, tanto el formulario MM 2 de la OMPI como el formulario EM 2 de la OAMI se pueden obtener en Internet en formato ".doc", lo que permite insertar todo el texto que sea necesario en los puntos respectivos y evitar adjuntar hojas. La numeración de los puntos en el formulario EM 2 de la OAMI sigue la del formulario MM 2 de la OMPI, por lo que un mismo punto presenta el mismo número en todas las versiones. Se han omitido de forma intencionada algunos números o letras relacionados con puntos que no eran de aplicación a una situación concreta o a una lengua concreta, por lo que no constituye un error. El formulario se deberá cumplimentar en la misma lengua; no se puede escoger una lengua distinta a la lengua del formulario. Salvo indicación expresa, deben cumplimentarse todos los puntos pertinentes del formulario y no hacerlo constituye una deficiencia (regla 103, apartado 2, letra a), del REMC) Indicaciones relativas al solicitante y a los representantes En lo que concierne al solicitante (punto 2), deben hacerse constar todas las indicaciones pertinentes del punto 2.a) d), f). En el punto 2 e), se puede indicar la lengua preferida para la correspondencia con la OMPI, lo que sólo tiene sentido si no es la misma lengua en la que la SI se transmitirá a la OMPI y que carece de relevancia ante la OAMI. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 8

9 (Adviértase que en todas las versiones lingüísticas del formulario EM 2, con excepción de EN, FR y ES, el solicitante debe o puede indicar: - en el punto 0.1, la lengua (EN, FR o ES) en la que la SI se transmitirá a la OMPI; - en el punto 0.2, la lengua en la que desea que la OAMI mantenga la correspondencia con él; - en el punto 2 e), la lengua en la que desea que la OMPI mantenga la correspondencia con él. La OAMI mantendrá correspondencia con la OMPI en la lengua indicada en el punto 0.1.). En el punto 3 hay que incluir las indicaciones relativas al derecho a presentar la solicitud. El derecho a presentar la solicitud ante la OAMI como Oficina de origen puede basarse en la nacionalidad de un Estado miembro de la CE, o el domicilio o el establecimiento comercial o industrial real y efectivo en el mismo; el solicitante puede elegir en qué criterio o criterios basa el derecho a presentar la solicitud. Por ejemplo, un nacional de Dinamarca con domicilio en Alemania puede elegir la oficina danesa, la oficina alemana o la OAMI como Oficina de origen (sin olvidar que necesita la correspondiente marca de base), y si opta por la OAMI puede elegir basar su derecho a presentar la solicitud en su nacionalidad o en su domicilio. Si basa el derecho a presentar la solicitud en la nacionalidad, no es necesario que la dirección que se facilita en el punto 2.b) sea de la Comunidad y en ese caso no necesitaría dar otra dirección en el punto 3. b) aunque sí debe designar un representante ante la OAMI (artículo 88 del RMC). Si basa el derecho a presentar la solicitud en su domicilio (si ha marcado el punto 3. b) i)), sólo tendrá que facilitar esa dirección en el punto 3.b) si difiere de la consignada en el punto 2 b). Lo anteriormente expuesto es igualmente válido si basa su derecho a presentar la solicitud en el establecimiento comercial o industrial real y efectivo en un Estado miembro de la CE. Ese término debe interpretarse del mismo modo que en otros casos, como en el contexto de la representación profesional (véase Parte A, apartado ); por ejemplo, no es suficiente indicar un apartado de correos o una dirección para la correspondencia. La OAMI comprueba el derecho a presentar la solicitud sobre la base de las indicaciones realizadas en el formulario (regla 103, apartado 2, letra f), del REMC). La OAMI mantiene correspondencia con el solicitante en la dirección facilitada en el punto 2) b) o c) si no se designa un representante ante la OAMI. En el punto 4 a), se puede indicar un representante ante la OMPI. No es necesario que ese representante sea un representante profesional de acuerdo con el artículo 89 del RMC (véase la regla 3, apartado 1, del RC). La OAMI no mantendrá correspondencia con el representante indicado en el punto 4 a) sino que sencillamente transmitirá dicha indicación a la OMPI. Si la intención es que el representante elegido ante la OMPI sea asimismo la persona con la que la OAMI mantenga correspondencia en relación con la solicitud internacional, se deberá cumplimentar también el punto 4 b). Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 9

10 En el punto 4 b), se puede, y si el solicitante no tiene domicilio o establecimiento en la CE se debe, designar un representante ante la OAMI. El representante debe cumplir las condiciones del artículo 89 del RMC (véase Parte A, Capítulo 6). Si no se cumplimenta el punto 4 b) pero ya consta en el expediente de la OAMI un representante de la marca de base, la OAMI mantendrá correspondencia automáticamente con ese representante también respecto de la solicitud internacional La existencia de una marca de base El solicitante debe ser el titular de una marca de base (solicitud de marca comunitaria o registro de marca comunitaria) solicitada o registrada en la Oficina de origen (OAMI), y la solicitud internacional ha de ser idéntica a la marca de base. Identidad de las personas: se precisa la identidad en sentido estricto; la solicitud internacional no la puede presentar un licenciatario o una sociedad filial del titular de la marca de base. La marca de base puede ser (véase el artículo 141, apartados 1 y 2, del RMC y punto 5 del formulario EM 2 de la OAMI): - una solicitud de marca comunitaria; - una marca comunitaria registrada; - una solicitud de marca comunitaria condicionada a su registro; en este caso, la solicitud internacional se presenta en una fase en la que la solicitud de marca comunitaria no está registrada pero se considera recibida en la fecha de registro de la marca comunitaria, y sólo a partir de ese momento la OAMI tramitará y eventualmente transmitirá la solicitud internacional. La solicitud o el registro deben encontrarse pendientes o en vigor, es decir, no pueden haberse denegado definitivamente, declarado nulos ni retirado. El número y fecha de solicitud o de registro de la marca de base se han de incluir en el punto 5; en el caso del artículo 141, apartado 2, segunda frase, del RMC, únicamente se indicará el número de la solicitud de marca comunitaria y la OAMI añadirá la fecha de registro. Por lo tanto, los solicitantes deberán esperar hasta disponer del número de marca comunitaria antes de presentar la solicitud de RI Reivindicación de prioridad Si se reivindica la prioridad en el punto 6, deberán consignarse la oficina en que se efectuó la solicitud anterior, el número de solicitud (si se conoce) y la fecha de solicitud. Los documentos de prioridad no son necesarios y no deben adjuntarse; no se transmitirán a la OMPI. El examen de la OAMI se limita a comprobar si se proporcionan las indicaciones necesarias dentro del punto 6 y no abarca la validez de la reivindicación Identidad con la marca de base Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 10

11 Los puntos 7 a 9 se refieren a la marca para la que se presenta la solicitud internacional y su identidad con la marca de base. En el formulario EM 2 de la OAMI, el punto 7 a) viene previamente marcado y la OAMI transmitirá siempre la representación de la marca contenida en nuestra base de datos correspondiente a la marca de base. Si se utiliza el formulario MM 2 de la OMPI, se debe aportar la representación de la marca, que ha de ser idéntica a la marca de base; la OAMI debe comprobar que así sea (regla 103, apartado 2, letra c), del REMC). El punto 7 c) sólo se podrá señalar si la marca se presenta de hecho en caracteres estándar. En el punto 8 a) se puede realizar una reivindicación de color. Cuando la marca comunitaria de base que se presenta esté en color, debe ir acompañada de una descripción de los colores. Esta misma descripción debe incluirse en la SI. Véase la regla 103, apartado 2, letra e), del REMC, y la regla 9, apartado 4, letra a), inciso vii), del RC. Si la marca de base es: - una marca que consiste en un color o en una combinación de colores como tal, - una marca tridimensional o una marca sonora, - una marca colectiva, la misma indicación deviene obligatoria en la solicitud internacional, y hay que marcar el punto 7 d) o 9 d). Véase la regla 103, apartado 2, letra d), del REMC, y la regla 9, apartado 4, letra a), incisos vii bis) a x), del RC. Si la marca de base comprende una descripción, se podrá incluir la misma descripción en la solicitud internacional (punto 9 e)). Véase la regla 103, apartado 2, letra d), del REMC, y la regla 9, apartado 4, letra a), inciso xi), del RC. Se podrá incluir una renuncia a reivindicar la protección de determinados elementos aunque la marca de base no lo hiciera (punto 9 g)). Véase la regla 103, apartado 2, letra e), del REMC, y la regla 9, apartado 4, letra b), inciso v), del RC. En el punto 9 b) o c), se puede proporcionar una traducción de la marca o indicar que la marca no posee significado alguno y no se puede traducir. Esta indicación tiene para la OAMI la consideración de opcional (no está contemplada en la regla 103) y también lo es para la OMPI (regla 9, apartado 4, letra b), inciso iii), del RC), y se desconoce si dichas indicaciones poseen alguna trascendencia jurídica ante otras oficinas designadas. El punto 9 f) (elementos verbales de la marca) carece de importancia; su finalidad meramente administrativa se explica en la Guía de la OMPI, B.II Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 11

12 El punto 9 a) consiste en una transcripción de la marca. La OAMI no pondrá objeciones a la solicitud internacional si este punto no está marcado. Véase la regla 103, apartado 2, donde este punto no se considera, de forma deliberada, como una posible deficiencia. La razón es que, a excepción de los caracteres griegos y cirílicos, la OAMI trata las marcas que no están formadas por caracteres latinos exclusivamente como marcas figurativas y no examina si en otras lenguas dichos elementos constituyen o no caracteres. En cambio, la OMPI requiere una trascripción en caracteres latinos si la marca contiene algún elemento en caracteres no latinos (véase la regla 9, apartado 4, letra a), inciso xii), del RC); el hecho de no facilitar una transcripción dará lugar a la notificación de una irregularidad, que el solicitante deberá subsanar directamente ante la OMPI (véase la regla 11, apartado 2, del RC). No obstante, los puntos 9 a), b), c) y f) no se han omitido en el formulario EM 2 de la OAMI porque pueden resultar de alguna utilidad para los solicitantes en los procedimientos ante la OMPI o las oficinas designadas. Si bien en la mayor parte de los casos una SI se basa en una única solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria registrada, también puede basarse en varias solicitudes de marca comunitaria o marcas comunitarias registradas idénticas que estén a nombre de un mismo titular y que juntas abarquen los productos y servicios a los que se refiere la solicitud internacional Lista de productos y servicios El punto 10 pide al solicitante que especifique la lista de productos y servicios, agrupados por clases. La lista puede ser idéntica o menor que la de la marca de base, pero no más amplia. Con este fin, hay que realizar la comparación con la lista incluida en la marca de base en el momento de presentar la solicitud internacional. Ejemplo: la solicitud de base se presentó para cinco clases. Tras una oposición, se registró únicamente para la clase 10. Desde ese momento, la solicitud internacional sólo podrá reivindicar la clase 10 o los distintos productos comprendidos en la clase 10. Con esos límites, la lista puede ser diferente para las distintas oficinas designadas. La lista de productos y servicios se aportará siempre en la lengua de la solicitud internacional. Cuando esa lengua no sea FR, EN o ES (es decir, la lengua en la que la solicitud internacional debe transmitirse a la OMPI), el solicitante podrá adjuntar una traducción a esa lengua (véase el artículo 142, apartado 3, del RMC). Si lo hace, deberá marcar la primera casilla del punto 0.3 y la casilla correspondiente del punto A (anexo). En caso contrario, deberá marcar la segunda casilla del punto 0.3 y autorizar a la OAMI a realizar la traducción o a utilizar una traducción previa (reglas 102, apartado 4 y 103, apartado 3, del REMC). En caso de ausencia de autorización (debido a que no se ha marcado la casilla correctamente o a que se ha Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 12

13 empleado el formulario de la OMPI), la Oficina invitará al solicitante a subsanar la irregularidad en un plazo por ella determinado (1 mes). Por su propio interés, el solicitante deberá corregir su solicitud lo antes posible, a fin de que la OAMI la transmita a la OMPI dentro del plazo de dos meses tras la fecha de recepción y para que en el RI figure la fecha de recepción por parte de la OAMI (véase el artículo 3, apartado 4 del Protocolo de Madrid). Siempre que exista, la traducción se tomará de la marca de base, en particular cuando la marca de base sea una solicitud publicada o una marca comunitaria registrada. Si esto no fuera posible, es decir, si la traducción de la solicitud de base no estuviera aún disponible o si la lista, aunque más limitada, tuviera una redacción diferente a la de la lista de la marca de base o si el solicitante hubiera facilitado diferentes listas para las distintas oficinas designadas, la lista o listas se deberán enviar al Centro de Traducción lo antes posible. El Centro se ha comprometido a realizar la traducción en el plazo de 4 días hábiles. La solicitud de traducción incluirá todo el texto restante, así como las reivindicaciones de color o las descripciones que el solicitante tampoco hubiera traducido. Con este fin, los puntos 8 y 9 se deben cotejar meticulosamente con las indicaciones del punto A y con los anexos presentados por el solicitante. Estas traducciones no se incluirán posteriormente en EUROMARC para la solicitud de base: sería demasiado peligroso pasar por alto diferencias o cambios posteriores en las dos listas. No se consultará al solicitante respecto de las traducciones efectuadas por la OAMI. Si ya existe una traducción para la marca de base, el solicitante la conoce. En tal caso es indiferente que él haya presentado la misma traducción. La lista de productos y servicios debe consignarse adecuadamente agrupada y correctamente clasificada. Habrá garantía de ello en caso de que la clasificación de la solicitud de base de marca comunitaria haya sido ya examinada. De lo contrario, la clasificación realizada por el solicitante o, de no haberla realizado, la lista de productos y servicios para los que se solicita el registro internacional se aceptará sencillamente tal cual a los efectos de transmitir la solicitud internacional Partes Contratantes designadas Las solicitudes internacionales presentadas ante la OAMI se regirán exclusivamente por el Protocolo de Madrid. En ellas sólo se podrá designar a aquellas Partes Contratantes que fueren parte en el Protocolo, con independencia de que estuvieren igualmente vinculadas por el Arreglo de Madrid. Las casillas del punto 11 del formulario EM 2 de la OAMI enumeran todas las Partes Contratantes que en la actualidad se han adherido al Protocolo de Madrid, a excepción de la CE porque ésta no se puede designar en una solicitud internacional presentada ante la OAMI (exclusión de la autodesignación, artículo 3bis, segunda frase, del Protocolo de Madrid). Las Partes Contratantes que se adhirieran al Protocolo tras la publicación del formulario se podrán consignar en el espacio reservado para «otros». El Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 13

14 formulario se actualizará con la frecuencia oportuna para incluir las nuevas partes en el Protocolo en la lista de casillas. El examinador verificará que se haya realizado al menos una designación válida. Si en el espacio reservado para «otros» se consignan Estados que no fueren parte en el Protocolo, o no lo fueren aún, el examinador no planteará objeciones a ello por cuanto no afecta a las demás designaciones, con el fin de que la solicitud se pueda transmitir lo antes posible. No obstante, el solicitante recibirá con toda seguridad una notificación de irregularidad de la OMPI Firma La firma del solicitante (punto 12) es opcional. La Comunidad no ha hecho uso de la facultad establecida en la regla 9, apartado 2, letra b), del RC de exigir la firma del solicitante porque lo que se transmitirá a la OMPI son los datos y no el original o un facsímil del formulario Otros formularios Cuando se designe a los Estados Unidos de América, el solicitante deberá adjuntar, firmado, el formulario MM 18 de la OMPI (véase el punto 11, nota al pie de página **). Este formulario deberá cumplimentarse siempre en inglés con independencia de la lengua de la solicitud internacional. El examinador no planteará objeciones aunque falte el formulario MM 18 o no esté debidamente cumplimentado porque eso no afecta a la validez de las restantes designaciones. El formulario MM 17 de la OMPI permite reivindicar la antigüedad de una marca nacional en una solicitud internacional, en caso de que se designe a la CE. Como esto no es posible en una solicitud internacional de la que la OAMI sea la Oficina de origen, no cabe formular tal reivindicación de antigüedad. El examinador hará caso omiso de todo formulario MM 17 que, pese a todo, se adjunte a la solicitud internacional y no lo transmitirá a la OMPI Transmisión de la solicitud internacional Si hubiera deficiencias que, con arreglo a lo expuesto supra, debiere subsanar el solicitante, el examinador enviará la carta-tipo M 106 y concederá un plazo de un mes para subsanarlas. De no hacerlo así, el examinador denegará la transmisión de la solicitud internacional por medio de la carta-tipo M 100. Esto no excluye la presentación de otra solicitud internacional más adelante. Si la lengua de la solicitud internacional no fuera FR, EN o ES, la correspondencia escrita con el solicitante se realizará en la lengua de la solicitud internacional, salvo que se haya marcado la primera casilla del punto 0.2 (véase el artículo 142, apartado 1, segunda frase, del RMC). Se anima a los examinadores a intentar solucionar los problemas, en particular las deficiencias menores, o a recabar aclaraciones, por teléfono con el fin de agilizar el procedimiento. Asimismo, los solicitantes y los representantes deben ser conscientes de que es arriesgado agotar el plazo de un mes; en vez de ello, Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 14

15 deberían aprestarse a contestar inmediatamente. Cuanto antes se subsane la deficiencia, mayores posibilidades hay de que el examinador pueda transmitir la solicitud internacional en el plazo de dos meses con el fin de mantener la fecha de recepción como fecha del registro internacional. Tan pronto como el examinador esté convencido de que la solicitud internacional está en regla, la transmitirá a la OMPI (regla 104 del REMC). La transmisión se realizará de forma electrónica, con la excepción de los documentos que no se puedan reducir a datos XML como las hojas de cálculo de tasas o el formulario MM 18; esos otros documentos se transmitirán como archivos adjuntos digitalizados. La transmisión electrónica comprende la certificación de la Oficina de origen a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1, del Protocolo de Madrid. Por ese motivo, el punto 13 del formulario MM 2 de la OMPI no aparece en el formulario EM 2 de la OAMI. La OAMI podrá recibir una notificación de irregularidad de la OMPI. La irregularidad deberá subsanarla la OAMI o el solicitante, en función del tipo de irregularidad de que se trate. El examinador deberá intentar subsanar cualquiera de las irregularidades que se mencionan en la regla 11, apartado 4, del RC. Asimismo la OMPI puede notificar la existencia de irregularidades con respecto a la clasificación de los productos y servicios (regla 12 del RC), con respecto a la indicación de los productos y servicios (regla 13 del RC) o con respecto a ambos criterios. Al mismo tiempo, la OI informará al solicitante de la irregularidad y éste podrá presentar su opinión ante la OAMI, pero no directamente ante la OI. Si la OMPI notifica una irregularidad con respecto a la clasificación de los productos y servicios (regla 12 del RC), el examinador no hará uso de la facultad que establece la regla 12, apartado 2, del RC de expresar una opinión discrepante, sino que se limitará a aceptar la propuesta de la OMPI. En caso de que el titular envíe una contrapropuesta o una confirmación de aceptación, la OAMI la enviará tal cual a la OI. Si la OMPI notifica una irregularidad con respecto a la indicación de los productos y servicios (por ejemplo, empleo de una expresión demasiado vaga; véase la regla 13 del RC), la Oficina no hará uso de la facultad que establece la regla 13, apartado 2 del RC de presentar una propuesta para que se subsane la irregularidad. En caso de que el titular envíe una propuesta, la OAMI la transmitirá tal cual a la OI. 2. Designaciones posteriores A diferencia de las solicitudes internacionales, no es necesario presentar las designaciones posteriores a través de la Oficina de origen, sino que se pueden remitir directamente a la OMPI (véase la regla 24, apartado 2, letra a) del RC). Se recomienda presentar la designación posterior directamente ante la Oficina Internacional. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 15

16 En caso de cesión del RI a una persona no autorizada a presentar una designación posterior a través de la OAMI, las designaciones posteriores deben presentarse directamente ante la OI (véase el artículo 2, apartado 1, inciso ii) del Protocolo de Madrid y la regla 105, apartado d) del REMC) (ejemplo: titular francés de un RI cedido a una empresa suiza que desea presentar una designación posterior; la empresa suiza no puede presentar la designación posterior ante la OAMI, ya que no está establecida en el territorio de la CE y, por lo tanto, debe dirigirse directamente a la OMPI). Sólo se podrán realizar designaciones posteriores una vez cursada una solicitud internacional inicial que haya conducido a un registro internacional. Si se reciben antes de que la solicitud internacional haya sido registrada, estas designaciones no se considerarán presentadas ante la OAMI. Las designaciones posteriores no están sujetas a una tasa de transmisión. Las designaciones posteriores se deberán realizar en el formulario oficial, (regla 102, apartados 1 y 2, regla 103, apartado 1, letra a) y regla 83, apartado 2, letra b), del REMC). En FR, EN y ES, se trataría del formulario MM 4 de la OMPI. En estas lenguas no existe versión de la OAMI, pues para ésta no se necesitan indicaciones especiales. En las demás lenguas oficiales de la CE, se debe utilizar el formulario EM 4 de la OAMI. La hoja de cálculo de tasas (anexa al formulario MM 2 de la OMPI) es un elemento necesario de la designación posterior en el sentido de que, si no se cumplimenta, la OI estimará que existe una irregularidad. Los formularios MM4 de la OMPI en EN, FR y ES incluyen dicha hoja de cálculo en la lengua respectiva; a todas las demás versiones de EM 4, el solicitante deberá adjuntar la hoja en la lengua oportuna (la lengua en la que la designación posterior deba transmitirse a la OMPI). Sin embargo, la OAMI no examinará si se acompaña la hoja de cálculo de tasas, ni tampoco si se ha cumplimentado correctamente. El examinador la transmitirá tal cual a la OMPI a modo de anexo digitalizado a la comunicación electrónica, pero sin verificar su contenido ni la lengua en que se presentó. Las dudas relativas a la forma y cuantía del pago deberán dirigirse a la OMPI; también puede utilizarse la calculadora de tasas de la OMPI disponible en su sitio web. En los formularios MM 4 y EM 4, las indicaciones que hay que consignar son escasas en comparación con el formulario MM 2; en esencia, se reducen a indicaciones concernientes al solicitante y a su derecho a presentar la solicitud, a indicaciones relativas al representante, la lista de productos y servicios y la designación de otras Partes Contratantes del Protocolo de Madrid. Estas indicaciones se deben realizar, en general, de la misma forma que en el formulario MM 2, y el examen se efectuará, en líneas generales, también de la misma manera. Las cartas-tipo M 101 y M 100 se utilizarán igualmente para las designaciones posteriores con las modificaciones oportunas. Por lo que respecta al derecho a presentar la solicitud sólo existe una diferencia en la medida en que la designación posterior se puede presentar ante la OAMI cuando ésta no sea la Oficina de origen si el registro internacional se ha cedido a una persona con nacionalidad de un Estado miembro de la CE o con Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 16

17 domicilio o establecimiento en la CE (la OAMI como «Oficina de la Parte Contratante del titular»), (véanse las reglas 1, inciso xxvi bis), y 24, apartado 2, del RC). La lista de productos y servicios puede ser la misma que la del registro internacional (punto 5 a)) o diferir de aquella siempre que sea más reducida (punto 5 b) o c)). La lista no puede ser más amplia que la del registro internacional aunque esté cubierta por la marca de base (véase la regla 105, apartado c), del REMC). En consecuencia, no es necesario compararla con la lista de la marca de base. Con esos límites, se pueden presentar listas diferentes para los distintos Estados designados a posteriori. La marca ha de ser necesariamente la misma que la del registro internacional inicial. Las designaciones posteriores se deberán solicitar en la misma lengua que la solicitud internacional inicial (véase el artículo 144 del RMC); de lo contrario, la OAMI denegará la transmisión de la designación posterior (véase la regla 105, apartado 1, letra a), y apartados 2 y 4). Si la lengua no fuera FR, EN o ES, el solicitante deberá marcar el punto 0.1 del formulario EM 4 de la OAMI e indicar la lengua en la que se transmitirá a la OMPI la designación posterior; dicha lengua puede ser diferente de la lengua del registro internacional. También se deberán cumplimentar los puntos 0.2 y 0.3 relativos a la traducción de la lista de productos y servicios y a la lengua de correspondencia entre el solicitante y la OAMI; es de aplicación lo ya expuesto en B y Notificación de hechos que afectan al registro de base Si, en un plazo de cinco años a partir de la fecha del registro internacional, la marca de base caduca total o parcialmente, el registro internacional se cancelará en la misma medida. Es lo que coloquialmente se denomina la «dependencia» del RI de la marca de base, o el «ataque central», aunque el RI no sólo decae si un tercero ataca la marca de base, sino también si la marca de base caduca por acción u omisión de su titular. En el caso de una marca comunitaria, lo expuesto abarca los casos en los que, ya sea total o parcialmente (sólo para algunos productos o servicios): - la solicitud de marca comunitaria en la que se basaba el RI se retira, se considera retirada o se deniega; - el registro de la marca comunitaria en el que se basaba el RI es objeto de renuncia, no se renueva o se declara su caducidad o su nulidad por la OAMI o, en el caso de una demanda de reconvención, por un tribunal de marcas comunitarias. En el caso de que se debiere a una resolución (de la OAMI o de un tribunal de marcas comunitarias), ésta deberá tener fuerza de cosa juzgada. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 17

18 Si esto sucede dentro del plazo de cinco años, el examinador lo deberá notificar a la OMPI mediante carta-tipo W146 (para más detalles, véase la regla 106, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, del REMC). El examinador debe comprobar que la solicitud internacional fue registrada antes de enviar una notificación informando de que deja de surtir efecto. También se deberá enviar una notificación a la OMPI en determinados casos en los que se haya iniciado un procedimiento antes de la expiración del plazo de cinco años, pero no exista una resolución definitiva dentro de dicho plazo; esta notificación se enviará inmediatamente después de expirar el plazo de cinco años. Los casos en los que dicha notificación es obligatoria son los siguientes: - se ha recurrido una resolución denegatoria de la solicitud de marca comunitaria de base por motivos absolutos y el recurso sigue pendiente; - existe un procedimiento de oposición pendiente (incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TJCE); - existe un procedimiento de anulación pendiente ante la OAMI (incluidos los recursos subsiguientes ante las Salas de Recurso o el TJCE); - con arreglo al Registro de Marcas Comunitarias, está pendiente una demanda de reconvención ante un tribunal de marcas comunitarias contra una marca comunitaria. Para más información, véase la regla 106, apartado 3, del REMC. En estos casos, se enviará otra notificación a la OMPI cuando se dicte una resolución definitiva o concluyan los procedimientos; es decir, hay que informar a la OMPI de si la marca de base caduca o sigue pendiente o registrada, y en qué medida (véase la regla 103, apartado 4, del REMC). Adviértase que no es necesario enviar dicha notificación si a la fecha en la que expira el plazo de cinco años: - la solicitud de marca comunitaria de base se hubiere denegado por motivos absolutos sin que se haya interpuesto recurso o éste se haya presentado después de expirar el plazo de cinco años; - se considerare no presentada una oposición o solicitud de anulación por no haberse abonado la tasa. Adviértase que tampoco es correcto enviar una notificación de forma inmediata a la recepción de una oposición o recurso. Por ejemplo, no es necesario notificar las oposiciones que concluyen dentro del plazo de cinco años debido a la retirada de las mismas. En cambio, si una oposición concluye dentro del plazo de cinco años debido a que el solicitante de la marca comunitaria hubiere retirado la solicitud, se deberá notificar de conformidad con la regla 106, apartado 1, letra a), del REMC. Hay aún otro caso que se debe notificar a la OMPI: si la solicitud o el registro de marca comunitaria de base se divide dentro de ese plazo de cinco años (regla 106, apartado 1, letra c), y apartado 2, del REMC). Esto puede suceder como resultado de una cesión parcial, o al amparo de los nuevos artículos 44bis o 48bis del RMC. En el caso de esta notificación, hay dos diferencias con respecto a los otros casos: Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 18

19 - la notificación se debe realizar inmediatamente, a saber, tras la creación en EUROMARC de la solicitud o registro divisional; - no tiene efectos sobre la validez del registro internacional; sólo sirve para llevar un control del número de marcas en las que se basa el RI. Véase la regla 106, apartado 2, letra d), del REMC, donde este caso no se menciona deliberadamente como motivo de anulación del RI. 4. Transmisión de modificaciones que afectan al registro internacional 1 El Registro Internacional se conserva en la OMPI. Por principio, a las Oficinas de origen no les incumben los cambios en el registro internacional, y a las oficinas designadas les conciernen únicamente en la medida en que reciben notificaciones de la OMPI acerca de dichos cambios con vistas a reflejarlos en sus propias bases de datos. El principio es que el titular del registro internacional solicitará directamente a la OMPI cualesquiera cambios relativos al mismo. La OAMI no se ocupará de las solicitudes de renovación ni del pago de las tasas de renovación (véase la regla 107 del REMC) Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir sin examen Las siguientes solicitudes de inscripción relativas a un registro internacional también se podrán presentar ante la OAMI como Oficina de la Parte Contratante del titular (véanse las reglas 20, 20bis y 25, apartado 1, del RC): - un cambio de titularidad, mediante la presentación del formulario MM5 de la OMPI (aunque sea sólo para una parte de los productos y servicios o respecto de algunas oficinas designadas); (en la terminología de la marca comunitaria, equivalente a una cesión); - una limitación de la lista de productos y servicios o una renuncia, mediante la presentación de los formularios MM6 ó 7 de la OMPI (en la terminología de la marca comunitaria, equivalente a una renuncia total o parcial); - una cancelación total o parcial del registro internacional, mediante la presentación del formulario MM 8 de la OMPI (que constituye, de hecho, una limitación o renuncia que es de aplicación a todas las oficinas designadas al mismo tiempo); - un cambio en el nombre o en la dirección del titular, mediante la presentación del formulario MM 9 de la OMPI; - una licencia, mediante la presentación del formulario MM 13 de la OMPI; - una restricción del derecho del titular a disponer (en la terminología de la marca comunitaria, equivalente a un derecho real, una ejecución forzosa o un procedimiento de insolvencia) (no existe formulario de la OMPI). Cuando el titular del RI presentare estas solicitudes ante la OAMI, sencillamente se transmitirán a la OMPI sin ningún examen. Las disposiciones 1 Este capítulo se incluye en la Sección 1, dedicada a la función de la OAMI como Oficina de origen, aunque aborda también en parte la función de la OAMI como Oficina designada. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 19

20 del RMC y del REMC relativas a los procedimientos correspondientes no son, en este caso, de aplicación. En particular, las reglas en materia de lenguas son las previstas en el RC y no hay que pagar tasa alguna a la OAMI. Dichas solicitudes sólo se podrán presentar a través de la OAMI si es la Oficina de la Parte Contratante del titular, es decir, la Oficina de origen, o si deviene competente para el titular como resultado de una cesión del registro internacional (véase la regla 1 inciso xxvi bis), del RC). Sin embargo, la OAMI no examinará esta condición porque simplemente se limitará a transmitir la solicitud y ésta se podría haber presentado directamente ante la OMPI. En resumen, con respecto a esas solicitudes, si el titular del RI las presenta, la Oficina se limitará a actuar como un buzón de correos. Pese a que la regla 20, apartado 1, del RC permite a una Oficina de la Parte Contratante del titular notificar de oficio una restricción del derecho del titular a disponer y permite a una Oficina designada notificar una restricción del derecho del titular a disponer, no se hará uso de esta facultad Casos en los que las solicitudes de modificación se han de transmitir tras un examen limitado Las reglas 20, apartado 1, letra a), 20bis, apartado 1, y 25, apartado 1, letra b), del RC establecen que la solicitud de inscripción de un cambio de titularidad, de una licencia o de una restricción del derecho del titular a disponer sólo se podrán presentar directamente ante la OMPI si las formula el titular del registro internacional. Sería prácticamente imposible inscribir un cambio de titularidad o licencia en la OMPI en caso de que: - el titular original ya no exista (por fusión o fallecimiento), o - el titular no coopere con su licenciatario o (incluso más probablemente) sea el beneficiario de una medida de ejecución forzosa. Por estos motivos, el nuevo titular, el licenciatario o el beneficiario del derecho real no tienen otra elección que presentar la solicitud de inscripción ante la Oficina de la Parte Contratante del titular. La OMPI registrará dichas solicitudes sin ningún examen sustantivo sobre la base de que las ha transmitido la Oficina de la Parte Contratante del titular. Para evitar que un tercero pueda convertirse en titular o licenciatario de un registro internacional, resulta imperativo que la OAMI examine todas las solicitudes de inscripción de un cambio de titularidad, de una licencia o de la restricción del derecho del titular a disponer que no presentare el propio titular del registro internacional, en lo que atañe a la existencia de prueba de la cesión, licencia u otro derecho. Así se establece en la regla 120 del REMC. El examen se limita a la prueba de la cesión, licencia u otro derecho, y la regla 31, apartados 1 y 5, del REMC y las partes correspondientes de las Directrices de la OAMI relativas a cesiones y licencias son de aplicación por analogía. Si no se presenta la prueba, el examinador denegará la transmisión de la solicitud a la OMPI. Esta resolución es susceptible de recurso. Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina, Parte M Página 20