China IPR guide for European SMEs in the Ceramics industry

Transcripción

1 China IPR guide for European SMEs in the Ceramics industry 1. Presentación de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (DPI) en China para PYMES de la Industria Cerámica de la UE La industria cerámica europea es diversa en lo relativo a productos, tecnología y consumo final, y se caracteriza por contar con un gran número de PYMES que fabrican productos de cerámica genuinos. En los últimos años, esta industria ha presenciado una entrada de productos de cerámica similares de bajo coste, en ocasiones copias de diseños creados en la Unión Europea. Un número significativo de estas copias de productos diseñados en Europa son importados desde China. A medida que aumente el número de estas importaciones, el sistema chino de protección y cumplimiento de los DPI jugará un papel crucial a la hora de ayudar a las PYMES europeas a proteger sus productos en sus mercados nacionales. La defensa de los DPI puede resultar un desafío y exige el compromiso con una estrategia de protección de DPI integrada tanto a nivel nacional como en el país donde se produzcan las infracciones. Las PYMES que no estén activas en el mercado nacional chino e incluso aquellas que no tengan planeado su introducción en este mercado en el futuro, necesitan igualmente considerar la protección y adquisición de derechos en China para detener las importaciones en su punto de origen antes de que accedan a sus mercados. 2. Áreas principales de DPI relevantes para la industria cerámica Las categorías de DPI relevantes para la industria cerámica en China incluyen patentes de diseño, marcas, derechos de autor, patentes de invención y modelos de utilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias, podrán ser de aplicación medidas contra la competencia desleal. Aunque las leyes y normativas de competencia desleal en China pueden proteger contra determinadas acciones tales como el plagio de la identidad corporativa (trade dress), no deberían considerarse como la primera acción de defensa. Para contar con la protección de los DPI en China, debería registrar sus derechos. i. Patentes de diseño El diseño y el carácter distintivo resulta importante para determinados productos de cerámica, particularmente aquellos dirigidos al consumidor (ej. objetos ornamentales, vajillas y cubertería, complementos para el baño, etc.). Como líderes en diseño, los fabricantes de la UE se enfrentan al reto de mantener y proteger esta ventaja competitiva. Esto comenzaría con la adquisición de derechos en China a la vista de proteger sus diseños únicos. En China, los diseños se protegen mediante su registro con base en la Ley de Patentes. Las llamadas patentes de diseño protegen los diseños originales relacionados con la forma y modelo de un objeto, de forma que la apariencia externa de los productos de cerámica quede protegida por dicha patente de diseño. Las patentes de diseño suelen concederse en un periodo de 9 a 12 meses y tienen un plazo de vigencia de 10 años. Es importante resaltar que si el mismo diseño o uno similar fuese publicado en cualquier otro lugar del mundo y puesto en uso públicamente en China (a partir del 1 de octubre de 2009 cuando la tercera enmienda sobre la Ley de Patentes entró en vigor) o el diseño entrase en conflicto con los derechos anteriores de terceros, entonces los derechos sobre el diseño registrado ulteriormente serían susceptibles de anulación. Es decir, si un producto de cerámica ya está en el mercado, resultaría muy poco probable que un derecho sobre un diseño presentado posteriormente pueda considerarse válido. En resumen, antes de lanzar un producto al mercado, siempre se debe registrar el derecho sobre la patente del diseño. ii. Marcas registradas En China, una marca registrada puede protegerse siempre y cuando el registro se haya hecho de conformidad con la Ley de Marcas. La protección tiene un periodo de vigencia inicial de 10 años y es renovable indefinidamente por periodos consecutivos de 10 años. No obstante, la concesión de una marca registrada puede tardar entre 2 y 3 años.

2 Los particulares y sociedades extranjeras que pretendan registrar marcas nacionales/chinas deben ordenar a un agente de marcas registradas chino que solicite el registro en su nombre (o de forma alternativa, registrarlas a través del Sistema de Madrid, explicado abajo). Para que un fabricante de productos de cerámica emprenda acciones legales contra falsificadores, deberán registrar su marca en China o disponer de los registros equivalentes en el Sistema de Madrid. En China el sistema vigente es el primero que registra (first-to-file) lo que implica que las leyes protegen a la persona que registra en primer lugar una marca, no al que la usa primero. Por lo tanto, las marcas no registradas no están protegidas, salvo en muy pocos casos (ej. si se consideran conocidas en China). Una marca solo podrá considerarse conocida en China en el curso de una disputa como por ejemplo en un proceso de oposición, invalidación o infracción de una marca registrada en el que los requisitos probatorios sean gravosos, costosos y exijan demasiado tiempo. De este modo, se recomienda que la marca en cuestión y, en caso oportuno, su versión China, quede registrada en este país. El uso estratégico de marcas registradas puede resultar especialmente importante cuando el diseño de un producto no haya sido registrado. Las marcas registradas con relieve o aquellas marcas que están integradas en el diseño, dificultan a los infractores el poder distinguir entre los elementos funcionales necesarios y los elementos de la marca no esenciales. Algunos infractores puede que no sean suficientemente cuidadosos como para alterar los elementos en el desarrollo de la marca si figuran prácticamente incorporados en el diseño y por lo tanto, la copia del diseño conllevaría la copia de la marca registrada. Si dichas marcas se registraran en China, otorgarían a los fabricantes de cerámica los derechos con los que proteger sus productos. Si una marca ya figura registrada en China, es susceptible de ser cancelacda si no ha sido utilizada en dicho país por el propietario de la misma durante más de 3 años consecutivos. Por lo tanto, se recomienda que los propietarios de marcas registradas las utilicen en China y conserven pruebas suficientes de su uso. Sistema de Madrid China forma parte del Acuerdo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid (denominado conjuntamente el Sistema de Madrid). Bajo este sistema, el propietario de una marca registrada en un país miembro podrá solicitar los derechos de su marca en los países miembros del Acuerdo de Madrid mediante una única solicitud. En caso de designar a China en la solicitud, la oficina de registro examinará la marca de acuerdo con sus propias leyes sobre registro de marcas. Si no existe oposición a la solicitud dentro de los límites de tiempo establecidos, la marca será finalmente registrada en China. iii. Derechos de autor Los derechos de autor protegen las expresiones creativas o artísticas de una idea. Las muñecas de porcelana, el diseño de azulejos, jarrones o tazas, y objetos similares pueden considerarse fácilmente como obras de arte, mientras que los lavabos de los baños, los inodoros, las tuberías de arcilla y las tejas pueden (o no, dependiendo del nivel de mérito artístico) percibirse como productos funcionales que carecen de originalidad. No obstante, incluso estos últimos pueden contener un determinado grado de creatividad y se les puede otorgar cierta protección de derechos de autor. La protección de los derechos de autor podría aplicarse a la obra pero se limitaría a sus aspectos determinados como funcionales. A diferencia de las patentes y de las marcas registradas, la propiedad de los derechos de autor se aplicará de forma automática una vez que la obra artística haya sido creada, y su registro no se exige para que dicha obra sea protegida ya que China es miembro de la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. No obstante, se recomienda el registro voluntario de los derechos de autor en China ya que, cuando surgen disputas sobre los mismos, el registro actúa como prueba suficiente para fundar la presunción (prima facie) de que los derechos de autor subsisten en la obra y de que la persona que la registra posee los derechos de autor. El registro suele tardar aproximadamente entre 2 y 3 meses en ser concedido. En la práctica, será necesario un título de registro en la mayoría de los casos en los que el propietario de los derechos de autor desee emprender acciones administrativas contra el infractor. Por lo general, el periodo de vigencia de la protección de los derechos de autor equivale a la vida del autor, más 50 años. Las obras colectivas están protegidas por un periodo de 50 años desde la fecha de su primera publicación.

3 iv. Patentes de invención En la fabricación de productos de cerámica se ha extendido el uso de nueva tecnología en el proceso de producción. Al igual que bajo la Ley de Marcas, cualquier particular o empresa extranjera sin domicilio social en China que desee solicitar una patente, deberá realizar la tramitación a través de un agente chino autorizado para presentar dicha solicitud. Puede obtenerse una patente de invención para un producto o proceso nuevo o mejorado (es decir, un producto o proceso que posea o contenga elementos funcionales o técnicos nuevos) que otorgue al propietario el derecho exclusivo por un periodo de 20 años a partir de la fecha de presentación, para evitar que terceros puedan utilizar o vender la invención sin permiso. Las patentes de invención son presentadas y examinadas en la Oficina de Propiedad Intelectual Estatal (SIPO). Su examen puede durar entre 2 y 4 años a partir de la fecha de presentación. v. Los modelos de utilidad La legislación china reconoce la protección de los modelos de utilidad, los cuales protegen la solución técnica relativa a la forma y estructura de un producto o una combinación de ambos (pero no un proceso) establecido para un uso práctico. El requisito de la actividad inventiva no es tan exigente como el de una patente de invención, ya que los modelos de utilidad no son examinados a conciencia por la SIPO sino meramente verificadas para garantizar el cumplimiento de las formalidades. Los modelos de utilidad concedidos se publican oficialmente en el diario de la SIPO y suelen tardar unos 12 meses en ser concedidos. Al igual que las patentes de diseño, los modelos de utilidad tienen una duración de 10 años. 3. Cumplimiento de los DPI en China En general, los DPI fácilmente asociados a los productos de cerámica son las marcas, patentes de diseño y derechos de autor. Las opciones disponibles para el cumplimiento de los derechos sobre marcas suelen ser por lo general más diversas que para el resto de derechos por distintas razones prácticas. Mientras varias leyes sobre propiedad intelectual delegan su ejecución en autoridades administrativas especificadas, la practicabilidad del cumplimiento administrativo (en oposición al juicio civil) de un derecho determinado, depende de los recursos, postura y poderes designados de una determinada agencia administrativa. El Departamento de Industria y Comercio (AIC) local, que ejecuta los derechos sobre marcas registradas y tramita las reclamaciones sobre competencia desleal, suele tener más recursos y experiencia a la hora de tramitar casos de cumplimiento y es capaz de ofrecer una mayor compensación que las Oficinas de Administración de Patentes (PAB) y las fuerzas locales de la Administración de Derechos de Autor Nacional (NCA) tanto por falta de personal y recursos suficientes para actuar sobre reclamaciones relativas a infracciones de DPI como a contar con los poderes legales suficientes para proporcionar resultados óptimos (tales como la destrucción de los bienes falsificados). Por lo tanto, en general, si se produce la infracción de una marca registrada, el titular de los DPI tendrá mejores opciones de ejecución. La ejecución de los DPI en China puede dividirse esencialmente en dos vías: ejecución administrativa y ejecución civil (el proceso de ejecución penal no es tan comúnmente utilizado pero será descrito brevemente a continuación). Sin embargo, las órdenes de cese de fabricación, las reclamaciones durante ferias comerciales y el registro de los DPI en la Aduana de China, representan otras opciones a tener en cuenta. Tenga presente que al aplicar sus derechos, los infractores podrán desafiarlos al iniciar, por ejemplo, la cancelación de la marca registrada o procedimientos de invalidación de una patente. Ejecución administrativa Las autoridades administrativas de China ostentan poderes de ejecución en virtud de diversas leyes de PI. Concretamente, la AIC está autorizada para aplicar los derechos sobre marcas registradas y a tramitar las reclamaciones relativas a asuntos de competencia desleal; las PAB regulan las patentes, los modelos de utilidad y los diseños, y la NCA los derechos de autor. De manera adicional, la Oficina de Supervisión de Tecnología (TSB) está autorizada a emprender acciones en determinadas circunstancias en las que la calidad de un producto se vea afectada, así como en los casos de falsificación de marcas registradas.

4 La aplicación administrativa suele considerarse como un método rápido y económico para tratar los casos sencillos de infracción. Este método implica la presentación de una reclamación ante las autoridades administrativas competentes designadas para la ejecución de los derechos de propiedad intelectual. La AIC, NCA, PAB y TSB están todas ellas autorizadas a investigar a los sospechosos de infracciones, a excepción de la mayoría de las PAB, autorizadas a confiscar los bienes infractores e imponer multas. La naturaleza de los derechos violados y la complejidad del caso, determinará la agencia a la que se deba acudir en una situación determinada. El sistema administrativo es el más utilizado para las infracciones de marcas registradas y los casos de competencia desleal en los que la AIC local puede confiscar los artículos infractores e imponer multas. Aunque la vía administrativa es la más efectiva en este tipo de casos, los infractores de gran envergadura y reincidentes consideran dichas acciones como un simple coste del negocio y no un método de disuasión. Se recomienda la acción civil en estos casos así como en los que la infracción sea mayor o más complicada. Podrá utilizarse un proceso de ejecución administrativa para la recopilación de pruebas en juicios civiles o enjuiciamiento penal (ver abajo), y si la investigación revela información relevante sobre importación/ exportación, se puede contactar con la oficina de aduanas para evitar que los bienes infractores entren o salgan de China. En los casos de infracción de los derechos de autor, salvo si el caso es sencillo (es decir, productos audiovisuales pirateados o copias individuales de libros), la NCA local podría mostrarse reacia a actuar. Por lo tanto, la ejecución de los derechos de autor en China suele llevarse a cabo mediante enjuiciamiento civil en los tribunales. Los casos de violación de una patente, se deben a los limitados poderes de disposición de la PAB local. El efecto disuasorio de las acciones administrativas es bajo y se utiliza habitualmente para lograr un acuerdo entre las partes. A excepción de un número limitado de autoridades como las situadas en Guangdong o Chongqing, quienes están autorizadas a embargar los productos infractores e imponer sanciones., sus homólogas en otras provincias, no están autorizadas a hacerlo. Enjuiciamiento civil Una compañía puede presentar una demanda civil contra un infractor en los tribunales populares, autorizados a ordenar al infractor que cese el acto de su delito, publique una disculpa e indemnice al demandante. Deberá buscarse asesoramiento legal antes de iniciar un enjuiciamiento civil. Ejecución en Ferias Comerciales Las ferias comerciales en China suelen disponer de centros especiales de reclamación de DPI en los que las empresas pueden informar de la existencia de productos infractores y conseguir que sean retirados de la exposición con la esperanza de evitar su encargo, venta y eventual exportación. Se exige a los organizadores de ferias comerciales que duren 3 o más días, que establezcan centros de reclamación de DPI con empleados de las autoridades administrativas locales y el organizador de la feria comercial. Aunque no existe el requisito legal de que las ferias comerciales con una duración inferior a 3 días cuenten con dichos centros de reclamación, en la práctica, son cada vez más los organizadores de ferias comerciales los que establecen estos centros para incrementar la importancia y el caché de la Feria. Cuando se produce una infracción de los derechos de autor y marcas registradas, la autoridad administrativa situada en los Centros de Reclamación de PI está autorizada a (i) exigir al expositor infractor que retire inmediatamente los artículos infractores y/o (ii) confiscar y destruir los materiales publicitarios. Si la feria comercial tiene lugar en Guangdong, la PAB estará además autorizada a confiscar los productos que infringen los derechos de patente, los documentos y demás materiales. Hasta la entrada en vigor de la enmienda sobre la ley de patentes, el 1 de octubre de 2009, una oferta de venta (que incluye la exposición de productos infractores en ferias comerciales) no constituirá infracción alguna de una patente de diseño (pero sí en el caso de marcas registradas, patentes o modelos de utilidad).

5 El efecto de una acción ejecutoria en una exposición, podrá ser limitada ya que se dirigirá en primer lugar a las ventas o ventas potenciales derivadas de la feria, y no abordará necesariamente la fuente del problema o los enfrentamientos a largo plazo. Por lo tanto, aunque la acción ejecutoria esté disponible en las ferias comerciales, dichas acciones formarán parte de una estrategia de acción más amplia. Customs A diferencia de la mayoría de los países en los que las aduanas examinan únicamente las importaciones, en China las oficinas de aduanas examinan tanto las importaciones como las exportaciones. Aunque los edificios de aduanas están autorizados a actuar ex oficio sobre una infracción, en la práctica, a menos que el titular de los derechos registre sus derechos de propiedad intelectual en la Administración General de Aduanas (GAC), las aduanas no retendrán por lo general los bienes destinados a otros países ni notificarán al titular de los derechos. Una vez presentada la solicitud de registro de aduanas y aprobado dicho registro por la GAC, la información relativa a los derechos será introducida en la base de datos de aduanas sobre derechos registrados que será revisada por las autoridades aduaneras locales. Si los derechos han sido registrados en la GAC y Aduanas sospecha que los productos infractores están siendo enviados, Aduanas podrá temporalmente retener los bienes y notificar al titular de derechos o a su agente local. Una vez que titular de los derechos o su agente haya sido notificado, dispondrá de 3 días laborables para solicitar la retención de los bienes y pagar una fianza (dependiendo del valor declarado de los bienes retenidos). Aduanas retendrá entonces los correspondientes bienes e iniciará una investigación para determinar si los mismos están siendo objeto de infracción. Cuando Aduanas determine que los bienes están siendo objeto de infracción, podrá confiscarlos y destruirlos, e imponer una multa. En el caso en que un DPI no haya sido registrado en Aduanas y haya constancia de que un envío hacia o desde China contiene bienes infractores, podrá presentarse una reclamación en Aduanas para retener dicho envío. Una vez que Aduanas notifique al titular de los derechos que los bienes han sido retenidos, deberá solicitar al tribunal popular que tome medidas cautelares o de preservación de la propiedad. Aduanas liberará los bienes en el caso de no recibir notificación alguna por parte del tribunal para asistir en la ejecución de la sentencia emitida por un tribunal dentro de los 20 primeros días tras la fecha de retención. 4. Estrategia sobre DPI para PYMES en el sector cerámico europeo Debido a que la industria cerámica de la UE se ve afectada en gran medida por copias de bajo coste de productos fabricados en China, es importante que los titulares de derechos elaboren e implementen una estrategia sobre DPI en China. Ello incluye el registro y protección de los derechos en China (incluso aun no tratándose del mercado principal), seguimiento de ferias comerciales de la industria, desarrollo de una campaña de advertencia bien programada y proporcional, registro de los derechos en los edificios de aduanas chinos y el inicio de acciones civiles determinadas (estrategia que podrá permitir la detención de la infracción desde el origen). Una vez que los productos infractores sean exportados de China, será muy difícil realizar un seguimiento. Identificación y registro de DPI en productos cerámicos Con el desarrollo de las marcas, los elementos artísticos y técnicos podrán expresarse en gran variedad de productos cerámicos. Estos elementos podrán dar lugar a PI susceptible de protección pero podrían no ser registrados e incluso no identificados. Tal y como sucede en muchos otros países, en China la mayor parte de las formas de DPI requieren su registro. Se recomienda establecer un orden de prioridades entre productos, registrar los más valiosos o los más vendidos y distribuidos. El registro de derechos otorga al actor las bases legales para tomar medidas contra los infractores, mientras que el no registrarlos puede hacer muy difícil, si no imposible, conseguir un remedio judicial o administrativo con posterioridad. Sin el registro, emprender una acción puede resultar complicado, costoso y difícil, y los resultados serán inciertos. Un obstáculo que se podría evitar es la identificación en primer lugar de la PI que subsiste en sus productos. Si la PI no está reconocida, no podrá producirse el registro.

6 La mayoría de la gente piensa en los eslóganes, nombres y logotipos en vez de en la forma del producto a la hora de decidir qué registrar como marca comercial. Aunque en determinados casos pueda resultar difícil de registrar, la forma de un producto puede registrarse como marca tridimensional. Los elementos de diseño o la apariencia externa de un producto de cerámica pueden protegerse mediante una patente de diseño. Los procesos de desarrollo de un nuevo producto deben ser evaluados en primer lugar en busca de riesgos y oportunidades de PI. Al retrasar esta evaluación, una empresa podría caer en riesgos no previstos y el desgaste de la protección de PI. En particular, una vez que se lanza un producto y se vende a gran escala en el mercado, la capacidad de registrar los derechos de la patente de diseño es probable que se vea mermada. Los derechos de autor pueden pasar inadvertidos para las empresas que no consideren los elementos de diseño en objetos tales como inodoros, lavabos, bañeras y obras similares. No obstante, los derechos de autor podrán subsistir en la expresión artística de un diseño plasmado en dichos artículos de cerámica. Podría decirse que estas creaciones, contienen un cierto grado de originalidad para atraer un determinado nivel de protección de los derechos de autor (excluyendo, no obstante, los aspectos establecidos como funcionales). Por lo tanto, el proceso de creación debería estar bien documentado. Es decir, que cuente con borradores aproximados, versiones anteriores de los diseños, pruebas sobre la evolución de la idea del diseño, que serán útiles a la hora de demostrar que el fabricante de cerámica desarrolló las obras (y la forma en que lo hizo). Deberán guardarse los acuerdos entre el fabricante y el artista si la obra fue encargada o concedida una licencia que demuestre que los derechos en cuestión fueron asignados, o cualquier otra prueba que pueda respaldar la propiedad de los derechos de autor y un esfuerzo independiente en la creación de la obra. Identificación de infractores Es conveniente disponer de una oficina de representación, agentes o distribuidores en China, ya que le permitirá controlar las infracciones y filtrar la información. Tras tener constancia de una infracción, la mejor práctica suele ser contratar a un bufete de investigación profesional para que determine el alcance del problema y descubra al infractor responsable, ya que la recopilación de pruebas suele representar el mayor problema. Realizar un seguimiento de las ferias comerciales relevantes para la industria cerámica Como punto de encuentro entre las empresas y sus clientes, vendedores, y compradores internacionales, así como para la presentación de nuevos productos o servicios, las ferias comerciales son eventos primordiales para controlar y detectar infracciones, y detener las ventas potenciales de productos infractores, que pueden estar destinadas al mercado europeo. Para emprender medidas ejecutorias efectivas en las ferias que se van a celebrar, es crucial la preparación con un mínimo de 2 meses de antelación, ya que la certificación ante notario, legalización y traducciones de los documentos relevantes llevan su tiempo. Asimismo, las ferias comerciales ofrecen una buena oportunidad para identificar a los competidores potenciales y a los infractores, así como para recopilar pruebas de cualquier producto infractor. Es importante también que solicite tarjetas comerciales y catálogos, y registre el nombre y número de los expositores de infractores potenciales. Para formalizar la recopilación de pruebas para su uso en futuras acciones civiles, considere la posibilidad de disponer de un notario presente durante dicha recopilación, ya que la certificación ante notario de pruebas le permitirá interponer una demanda en la ciudad en la que la feria tenga lugar, así como hacer más difícil que el infractor pueda argumentar ante un tribunal que no estaba presente, no fabricó el producto y que las pruebas fueron confeccionadas. Las acciones de investigación con el asesoramiento de un bufete de abogados local son también muy importantes, especialmente para decidir cuál es el paso más adecuado tras la feria comercia. La naturaleza concreta de las reclamaciones contenidas en una carta de advertencia dependerá de la solidez de las pruebas recabadas, y por supuesto, de la solidez de los DPI. Las pruebas recopiladas en la feria comercial pueden utilizarse para iniciar las investigaciones de seguimiento del infractor y, si las pruebas obtenidas las avalan, emprender medidas ejecutorias administrativas o un enjuiciamiento civil.

7 De igual forma, se puede elaborar una lista negra de infractores a partir de la información recopilada y suministrarla a aduanas o utilizarla a nivel interno para mejorar la estrategia de protección de DPI. Se recomienda asimismo, llevar a cabo investigaciones de seguimiento de páginas Web y fábricas que sean sospechosas, especialmente contra infractores reincidentes. Estas actuaciones no serán efectivas a largo plazo si se trata únicamente de acciones excepcionales. Para que surtan efecto, las actuaciones en ferias comerciales requieren el compromiso y seguimiento constante año tras año. Como dichas ferias comerciales son la fuente principal de pedidos por parte de los vendedores, impedir a los infractores los contactos que necesitan para subsistir, como por ejemplo los de los clientes internacionales, tendrán un gran efecto sobre los proveedores del infractor. El ataque a las infracciones desde su punto de demanda, puede ser utilizado junto o como alternativa rentable para encontrar al fabricante de origen (lo cual puede resultar costoso y en algunos casos, muy difícil). La mejor línea de actuación será el ataque a los falsificadores desde los puntos de suministro, siempre y cuando el presupuesto lo permita. Desarrollo de campañas de cartas C&D (cese de práctica comercial) Las cartas C&D debidamente programadas y redactadas pueden resultar eficaces especialmente si se envían a objetivos de ejecución anteriores. Por ejemplo, enviar una carta de C&D a un infractor anterior antes de la feria comercial para recordarle una determinada medida ejecutoria anterior, sus derechos, y exigirle que se abstenga de incluir productos infractores en sus catálogos y exhibirlos en la próxima feria, puede resultar muy eficaz. Tenga en cuenta también que en determinadas circunstancias una carta de C&D puede no ser aconsejable si se está preparando para un juicio y se necesita recopilar pruebas de infracción (una carta de advertencia podría alertarle sobre sus acciones, haciendo que la recopilación de pruebas sea más complicada). Registro de los DPI en Aduanas Dada la creciente competencia en las importaciones de productos cerámicos de China y el riesgo de infracción, las empresas deberían valorar seriamente el registro de sus marcas comerciales y demás DPI en China con el GAC. Las aduanas en China son más eficaces en la protección de las marcas registradas y pueden serlo también en los diseños, pero generalmente son menos eficaces en los derechos de autor, patentes y otros derechos técnicos. Si tiene constancia de algún infractor conocido, podrá presentar la llamada lista negra para ayudar a Aduanas a determinar que envíos es probable que contengan mercancías sospechosas. 5. Caso práctico Una empresa europea del sector de los utensilios de cocina (principalmente vajillas de cerámica) vende sus productos exclusivamente en el mercado europeo. En la actualidad, no vende productos en el mercado chino pero planea introducirse en dicho mercado en el futuro. La empresa se da cuenta que las ventas de su producto más popular están disminuyendo y que su equipo de ventas en Europa ha descubierto que ese mismo producto con un diseño exterior idéntico de peor calidad pero a un precio muy inferior y con un logotipo diferente se está vendiendo en su mercado nacional. Tiene constancia igualmente a través de sus contactos que el distribuidor de los productos es una empresa china. La empresa quería abordar el problema desde su punto de origen (China) pero no disponía de una patente de diseño en dicho país. Apoyarse en la infracción de los derechos de autor parecía ser su única base legal para tener éxito. La empresa buscó asesoramiento en un bufete de abogados chino y llevó a cabo una investigación para localizar al productor o la fuente del producto infractor, y garantizar pruebas certificadas ante notario de dicha infracción. La investigación reveló el fabricante fuente que estaba fabricando las copias del producto más popular de la empresa europea, principalmente para su exportación. No fue capaz de obtener pruebas ante notario. Debido a que los hechos del caso no contaban con gran probabilidad de éxito en un enjuiciamiento civil y los derechos de autor suelen ser difíciles de hacerse cumplir por vía administrativa si no existe un interés público (como por ejemplo daños contra la seguridad pública) la empresa europea descartó estas opciones ejecutorias y decidió enviar cartas de C&D a través de su abogado local al fabricante y al distribuidor.

8 Las cartas alegaban infracción de los derechos de autor en el diseño del producto y adjuntaban una declaración legalizada y certificada ante notario sobre la creación de diseños por parte de sus creadores y exigían a ambas empresas, que dejasen de producir y/o vender el producto en cuestión.las cartas adjuntaban asimismo compromisos de no seguir cometiendo dicha infracción. Las cartas fueron ignoradas y las llamadas de seguimiento no obtuvieron ninguna respuesta ni cooperación. Sin embargo, la empresa europea guardó recibos de la entrega de las cartas que fueron guardados en caso que la empresa quisiera emprender medidas ejecutorias formales contra las empresas chinas en el futuro. Los recibos pueden ser útiles como pruebas que demuestren que las empresas habían sido avisadas y por lo tanto cualquier infracción posterior sería de mala fe. Habiendo aprendido de esta experiencia, en los 2 años siguientes la empresa procedió a registrar los diseños para sus nuevos productos en China. Debido a que la empresa tenía cientos de diseños, hubiese resultado demasiado caro registrarlos todos. En vez de eso, registró de manera selectiva sus diseños más populares, aquellos que tenían más probabilidades de ser falsificados, y al mismo tiempo archivó toda la documentación relativa al proceso de creación del resto de diseños de productos para poder demostrar la propiedad de los derechos de autor. La empresa estableció igualmente un rápido protocolo de notificación y relaciones con los abogados e investigadores locales quienes les notificarían la presencia de infracciones, y llevarían a cabo un seguimiento de las ferias comerciales de la industria. La empresa utilizó la información recopilada de estas fuentes para elaborar una lista negra interna de competidores e infractores chinos. En vísperas de la Feria Comercial de Guangzhou, la empresa europea comenzó a trabajar con el bufete local para preparar la documentación (poderes notariales, copias certificadas de sus derechos sobre patentes de diseño y poner en conjunto sus pruebas sobre propiedad de derechos de autor correspondientes a los productos que quería proteger. Puesto que estos documentos necesitaban ser certificados ante notario y legalizados (lo cual tarda uno o dos meses), comenzó a planear la feria comercial con anterioridad. Una semana antes de la feria, su bufete de abogados local examinó la lista de expositores para comprobar si entre ellos se encontraba alguna de las empresas incluidas en la lista negra, y encontró a 5 objetivos cuyos productos habían sido vistos en la UE. El primer día de la feria, los investigadores contratados por la empresa europea inspeccionaron la feria, recopilaron pruebas de productos infractores en presencia de un notario chino, y anotaron los stands que exhibían productos infractores tanto en sus catálogos como en sus productos. Una vez recopiladas las pruebas por la empresa, presentó una reclamación en el Centro de Reclamaciones de PI localizado en la feria. Al día siguiente, el Centro de Reclamaciones de PI envió a una Oficial de PI con el representante de la empresa europea y el abogado local para aproximarse a los infractores. El Oficial de PI determinó que existían infracciones de los DPI de la empresa europea y solicitaron a los expositores que retirasen los productos en cuestión del mostrador. Debido a que aún quedaban 4 días de esta fase concreta de la feria, la retirada representó una enorme pérdida potencial para los expositores, especialmente en las ventas de exportación potenciales. Pocas semanas después de la Feria de los Cantones (Canton Fair), la empresa europea prosiguió remitiendo cartas C&D a las empresas contra las que había emprendido acciones en la Feria. Las cartas detallaban lo ocurrido en la Feria y adjuntaban copias de pruebas certificadas ante notario y exigían que los compromisos fueran firmados para reforzar el mensaje de la empresa de que no se desharían fácilmente de la infracción cometida con sus productos. Varios meses más tarde, antes de la siguiente Canton Fair, la empresa envió cartas de advertencia a sus objetivos para recordarles de nuevo que no incluyesen productos infractores en sus catálogos. El tiempo resultó importante ya que al remitir dichas cartas de C&D tan cerca del inicio de la feria implicaba que las empresas ya habrían impreso sus catálogos y serían más reacias a retirar los artículos infractores y volver a imprimirlos. Aunque la empresa europea no contaba con sólidos derechos cuando decidió en primer momento abordar el problema de China, comenzó a desarrollar un enfoque más estratégico para poder enfrentarse a las infracciones, lo cual implicó el registro de derechos, seguimiento en las ferias, envío de cartas C&D, y cuando los hechos resultaron probatorios, emprendieron acciones legales contra los infractores para enviar un contundente mensaje disuasorio al mercado, indicando qué pretendían y podían hacer cumplir sus derechos en China.