Sesión formativa Centros Regionales de PI

Transcripción

1 30/09/2013 Sesión formativa Centros Regionales de PI 27/9/2013 Del registro a los tribunales: casos prácticos de litigios de Propiedad Industrial IDEPA - 27 de septiembre 2013 Fabrizio Miazzetto. Abogado y Agente de la Propiedad Industrial Velázquez º Derecha Joaquin Costa, Madrid SPAIN TT FF

2 30/09/ Introducción Clases de Infracciones de PI Procedimientos judiciales Casos prácticos Conclusiones Velázquez º Derecha Madrid SPAIN T F

3 1. Introducción 1. El registro de la PI como base para el disfrute el derecho de exclusiva y de la ventaja competitiva a ello asociada. 2. Pero el registro no es suficiente para preservar la exclusiva puesto que el ordenamiento actúa de oficio en contadas ocasiones 3

4 1. Introducción El Porque de la tutela judicial de los derechos de PI En general: i) Para consolidar la ventaja competitiva en el mercado ii) Para no debilitar la exclusiva conferida por los derechos obtenidos iii) Para disuadir a potenciales infractores iv) Para cumplir con las obligaciones contractuales (ej. licencias) 4

5 1. Introducción Cómo se tutela la PI 1. A través del ejercicio de acciones judiciales a) Vía Penal b) Vía Civil 2. A través de los Medios de Resolución Alternativa de Conflictos (Arbitraje, Mediación, etc.) 3. A través de mecanismos complementarios de tutela 5

6 2. Clases de infracción de derechos de PI Infringir en general: Usar (Fabricar, importar, utilizar, ofrecer, importar, exportar, etc.), bienes amparados por derechos de propiedad industrial, sin la autorización del titular Infracciones típicas comúnes a todos los derechos de PI: a) Falsificaciones b) Imitaciones c) Importaciones paralelas d) Alteración y manipulación de productos originales 6

7 2. Clases de infracción de derechos de PI Específicas del derecho infringido involucrado I. Marcas a) Uso de signos idénticos y/o confundibles b) Aprovechamiento de la reputación y notoriedad de la marca anterior c) Uso perjudicial a la imagen de la marca 7

8 2. Clases de infracción de derechos de PI II. Diseños Industriales a)copias y/o Productos que producen la misma impresión visual del diseño protegido 8

9 2. Clases de infracción de derechos de PI III. Patentes a) Uso del objeto amparado por la patente (infracciones literales y por equivalencia) b) Uso del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado 9

10 3. Procedimientos Judiciales en materia de Propiedad Industrial En general: a) La vía contencioso administrativa b) La vía penal c) La vía civil 10

11 3. Procedimientos Judiciales La Vía Contenciosoadministrativa - Revisión judicial de decisiones de órganos administrativos (OEPM, OAMI, etc.). -No está prepuesta a perseguir infracciones -Se ha convertido en una vía de protección residual respecto a la vía civil 11

12 3. Procedimientos Judiciales La Vía Penal - En general, la vía penal persigue conductas que causan mayor alarma social (y a mayor alarma social mayor pena). - En materia de PI, las conductas están normalmente tipificadas en los Códigos Penales de los Países (en España Arts. 270 y ss. CP): necesaria concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo 12

13 3. Procedimientos Judiciales La Vía Penal Ventajas principales del procedimiento penal: A. Normalmente se activa de oficio B. Respuesta judicial más rápida C. Costes menores 13

14 3. Procedimientos Judiciales La Vía Penal Inconvenientes de la vía penal: 1. Falta de sensibilidad judicial hacia los delitos de propiedad industrial 2. Para poderse utilizar es necesario que la conducta enjuiciada cumpla exactamente todos y cada uno los elementos del tipo (Objetivos y Subjetivos) previstos en la Ley 3. Resulta muy complicado obtener reparaciones individuales, es decir compensaciones económicas por los daños sufridos por el titular del derecho, salvo en casos muy puntuales. 14

15 3. Procedimientos Judiciales La Vía Civil - Más adecuada en conflictos entre competidores - Regulación ad hoc de las acciones y remedios en relación a la clase de derecho involucrado 15

16 3. Procedimientos Judiciales La Vía Civil Ventajas principales del procedimiento civil: 1. Mayor control sobre el procedimiento (principio dispositivo) 2. Mayor amplitud de conductas enjuiciables 3. Mayor especialización del órgano judicante (lo que equivale a mayor previsibilidad de las decisiones) 4. No es necesario probar el elemento subjetivo para cesar la infracción 5. Abanico de remedios contra las infracciones mucho más amplio (especialmente, posibilidad de obtener compensación económica por los daños sufridos) 6. Posibilidad de extender el objeto de la tutela más allá de la mera infracción de la PI: acumulación de acciones 16

17 3. Procedimientos Judiciales dirigidos al enforcement de la PI Inconvenientes de la vía civil: 1. Implican actitud proactiva del titular 2. Gastos más elevados 3. Tiempos de respuesta normalmente elevados para los procedimientos ordinarios declarativos de la infracción 4. Costas judiciales tasadas y muy bajas 17

18 4. Casos prácticos Litigios de Marcas FÉDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (la parte actora) v. FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA (la parte demandada y actora reconvencional) 18

19 4. Casos prácticos Litigios de Marcas Las marcas en conflicto Vs. 19

20 4. Casos prácticos Litigios de Marcas Acciones promovidas ante el Jmerc 1 de Alicante: La actora: - Una acción por violación de marca notoria en el mundo de la cinología - Una acción de nulidad de las marcas de la demandada - a) nulidad absoluta registro de mala fe - b) nulidad relativa por riesgo de confusión 20

21 4. Casos prácticos Litigios de Marcas - La demandada niega la existencia del riesgo de confusión entre los signos - Contrataca y con carácter reconvencional solicita la nulidad de la marca comunitaria de la actora, absoluta por mala fe y relativa 21

22 4. Casos prácticos Litigios de Marcas El Juez de Alicante tiene una duda y plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 22

23 4. Casos prácticos Litigios de Marcas Cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-561/11): En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir su utilización en el tráfico económico por tercero previsto en el art. 9.1 del Reglamento sobre la marca comunitaria se extiende a cualquier tercero que use un signo que implique un riesgo de confusión (por ser similar a la marca comunitaria y similar los servicios o productos), o por el contrario, queda excluido aquel tercero que use ese signo confusorio que ha sido registrado a su favor como marca comunitaria, en tanto no se anule previamente ese registro de marca posterior? 23

24 4. Casos prácticos Litigios de Marcas La interpretación del TJUE del art. 9.1 del Reglamento sobre marca comunitaria: - El art. 9.1 no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria - El titular de una marca comunitaria tiene un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a cualquier tercero el uso del signo sin su consentimiento - Lo anterior se deduce también del art. 54 que prevé la posibilidad de solicitar una nulidad de marca posterior por el titular de una marca anterior - De acuerdo con el principio de prioridad, la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior - En caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar - La necesidad de preservar la función esencial de la marca (indicadora del origen comercial) <<Analogía con la sentencia de 16/02/2012 C-488/10 en un tema de diseño industrial>> 24

25 5. Casos prácticos Litigios de Marcas La Doctrina establecida del Tribunal Supremo Español iba en una dirección opuesta: Para que se declare la infracción, es necesaria la previa declaración de nulidad de la marca registrada infractora posterior (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2012). 25

26 5. Casos prácticos Litigios de Marcas De vuelta en el Juzgado de Marca Comunitaria en Alicante: RESULTADO? 26

27 5. Casos prácticos Litigios de Marcas - Todas las marcas del demandado declaradas nulas - La que no se anula no tiene eficacia defensiva y su uso constituye infracción marcaria Pero: Ante las dudas jurídicas existentes, cada parte paga sus propias costas 27

28 4. Casos prácticos: Litigios de Patentes 1. Objeto: Infracción de Patente Europea sobre Dispositivos médicos 2. Las Partes : a) La empresa A: i) Tiene su sede legal en EE.UU. ii) Fabrica y comercializa dispositivos médicos iii) En 2006 tiene más del 80% del mercado Europeo 28

29 4. Casos prácticos: Litigios de Patentes 2. Sigue..Las Partes : b) La empresa B: i) Tiene su sede legal en Alemania ii) Fabrica y comercializa dispositivos médicos del mismo tipo que A iii) Tiene un 10% del mercado pero va en constante aumento 29

30 4. Casos prácticos: Litigios de Patentes 3. Los derechos involucrados y las conductas denunciadas: a) La empresa A es titular de un Patente Europea relativa a un determinado dispositivo médico y a su método de fabricación b) La empresa B fabrica sus dispositivos en Alemania y comienza a comercializarlo en varios Países Europeos A considera que B infringe sus derechos de patente 30

31 4. Casos prácticos: Litigios de Patentes Legislación relevante: A. Convenio de Patente Europea B. Reglamento 44/2001 (Reglamento Bruselas) C. Legislación nacional sobre Patentes de los Países donde se ha validado la Patente Europea D. Derecho procesual del País del Foro 31

32 5. Casos prácticos Litigios de Patentes Cuestiones previas a tener en cuenta 1. La PE no es un título unitario sino que se convierte en un haz de derechos nacionales. 2. Cada PE validada conferirá los mismos derechos de una patente nacional en el Estado del registro. 3. El ámbito de protección de la Patente Europea en cada País depende de los términos empleado en la traducción de la patente al idioma del Estado del Registro 4. La validez de cada PE validada debe determinarse por la autoridad judicial del Registro 32

33 5. Casos prácticos Litigios de Patentes Cuestiones previas a tener en cuenta 5. Competencia internacional: a) En tema de infracciones son competentes los Tribunales del País : Art. 2.1 Reglamento Bruselas: donde tiene domicilio el demandado. Art. 5.3 Reglamento Bruselas: donde se haya producido el hecho dañoso ( forum delicti commissi ). 33

34 5. Casos prácticos Litigios de Patentes Cuestiones previas a tener en cuenta 5. Sigue.Competencia internacional: b) Competencia exclusiva - Art Reglamento Bruselas: En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional. 34

35 4. Casos prácticos: Litigios de Patentes Cuestiones previas a tener en cuenta 6. Clases de Infracciones: a) Literal b) Por equivalencia (Art. 69 CPE + Protocolo Interpretativo) 35

36 5. Casos prácticos Litigios de Patentes La estrategia inicial adoptada por la Empresa A: 1. Acción por infracción de patentes en Alemania con solicitud de medidas cautelares Resultados: obtiene el cese de la fabricación de los dispositivos médicos de A en Alemania 36

37 5. Casos prácticos Litigios de Patentes La respuesta de la Empresa B: 1. Traslado provisional de las fábricas en un País europeo no cubierto por la Patente Europea 2. Comienza acciones de jactancia acumulando una acción de nulidad contra la PE en sus mercados principales: Reino Unido, Holanda, España, Italia y Suecia Resultados inmediatos: a) Ya no puede impedírsele fabricar sus productos b) Dispara primero para disparar dos veces c) En el peor de los casos (es decir, si pierde) retrasa el momento de cesación de la comercialización 37

38 5. Casos prácticos Litigios de Patentes La evolución de la disputa A. El Tribunal de Apelación de Düsseldorf confirma la infracción B. Los Tribunales del Reino Unido declaran que no hay infracción, ni literal ni por equivalencia C. Los Tribunales Holandeses declaran que no hay infracción, ni literal ni por equivalencia y que además la patente no cubre la clase de productos que se están comercializando (ni por A ni por B) D. El Tribunal de Barcelona desestima medidas cautelares contra la distribuidora de los productos de B 38

39 4. Casos prácticos: Litigios de Patentes La evolución de la disputa D. El Tribunal Sueco declara que no hay infracción, ni literal ni por equivalencia E. El Tribunal Federal de Justicia Alemán declara que las instancias inferiores se han equivocado y dictamina que no hay infracción F. El Tribunal italiano declara que la PE es invalida y por lo tanto no hay infracción F. El Tribunal de Madrid, en primera instancia, que hay infracción en relación con productos que no se están actualmente comercializando 39

40 4. Casos prácticos: Litigios de Patente 1. Objeto: Infracción de Patente relativa a sistema de evacuación de pasajeros de un avión. 2. Las Partes : 40

41 4. Casos prácticos Litigios de Patente Acción supuestamente infractora 41

42 4. Casos prácticos Litigios de Patente Cuestión preliminar: Patente concedida Película estrenada En principio se podría tratar de una acción extemporánea? 42

43 4. Casos prácticos Litigios de Patente Acción relevante en términos temporales? Publicación de Solicitud Concesión 43

44 Ofrecimiento Fabricación Introd. comercio Importación o posesión para todo lo anterior Utilización 44

45 45

46 Conclusiones del Tribunal: El mero hecho de fotografiar o filmar un objeto no supondría infringir un derecho que pudiera recaer sobre el mismo en tanto que no se dé alguna otra acción del 50 LP La construcción de un falso objeto para rodar una película de cine, o simularlo de algún modo no supondría incurrir en una infracción del derecho conferido sobre el objeto real pues ésta protege una invención útil para la industria no una mera ficción 46

47 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales HECHOS: 47

48 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales HECHOS: Vs. Diseño registrado Producto combatido 48

49 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales Las partes 49

50 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales Hay infracción? Por qué? a) Claro que no. Tienen demasiadas diferencias y cualquier usuario informado se daría cuenta. b) Por supuesto que sí. La idea era muy original y lo tiene registrado, aunque haya diferencias no tan evidentes. Interesante, eh, amiguetes? 50

51 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales La respuesta correcta (al menos según el Juzgado de lo Mercantil Núm. 2 de Alicante) es la b), es decir, SÍ HAY INFRACCIÓN Ámbito de protección del Diseño registrado: La protección conferida por el dibujo o modelo industrial: a) Depende del grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo. b) Se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. 51

52 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales PERCIBE EL USUARIO INFORMADO UNA IMPRESIÓN GENERAL DISTINTA? Características comunes: a) Dibujo en una camiseta para ubicarla en la parte inferior, pero no en el borde, sino a la altura de la cintura, de manera que al introducirla dentro del pantalón, asome la pistola del cinturón. b) Arma automática con formas esféricas en la culata con color más oscuro. c) Inclinado ligeramente Características diferenciadoras: a) Color de la camiseta (blanco vs negro) b) Modelo del arma (Colt 45 vs desconocida) c) Orientación del arma (izquierda vs derecha) d) Colorado del arma (a todo color vs contorno lineal en blanco) 52

53 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales PERCIBE EL USUARIO INFORMADO UNA IMPRESIÓN GENERAL DISTINTA? El usuario informado presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidas por la estructura base. La Sala consideró que el usuario informado percibiría que la camiseta promocional y el diseño registrado producían una misma impresión general, considerando las diferencias irrelevantes. 53

54 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales QUIÉN ES EL RESPONSABLE? Responsabilidad objetiva: Quienes fabriquen o importen objetos con el diseño y los responsables de la primera comercialización. No importa la buena fe. Indemnizan siempre. Responsabilidad subjetiva: Los que realicen cualquier otro acto y no hayan cesado, previo requerimiento mediante (por el titular + contenido de la violación) y cuando haya culpa o negligencia por su parte. Indemniza si se dan todas las circunstancias enumeradas. 54

55 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales QUIÉN ES EL RESPONSABLE? Responsabilidad objetiva: CAYTCO: fabricación de las camisetas. Que en el contrato con TELEPIZZA constase que disponía de los derechos para la comercialización no influye en la responsabilidad objetiva. Eso sí, luego podrá repetir contra ella. Tampoco importa la buena fe. En suma, lo relevante es realizar la primera actividad en la organización de los esfuerzos para satisfacer al consumidor y no que se asuma la función de vincular a productores y consumidores remotos o, por el contrario, productores y consumidores inmediatos, clientes director. (Sección 8ª de la AP de Alicante) AMIGUETES ENTERPRISES: el contrato de licencia con TELEPIZZA es el auténtico primer paso para satisfacer al consumidor, y, por tanto Santiago Segura (admor. único) es el primer comercializador. 55

56 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales QUIÉN ES EL RESPONSABLE? Responsabilidad subjetiva: La promoción era limitada, avisada con anterioridad y de compañías muy conocidas. Además, fue requerida cuando ya había finalizado, mientras que el diseño registrado no era tan conocido como para que TELEPIZZA y/o COCA COLA pudieran sospechar de la infracción (negligencia o culpa). La sala concluye que: a TELEPIZZA y a COCA COLA no puede imponérseles deber alguno de indemnización. 56

57 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales QUIÉN PAGA? AMIGUETES ENTERPRISES y CAYTCO (solidariamente en conecto de daño moral): CAYTCO: gastos extrajudiciales Beneficios ilícitamente obtenidos (contrato con TELEPIZZA) AMIGUETES ENTERPRISES: Beneficios ilícitamente obtenidos (1% cifra del beneficio neto de la comercialización de la película hasta la fecha de la sentencia) 57

58 4. Casos prácticos - Litigios de Diseños Industriales Habrá recurso? Parece muy probable 58

59 30/09/2013 Muchas gracias por su atención Velázquez º Derecha Velázquez 1º Derecha Madrid SPAIN Madrid SPAIN T T F F