42 JORNADAS CHILENAS DE DERECHO PÚBLICO ORGANIZADAS POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (22 y ) TESIS

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1 42 JORNADAS CHILENAS DE DERECHO PÚBLICO ORGANIZADAS POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO (22 y ) TESIS Si los Tribunales Chilenos de Marcas, al rechazar la oposición de la República del Perú al registro de la marca Soprole Suspiro Limeño, han infringido el art. 10 bis del Convenio de París y la Ley Nº Paulino Varas Alfonso Profesor Titular de Derecho Constitucional Universidad de Chile RESUMEN Esta tesis pretende demostrar como primero los Tribunales Chilenos de Marcas y luego la Corte Suprema de Justicia al rechazar la oposición de la República del Perú al registro de la marca Soprole Suspiro Limeño no han infringido ni el art. 10 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial al publicar en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991 ni la Ley Nº PALABRAS CLAVE Convenio de París. Ley de Propiedad Industrial. Oposición a registro de marca. República del Perú. Soprole Suspiro Limeño Tribunales Chilenos de Marcas. I. Etiqueta de la marca Soprole Suspiro Limeño.

2 II. Artículo 10 Bis, Nºs 1 y 2 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Artículo 10 bis (Competencia desleal) 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. III. Las Consideraciones de Derecho de la demanda de oposición de la República del Perú al registro de la marca Soprole Suspiro Limeño. En el capítulo III se señala: Consideraciones de Derecho La conducta adoptada por la Sociedad de Productores de Leche S.A. SOPROLE, al intentar nuevamente el registro de la denominación "SUSPIRO LIMEÑO", que no corresponde a un signo novedoso y característico, constituye una conducta claramente atentatoria contra las mínimas normas de protección a la Propiedad Industrial, y que precisamente este Instituto, y el anterior Departamento de la Propiedad Industrial con su actuar se ha encargado de evitar, en aras de la protección de los derechos que corresponden a los legítimos titulares de los signos. Así las cosas, el registro pretendido infringe a lo menos las siguientes normas legales y convencionales, que ameritan y justifican que la solicitud sea rechazada. 1. Art. 20 letra e) de la ley Esta norma señala que no pueden registrarse como marcas Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse". Ha quedado claro conforme a los antecedentes expuestos, y en especial por las resoluciones previas de este propio Departamento, que el signo solicitado, con su inclusión de la denominación "Suspiro Limeño", constituye al decir de este último "descriptivo y carente de novedad" en lo que respecta a productos de la clase 30, por lo que de acuerdo a la norma en comento, no puede ser objeto de una apropiación en exclusiva como se pretende con la solicitud de autos. 2. Art. 20 letra f) de la ley Esta norma por su parte señala que no son registrables como marcas comerciales "Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos." 2

3 Resulta entonces obvio que habiéndose determinado fehacientemente el origen y procedencia de la denominación "SUSPIRO LIMEÑO", la pretensión de la solicitante de incluirla como parte de su marca, demuestran que la solicitante tiene un afán explícito de apropiarse de esa denominación, usándola en su propio beneficio y aprovechar, en consecuencia, la fama y trascendencia de la cual goza. La incorporación del nombre "SUSPIRO LIMEÑO" y su imagen representativa dentro del contexto reivindicado, constituye una clara indicación genérica de origen, procedencia y cualidad de los productos, lo que a su vez es tendencioso e inductivo a error o engaño respecto, precisamente, de esas características. 3. Art. 20 letra j) de la ley El actuar del titular de la solicitud se enmarca claramente dentro de aquellos actos reñidos con la moral y la ética comercial, según se configuran en esta prohibición. Esta norma prohíbe registrar aquellas marcas contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil. En este sentido, y conforme se ha demostrado, la conducta del solicitante obedece a un ánimo desleal, toda vez que le es imposible alegar ignorancia de la fama y trascendencia de la denominación "SUSPIRO LIMEÑO". Tal como se expuso, se trata de una denominación muy típica y característica, originaria del Perú, que ha trascendido en nuestro país, por lo que es obvio que el titular de la solicitud Sociedad de Productores de Leche S.A. SOPROLE, al intentar nuevamente el registro de la denominación "SUSPIRO LIMEÑO", pretende injustamente obtener un beneficio ilegítimo. Adicionalmente, la existencia de resoluciones previas de este mismo Departamento confirmando en causas iniciadas por la misma solicitante, que se trata de un término genérico y de uso común en el mercado para distinguir cierto tipo de producto, confirma que este nuevo intento de apropiación solapada del signo, atenta contra las normas de libre competencia, moral comercial y ética mercantil. 4. Convenio de Paris Art. 10 bis Todas estas normas, parte de nuestra legislación, contemplan también una protección a las marcas comerciales, y que por medio de la conducta adoptada por la Sociedad de Productores de Leche S.A. SOPROLE, a través de la solicitud de registro de la marca a su nombre se han visto infringidas. Ciertamente el Art. 10 del Convenio, establece en su Nº 1 la obligación de los países miembros de asegurar a sus nacionales una protección eficaz contra la competencia desleal, respaldado por la norma de su Nº 2, que expresamente consagra como actos de competencia desleal, "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial". 5. Art. 19 de la ley Expuesto lo anterior, queda claro que las innumerables infracciones cometidas, por el titular de la solicitud al intentar apropiarse ilegítimamente mediante el registro encubierto de la denominación "SUSPIRO LIMEÑO", impiden que sea considerado un signo capaz de distinguir productos en el 3

4 mercado, susceptible de protección marcaria en los términos establecidos en la Ley En conclusión, podemos resumir que de los antecedentes expuestos y documentos que se acompañan, la solicitud impugnada infringe un sinnúmero de normas de la Ley y del Convenio de París, que la hacen irregistrables. IV. Sentencia de primera instancia. La sentencia del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, don Maximiliano Santa Cruz Scatlebury, de 7 de Octubre de 2011, rechaza demanda de oposición y concede el registro solicitado, en los siguientes términos: CONSIDERANDO: 1. Que, en consideración a las causales de irregistrabilidad y argumentos expuestos en la parte expositiva, este Tribunal ha centrado su análisis en determinar si concurren o no en la especie los hechos que constituyen las causales de irregistrabilidad alegadas. 2. Que corresponde rechazar la oposición fundada en la infracción de la letra e) del artículo 20 de la Ley N , por cuanto la marca pedida no resulta ser de uso común, genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir. Lo anterior, toda vez que del examen de la marca pedida se advierte que no es carente de distintividad ni indicativa de los productos a distinguir, por cuanto se trata de un conjunto de palabras insertas en una etiqueta, en la cual la incorporación de la palabra "SOPROLE" y demás elementos figurativos, logran dar origen a un conjunto distintivo, susceptible de protección marcaria. 3. Que atendido lo anterior, se rechazará también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 de la Ley , por cuanto no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los productos a distinguir. 4. Que teniendo presente que de la lectura de los hechos en que se funda la oposición deducida por REPÚBLICA DEL PERÚ, se desprende que la letra j) invocada por dicho oponente como fundamento de ésta, se refiere a la letra k), que recoge lo dispuesto en el artículo 10 bis del Convenio de París, referido a actos de competencia desleal, habrá de ser rechazada la oposición fundada en dicha norma, por cuanto n se han acompañado antecedentes que permitan configurar en la especie los supuestos contenidos en dicha causal de irregistrabilidad. 5. Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N , en sus artículos 19, 19 bis C, 20 letras e), f), k) y en el Reglamento de dicha ley, RESUELVO: Que se rechaza la demanda de oposición y se concede el registro solicitado, con protección al conjunto y sin protección a los elementos SUSPIRO LIMEÑO. Notifíquese, regístrese y archívese. Fallo dictado por don Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 4

5 V. Sentencia de segunda instancia. Apelada que fuera la sentencia de primer grado, el Tribunal de Propiedad Industrial confirmó la anterior el 19 de Enero de 2012, con la redacción siguiente: Santiago, diecinueve de enero del año dos mil doce. Se reproduce la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil once, que se revisa en alzada, Y, se tiene, además, presente: 1. Que, la marca solicitada, SOPROLE SUSPIRO LIMEÑO, como conjunto, posee la distintividad suficiente para obtener protección legal, sin producir error o engaño a los consumidores acerca de la procedencia y/o cualidad de los productos a amparar; 2. Que, a mayor abundamiento, la solicitante es titular de la misma marca, con diferente diseño, bajo los Nº y Nº , para proteger todos los productos de la clase 30 y de la clase 29, respectivamente; y, 3. Que, por lo señalado, cabe desestimar los fundamentos del recurso de apelación deducido a fojas 155. Se confirma la sentencia apelada de fecha siete de octubre del año dos mil once; escrita a fojas 152 y siguientes de autos. Anótese la sentencia y devuélvanse los autos. Rol TDPI Nº Pronunciada por los Ministros Sr. Víctor Hugo Rojas Aguirre, Sra. Carmen Gloria Olave Lavín y Sr. Oscar Torres Zagal. VI. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La República del Perú dedujo recurso de casación de fondo en contra de la sentencia de diecinueve de Enero de 2012, el cual fue rechazado por sentencia de la Corte Suprema de 6 de Noviembre de 2012, rol , en que se resuelve lo que se transcribe a continuación: Santiago, seis de noviembre de dos mil doce. Vistos: En lo principal de fojas 179 el abogado don Juan Enrique Puga Valdés, en representación de la República del Perú, deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de diecinueve de enero del año en curso, que confirma el fallo de primera instancia por el cual se rechaza la demanda de oposición deducida en contra de la solicitud de registro de marca mixta SOPROLE SUSPIRO LIMEÑO, descrita como una etiqueta donde Soprole se encuentra en letras mayúsculas rojas y suspiro limeño en letras de fantasía blancas, dentro de un rectángulo irregular café claro en degradé, bajo éstas un postre de leche, todo dentro de un círculo negro; que fue solicitada y conferida para distinguir productos de la clase 29, al estimarse inaplicables las causales del artículo 20 letras e), f) y k) en relación con el artículo 19, todos de la Ley N , y el artículo 10 bis del Convenio de París. Declarado admisible el presente arbitrio, se ordenó traer los autos en relación, tal como se lee a fs Considerando: Primero: Por el recurso se denuncia, en un primer capítulo de nulidad, la infracción del artículo 16 de la Ley N Explica el recurrente que los 5

6 sentenciadores del grado incurrieron en una desobediencia a dicho precepto, que impone la valoración de la prueba conforme con las reglas de la sana crítica, desde que no se ponderó de esa manera el hecho que la expresión SUSPIRO LIMEÑO constituye una denominación de origen peruano, por lo que el signo inducirá a pensar que dicho producto es originario de Lima; y la alegación que esa indicación de procedencia sumada a figuras descriptivas del postre hacen que la marca sea indicativa. Desatendió, también, la experiencia de años anteriores, de haber rechazado el mismo tribunal solicitudes de características similares a ésta. Como segundo fundamento de invalidación, invoca el recurrente la infracción de los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N , por cuanto el signo pedido contiene el nombre de un postre típico y tradicional del Perú y constituye una indicación geográfica, sin que los dibujos otorguen distintividad. En un tercer episodio de nulidad, alega la infracción del artículo 20 letra f) del cuerpo normativo citado, ya que la expresión Suspiro Limeño designa a un postre típico del Perú, por lo que el signo inducirá al público a pensar que el producto tiene una procedencia peruana. No basta para evitarlo que se haya resuelto que no se otorga derechos sobre la mencionada expresión, pues el riesgo está presente mientras ella luzca en la etiqueta, sin perjuicio de la inclusión del fonema Soprole. Finalmente, denuncia como cuarto error de derecho la vulneración del artículo 20 letra k) de la Ley N , ya que de la solicitud se desprende la intención de aprovecharse de la fama y notoriedad de la expresión de origen peruano "Suspiro Limeño", y un ánimo de apropiación desleal de una expresión y representación típica y tradicional del Perú, persiguiéndose una exclusividad para impedir el uso por terceros. Segundo: Que en el motivo primero del fallo recurrido, que confirmó el de primer grado, se estimó que la marca solicitada, como conjunto, posee la distintividad suficiente para obtener protección legal, sin producir error o engaño a los consumidores acerca de la procedencia y/o cualidad de los productos. A su turno, en el motivo segundo, se expresa que la solicitante es titular de la misma marca, con diferente diseño, para proteger todos los productos de la clase 30 y 29. Por otro lado, la sentencia hizo suyas las motivaciones expresadas en el fallo de primera instancia, en orden a que la marca pedida no resulta ser de uso común, genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir, ya que se trata de un conjunto de palabras insertas en una etiqueta, en que la incorporación de la palabra "SOPROLE" y demás elementos figurativos logran dar origen a un conjunto distintivo; expresa luego que no advierte cómo podría ser inductivo a error o confusión; e indica finalmente que no se han acompañado antecedentes que permitan configurar los supuestos contenidos en la causal de irregistrabilidad de la letra k) del artículo 20 de la ley sobre propiedad industrial y 10 bis del Convenio de París. Tercero: Que conocidas las razones de invalidación presentadas por el recurrente y determinados además los motivos de la sentencia que evidencian los fundamentos de lo decidido, se hace necesario establecer los márgenes jurídicos dentro de los cuales deben circunscribirse dichos basamentos, a fin de discurrir en orden a la correcta o incorrecta aplicación del derecho. En ese orden de cosas, cabe consignar que los paradigmas del derecho marcario imponen al juzgador la evaluación de la marca solicitada teniendo en 6

7 consideración factores como la apreciación global, que consiste en que ésta debe ser considerada al momento del análisis como un conjunto; la primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor del signo en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y el elemento relevante o principal. Todo ello, además, en el contexto que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Cuarto: Que dicho lo anterior, aparece claro que la conclusión a que arribaron los jueces de instancia es correcta desde la perspectiva del derecho marcario. En efecto, la apreciación efectuada por los jueces de fondo respecto de las características del signo pedido evidencia el análisis de éste en su conjunto, evaluando la marca pedida en su globalidad, considerando el resultado que se obtiene de la conjunción de los distintos elementos que lo componen, sin disecciones. Esta forma de apreciación del signo pedido permite advertir que la presencia de las expresiones "Suspiro Limeño", corresponden al nombre del postre o derivaciones de éste que se pretende ofertar al público, mas, no indica que se trata de un producto proveniente del Perú, desde que la adición de la palabra "Soprole" dirige al consumidor a entender que el mismo procede de la conocida marca comercial. Dicha conclusión surge, también, por cuanto la expresión fundante de la oposición, "Suspiro Limeño", es de uso común en el mercado, ya que no sólo la compañía solicitante sino otras del rubro, además de restaurantes y hoteles, ofrecen dicho postre utilizando para ello su denominación original, siendo de conocimiento general en el público que cada uno de estos proveedores elabora el producto. Dentro de ese contexto, entonces, surge con evidencia que la denominación solicitada no incurre en la causal de irregistrabilidad de la letra e) del artículo 20 de la Ley N , ya que esta norma exige que los signos indiquen, en lo que respecta al recurso, el origen, nacionalidad o procedencia del producto o describan las mercancías, características que deben observarse en el conjunto marcarlo. Es admisible, por ende, que el signo solicitado contenga expresiones carentes de novedad, incluso acompañadas de una marca ya registrada, y que sea igualmente registrable. En consecuencia, no existe el error denunciado en el fallo en examen, ya que se han apreciado correctamente las características del signo, siendo ajustada a derecho la decisión de estimar inconcurrente la causal de prohibición de registro de que se trata. Quinto: Que, en cuanto a la causal de la letra f) del artículo 20 de la ley del ramo, considerada también como norma fundante de la invalidación, es importante tener en consideración que el riesgo de error o engaño que se alega se relaciona con la procedencia geográfica del producto, contingencia que no concurre en este caso, por cuanto lo impide la adición de la palabra "Soprole" al conjunto solicitado, y que dirige la vinculación de origen a la empresa del rubro alimenticio, alejándola de la ciudad peruana. En esas circunstancias, surge la inexistencia del error de derecho denunciado en el libelo, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron de forma correcta que no concurre la causal de prohibición de registro del literal f) del mentado artículo 20 del cuerpo normativo de marras a este caso, ya que no existe riesgo de error o engaño respecto del origen del producto en comento. Así, se desvanece también la posibilidad de contravención del artículo 19 de la Ley , ya que la marca mixta solicitada está dotada de distintividad. 7

8 Sexto: Que, en lo relativo a la causal de la letra k) del artículo 20 de la Ley , lo razonado precedentemente es bastante para desestimar su concurrencia en el signo pedido. En efecto, ya se ha evaluado el uso común de la expresión "Suspiro Limeño", para denominar el postre cuyo origen culinario se encuentra en la República del Perú, por lo que al agregar el fonema "Soprole", se pretende, justamente, desligar dicha acepción de su vínculo primitivo y hacer saber al público consumidor que el que se ofrece bajo esta marca, es elaborado precisamente por dicha compañía. De otro lado, los jueces del grado han conferido protección al conjunto, sin considerar la expresión en conflicto de manera aislada, por lo que la eventualidad prevista por el oponente, en orden a la apropiación de la misma, no es factible, además de estar vedada por lo preceptuado por el artículo 19 bis C de la Ley Por otro lado, y desde que los productos que se pretende distinguir consisten o derivan del conocido postre "Suspiro Limeño", no se aprecia una intención de aprovecharse de la fama y notoriedad del mismo, sino que comercializar una elaboración propia del mismo. No existe, por lo mismo, el error de derecho anunciado en relación a la mentada causal de prohibición de registro. Séptimo: Que de acuerdo con lo que se acaba de razonar, esto es, la correcta calificación del signo en relación con las causales de irregistrabilidad invocadas, se hace innecesario estudiar la denuncia relativa a la norma que previene el sistema de ponderación de la prueba, artículo 16 de la Ley N , ya que aún en el caso de existir, carece de toda influencia en lo resolutivo del fallo recurrido. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, y 17 bis C de la Ley , SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 179 por el abogado Juan Enrique Puga Valdés, en representación de la República del Perú, contra de la sentencia de diecinueve de enero de dos mil doce, escrita a fojas 176. No existiendo motivo para proceder como se solicita en el primer otrosí de fs. 179, se desestima la petición de nulidad de oficio. Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Dolmestch, quien estuvo por acoger el recurso de casación en el fondo, invalidar la sentencia de segundo grado y, dictando la de reemplazo, revocar la de primera instancia dando lugar a la oposición de la República del Perú porque, a su juicio, en la especie se ha vulnerado la disposición legal del artículo 20 de la Ley N , en sus literales e) y f). En efecto, según su parecer, aparece nítido que la marca solicitada, al contener las expresiones "Suspiro Limeño", es indicativa de una procedencia geográfica del producto, cual es la capital del Perú. Así, la adición de la palabra "Soprole", no es bastante para alejar al conjunto marcario de esa vinculación de origen, ya que estima innecesario, para que un signo incurra en la causal de prohibición de registro de la letra e) del mencionado artículo 20, que éste se agote en la indicación de procedencia, bastando que la contenga, acompañada de elementos que no sean capaces de desvirtuar tal indicación. Es más, ocurre de contrario, en este caso, según su concepto, ya que la figura del conjunto aumenta el carácter indicativo del signo, al tratarse de la representación típica del mentado postre. 8

9 Todo lo anterior lleva a la conclusión que ha operado una falsa aplicación de lo prevenido en el literal e) del artículo 20 de la Ley , toda vez que el signo pedido incurre en la causal de irregistrabilidad, ya que es indicativo de una procedencia geográfica. Esa misma característica permite configurar la causal de prohibición de registro de la letra f) del mismo artículo, toda vez que induce al público en error o engaño respecto del origen del producto que se le oferta. Tales circunstancias son suficientes, en su parecer, para acoger la oposición de estos antecedentes y denegar el registro de la solicitud de la marca mixta SOPROLE SUSPIRO LIMEÑO, por incurrir ésta en las causales de prohibición previamente enunciadas. Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Ministro Sr. Juica. Rol N Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L. y los abogados integrantes Sres. Jorge Baraona G. y Guillermo Piedrabuena R. No firman el Ministro Sr. Juica y el abogado integrante Sr. Baraona, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente. CONCLUSIÓN Los Tribunales Chilenos de Marcas y la Corte Suprema de Justicia al rechazar la oposición de la República del Perú al registro de la marca SOPROLE SUSPIRO LIMEÑO, no han infringido ni el art. 10 Bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial ni la Ley Nº