Resolución. Cuestión Q218. La exigencia de uso genuino de la marca para mantener la protección

Transcripción

1 ExCo Hyderabad 2011 Versión adoptada 18 de octubre 2011 Resolución Cuestión Q218 La exigencia de uso genuino de la marca para mantener la protección AIPPI Observando que: 1) La AIPPI ha adoptado con anterioridad resoluciones sobre cuestiones de uso de marcas, en particular las resoluciones sobre las siguientes cuestiones: Q70, Q92A, Q95, Q164, Q 168 y Q210. Considerando que: 1) El propósito del requisito de uso está estrechamente vinculado con la función de las marcas como signos utilizados en el tráfico económico para distinguir los productos o servicios del titular de la marca de los de otras empresas: con el fin de ejercer su función y ser merecedoras de la protección, una marca debe estar realmente presente en el mercado. También son relevantes otros propósitos, en particular la necesidad de mantener los Registros de marcas libres de marcas comerciales no utilizadas con el fin de facilitar la adquisición de nuevas marcas. 2) En los países donde los derechos de marca se adquieren a través del registro, la cuestión del uso para mantener la protección surge después el registro, mientras que en países donde los derechos de marca se adquieren a través del uso en lugar de a través del registro, el requisito de uso está indisolublemente vinculado con la adquisición de derechos. 3) Para mantener los derechos, la marca debe ser utilizada "como una marca". No debería importar que el mismo signo también pueda ser protegido como un nombre comercial o por algún otro derecho, en particular, porque muchos nombres comerciales también están registrados y se usan como marcas, y muchas marcas se utilizan también como nombres comerciales. 4) En vista del artículo 5C del Convenio de París, una marca se considerará utilizada incluso si la forma concreta de uso se aparta de la forma en que la 1

2 marca se halla registrada, siempre que el carácter distintivo de la marca no sea alterado. 5) Deben tenerse en cuenta situaciones en las que el titular de la marca tiene otras marcas similares registradas, tales como las variaciones adoptadas con el tiempo. 6) De acuerdo con el artículo 19 (2) del Acuerdo sobre los ADPIC, el uso por parte de terceros con el control del titular de la marca será suficiente para mantener los derechos sobre la marca. En términos más generales, el uso por parte de terceros es suficiente para mantener los derechos sobre la marca si el uso está autorizado por el titular; los casos típicos de esta autorización son el uso por un licenciatario o por empresas relacionadas. 7) Debe tomarse en consideración la jurisdicción donde el uso por parte de terceros, con el fin de ser reconocido, requiere el ejercicio del control de la calidad de los productos o servicios por parte del titular. 8) Cuando una marca se utiliza sólo para algunos de los productos o servicios para los que se haya registrado, han de tenerse en cuenta los intereses del titular, que no se vean restringidos de forma no razonable a una mayor extensión del uso, así como los de terceros, que no deberían ser indebidamente limitados en la adquisición de nuevas marcas. 9) El territorio incluye todas las áreas de la jurisdicción del país o región, sin perjuicio de cualquier acuerdo internacional que sea de aplicación. 10) El uso en el tráfico económico incluye situaciones donde los productos o servicios se proporcionan de forma gratuita o sin fines de lucro, tales como por organizaciones de caridad. 11) La naturaleza del uso difiere entre las marcas [de producto] y marcas de servicio. Mientras que para las primeras el uso debe estar en relación con los productos, el uso de las marcas de servicio es de distinto tipo, debido a la naturaleza inmaterial de los servicios. 12) La carga de la prueba del uso debe recaer en última instancia en el titular de la marca, sin perjuicio de los requisitos de procedimiento aplicables a la pretensión de ausencia de un uso genuino como excepción o como demanda cuando se trata de invalidar una marca registrada. 13) Cuando el registro de marcas está disponible sin uso previo, se aplica un "período de gracia" tras la expiración del cual se aplican las sanciones de ausencia de uso genuino. El mismo período de gracia se aplica cuando el uso ha sido interrumpido. La duración mínima de tal período de gracia debe ser de tres años, de conformidad con el artículo 19 (1) del Acuerdo sobre los ADPIC, y no debería ser superior a cinco años, lo que proporciona un adecuado equilibrio entre los intereses de los titulares de marcas y aquellos que pretenden obtener nuevas marcas. 14) Cuando el período de gracia ha expirado y en uso se ha iniciado o reanudado tras el mismo, tal uso tiene el efecto de que la marca ya no puede ser impugnada por falta de uso. Ello es sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre abandono de derechos. 2

3 15) La revalidación no se aplica cuando la validez de la marca ha sido adecuadamente impugnada por razones de falta de uso genuino. La legislación aplicable debería determinar la noción de impugnación adecuada, tal como la necesidad de iniciar un procedimiento formal para obtener la cancelación de la Marca. 16) Deberían tenerse en cuenta los derechos adquiridos por terceros, por ejemplo a través del registro de una Marca, en el periodo en que la marca anterior estaba sujeta a cancelación con motivo de la falta de uso genuino. 17) Debe estar disponible la justificación de la ausencia de un uso genuino de conformidad con el artículo 5C (1) del Convenio de París y en el artículo 19 (1) del Acuerdo sobre los ADPIC. Un ejemplo típico de "razones válidas" son la autorización administrativa en curso o los procedimientos de certificación, que se extiende más allá del período de gracia, por ejemplo, las que son necesarias antes de lanzar al mercado medicamentos o productos químicos o cualquier otro producto que necesite la autorización del gobierno. 18) Las personas que afirman la ausencia de un uso genuino deben poder iniciar una acción para la eliminación de la marca del Registro o impugnar la ausencia de uso en los respectivos procedimientos judiciales y administrativos. El demandado en una acción por infracción debería estar legitimado para oponer la cuestión del no uso, tanto como excepción como por la vía de la demanda reconvencional, como por la vía de una demanda independiente ante la autoridad competente. Resuelve: 1) Uso genuino: principio Los derechos de una marca sólo deben mantenerse si la marca es objeto de uso genuino, sujeto a un período razonable de gracia. 2) El uso como marca Para que el uso sea reconocido, el uso debe ser a título de marca para distinguir los productos o servicios en cuanto a su origen. Si el uso real es un uso a título de marca debería depender, entre otros, de la percepción del público al que se dirige la marca. Para determinar si un signo es utilizado como marca no debería importar si este signo es también utilizado como otro signo distintivo, tal como un nombre comercial. 3) Uso de variantes El uso de una marca que difiere del registro debe ser reconocido como uso suficiente de la marca registrada si las diferencias entre la marca utilizada y la marca registrada no alteran el carácter distintivo de la marca. La evaluación de si las diferencias alteran el carácter distintivo dependerá de un análisis caso por caso. Si el titular tiene registradas un número de marcas similares, y está utilizando una variación de la marca, el mantenimiento de derechos de cada una de las marcas registradas debe evaluarse comparando cada una de ellas con la variación de la marca que está en uso, con independencia de si la variación está también registrada. 4) Por el titular o con su consentimiento 3

4 La marca debe ser utilizada por el titular o por terceros con su consentimiento, tales como por los licenciatarios o empresas relacionadas. Donde, de acuerdo con la legislación aplicable, el uso por un licenciatario o de cualquier tercero pueda ser autorizado por el titular sin necesidad de control sobre la naturaleza y la calidad de los productos o servicios del usuario, el uso efectuado por el tercero debería ser atribuido al titular. Donde, de acuerdo con la legislación aplicable, el uso por parte de terceros sólo se autoriza si el titular ejerce el control sobre la naturaleza y la calidad de los productos o servicios del usuario, el uso del tercer debe ser atribuido únicamente cuando el control se lleva a cabo efectivamente. El uso por un licenciatario debería ser atribuido al titular, independientemente de si la licencia está inscrita. 5) El uso para los productos o servicios para los cuales está registrada la marca La marca debe ser utilizada para los productos o servicios para los que haya sido registrada. Cuando la marca se utiliza sólo para algunos de los productos o servicios para los cuales fue registrada, la marca no debería mantenerse para los productos o servicios para los cuales no se ha utilizado. Sin embargo, cuando ha habido un uso para un producto o servicio determinado dentro una categoría más amplia de productos o servicios, se debería reconocer en una categoría más amplia adecuadamente restringida. 6) Territorio La marca debe ser utilizada en el territorio para la cual está protegida. El Territorio incluye zonas francas. No debería requerirse una extensión territorial mínima. La exportación de productos o prestación de servicios desde el territorio deberían ser reconocidas como uso en el Territorio. 7) Uso en el curso de operaciones comerciales El uso debe ser realizado en el curso de operaciones comerciales, lo que excluye el uso privado y el uso meramente interno. La puesta a disposición de productos o servicios de forma gratuita o sin fines de lucro no excluye el uso del reconocimiento como uso en el curso de operaciones comerciales. 8) Uso genuino Solo el uso que es genuino es suficiente para mantener los derechos sobre la marca. La autenticidad de uso debe ser juzgada teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes del caso, que incluyen, entre otras, la naturaleza de los productos o servicios, el tamaño de la empresa que utiliza la marca, y el mercado del producto o servicio. Cuando se establezca, teniendo en cuenta todos los hechos, que el uso está realizado para establecer o mantener una presencia en el mercado, debería ser considerado como genuino. En este sentido, no debería establecerse un umbral mínimo. Sin embargo, si el uso es realizado meramente para proteger a un registro (uso "simbólico" o "simulado"), debe no tomarse en consideración. El uso genuino debe ser apreciado cuando una marca se utiliza en o en relación con los productos para los cuales se ha registrado. En la valoración de la autenticidad del uso de una marca de servicios, deberían tenerse en cuenta la naturaleza de los servicios. El uso en la publicidad también debería 4

5 reconocerse si se establece una relación suficiente con los productos o servicios. 9) Prueba del uso El titular de la marca debería soportar la carga de la prueba cuando se requiere la prueba de uso. Todas las pruebas admisibles en procedimientos administrativos o judiciales deberían ser admisibles para acreditar el uso en el correspondiente procedimiento. 10) Período de gracia Debería establecerse un período de gracia razonable antes de una marca devenga susceptible de sanciones por motivos de falta de uso. El período de gracia debería ser de al menos tres años y no ser superior a cinco años. El inicio o la reanudación del uso tras la expiración del periodo de gracia y antes de que la validez de la marca sea oportunamente impugnada debería "subsanar" los defectos derivados de la falta de uso. Debería permitirse la presentación de nuevas solicitudes de marcas no utilizadas, durante o después de la expiración del período de gracia, siempre que no sea de mala fe. 11) Justificación de la falta de uso Se debe permitir al titular de la marca que justifique la falta de uso genuino. Para juzgar si los motivos invocados por el titular constituyen "razones válidas" para la falta de uso, deben tomarse en cuenta todas las circunstancias relevantes, por ejemplo, la necesidad de obtener autorizaciones para la comercialización, en la medida en que las circunstancias están fuera del control o ámbito del titular de la marca. 12) Impugnación Cualquier persona, con sujeción a los requisitos de los respectivos sistemas jurídicos, debe tener derecho a pretender la cancelación de una marca que no ha sido genuinamente utilizada. Cuando una jurisdicción establece una oposición administrativa o un procedimiento de invalidación sobre la base de marcas anteriores, el solicitante o titular de la marca impugnada debería estar legitimado para invocar la falta de uso genuino de la marca anterior, lo que debería conducir a que se requiriera al titular de la marca anterior para probar el uso genuino. En los procedimientos por infracción, el demandado debería poder invocar la ausencia de uso genuino, ya sea a vía de excepción o de demanda reconvencional. 5