REGISTRACIÓN DE MARCAS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

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1 REGISTRACIÓN DE MARCAS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Una Breve Explicación Por: Lic. Jim L. García Abogado Jim L. García Cersonsky, Rosen & García, P.C St. James Place, Suite 150 Houston, Texas Teléfono: (713) /Fax: (713) Jim L. García

2 AVISO IMPORTANTE AL LECTOR ESTA PUBLICACIÓN SE HA HECHO CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LAS MARCAS REGISTRADAS BAJO LA LEY FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ESTA PUBLICACIÓN SE DISEMINÓ CON EL ENTENDIMIENTO QUE NI EL AUTOR DE ESTA PUBLICACIÓN NI LA FIRMA DE CERSONSKY, ROSEN & GARCÍA, P.C. ESTÁN DANDO CONSEJOS LEGALES A INDIVIDUOS ESPECÍFICOS. TAMPOCO EL RECIBIR ESTA PUBLICACIÓN CREA ALGUNA RELACIÓN DE ABOGADO-CLIENTE ENTRE EL AUTOR O LA FIRMA DE CERSONSKY, ROSEN & GARCÍA, P.C. CON NINGUNA PERSONA. ESTA PUBLICACIÓN ES SOLAMENTE UN BREVE BOSQUEJO DE LA MATERIA LEGAL QUE ESTA CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN PARA DARLE A LOS INTERESADOS UNA INFORMACIÓN MUY GENERAL SOBRE EL TEMA DE LA REGISTRACIÓN DE MARCAS, NOMBRES, Y OTRA PROPIEDAD INTELECTUAL CON UNA AGENCIA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. DEBIDO A LA COMPLEXIDAD DE LA MATERIA, NO SE DEBE USAR ESTA PUBLICACIÓN PARA HACER DECISIONES LEGALES O FISCALES. SI SE REQUIEREN SERVICIOS LEGALES O DE OTRO TIPO DE AYUDA EXPERTA (CONTADURÍA O IMPUESTOS), EL LECTOR DEBE SOLICITAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO U OTRO EXPERTO EN ESTAS MATERIAS. SE ADVIERTE QUE LA LEY NO ES ESTÁTICA Y QUE ESTA SUJETA A CAMBIOS DE VEZ EN CUANDO. POR LO TANTO, ESTA PUBLICACIÓN SOLAMENTE TRATA EL TEMA DE ACUERDO CON LA LEY EXISTENTE EN LA FECHA DE ESTA PUBLICACIÓN. Jim L. García Octubre 2006

3 MARCAS REGISTRADAS BAJO LA LEY FEDERAL CUESTIONARIO Y BREVE EXPLICACIÓN 1. Que es una "marca registrada" (trademark o service mark)?: Una marca registrada (trademark) bajo la ley federal de los E.U.A. es una palabra, una frase, un símbolo, o un diseño, o una combinación de palabras, frases, símbolos, o diseños que identifican y distinguen el origen de los productos o servicios de una persona o entidad de los productos o servicios de otra persona o entidad. Una "marca de servicio" (service mark) es el mismo concepto de la marca registrada (trademark) excepto que la marca de servicio (service mark) identifica el origen de un servicio en vez de un producto. Normalmente, las palabras "trademarks" y "service marks" son usadas en forma intercambiables. Sin embargo, normalmente, una marca registrada (trademark) aparece en el producto o el empaque del producto mientras que en el caso de una marca de servicio (service mark), normalmente aparece en anuncios publicitarios de dicho servicio. Una marca registrada o marca de servicio no es lo mismo que un patente o un derecho de autor (patent o copyright). Un derecho de autor (copyright) protege una obra artística o literaria original mientras que un patente protege a un invento. Los derechos a una marca originan de las siguientes fuentes: (1) el uso de la marca en el comercio o (2) la registración de una aplicación para registrar una marca con la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) de los Estados unidos de América. Aunque no es requerido el registrar una marca antes de comenzar a usar la marca, la registración de la marca al nivel federal es ventajosa ya que se adquieren ciertos beneficios. Por ejemplo, bajo la ley, se presume que el propietario de una marca registrada al nivel federal es del dueño de la marca especificada en la registración y tiene la autoridad y exclusividad del uso de la marca en toda la nación. 2. Si se obtiene una marca registrada en los E.U.A. bajo las leyes federales de ese país, esto es suficiente para obtener protección de la marca en otros lugares del mundo? No. Una registración de una marca con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos solamente provee protección de la marca en los E.U.A. y sus territorios. Si protección es deseada en otros países, es aconsejable registrar la marca bajo las leyes de los otros países. 1

4 3. Es requerido que el aplicante para una marca registrada sea un residente o ciudadano de los Estados Unidos? No. Un individuo o empresa extranjera puede aplicar para obtener una marca registrada pero esta persona o entidad tiene que nombrar a una persona residente de los Estados Unidos de América para que sea la persona que este a cargo de recibir cualquier notificación oficial de la Oficina Federal de Patentes y Marcas. 4. Que información se necesita para hacer una aplicación al nivel federal para obtener una "marca registrada" o una "marca de servicio"? La información necesaria para completar una aplicación esta al final de esta publicación. 5. Que significan los símbolos "TM", "SM" y " "? Cualquier persona que se crea con derechos a una marca puede usar el símbolo "TM" (trademark) o "SM" (service mark) para anunciar al publico en general que el anunciante tiene un derecho a la marca. Este derecho puede que sea o no sea valido. El símbolo de registración " " solamente se puede usar en conjunto con un producto o servicio cuando la marca ha sido registrada con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. 6. Que tiempo se demora la aprobación de una marca por la Oficina de Patentes y Marcas? Generalmente, cuando una aplicación para registrar una marca es recibida en la Oficina de Patentes y Marcas, dicha oficina la revisa para ver si la aplicación contiene los requisitos básicos o mínimos. Si la aplicación no contiene los requisitos mínimos, la aplicación es devuelta a el aplicante. Si la aplicación contiene los requisitos mínimos, la Oficina de Patentes y Marcas le asigna un numero y le envía al aplicante una confirmación de archivo en aproximadamente dos meses. En un período aproximado de 4 meses, un abogado de la Oficina de Patentes revisa la aplicación y determina si la marca puede o no puede ser registrada. Si la aplicación es rechazada, el aplicante recibe una noticia de la Oficina de Patentes y Marcas notificando que la aplicación ha sido rechazada y la razón o razones por la cual fue rechazada. El aplicante tiene entonces 6 meses para hacer una enmienda a la aplicación o responder a la acción tomada por la Oficina de Patentes. Una vez que la Oficina de Patentes aprueba la aplicación, la misma es publicada en la Gaceta Oficial. Una vez publicada, cualquier persona o entidad que este opuesta a la registración puede hacer una oposición a la registración durante un período de 30 días después de la fecha de la 2

5 publicación. Si no hay oposición, la Oficina de Patentes y Marcas emite un certificado de registración en aproximadamente 12 semanas después de la fecha en la cual la marca fue publicada en la Gaceta Oficial. En casos normales, cuando no hay rechazos, enmiendas, u oposición, el obtener una registración final de la Oficina de Patentes y Marcas demora alrededor de 8 a 10 meses de la fecha en la cual la aplicación fue originalmente archivada. 7. Es una registración valida para toda la vida? No. La registración es cancelable al final de un período de 10 años, con términos consecutivos por otros 10 años a no ser que el aplicante, en el quinto y noveno año después de la registración le de noticia a la Oficina de Patentes y Marcas que la marca continua siendo usada. 8. Cual es el costo de honorarios legales y costos de archivo para obtener la registración de una marca? El costo de archivar una aplicación con la Oficina de Patentes y Marcas es $ U.S. por cada clase de producto. Por ejemplo, si una marca se quiere utilizar en mas de una clase, multiplique el numero de clases por $ U.S. El costo de archivar la aplicación no es devuelta en caso de un rechazo. Los honorarios legales por la preparación de la aplicación para la registración de la marca con la Oficina de Patentes y Marcas varia de acuerdo con la experiencia del abogado y la complejidad de la aplicación. Los honorarios de abogado básicos incluyen usualmente la preparación de la aplicación y envió a la Oficina de Patentes y Marcas. Generalmente los honorarios legales o costos asociados que pudiesen ser relacionados con enmiendas a la aplicación que sean requeridas por la Oficina de Patentes y Marcas o la defensa de la aplicación en caso de protesta u objeción por partes terceras son adicionales. También adicionales, pueden ser costos incurridos en investigación preliminar (para ver si la marca ya esta registrada por otros) y costos de arte, de muestras, fotos, etc. Como es de esperar, cada caso es diferente. Por lo tanto, se aconseja que el aplicante consulte con su abogado y llegue a un acuerdo mutuo con respecto a el costo del procedimiento legal. 3

6 9. Información Requerida para Preparar la Aplicación: INFORMACIÓN REQUERIDA 1. La Marca: El nombre y dirección del aplicante o aplicantes: 2 (A) Nombre: (B) Tipo de Entidad: 9 Persona Natural 9 Corporación 9 Sociedad Colectiva 9 Otra: (C) Si una corporación, estado o país donde fue organizada: (D) Si es una sociedad colectiva, por favor, el nombre y dirección del socio general o principal: (E) Dirección Postal: (F) Si extranjero, país de ciudadanía: 3. Si mas de un aplicante, por favor, de la misma información para todas las personas o entidades que están aplicando: 1 El nombre de la marca que se desea registrar. Este nombre tiene que ser exacto a el nombre que aparece en la página del dibujo de la marca. Por ejemplo, si el nombre de la marca es "EX-LAX" y en el dibujo o espécimen de la marca muestra "EX LAX", la aplicación puede ser rechazada por motivo que el dibujo y el nombre no son iguales (e.g., EX-LAX se considera como una palabra y EX LAX como dos palabras). 2 Si el aplicante es una corporación, el nombre de la corporación, la dirección, y el estado en el cual la corporación esta organizada. En caso de una sociedad colectiva, se necesita el nombre y dirección de la sociedad y el nombre y dirección de todos los socios. En caso de un individuo natural, se necesita el nombre de dicho individuo y su dirección postal. 4

7 4. Describa el tipo de producto o servicio que se desea proteger (por ejemplo, café, te, cocoa, azúcar, servicios agrícolas, entretenimiento, etc.): 5. Cual es la clasificación o clasificaciones internacionales de este tipo de producto o servicio? 3 Si no sabe la clasificación, deje esta pregunta en blanco. Para su conveniencia, el anexo A muestra la clasificación para todos los productos y servicios: Clasificación:,, G No estoy seguro. Necesito ayuda. 6. Se esta usando la marca en la fecha de la aplicación? Si no, cuando se va a comenzar a usar la marca?. 7. Fecha en la cual la marca fue usada por primera vez en cualquier lugar del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América:. 8. Fecha en la cual la marca fue usada por primera vez en comercio entre los estados de los Estados Unidos de América:. 9. Describa como es que la marca es usada. (Por ejemplo, en caso de un producto, se pudiera usar una frase como "la marca es usada en forma de etiquetas que son pegadas a la lata de los productos" y en caso de servicios, "la marca es usada en anuncios de publicidad de los servicios"): 3 Una marca puede ser registrada bajo varias clasificaciones. Por ejemplo, la marca "Exxon" puede ser registrada en la clasificación de materias químicas (Clase No. 1) y grasas petroleras y lubricantes industriales (Clase No. 4). 5

8 10. El aplicante tiene que tener un representante legal para el propósito de hacer las gestiones que sean necesarias para registrar la marca con la Oficina de Patentes y Marcas de los E.U.A. Por favor, indique el nombre o la dirección del representante legal (normalmente el abogado que esta a cargo de la solicitud de la marca, pero puede ser otra persona): 9 El representante legal es: Jim L. García Cersonsky, Rosen & García, P.C St. James Place, Suite 150 Houston, Texas Teléfono: (713) Facsímil: (713) No. El representante legal va a ser la siguiente persona: 6

9 11. Quien va a firmar la aplicación por el Aplicante? Note que en caso de una corporación, un oficial de la corporación (e.g., el Presidente) tiene que firmar la aplicación. En el caso de una persona natural, dicha persona natural tiene que firmar la aplicación. Si el aplicante es una sociedad colectiva, el socio general tiene que firmar la aplicación. La Aplicación va a ser firmada y verificada por: a nombre de: (nombre y apellidos) (nombre de la entidad) Posición: (e.g., Presidente, Socio Mayoritario, etc.) Dirección: Teléfono: Fax: Celular: Por favor, de la misma información de arriba en casos que mas de una persona vayan a firmar y verificar la aplicación: 12. OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS: MUESTRAS: Se necesitan tres muestras originales del producto por cada clase del producto. Por ejemplo, en caso de productos alimenticios, las muestras pueden ser las etiquetas originales que son pegadas al producto. También, si es practico, una fotografía del producto bien clara mostrando la marca es aceptable. En caso que la marca sea un servicio en vez de un producto, se pueden someter tres originales de documentos como anuncios, fotos, u otros documentos que muestran el nombre del producto y que son utilizados en el mercado en coneccion con el servicio. Por ejemplo, una foto de publicidad donde se muestra el nombre o símbolo del producto. Las muestras no pueden ser mas grande de 8½ x 11" (21.50 cm. x cm.). 9 Las muestras están siendo adjuntas a este cuestionario. 9 Necesito mas información sobre las muestras. SI NECESITA INFORMACIÓN ADICIONAL, POR FAVOR LLAME O ESCRIBA A: Jim L. García. Abogado, Cersonsky, Rosen & García, P.C., 1770 St. James Place, Suite 150, Houston, Texas Teléfono: (713) /Fax: Correo Electrónico: 7

10 International Class Codes GOODS - CLASSES 1-34 Class 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. Class 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists. Class 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Class 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. Class 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Class 6: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores. Class 7: Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements (other than hand-operated); incubators for eggs. Class 8: Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors. Class 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Exhibit A - Page 1

11 magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. Class 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. Class 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. Class 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Class 13: Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks. Class 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. Class 15: Musical instruments. Class 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks. Class 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal. Class 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Class 19: Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal. Class 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

12 Class 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. Class 22: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials. Class 23: Yarns and threads, for textile use. Class 24: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers. Class 25: Clothing, footwear, headgear. Class 26: Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. Class 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile). Class 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees. Class 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Class 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Class 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. Class 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Class 33: Alcoholic beverages (except beers). Class 34: Tobacco; smokers' articles; matches.

13 SERVICES - CLASSES 35-45: Class 35: Advertising; business management; business administration; office functions. Class 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. Class 37: Building construction; repair; installation services. Class 38: Telecommunications. Class 39: Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. Class 40: Treatment of materials. Class 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. Class 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services. Class 43: Services for providing food and drink; temporary accommodation. Class 44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services. Class 45: Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals.

14 Sobre el Autor: Jim L. García Jim L. García es oriundo de Santa Clara, Cuba. Ciudadano de los Estados Unidos. Ha sido admitido a la practica legal en Texas (1974). Admitido a la practica legal en las cortes de del Distrito Sur y Este de la Corte Federal, la 5ta. y 11na.. Corte de Apelaciones Federales, y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Educación: Graduado de la Universidad de la Florida (B.S., M.S. 1969) y la Universidad de Houston (J.D. 1974). Durante , García fue abogado en la Sección de Litigación de la Exxon Corporation, y después fue uno de los socios principales en las firmas Chaumont & García, P.C., y Jim L. García & Associates, P.C. En Junio 1994, García se unió en la capacidad de socio de la firma Alonso, Cersonsky & García, P.C. En Abril 1, 2009, García fue uno de los socios fundadores y mayoritarios en Cersonsky, Rosen & García, P.C. La experiencia de Jim L. García abarca la practica general de leyes, concentrándose en el litigio de casos comerciales. García ha actuado como abogado primario en litigios comerciales en casos con jurados y sin jurados en las cortes estatales de Texas y las cortes federales en Texas, Louisiana, y Pensilvania. Durante los mas de 20 años en la practica legal, García a representado a clientes en casos de discriminación en el empleo, asuntos comerciales como la formación de negocios y corporaciones, litigios de cobros, y litigios de contratos. Parte de su experiencia también incluye leyes intelectuales como aplicaciones de marcas registradas y apelaciones de las mismas. Algunos de los casos en los cuales García ha actuado como el abogado primario o secundario han sido reportados en los libros de leyes nacionales.* García también ha representado a clientes en procedimientos administrativos como cargos en el Equal Employment Opportunity Commission y el Texas Workforce Commission. García esta certificado como mediador por el Attorneys Mediators Institute y ha actuado en esa capacidad en numerosas ocasiones. García es miembro de la Barra de Abogados del Estado de Texas, la Asociación Americana de Abogados de Litigio, la Barra de Abogados del Condado de Harris. Miembro del Hispanic Bar Association y Casa Cuba. No certificado por la Barra de Especialización del Estado de Texas. Jim L. García es casado y tiene 2 hijas y 2 hijos. Fluente en Español e Ingles. Para mas información, por favor note la dirección y el teléfono: Jim L. García Cersonsky, Rosen & García, P.C St. James Place, Suite 150 Houston, Texas Teléfono: (713) /Fax: (713) Correo Electrónico: * Salazar v. Marathon Oil, 24 FEP Cases 1186 (S.D. Texas 1980); Dinzik v. Hanson Galleries, 553 F.Supp. 547 (S.D. Tex. 1982); EEOC v. Exxon Corporation, 583 F.Supp. 632 (S.D. Tex. 1984); Mariner Financial Group v. Bossley, 79 S.W.3d (Tex. 2002); Abetter Trucking Co. vs. Arizpe, 113 S.W.3d 502 (Tex.App. Houston [1 st. Dist.] 2003, no pet.)

15 Cortesía de Jim L. García Abogado Cersonsky, Rosen & García, P.C St. James Place, Suite 150 Houston, Texas Teléfono: (713) /Fax: (713)

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