Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk: La protección de su propiedad intelectual en ferias comerciales en el sudeste asiático

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1 Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk: La protección de su propiedad intelectual en ferias comerciales en el sudeste asiático Contenido 1. La protección de su propiedad intelectual en las ferias comerciales 2. La planificación anticipada 3. Asistir a la feria comercial 4. Emprender acciones contra un infractor 5. Identificar a un socio comercial en las ferias comerciales 6. Aprendizajes clave 7. Estudio de caso de una PYME 1. La protección de su propiedad intelectual en las ferias comerciales Las ferias comerciales ofrecen a los propietarios de propiedad intelectual la posibilidad de presentar sus innovaciones e ideas a sus posibles socios comerciales y clientes, así como aprender y colaborar con otros innovadores. Existe, sin embargo, el riesgo, al divulgar las innovaciones al público, de quedar expuesto a la posibilidad de que un tercero las copie, vulnerando su propiedad intelectual. Al analizar la infracción en esta guía, es importante tener en cuenta que puede no ser evidente en el sentido de "falsificación", como en el de que todos sus productos y marcas puedan ser reproducidos sin autorización. Es muy probable que existan competidores que, intencionadamente o no, puedan utilizar un componente determinado de su producto o innovación. Por lo tanto, se recomienda ser lo más diligente posible y conocer los productos de su competidor casi tan bien como los suyos propios. Es necesario adoptar un enfoque práctico y realista a la hora de preparar y asistir a las ferias comerciales. Los titulares de determinada propiedad intelectual también deben ser pacientes y pragmáticos, ya que es poco probable que se puedan emprender acciones inmediatas contra un infractor. Los titulares de la propiedad intelectual pueden, sin embargo, adoptar medidas antes, durante y después de cada evento para proteger su propiedad intelectual. 2. La planificación anticipada Al exponer en ferias comerciales, deben considerarse dos factores muy importantes en lo que a su PI se refiere: la geografía y la elección del momento más oportuno. Con unos conocimientos básicos sobre los tipos de PI que se pueden aplicar, y más importante aún, dónde y cuánto tiempo se requiere para proteger dicha propiedad intelectual, las PYMEs se pueden colocar en una posición preeminente para proteger uno de sus activos más valiosos.

2 La cuestión geográfica Uno de los consejos más básicos que un abogado especializado en propiedad intelectual daría a una PYME sería el de proteger su propiedad PI en su propia jurisdicción, así como en los mercados extranjeros en los que hace negocios. En relación con las patentes, diseños y marcas comerciales, esto supone presentar una solicitud de registro. En lo que a los derechos de autor y a los secretos comerciales se refiere, esto normalmente significa asegurarse de que se pueda demostrar la titularidad (en algunos países, es posible registrarlos como prueba). Las ferias comerciales están formadas por expositores y visitantes extranjeros y nacionales. Por lo tanto, cuando se trata de ferias comerciales, los titulares de determinada propiedad intelectual que, a su vez son expositores, están abriendo y divulgando su PI a un público mucho más amplio. Si, por ejemplo asiste a una feria comercial que se celebra en Singapur, pero sabe que la mayoría de los visitantes son de China, será importante considerar la protección de su PI tanto en China como en Singapur. Cuando una PYME decide dónde solicitar protección, deberá tenerse en cuenta el presupuesto, pero se recomienda encarecidamente, en caso de no estar seguro, pagar unos cientos de euros (quizá más en caso de una patente) para presentar una solicitud de marca comercial o de diseño. El problema del tiempo Las patentes pueden requerir hasta cinco años para obtener la concesión de una licencia y, en algunos casos, aún más. Las marcas comerciales y los diseños pueden tardar de 9 a 12 meses y, en ocasiones, hasta dos años. Esto no debería, sin embargo, disuadir a una PYME de solicitar protección si el tiempo previo a la feria comercial es insuficiente para permitir el registro de su PI*. Tener un derecho registrado coloca al propietario de la PI en la mejor posición posible. Por lo tanto, es esencial que una PYME que sea innovadora incorpore un protocolo de PI en sus operaciones comerciales habituales. Dicho protocolo debe revisarse regularmente por si existen nueva propiedad intelectual y, seguidamente, decidir si y dónde presentar la solicitud de protección para la misma. Esto ayudará a evitar situaciones en las que, como en el caso de exponer en una feria comercial, uno se da cuenta que su PI no está suficientemente protegida. Sin embargo, incluso si no tiene tiempo para obtener un registro, sigue siendo importante presentar la solicitud en el país de interés. Una vez registrada la PI, ya será posible emprender acciones contra el infractor (por ejemplo, obtener una orden judicial que ordene el cese inmediato de la producción o distribución de un producto infractor o recuperar daños). También puede ser posible notificar a un infractor haciendo referencia a una solicitud pendiente. Cómo preparase para la feria comercial A la hora de preparar su material para la exposición, se recomienda notificar al público, cuando sea pertinente, la propiedad de su PI. Esto se puede hacer mediante el uso de los siguientes símbolos y frases: Este símbolo se puede combinar con el año de la creación o publicación para hacer valer la titularidad de los derechos de autor en obras como folletos, sitios Web, software, imágenes, música, etc. TM Si ha solicitado una marca, pero aún no ha sido registrada, o incluso en caso de no haberla solicitado a pesar de estar utilizando la marca comercial, la abreviatura TM puede ser utilizada para hacer valer sus derechos sobre la marca comercial.

3 Pendencia de patente Patente WO/ Este símbolo sólo se puede utilizar para las marcas comerciales registradas. Puede constituir un delito la utilización de este símbolo si marca comercial no ha sido registrada (las sentencias condenatorias, sin embargo, son muy poco habituales). Si la solicitud de patente ya ha sido presentada, pero aún no se ha concedido, se puede utilizar esta leyenda. Normalmente, una vez concedida la patente, el número y jurisdicción de la patente se utilizan para indicar donde se ha otorgado. Se recomienda hacer un estudio del material del organizador de la feria comercial en la medida en que sea posible. Se recomienda, por ejemplo, seguir los siguientes pasos: i) Comprobar si existe un centro empresarial o de propiedad intelectual que le pueda asistir u ofrecer asesoramiento durante la feria comercial y revisar cuidadosamente los términos y condiciones de la feria comercial. ii) Contratar a un abogado local y proporcionarle un poder notarial (por ejemplo, con tres o cuatro meses de antelación) y otras pruebas que demuestren la titularidad de la PI para que, en caso necesario, se puedan emprender acciones legales rápidamente. iii) Consultar la lista de expositores y tomar nota para examinar sus stands. * Para obtener más información sobre los procesos de registro para todos los tipos de PI en el sudeste asiático, visite el sitio web del ASEAN IPR SME Helpdesk o póngase en contacto con nuestra línea de consultas confidenciales, en 3. Asistir a la feria comercial Las ferias comerciales son una oportunidad única para conocer las nuevas innovaciones y asociarse con otras empresas. Ya sea porque está considerando la posibilidad de embarcarse en este tipo de colaboración o para reunir pruebas sobre una posible infracción, es fundamental recopilar el mayor número de pruebas y material posible como, por ejemplo, tarjetas de visita, fotografías, catálogos y folletos, etc. Divulgación de mi PI: cuánto es demasiado? Una innovación sin los medios para fabricar y vender el producto se queda simplemente en una idea. Las ferias comerciales ofrecen al propietario de la PI la posibilidad de mostrar a sus potenciales socios comerciales su innovación. Esto puede suceder en varias etapas del proceso de innovación de la empresa. A lo largo del un año, se puede asistir a tres ferias comerciales y, en cada una, la innovación podría estar en una "fase" de desarrollo distinta. Por lo tanto, las PYMEs deben considerar muy cuidadosamente si su innovación está lista para ser divulgada al público. Esto dependerá, en gran parte, de consideraciones comerciales tales como la posibilidad real de comercialización del producto. Si la divulgación se realiza con demasiada antelación, puede provocar que los demás descubran las posibilidades de la innovación y la mejoren, antes de reclamar la innovación como propia. Esta es una práctica común y, normalmente, conforme a derecho. Es de esperar que la PYME que desee presentar su innovación haya presentado una solicitud de patente o diseño que cubra la innovación. Una vez que esto se haya solicitado, el propietario de la PI puede exhibirla libremente, sin infringir una de las condiciones de patentabilidad, la "novedad" (uno de los requisitos a la hora de solicitar una patente es que el producto aún no se haya divulgado al público). Se

4 pueden divulgar ciertos elementos de los inventos, pero es recomendable consultar con un abogado o agente especializado en patentes en caso de no estar seguro de si la exhibición impedirá la obtención de una patente en el futuro. Algunos países otorgan un período de gracia para las invenciones que se dan a conocer en las ferias comerciales, pero no todos. En relación con los diseños, es muy importante solicitar el registro de los mismos antes de mostrarlos al público. Acudir a las ferias comerciales: resumen de las prácticas recomendadas a) Guarde o recopile todo el material de la feria comercial y la información del expositor. b) Haga el máximo número de fotos posible. c) Reúna el mayor número de datos técnicos posible sobre sus competidores y sus productos. d) No amenace con emprender acciones legales sin el asesoramiento de un abogado. Las amenazas infundadas podrían dar lugar a una contra demanda. e) Si sospecha que se ha producido una infracción, busque asesoramiento inmediatamente. f) Involucre a los organizadores de la feria comercial si considera que le ayudaría en su caso. 4. Emprender acciones contra un infractor Como ya se dijo anteriormente, es poco probable que se puedan emprender acciones legales en una feria comercial pero, en algunos casos de emergencia, es posible iniciar procedimientos administrativos o penales a corto plazo. En el sudeste asiático, cada país tiene sus propias soluciones judiciales y, en términos generales, la mayoría de los países dispondrán de un sistema para buscar e incautar bienes, aunque deben existir pruebas más que evidentes de la infracción. En muchos países, como Tailandia, Indonesia o Vietnam, en caso de infracción de patente, los tribunales, las autoridades o la policía pueden negarse incautar los bienes, ya que pueden existir cuestiones fácticas y jurídicas complejas. Es más probable que los productos que infringen marcas comerciales o derechos de autor deban enfrentarse a dichas acciones. Sin embargo, las ferias comerciales normalmente ofrecen al propietario de una PI la posibilidad de acumular pruebas de las infracciones. Dichas pruebas deberán ser legalizadas ante un notario para poder ser admitidas en un juicio (por ejemplo, en Vietnam). El propietario de la PI deberá tener lo anterior en cuenta y obtener, a continuación, asesoramiento inicial sobre la infracción. El propietario de la PI podrá entonces decidir si proceder con una acción de cumplimiento o no. Se recomiendan, habitualmente, varias opciones de cumplimiento: a) La carta de notificación. Esta carta simplemente proporciona al infractor una notificación de sus derechos de PI. También es posible incluir una declaración en la que se indique la disposición a discutir el asunto o a conceder una licencia sobre la PI. A menudo, se considera un enfoque más suave y se utiliza cuando no existe evidencia sólida de la infracción. Se puede enviar dicha carta con el membrete del propietario de la PI (es decir, sin instruir a los abogados). b) La carta de "cese y desistimiento". Esta carta suele amenazar con acciones legales y exige que el infractor cese y desista de infringir la PI en cuestión. En dichas cartas, se pueden solicitar daños y perjuicios. La carta puede ir acompañada de un formulario de acuerdo de solución conocido como "compromisos", para obligar contractualmente al infractor a cumplir los términos del acuerdo. Normalmente, los abogados reciben la instrucción de enviar dichas cartas. c) Redadas y acciones de "búsqueda e incautación". Dichas acciones se emprenden, habitualmente, ex parte, es decir, sin informar al infractor, con el fin de sorprenderle. El procedimiento y la autoridad competente serán distintos en cada país del sudeste asiático, pero

5 estas redadas se pueden emprender, generalmente, con dos o tres días de aviso. En caso de tener éxito, el infractor será acusado, habitualmente, de un delito, por lo que debe existir una prueba de voluntad delictiva (como los productos falsificados). Más común, sin embargo, sería un caso civil, cuando el infractor copia sin voluntad de delinquir. Las órdenes de búsqueda e incautación son muy poco habituales en el sudeste asiático, aunque no desconocidas. Es fundamental, en estos casos, contratar los servicios de un abogado local **. d) Investigar al infractor. Es posible que el infractor esté abasteciendo materiales infractores procedentes de un proveedor más grande, localizado en otro país. Es posible que la investigación pueda ayudarle a recabar información sobre sus clientes y la red. Su abogado local o socio comercial podrán ayudarle con la investigación. Hay empresas de investigación especializadas en propiedad intelectual en todo el sudeste asiático. e) Presentar procedimientos judiciales. A menudo, este es el último recurso. Las acciones legales no son tan costosas en el sudeste asiático como en Europa, pero pueden suponer una merma importante de los recursos, sobre todo para una PYME. Tanto las acciones penales como las civiles pueden estar disponibles para el propietario de la PI para mandamientos y daños. Los pronunciamientos favorables de los tribunales para recuperar costes legales son generalmente muy poco habituales en el sudeste asiático. El asesoramiento jurídico por parte de un abogado local es fundamental. f) Resolución alternativa de conflictos. Algunos países del sudeste asiático ofrecen servicios de mediación o arbitraje como una forma eficiente de resolver ciertas disputas relacionadas con la PI **. Los servicios de arbitraje que ofrece el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC, por sus siglas en inglés) se consideran como la opción más viable y son la opción preferida por los abogados de la región del sudeste asiático. ** Para obtener más información sobre los procesos de aplicación para todos los tipos de PI en el sudeste asiático, como los autoridades de aplicación o mediación/arbitraje en países específicos de la ASEAN, póngase en contacto con nuestra línea de asistencia confidencial, en o visite el sitio Web del ASEAN IPR SME Helpdesk 5. Identificar a un socio comercial en las ferias comerciales Es evidente que el motivo principal por el que las personas suelen asistir a ferias comerciales es para conocer mejor la industria y encontrar socios comerciales con quien operar. Desde la perspectiva de la protección de su propiedad intelectual, deberá haber decidido qué parte de su "innovación" desea divulgar en una feria comercial. Antes de llevar a cabo nuevos negocios y divulgar más información, que puede ser confidencial, se recomienda solicitar a la otra parte que firme un acuerdo de confidencialidad. Se trata de contratos legales muy simples y breves que ayudan a protegerse contra el robo de secretos comerciales y que pueden ayudarle a demostrar que no ha divulgado la totalidad de la invención (por ejemplo, a los efectos de mantener la novedad de una solicitud de patente). Estos acuerdos se pueden obtener de forma relativamente económica de un abogado local y, en términos generales, se pueden volver a utilizar. En una feria comercial no es posible llevar a cabo la diligencia debida, por lo que no se recomienda firmar acuerdos de gran magnitud sin antes haber obtenido información sobre el socio potencial. Si las partes insisten en alguna forma de registro escrito en el que basar un futuro acuerdo, se puede redactar un Memorando de entendimiento (MOU). Una vez más, se recomienda a todas las partes firmar un acuerdo de confidencialidad.

6 6. Aprendizajes clave Las ferias comerciales representan una oportunidad única para establecer acuerdos de colaboración y desarrollo pero, al mismo tiempo, suponen un elevado riesgo de robo de la PI o copia de la innovación y desarrollo posterior de la misma. Con un enfoque sólido y bien preparado para ferias comerciales, el valor de la PI se puede optimizar en beneficio del propietario de la PI. Puede encontrar información adicional para desarrollar una estrategia de derechos de propiedad intelectual y para saber cómo proteger su PI en las ferias comerciales en el sitio Web del ASEAN IPR SME Helpdesk: o poniéndose en contacto con el servicio de consultas confidenciales del Helpdesk: 7. Estudio de caso de una PYME Una empresa de limpieza industrial británica está considerando vender en el mercado del sudeste asiático. No tiene ninguna experiencia previa en ventas en la región, pero su director general ha asistido a un par de ferias comerciales en Singapur y Kuala Lumpur, durante el último año. Como empresa innovadora, dispone de una sólida estrategia de patentes y, como tal, ha solicitado una patente internacional (a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes - TCP -, si bien hay que tener en cuenta que esto sucedió hace unos cuantos años, por lo que solo Singapur y Vietnam han sido designados). La empresa sólo ha registrado una marca comercial en Europa (en la forma de una marca comercial comunitaria). El director general de la empresa exhibirá su tecnología más reciente (cubierta en su solicitud de patente PCT) en Singapur en el plazo de seis meses, ya que se han recibido dos pedidos de una empresa de distribución de Singapur. En la feria comercial, la empresa encuentra a un pequeño distribuidor que utiliza un nombre casi idéntico al nombre cubierto por una marca comercial registrada en Europa. Esta parte parece tener vínculos con China y todos los materiales de exposición están redactados en chino. Consejos y consideraciones del ASEAN IPR SME Helpdesk a) Presente una solicitud de marca comercial en Singapur. La empresa de distribución que ha solicitado productos de la empresa europea tendrá que utilizar, en cierta medida, la marca comercial para promocionarlos. Esto debe controlarse a través de un acuerdo de distribución, que también podrá autorizar el uso de la marca comercial por parte del distribuidor. A falta del registro de una marca comercial, ya nada podría impedir que el distribuidor o un tercero (por ejemplo, un visitante de la feria comercial) solicitasen el registro de una marca comercial. b) El registro de la marca comercial en Singapur podría constituir la base para que la empresa emprendiera acciones contra el distribuidor más pequeño que está utilizando una marca comercial similar. Se recomienda también solicitar el registro de la marca comercial en China. c) Hay que tener especial cuidado cuando se habla de hacer negocios con otras empresas de países en los que usted no dispone de protección de patente. A pesar de que no se pueda hacer nada por impedir que una empresa haga ingeniería inversa sobre el producto, sería claramente más efectivo no vender el producto a dicha parte. d) Si el acuerdo de distribución abarca otros países del sudeste asiático, se recomienda presentar la solicitud de registro de su marca comercial en toda la región, incluyendo China.

7 e) Aproveche la feria comercial para recopilar información sobre sus competidores. En caso de poder mejorar la propia tecnología (y, por supuesto, la tecnología de otros expositores) las "nuevas" jurisdicciones en el sudeste asiático (y China) deben incorporarse en su estrategia de patentes en el futuro. El ASEAN IPR SME Helpdesk proporciona asesoramiento confidencial, gratuito y centrado en las empresas en relación con los DPI en ASEAN para las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas. Servicio de consulta del Helpdesk: Las PYME o sus intermediarios pueden plantear consultas sobre DPI directamente al Helpdesk por teléfono, correo electrónico o de manera presencial, y serán atendidas por un equipo de expertos que ofrecerán asesoramiento gratuito y confidencial de primera línea. Formación: El Helpdesk ofrece sesiones de formación sobre la protección y defensa de la PI en ASEAN y el cumplimiento en Europa y ASEAN, adaptadas a las necesidades de las PYMEs. Materiales: Las guías de orientación empresarial y los materiales de formación sobre DPI del Helpdesk se pueden descargar desde el portal en línea. Servicios en línea: El portal multilingüe en línea permite a las PYME de la UE acceder fácilmente a toda la información y los servicios del Helpdesk, tales como las guías, los módulos de formación telemática, la información sobre eventos y los seminarios online en tiempo real. Proyecto promovido por: Development Solution, la Cámara de Comercio de Empresas Europeas en Indonesia (EuroCham) y la Red Mundial de Organizaciones Empresariales Europeas (EBO, por sus siglas en inglés). Una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea Aviso legal: El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición u opinión de la Comisión Europea. Los servicios del ASEAN IPR SME Helpdesk no son de naturaleza jurídica o de estudio y no se acepta responsabilidad alguna por los resultados de las acciones emprendidas en base a sus servicios. Antes de emprender acciones específicas en materia de protección de derechos de propiedad intelectual o su aplicación, se recomienda a todos los clientes buscar asesoramiento independiente.

8 Guía desarrollada en colaboración con Tilleke & Gibbins Última actualización, junio 2014

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