Due Diligence en Propiedad Intelectual

Transcripción

1 Foro del Jurista Agosto 24 de 2012 Due Diligence en Propiedad Intelectual Andrés Márquez Acosta

2 El valor de la propiedad intelectual Quien fué Antonio Meucci? ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012

3 Algunos antecedentes Por años, Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono; sin embargo, Bell no fue el inventor. Él solamente lo patentó en 1876.

4 Algunos antecedentes 126 años después, (año 2002), el Congreso de los EE.UU aprobó la resolución 269, reconociendo que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Bell. En 1871 Meucci, por dificultades económicas no formalizó la patente ante la Oficina de Patentes de los EE.UU.

5 Moraleja del mal rato que paso Meucci La PI es un derecho que se adquiere fundamentalmente materializando los derechos A través del registro A través de la obra A través de tomar las medidas pertinentes

6 La Propiedad Intelectual Protección activos materiales Vs. Activos inmateriales

7 El Goodwill Valor del mercado Valor contable de las acciones - Goodwill

8 El Capital Intelectual Valor del mercado Valor contable de las acciones - Capacidad de gestión humana - Capital Intelectual

9 El Activo Intelectual En ocasiones suele ser hasta del 90% dependiendo del sector económico

10 La Propiedad Intelectual Un DD nos ayuda entre otras cosas a identificar ese capital intelectual con fines específicos: Acciones frente a terceros Beneficio económico Posicionamiento de la empresa ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012

11 ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012 Que es un DD en PI? Es un informe para que, a través de un procedimiento de investigación, se analice, interprete y diagnostique, la situación legal de una empresa en materia de PI, de acuerdo a unos propósitos establecidos.

12 Cuales pueden ser esos propósitos? Venta Absorción Financiación Fusión Escisión Franquicia Simplemente establecer una realidad

13 En resumen Es: Una investigación La realizan: Firma Consultora de PI Determina: La situación legal del ente investigado Para quien se hace? Para el comprador o interesado Con que finalidad? Confirmar, descartar o modificar la operación

14 Objetivos de un DD en PI Identificar los activos de PI Identificar oportunidades Identificar contingencias Que se puede derivar? Acciones a tomar tendientes a proteger la PI de la empresa

15 Principales areas de analisis Signos distintivos Nuevas creaciones Derechos de autor Portales y dominios (Entorno digital) Licenciamientos Derecho regulatorio Contratos de PI

16 Quienes intervienen?

17 Alcance:Claridad en el acuerdo Intereses, expectativas y necesidades del cliente Tipo de operación a realizar Presupuesto disponible para el DD Conocimiento que el cliente tenga del negocio Tiempo disponible Etapa del negocio Materias objeto de revisión Sector del mercado Antigüedad de la empresa Tamaño de la empresa

18 Procedimiento

19 Procedimiento:Reuniones Reunión inicial con el Cliente Conocer la estructura de la Operación Visión panorámica del negocio Traza la hoja de ruta Reuniónes grupos primarios Sensibiliza e informa al personal Detalla información Reunion de revision final

20 Procedimiento: Solicitud de documentos Check list

21 Procedimiento:Obtención de la información ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012

22 Procedimiento: Ensamble final del documento Se revisa la información Se requiere información no suministrada Se hacen requerimientos finales Se ensambla el documento Se revisa (reunión de revisión final)

23 Formatos Para evitar perdidas de tiempo, mejorar la clasificacion de la informacion, permitir claridad, deben prediseñarse algunos formatos básicos.

24 Contenido del entregable o informe definitivo Descripción y objetivos Metodología utilizada Limitaciones Marco legal Situación real Hallazgos Contingencias (preferiblemente cuantificadas) Recomendaciones

25 Análisis de Signos Distintivos Nombre comercial Marcas nacionales vigentes y en proceso Marcas internacionales vigentes y en proceso Lemas comerciales Enseñas Licencias

26 Documentos relevantes Títulos y solicitudes de la todos los SD nacionales e internacionales. Productos y/o servicios de la compañía con marca registrada o no. Listado países a donde exporta Procesos de oposición, defensas, litigios, conciliaciones, etc.

27 Entidades de interés La Empresa analizada SIC Oficinas de la PI locales (red de corresponsales) OMPI (Protocolo de Madrid)

28 Hallazgos, contingencias y acciones más frecuentes Hallazgo Contingencia Acción Importador exclusivo de la marca X sin licencia inscrita Exporta a países de la CAN sin marca registrada Proceso de oposición en contra de marca en uso Posibilidad de pérdida de la marca x cancelación x deficiencia probatoria en uso Riesgo de registro x un 3ero o o medida en frontera por infracción a la PI Posibilidad de perdida de marca Suscribir e inscribir contrato de licencia de uso de marca Obtener registro de la marca con la cual se exporta (No existen las marcas internacionales) Suscribir acuerdo de coexistencia o cesar uso hasta obtener fallo

29 Análisis de Nuevas Creaciones Patentes de invención nacionales e internacionales Patentes modelo de utilidad Diseños industriales Proyectos actuales I + D Secretos empresariales Licencias

30 Documentos relevantes Títulos y solicitudes de la todos las NC nacionales e internacionales. Productos que involucren tecnología. Procesos de oposición, defensas, litigios, conciliaciones, etc.

31 Entidades de interés Empresa analizada directamente SIC (física o virtual) Oficinas de la PI locales (red de corresponsales) OMPI (PCT)

32 Hallazgos, contingencias y acciones más frecuentes Hallazgo Contingencia Acción Proyecto I+D divulgado sin iniciar proceso de patente Pasar 12 meses y perder novedad Desarrollo pasaría al estado de la técnica Información estratégica sin protección bajo SE Uso y divulgación por parte de terceros Tomar las medidas legales para protección bajo SE Usa empaques muy similares a DI protegido Posibilidad de demanda por infracción a la PI Suscribir contrato de licencia de uso o cesar uso

33 Análisis Derechos de Autor Contenidos escritos (catálogos, presentaciones, formatos). Contenidos audiovisuales Comunicaciones, boletines Contenidos publicitarios, comerciales, avisos de prensa Software a la medida Contratos de cesión de DP ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012

34 Documentos relevantes Títulos y solicitudes de contenidos protegidos bajo DA nacionales e internacionales. Listado de contenidos protegidos o no Procesos de oposición, defensas, litigios, conciliaciones, etc. Contratos de cesión de derechos patrimoniales, obra por encargo, etc. ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012

35 Entidades de interés Empresa analizada directamente Dirección Nacional de Derechos de Autor Sayco-Acinpro (Derechos conexos) Cámara Colombiana del Libro (ISBN) Oficinas de la PI locales (red de corresponsales)

36 Hallazgos, contingencias y acciones más frecuentes Hallazgo Contingencia Acción Software a la medida elaborado por un tercero sin contrato de cesión Catálogos de alta complejidad sin ningún tipo de protección Ceder a otros terceros y posibilidad de demanda por uso de contenidos no cedidos Posibilidad de copia por terceros sin poder llevar a cabo acciones legales Suscribir contrato de cesión y proceder con su registro ante la DNDA Registrar catálogos ante la DNDA

37 Análisis Nombres de Dominio Dominios de Internet genéricos (gtld) General Top Level Doman.com; gov; org; aero; net, etc.com Dominios de nivel superior geográfico (cctld) Country Code Top Level Doman.com.es (.es).com.tv (.tv).com.co (.co).com.co y.co

38 ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012 Documentos relevantes Documento de adquisición del dominio Who.is Marcas registradas

39 Entidades de interés Empresa analizada directamente Who.is Co Internet SAS OMPI

40 Hallazgos, contingencias y acciones más frecuentes Hallazgo Contingencia Acción Dominios no registrados Alta posibilidad de ocupación Proceder a adquirir Dominio ocupado en uso Dominio ocupado no utilizado Confusión y redireccionamiento de clientela Bloqueo y alto costo por adquisición Revisar conjunto de denominaciones a nivel internacional Negociación directa o inicio de proceso de recuperación ICANN - OMPI ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012

41 Análisis Entorno Digital Contenidos página web Imágenes página web Signos distintivos usados Contratos de link y banners Situación transaccional Aviso legal

42 Documentos relevantes Contrato de elaboración y cesión de página web Autorizaciones de uso imágenes Contratos de link Contratos de hosting Aviso legal Contratos de cesión de derechos patrimoniales, obra por encargo, etc.

43 Entidades de interés Empresa analizada directamente

44 Hallazgos, contingencias y acciones más frecuentes Hallazgo Contingencia Acción No existe contrato página web Uso de imágenes sin autorización Posibilidad de demanda por uso de contenidos no cedidos Posible demanda con pretensión económica Suscribir contrato de cesión y proceder con su registro ante la DNDA Obtener autorización o cesar el uso No inclusión de aviso legal No limitación en responsabilidades Incluir aviso legal a la medida

45 Análisis software licenciado Estado del licenciamiento

46 Documentos relevantes Listado de equipos en uso, propios o no Licencias de software Certificaciones de software libre

47 Entidades de interés Empresa analizada directamente BSA

48 Hallazgos, contingencias y acciones más frecuentes Hallazgo Contingencia Acción Presencia de programas no licenciados y no utilizados Diligencia BSA, con cobro de licencia y sanción o procesos penal Eliminar programas no utilizados y adquirir licencias de programas necesarios

49 Análisis derecho regulatorio Alimentos para humanos Medicamentos Licores Cosméticos Higiene Dispositivos médicos Alimentos para animales (ICA)

50 Documentos relevantes Listado productos afectados por INVIMA o ICA, con registro o sin el. Descripción de actividades de manejo, bodegaje, importación y en general manipulación de productos afectados. Registros Sanitarios de Dispositivos Médicos, Licores, Alimentos Certificaciones de requiere no requiere registro sanitario Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento Certificaciones de condiciones sanitarias para la fabricación de dispositivos médicos BPM para cosméticos Certificados de capacidad de producción para productos de higiene doméstica.

51 Entidades de interés Empresa analizada directamente INVIMA ICA

52 Hallazgos, contingencias y acciones más frecuentes Hallazgo Contingencia Acción Registros sin actualizar Comercializar productos que requieren registro, sin él o con registro vencido Comercializa productos con registros mal agrupados Falta de legitimidad para actuar Sanciones INVIMA, incautación de producto Sanciones INVIMA, incautación de productos Llevar a cabo afectaciones Tramitar registros y/o actualizar Re agrupar productos

53 Análisis contratos PI Contratos y clausulas contractuales relacionadas con la PI

54 Documentos relevantes Acuerdos de confidencialidad Clausulas de PI en contratos laborales Clausulas de PI en contratos de proveedores Clausulas de PI en contratos de suministro Listado personas con acceso info relevante Contratos de franquicia Contratos de licencia de uso de marca Contratos de transferencia de tecnología Contratos de colaboración tecnológica

55 Entidades de interés Empresa analizada directamente

56 Hallazgos, contingencias y acciones más frecuentes Hallazgo Contingencia Acción Personal con acceso a info relevante sin acuerdo de confidencialidad Contratos de suministro sin regulación en PI vencido Inseguridad en filtración de info, sin posibilidad de acciones Falta de claridad en titularidad de PI Suscribir o modificar acuerdos de confidencialidad Incluir o modificar clausulas de PI en contratos ANDRES MARQUEZ ACOSTA - FORO DEL JURISTA - AGOSTO 24 DE 2012

57 Muchas gracias! FIN Contacto: copyright contextointelectual