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1 Roj: STS 2153/2010 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 4077/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x RIESGO DE CONFUSIÓN (MARCAS) x x MARCAS x x SIGNOS DISTINTIVOS x x PROPIEDAD INDUSTRIAL x Resumen: Propiedad industrial. Marcas. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil diez. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4077/2009 interpuesto por "EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA", representada por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la sentencia dictada con fecha 18 de diciembre de 2008 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 552/2006, sobre inscripción de la marca "Maxi Día %"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- "Eroski Sociedad Cooperativa" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 552/2006 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de enero de 2005, confirmado en alzada el 13 de julio siguiente, que concedió el registro de la marca número , "Maxi Día %". Segundo.- En su escrito de demanda, de 31 de mayo de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "estimando el recurso, declarando no ser conformes a Derecho las resoluciones impugnadas, revocándolas y dejándolas sin efecto y, en su lugar, declarando improcedente la concesión de la marca 'Maxi Día %' por no ajustarse a la legalidad vigente, con imposición de costas a quien se opusiere". Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 25 de junio de 2007, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente". Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 18 de diciembre de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la mercantil Eroski Sociedad Cooperativa 1

2 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de julio de 2005 por la que se concedió la marca nº Maxi Día %, para la clase 36. Sin costas". Quinto.- Con fecha 13 de julio de 2009 "Eroski Sociedad Cooperativa" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4077/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por "infracción del art. 24 de la Constitución Española en relación con el art. 33 y concordantes de la L.R.J.C.A. y con el art. 218 de la LEC ". Segundo: "infracción del art. 24 de la Constitución. Infracción del art. 6.1 de la Ley de Marcas ". Tercero: "infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable en relación con el art. 6.1 de la vigente Ley de Marcas, el art a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y el art º del Estatuto de la Propiedad Industrial ". Sexto.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas. Séptimo.- Por providencia de 10 de febrero de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 28 de abril siguiente, en que ha tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO Centro de Documentación Judicial Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 18 de diciembre de 2008, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Eroski Sociedad Cooperativa" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número , "Maxi Día %", para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios, negocios inmobiliarios". A la inscripción de la marca número , "Maxi Día %", solicitada por "Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.", se había opuesto, entre otros, "Eroski Sociedad Cooperativa" en cuanto titular de las marcas números /8, /3, /2, /4 y /2, que amparan productos o servicios de la misma y otras clases (respectivamente, "seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios" de la clase 36; "papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés" de la clase 16; "servicios de representación, exclusivas, franquicias, importación y exportación; servicios de marketing y publicidad; auditoría y censura de cuentas; servicios de asesores de organización, y de asesores contables y de negocios comerciales e industriales, información comercial, estudios de mercado; servicios de ayuda en la dirección y explotación de empresas y negocios comerciales e industriales" de la clase 35; "telecomunicaciones" de la clase 38; y "servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes" de la clase 39). Segundo.- La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 [de la Ley ], por cuanto haciendo un examen de conjunto entre los signos enfrentados, sin descomponer artificiosamente sus elementos integrantes, y valorando la impresión global que los mismos puedan causar en el consumidor medio, la marca recurrida nº 'Maxi Día %' y las marcas recurrentes nos , , 'E Eroski Maxi' (M) y las marcas nos y 'E Maxi' (M), cabe concluir que existen entre los mismos suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, lo que permite que puedan convivir en el mercado sin inducir al consumidor a riesgo o confusión. En efecto, la sola coincidencia en el prefijo o sufijo aumentativo 'Maxi' no determina por sí misma la 2

3 incompatibilidad de los signos en liza ya que dicho término tiene un carácter débil, por lo que la protección se otorga al signo tal y como ha sido reivindicado en su conjunto; esto es, en el caso de la marca recurrente conformada por los términos 'Maxi' y 'Día' seguido del símbolo del tanto por cien; que las marcas recurrentes por su parte están formadas también por conjuntos mixtos que contienen en su parte superior la letra 'E' en blanco con el diseño con el que se identifica' Eroski' que o bien consta debajo o bien no, dentro de un cuadrado azul o verde, con la denominación 'Maxi' en blanco debajo dentro de un pequeño rectángulo de fondo verde. Que en ese sentido, tanto el titular de las marcas recurrentes como el de la marca recurrida van a tener que soportar que se les acerquen otros signos que contengan el sufijo aumentativo 'Maxi' junto con otros términos característicos y/o una configuración gráfica diferente, como ocurre con las marcas enfrentadas en el presente expediente. Que en relación con las marcas recurrentes nos , y , además de lo expuesto, es preciso señalar que amparan respectivamente productos y servicios de las clases 16, 38 y 39, por lo que se diferencian de la marca recurrida también desde un punto de vista aplicativo". Tercero.- Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, se limitaron a destacar que las denominaciones enfrentadas eran "suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión entre los consumidores", afirmación que reiteró la Sala al final del fundamento jurídico cuarto de su sentencia al manifestar que "no existe identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado, además de dirigirse a ámbitos aplicativos distintos". Al final del fundamento jurídico segundo, por el contrario, había afirmado la Sala que "tanto la marca preexistente como la nueva se refieren a los mismos productos, encuadrados en idéntica clase (la 30) aun cuando tal coincidencia no llegue a desvirtuar el resultado del análisis comparativo gráfico, verbal y semántico". Cuarto.- En nuestra sentencia de 22 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 2458/2008 ) casamos por quebrantamiento de forma la dictada con fecha 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1168/2005, interpuesto también por "Eroski, Sociedad Cooperativa". El fundamento jurídico de dicha sentencia que entonces consideramos insuficiente, desde el punto de vista de la congruencia procesal, se repite en la que ahora es objeto de recurso y su lectura abocará a la misma conclusión. En efecto, la sentencia impugnada incurre, por un lado, en la contradicción interna que ya hemos apuntado, lo que pone de relieve que ha realizado de modo manifiestamente erróneo la identificación del ámbito aplicativo de uno y otro signo. Y, por otro lado, al igual que sucedía en la de 31 de enero de 2008, no da explicación suficiente de las razones que han determinado el fallo. Todo lo cual determinará la estimación del primero (y, en parte, del segundo) motivo casacional, debiendo acto seguido esta Sala resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate. Quinto.- A estos efectos debemos recordar que esta Sala ha fallado en cuanto al fondo varios recursos análogos, entablados por la misma empresa recurrente contra otras tantas sentencias del tribunal de instancia favorables al registro de la marca "Maxi Día %". Nuestros fallos han sido favorables a la compatibilidad de la marca "Maxi Día %" con los signos prioritarios registrados por "Eroski, Sociedad Cooperativa" que esta sociedad opuso frente a la inscripción de aquélla en diversas clases del Nomenclátor. En la sentencia antes citada de 22 de octubre de 2009, una vez casada la de instancia, corroboramos la validez de la inscripción de la marca número "Maxi Día %" para productos de la clase 35 del Nomenclátor. Y esta misma conclusión ha sido reiterada en otros pronunciamientos, como a continuación exponemos. Mediante nuestra sentencia de 27 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 3138/2008 ) confirmamos la dictada con fecha 21 de febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que a su vez había rechazado el recurso número 1201/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número "Maxi Día %" para productos de la clase 16 del Nomenclátor. Mediante nuestra sentencia de 31 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 2576/2008 ) confirmamos la dictada con fecha 31 de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, una vez más, había desestimado el recurso número 1177/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número "Maxi Día %" para productos de la clase 35 del Nomenclátor. 3

4 Mediante nuestra sentencia de 31 de octubre de 2009 (recaída en el recurso de casación número 6040/2008 ) confirmamos la dictada con fecha 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1523/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número "Maxi Día %" para productos de la clase 38 del Nomenclátor. Mediante nuestra sentencia de 15 de enero de 1010 (recaída en el recurso de casación número 1742/2009 ) confirmamos la dictada con fecha 16 de octubre de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1524/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número "Maxi Día %" para productos de la clase 36 del Nomenclátor. Y, finalmente, mediante nuestra sentencia de 15 de enero de 2010 (recaída en el recurso de casación número 240/2009 ) confirmamos la dictada con fecha 29 de mayo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso número 1521/2005, interpuesto por "Eroski, Sociedad Cooperativa" contra la inscripción de la marca número "Maxi Día %" para productos de la clase 39 del Nomenclátor. Sexto.- Las razones determinantes de los fallos mencionados son igualmente aplicables al presente y bastan para desestimar la demanda del recurso contencioso-administrativo ahora planteado. En dicha demanda, al centrar el "tema litigioso" "Eroski, Sociedad Cooperativa" defendía que la marca aspirante "Maxi Día %" era incompatible con la suya prioritaria (y mixta) número "E Eroski Maxi". Siendo cierto que uno y otro signo tratan de proteger los mismos servicios (de seguros, financieros, monetarios, bancarios e inmobiliarios) también lo es que sus diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales resultan innegables y bastan para hacer inaplicable la prohibición relativa de registro, como acertadamente resolvió la Oficina Española de Patentes y Marcas. Al igual que sucedía en el recurso 2458/2008, el contraste de los dos signos pone de relieve sus diferencias en los distintos planos. "Maxi Día %" es una marca denominativa en la que, como entonces afirmamos, el primer vocablo se asocia de forma inequívoca al segundo, gozando todo el conjunto de carácter distintivo. Por el contrario, la marca oponente "E Eroski Maxi" es un conjunto mixto donde resalta por su mayor tamaño la "E" característica, correspondiente al logotipo de "Eroski", y aun esta misma y bien conocida denominación comercial. El término "Maxi" queda así asociado a los otros, que son los que tienen mayor virtualidad identificadora, de modo que cada uno de los signos comparados "informa inequívocamente sobre el origen empresarial de uno y otro. En el caso de la marca prioritaria en el tiempo, aquel término figura en el plano inferior y subordinado frente a los otros (el logotipo y la denominación comercial), de lo que resulta un conjunto mixto y cromático distinto de la marca aspirante. Afirmábamos entonces y reiteramos ahora que, desde el punto de vista conceptual, los signos enfrentados "se perciben como dos marcas diferentes aunque coincidan en el término Maxi porque por su ubicación en cada uno de los conjuntos marcarios, produce una evocación o sugerencia diferente: en el de la prioritaria su remisión al logotipo de Eroski y en el de la aspirante a Día". Diferenciación potenciada en este caso pues la marca que, según la demanda, debe utilizarse como de contraste incluye además el término "Eroski", de indudable eficacia distintiva. En suma, la diferenciación fonética y conceptual, además de la gráfica, de los dos conjuntos justifica sobradamente la conclusión a la que llegó la Oficina Española de Patentes y Marcas, esto es, la de no aplicar al supuesto de autos la prohibición de registro contenida en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas. Procede, en consecuencia, tras la casación de la sentencia de instancia, la desestimación del recurso contencioso- administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS 4

5 Primero.- Estimar el presente recurso de casación número 4077/2009, interpuesto por "Eroski Sociedad Cooperativa" contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de diciembre de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 552 de 2006, que casamos. Segundo.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 552/2006 interpuesto por "Eroski Sociedad Cooperativa" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de enero de 2005, confirmado en alzada el 13 de julio siguiente, que concedió el registro de la marca número , "Maxi Día %". Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico. 5