(Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio p. 78

Transcripción

1 No. Registro: Jurisprudencia Tesis: VI-J-SS-77 Página: 60 MARCAS INDICATIVAS O DESCRIPTIVAS.- NO SE DA ESE SUPUESTO CUANDO SUS ELEMENTOS NO SON CARACTERÍSTICOS DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PRETENDEN PROTEGER. El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su primer párrafo y fracción IV que no serán registrables como marcas, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en ese supuesto las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. La fracción VI de dicho precepto establece que no serán registrables como marca la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. Por lo que, si del estudio integral de una marca se advierte que sus elementos no son indicativos ni descriptivos de los productos que pretende proteger en una clase determinada, esto en relación a la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción, además de que la traducción de los elementos de dicha marca no se advierta que son indicativos de los productos a proteger, es evidente que debe concederse el registro de la misma. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/33/2010) (Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio p. 78 Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veinte de septiembre de dos mil diez, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. PRECEDENTES: VI-P-SS-135 Juicio Contencioso Administrativo Núm / /1816/08-PL Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de marzo de 2009, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 4 de marzo de 2009) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo p. 116 VI-P-SS-238 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1589/08-EPI-01-7/1449/09- PL Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de octubre de 2009, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 28 de octubre de 2009) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre p. 197 VI-P-SS-312 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 992/08-EPI-01-1/2620/09- PL Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.

2 No. Registro: Tesis: VI-P-SS-390 Página: 129 MARCAS EVOCATIVAS.- PROCEDE OTORGAR SU REGISTRO SI LA DENOMINACIÓN EN SU CONJUNTO GOZA DE SUFICIENTE DISTINTIVIDAD. Si del estudio que se realice a una solicitud de registro marcario, se advierte que una de sus acepciones es evocativa del producto o servicio que pretende amparar, ello no es suficiente para negar el registro respectivo, toda vez que el análisis de distintividad debe realizarse considerando la suma de todos los elementos que integran la marca propuesta a registro. Por lo que si la marca cuyo registro se pretende, se compone de una palabra extranjera, la cual resulta evocativa de la naturaleza o destino de los productos o servicios a proteger, pero además cuenta con otro elemento distintivo, es procedente otorgar el registro de la marca. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1790/08-EPI-01-4/2562/09- PL Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de abril de 2010, por mayoría de 7 votos a favor y 4 votos en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatriz Rodríguez Figueroa. (Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

3 No. Registro: Tesis: VI-P-SS-391 Página: 143 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- ALCANCE DEL ARTÍCULO 6 QUINQUIES TRATÁNDOSE DE MARCAS DESCRIPTIVAS QUE HAYAN SIDO REGIS- TRADAS EN UN PAÍS QUE LO SUSCRIBIÓ. El artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, contempla que toda marca regularmente registrada en el país de origen, debe ser registrada como tal en los demás países que lo suscribieron, salvo que el signo propuesto encuadre en alguno de los cuatro supuestos de excepción: 1.- Cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2.- Cuando esté desprovisto de todo carácter distintivo; 3.- Cuando esté formado exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción, o que haya llegado a ser usual en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; y 4.- Cuando sea contrario a la moral o al orden público y, en particular, cuando sea capaz de engañar al público. Por lo que, si la parte actora en el juicio contencioso administrativo argumenta que la marca propuesta para registro no es descriptiva de los productos que pretende proteger, y que es procedente otorgar el registro de la marca propuesta de conformidad con el artículo 6 Quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; se debe analizar la marca, con la finalidad de determinar si ésta es o no descriptiva del producto o servicio que se pretende amparar. Es por ello que si se determina que la marca propuesta a registro es descriptiva, no será procedente ordenar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que otorgue el registro de la misma, dado que aun cuando en un país que lo suscribió se hubiera otorgado el registro, seguro que ello ocurrió porque cumplió con la legislación respectiva de dicho país; sin embargo, la determinación de un país extranjero no puede tener injerencia en el análisis de descriptividad de la marca que se realice en México. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 785/08-EPI-01-1/19/10-PL Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por mayoría de 10 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez. (Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2010)

4 No. Registro: Tesis: VI-P-SS-392 Página: 157 SEMEJANZA ENTRE SIGNOS.- LA SEMEJANZA FONÉTICA ACTUALIZA EL IMPEDIMENTO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al realizar el estudio de fondo de una marca respecto de la cual se solicitó su registro, debe analizar si existe confusión de tipo fonético, gráfico e ideológico respecto de otras marcas, a efecto de determinar si es susceptible de registrarse. Por lo que si de su pronunciación se advierte que resulta similar en el golpe de voz a otra marca, se configura la causal de negativa de registro prevista en el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que la variación de vocales y consonantes implique una distintividad fonética, puesto que este tipo de confusión se configura cuando las palabras se pronuncian en modo semejante. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 686/09-EPI-01-9/202/10-PL Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de mayo de 2010, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez. (Tesis aprobada en sesión de 8 de septiembre de 2010) No. Registro: Fuente : R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre Tesis : Página: 157

5 No. Registro: Tesis: VI-P-SS-403 Página: 229 FUNCIÓN DISTINTIVA DE UNA MARCA.- FORMA DE CONSTATACIÓN PARA SU REGISTRO. El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone, que se entiende por marca, todo signo visible que distingue productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, de lo cual se sigue que una de las funciones esenciales de una marca, sea la distintiva, pues permite al consumidor o usuario, por virtud de la marca, dirigir su atención al producto o servicio considerado en sí mismo, por su distinción frente a otros de su misma especie o clase; característica sustantiva que mediante su registro oficial, confiere al titular de la marca derecho a su uso exclusivo. Para este efecto, el examen de su puntual configuración, se debe realizar relacionando la marca a la clase y especie de los productos y servicios de que se trate, conforme a la clasificación internacional del Arreglo de Niza para el registro de las marcas, según lo disponen el artículo 93 de la citada ley y 59 de su reglamento. Juicio Contencioso Administrativo Núm. 559/09-EPI-01-6/2455/09- PL Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de agosto de 2010, por mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 9 de agosto de 2010) PRECEDENTE: VI-P-SS-317 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2205/08-EPI-01-9/27/10-PL Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de abril de 2010, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 14 de abril de 2010) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 30. Junio p. 82

6 No. Registro: Tesis: VI-P-SS-404 Página: 230