CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile

Transcripción

1 CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile En Santiago de Chile, a diecisiete de enero del año dos mil quince. VISTOS: Que en la causa, expediente Rol número mil nueve del año dos mil catorce, sobre nombre de dominio toctoctoc.cl iniciada por el revocante, ICONSTRUYE S.A. representada por SARGENT & KRAHN contra el titular del dominio, HERNÁN MARCHANT MONTERO, con fecha tres de septiembre de dos mil catorce fui designada juez árbitro y acepté el encargo. Que con fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, el revocante pagó los honorarios arbitrales. Que mediante resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce esta juez árbitro requirió al revocante efectuar el pago de un saldo de honorarios e indicar los datos de facturación de los honorarios arbitrales que fueron depositados. Que el seis de octubre del dos mil catorce, comparece la señora María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación de ICONSTRUYE S.A. ambos con domicilio en calle Avda. Andrés Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, e interpone demanda de revocación solicitando le sea asignado el dominio toctoctoc.c1 a su representada por tener derechos preferentes sobre ese dominio. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que ICONSTRUYE S.A. es una prestigiosa empresa creada el año dos mil por la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) con el objetivo de constituirse en la primera plataforma de comercio electrónico en el rubro de la construcción. Que entre sus servicios más destacados está la plataforma electrónica destinada a facilitar las relaciones entre las empresas constructoras y sus proveedores. Que un número importante de empresas constructoras y proveedores usan esta plataforma, que goza de fama y se ha configurado como una comunidad de negocios que abarca la venta, postventa, reportes, bodegaje, facturación, programación y pedidos. Que se ha constituido en la herramienta colaborativa más eficiente y moderna.

2 Que se accede a la plataforma con el nombre de dominio TOCTOC.COM y también vía TOCTOC.CL Que es un novedoso sistema para cotizar viviendas con un sistema de georeferencia que entrega información sobre el entorno de la propiedad y un estimativo de su valor en UF. Que también sirve para tasar viviendas de manera online y gratuita de propiedades residenciales de la Región Metropolitana y de información sobre ventas de propiedades con los datos pertinentes. Que TOCTOC.COM se ha convertido en un agente inmobiliario virtual con presencia también en Facebook, Twitter y en versión móvil. Que también tiene registros marcarios de la expresión TOCTOC, tales como, el registro número , denominativa, de TOC TOC para distinguir productos de la clase 16; el registro número , denominativa, de TOC TOC para distinguir servicios de la clase 35; el registro número , denominativa, de TOC TOC para distinguir servicios de la clase 36; y el registro número , denominativa, de TOC TOC para distinguir servicios de la clase 38. Que sus servicios se identifican con la marca TOC TOC que es confusamente similar al dominio toctoctoc.cl en disputa, lo que causará confusión en el público consumidor. Que el revocante muestra imágenes del sitio web toctoc.com donde se menciona la frase 'Toda propiedad tiene su precio. Por qué usar Toc Toc?" Que la sola agregación de TOC no puede ser un elemento distintivo suficiente para que el dominio sea diferente a la marca TOC TOC del demandante. Que el dominio en disputa también es similar a los dominios previos del revocante: toctoc.cl y toctoc.com mostrando una imagen del sitio web toctoc.com Que la inscripción del actual titular constituye un caso de Typosquafting ya que si un usuario de Internet teclea por error tres veces TOC en vez de dos veces se dirigirá al dominio de un tercero a pesar de haber querido ir al sitio del revocante. Señala como ejemplo, el caso del dominio Opusdei.com en que se cambió la letra O por el número O para lograr atraer usuarios erróneamente, caso que fue resuelto ante la OMPI. Agrega además la imagen del sitio web toctoc.com donde se indica "Cada puerta tiene su precio (y encontrarlo es Gratis)" Que de mantener la inscripción a nombre del actual titular no se estaría cumpliendo el rol de identificación que deben cumplir los dominios.

3 Que el revocante cita el artículo 14 del Reglamento del NIC así como el fallo del caso promain.ci en que el juez árbitro asignó el dominio a "la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derecho marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa" Que el revocante argumentó diversos criterios de asignación de los nombres de dominio, entre ellos, el criterio de titularidad de las marcas y su relación con los dominios; la normativa de ICANN, la de la OMPI, el artículo 20 del Reglamento del NIC Chile; el criterio de la notoriedad del signo pedido, el del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el de identidad citando el fallo del caso del dominio viñasdelmaipo.ci de fecha 21 de mayo de 2006 y el del Uso efectivo en Internet. A ese respecto señala que ha hecho un importante uso de la expresión TOC TOC en Internet, Facebook, Twitter y que ingresada la expresión TOC TOC TOC en Google los primeros tres resultados son el revocante. También cita el artículo 6 bis del Convenio de Paris. Que el revocante ha acompañado en el primer otrosí de su demanda copia de los antecedentes antes referidos, sobre registros marcarios; certificados de dominios; impresión del sitio web toctoc.com; la impresión de búsqueda en Google de toctoctocl; la impresión del sitio web donde aparece la noticia "Crean multiplataforma social para transacción de propiedades" que habla sobre la plataforma TOC TOC; impresión del sitio web que publica la noticia "Georreferenciación y tasación la apuesta de toctoc.com"; la impresión del sitio web que difunde la noticia titulada "Desarrollan página web gratuita que permite tasar y ofertar por la casa o departamento que quieras"; copia de la sentencia del juicio de dominio seguido ante la OMPI sobre Opusdei.com referido a la conducta del Typosquatting; copia del fallo arbitral colocolodetodos.cl; promain.ci; y viñasdelmaipo.cl; y copias de poderes que indica. Que mediante resolución de fecha siete de noviembre de dos mil cuatro, se provee la demanda, en lo principal confiriendo traslado a la contraparte; al primer otrosí, teniendo por acompañados los documentos con citación; al segundo otrosí teniendo presente el patrocinio y poder otorgado; y se ordenó la debida notificación de esta resolución. Que con fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce el revocante presentó un escrito pidiendo en lo principal que se tuviera por evacuado el traslado en rebeldía de la demandada; en el primer otrosí se tuviera presente lo que indica; y en el segundo otrosí se citara a las partes a oír sentencia. Que con fecha veinticuatro de noviembre último, se dictó resolución en orden a que atendido que la parte demandada no había evacuado el trámite de Contestación de demanda, se tuvo por evacuado el trámite de Contestación en rebeldía de la demandada y se ordenó su notificación. Que mediante resolución de fecha once de diciembre pasado se requirió al revocante el pago de un saldo de honorarios y los respectivos datos de facturación de los honorarios depositados. Que el once de diciembre de dos mil catorce se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia.

4 Que mediante escrito de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce el actual titular presentó escrito donde en lo principal otorga patrocinio y poder y en el primer otrosí solicita tener presente correos electrónicos que indica. Que mediante escrito de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce el actual titular presenta un escrito de desistimiento. Que mediante escrito de fecha veinticuatro de diciembre pasado el revocante presentó un escrito en que acepta el desistimiento del actual titular. CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.Cl: "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Cl.; d. Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que el revocante ha demandado la revocación del dominio toctoctoc.ci argumentando básicamente tener derechos previos y preferentes sobre la expresión TOC TOe al tener registros marcarios sobre ella; el ser titular de los dominios toctoc.ci y toctoc.com y por haber usado en forma legítima la expresión TOe TOe para distinguir sus productos y servicios tanto en el mundo real como en Internet. Que para acreditar los hechos que esgrime, el revocante ha probado, mediante los títulos marcarios respectivos, ser dueño de numerosos registros marcarios vigentes sobre la denominación TOe TOe en diversas clases: las 16, 35, 36 Y 38, en términos que a juicio de esta sentenciadora el dominio en disputa es casi idéntico a las marca del revocante, ya que el dominio sólo se diferencia en que agrega una expresión más TOe, lo que los transforma en expresiones muy similares, casi idénticas. Que también el revocante ha acreditado fehacientemente que el dominio toctoctoc.ci es muy similar a sus dominios previos toctoc.ci y toctoc.com a tal punto que es posible configurar en este caso una situación de typosquatting. En efecto, tal como argumenta el revocante es posible que usuarios en Internet tecleen por error tres veces TOe y lleguen a un tercero y no al sitio web del revocante, generando confusión en el público consumidor respecto de la procedencia y cualidad de los productos o servicios que se ofrecen en Internet. Que el revocante además ha acreditado un uso legítimo y efectivo de TOe TOe en Internet, incluidas las redes sociales como Facebook y Twitter.

5 Que el actual titular del dominio no contestó la demanda, y con posterioridad presentó un escrito manifestado el desistimiento de su inscripción. Que no obstante la presentación del desistimiento efectuada por el actual titular, la que se tiene presente, así como su aceptación por parte del revocante, es obligación de esta juez árbitro resolver en definitiva si efectivamente la inscripción del dominio toctoctoc.cl en el actual titular producirá afectación de los derechos previamente constituidos por el revocante. Que atendido el artículo 1698 del Código Civil corresponde al revocante acreditar sus dichos, lo que a juicio de esta sentenciadora ha logrado acreditar con los documentos antes citados. Que los documentos acompañados por el revocante no fueron objetados por el actual titular y habiendo sido analizados dan fe a juicio de esta sentenciadora de los hechos invocados por el revocante. Que el revocante ha acreditado tener derechos preferentes sobre la palabra TOC TOC, sustentados en derechos marcarios vigentes que, conforme al artículo 19 N 25 de la Constitución Política de la República y la Ley de Propiedad Industrial deben ser protegidos y respetados. Que a juicio de esta juez árbitro si bien el dominio TOC TOC TOC no es exactamente idéntico a TOC TOC, por cierto son expresiones cuasidénticas que pueden llevar incluso a generar una situación de Typosquatting y con ello afectar derechos marcarios previos del revocante, confusión en el público consumidor, una situación de competencia desleal y una afectación del orden público económico. Que en consecuencia, la inscripción del dominio toctoctoc.ci por el actual titular afectaría los derechos preferentes y previos del revocante en términos de existir posibilidades reales de confusión también en el público consumidor respecto de la procedencia de los productos y servicios que se pudieran brindar en un sitio web identificado con el dominio en disputa. RESUELVO: Que se acoge la demanda de revocación. Que en consecuencia, se revoca la asignación del dominio toctoctoc.ci en el actual titular. Que se ordena que el dominio en disputa toctoctoc.ci revocante ICONSTRUYE S.A. se asigne en definitiva a favor del Que cada parte pagará sus costas. 5

6 Que se declara cerrado el expediente electrónico. Notifíquese. C.N.! C.N.! K Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.