CURSO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Unidad de Educación Permanente Facultad de Ingeniería - Facultad de Química. UdelaR.

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1 CURSO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Unidad de Educación Permanente Facultad de Ingeniería - Facultad de Química. UdelaR. Montevideo, 18 al 23 de marzo de 2010

2 Programa: 1. Tipos de patentes. 2. El proceso de patentamiento. 3. Trámites y costos. 4. Proceso en el exterior. 5. Ley Exclusiones.

3 1. TIPOS DE PATENTES

4 Tres tipos de patentes Patentes de invención De modelos de utilidad De diseños industriales

5 Modelos de utilidad: Es toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a la que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación

6 El Modelo de Utilidad protege perfeccionamientos y mejoras, son pequeñas patentes

7 Para patentar MU se exige novedad y un mínimo de actividad inventiva Ver ejemplos en web MU concedidos hay 7

8 Requisitos para MU: Ser novedosos Implicar una mínima actividad inventiva Referirse a un único objeto

9 Modelo de Utilidad, Menor exigencia inventiva y Tasas reducidas

10 Comparación de tasas. TASAS EN UR INVENCION HASTA 10 REIV MU / DI OBSERVACIONES SOLICITUD ,6 UR cada reiv extra PUBLICACION 6 2 Plazo 18 meses desde solicitud EDF 3 2 0,05 UR cada reiv extra. Plazo 120 días desde publicación PRORROGAS EDF 2 2 Se cobra cada vez que se pide. Segundo pedido 5UR TOTAL SIN CONCESION TITULO (concedidas) 16 6 Solo si se concede TOTAL CONCEDIDAS ANUALIDADES (concedidas) Duración 20 años PI (9UR). 10 años MU/DI (3UR) RENOVACIONES 6 solo MU/DI x 5 años ANUALIDADES RENOVADAS 15 solo MU/DI x 5 años TOTAL MANTENIMIENTO OTROS COSTOS OBSERVACIONES 5 2,5 RENUNCIA/DESESTIMIENTO 2 0,5 TRANSFERENCIAS 10 4

11 En los países en desarrollo, la mayoría de las PI provienen de no residentes. A la inversa, los MU son solicitados por los nacionales

12 INVENTION PATENT APPLICATIONS. % NATIONAL AND FOREIGN 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% % UY % EXT

13 UTILITY MODEL PATENT APPLICATIONS. % NATIONAL AND FOREIGN 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% % EXT % UY

14 Analysing the source of the applicants, it was observed that 94% of the invention patent applications submitted, correspond to foreign holders, and only 6% to national (varying between 2 and 9% depending on the year). This situation is reversed when the applications for utility models patents are considered, being the national applications between 73 and 93%.

15 Modelo de Utilidad, una opción para las PYMES industriales innovadoras

16 Los MU como instrumento para fortalecer una empresa y prepararla para la competencia

17 Modelo de Utilidad, explotando el potencial de la innovación de taller

18 MU puede formar parte de una estrategia de incubación, o de exportación

19 Diseños industriales: Son las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un productos industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial. El carácter ornamental puede derivarse de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color, la textura, el material, etc.

20 Requisitos para DI. NOVEDOSOS Plazo de gracia: 6 meses. La solicitud debe referirse a un único objeto.

21 Caso 1. PORTAPOTE Portapotes para acomodar potes de formato rectangular de margarina de distintas capacidades volumétricas, construido de material que permite la mejor conservación de la margarina fuera de la heladera, dificultando el intercambio térmico con el exterior. El portapote es constituido de un material plástico con buena resistencia mecánica contra choques y características de aislamiento térmico, como homopolímero polipropileno y un colorante de color blanco. Se compone de tapa y recipiente que poseen salientes en todo el borde para encajar el ala del pote de margarina. La saliente de la tapa facilita su retirada al destapar el recipiente. Sus formas externas poseen motivos ornamentales constituidos por detalles redondeados y ondulados en relieve recubriendo todo el portapote, imitando un cesto de mimbre.

22

23 PORTAPOTE Qué tipo de solicitud de patente presentarían? Por qué?

24 2. EL PROCESO DE PATENTAMIENTO

25 La Ley de Patentes ofrece un procedimiento flexible

26 adaptable a variadas estrategias de incentivo a la innovación protegida,

27 Abre posibilidades a la empresa de concebir diversas estrategias de protección

28 Adquisición y Mantenimiento de los derechos sobre las Patentes, los Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales en el Uruguay y en el exterior

29 ADQUISICION procedimiento ante la Oficina de Patentes

30 Igual procedimiento para Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

31

32 PASO 0: Análisis previo de patentabilidad Búsqueda de antecedentes para analizar novedad y actividad inventiva. Puede hacerse en la DNPI: Técnicos especializados. Costo: 2,5 UR / 3,5 UR Bases: nacional, regionales, latipat, espacenet, delphion, patentscope, uspto, jpo...

33 Cuestionario de invención: Su objetivo es ayudar a entender la invención, para determinar su patentabilidad y su potencial comercial y, eventualmente, facilitar la explotación de la misma.

34 Entrevista en DNPI: SERVICIO GRATUITO Con los resultados de la búsqueda y con el formulario de invención completo, solicitar una entrevista en la DNPI para asesorarse en cuanto a los requisitos de patentabilidad y la redacción de la solicitud de patente. También se puede contratar a un Agente de la Propiedad Industrial que brindan estos servicios.

35 Los servicios mencionados NO son vinculantes y no aseguran que la patente sea concedida. La información presentada en la DNPI es CONFIDENCIAL.

36 1. PRESENTACION depósito de la solicitud con su Descripción y Reivindicaciones Ante la DNPI Personalmente o con Agente de PI

37 Fecha de Presentación: prioridad sobre invenciones posteriores; comienzo del plazo de la patente

38 La solicitud debe contener: a) nombre del inventor y del solicitante con su domicilio; b) la clase de patente que se solicita; c) el título atribuido a la invención; d) la descripción clara y completa de la misma

39 La solicitud debe contener: e) una o más reivindicaciones; f) un resumen de la invención; g) la constancia del pago de derechos; h) la fecha, el país y el número de solicitud de la prioridad reivindicada; y i) los documentos de cesión de derechos cuando corresponda.

40 2. EXAMEN FORMAL PRELIMINAR Lo realiza la DNPI al momento de recibir la solicitud. Si la solicitud está incompleta pero contiene la identificación del solicitante, una descripción y reivindicacion/es; se otorga un plazo de 30 días para completar el resto de los requisitos. Si no contiene lo mínimo, se puede rechazar la solicitud (y pierde la fecha).

41 Derecho de PRIORIDAD, un año para depositar la solicitud en otros países, manteniendo la fecha de la primera presentación

42 3. PUBLICACION divulgación oficial de la invención, que así ingresa al estado de la técnica con fecha cierta

43 La solicitud es publicada a pedido del solicitante y luego del pago de la tasa de publicación El plazo máximo para publicar es de 18 meses desde la fecha de la solicitud o de la prioridad. Si no publica se mantiene en secreto y es abandonada.

44 La publicación se realiza en el Boletín de la Propiedad Industrial que se emite mensualmente. La información publicada contiene: Título y resumen de la invención Datos de titular/es e inventor/es. Representante. Datos de prioridad Principal figura o fórmula CIP asignada en Uy

45 4. OBSERVACIONES A partir de la publicación, se abre un plazo de 60 días para que terceros realicen observaciones que deben acompañarse con pruebas.

46 5. EXAMEN DE FONDO estudio técnico sobre el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo

47 A partir de la publicación, el solicitante cuenta con 120 días para abonar la tasa para el examen de fondo. Vencido dicho plazo la solicitud podrá declararse abandonada.

48 6. INFORMES DE EDF Los examinadores analizan si la invención cumple con los requisitos y criterios de patentabilidad. Emiten informes (vistas) con observaciones que el solicitante debe responder en los plazos indicados. Si no se contestan, la solicitud puede ser abandonada.

49 7. INFORME FINAL DE EDF Informe TECNICO emitido por el Examinador donde recomienda que la solicitud sea: Desestimada: la solicitud no cumple con requisitos y/o con criterios de patentabilidad. Abandonada: el solicitante no respondió informes o no cumplió con requerimientos. Desistida: el solicitante expresa que no tiene interés en continuar con el trámite. Concedida: la solicitud cumple con todos los requisitos para ser patentada.

50 8. CONCESIÓN resolución de la Oficina que, a nombre del Estado, da nacimiento a la patente

51 La resolución de concesión indica el título de la patente, los titulares, la fecha de vigencia y las reivindicaciones aceptadas. Es firmada por la Dirección de la DNPI.

52 9. TITULO El solicitante abona la tasa para la emisión del TITULO de propiedad de su patente.

53 10. MANTENIMIENTO DEL DERECHO La vigencia de la patente está condicionada al pago de ANUALIDADES

54 TASAS EN UR INVENCION HASTA 10 REIV MU / DI OBSERVACIONES SOLICITUD ,6 UR cada reiv extra PUBLICACION 6 2 Plazo 18 meses desde solicitud EDF 3 2 0,05 UR cada reiv extra. Plazo 120 días desde publicación PRORROGAS EDF 2 2 Se cobra cada vez que se pide. Segundo pedido 5UR TOTAL SIN CONCESION EUROS: 12xUR TITULO (concedidas) 16 6 Solo si se concede TOTAL CONCEDIDAS ANUALIDADES (concedidas) Duración 20 años PI (9UR). 10 años MU/DI (3UR) RENOVACIONES 6 solo MU/DI x 5 años ANUALIDADES RENOVADAS 15 solo MU/DI x 5 años TOTAL MANTENIMIENTO OTROS COSTOS OBSERVACIONES 5 2,5 RENUNCIA/DESESTIMIENTO 2 0,5 TRANSFERENCIAS 10 4

55 11. RECURSOS Una vez resuelta la patente, se publica la resolución en el boletín de la DNPI. Terceras partes pueden presentar recursos contra la resolución adoptada, ya sea concedida o denegada.

56 DURACION DE LAS PATENTES Invención: 20 años desde la fecha de la primer solicitud. MU y DI: 10 años desde la fecha de la primer solicitud. Renovables 5 años una única vez. La patente puede caducar por el NO pago de las anualidades.

57 No son patentables en Uy: Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales Los productos o procedimientos ya patentados, por el simple hecho de atribuirles un uso distinto al de la patente inicial Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente

58 No se consideran invenciones en Uy: Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos Los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los métodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalización

59 No se consideran invenciones en Uy: Las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas Las diferentes formas de reproducir informaciones Los programas de computación considerados aisladamente.

60 No se consideran invenciones en UY: Las plantas y los animales, excepto los microorganismos. Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, excepto los procedimientos no biológicos o microbiológicos. El material biológico y genético tal como existe en la naturaleza

61 Exclusiones de Modelos de Utilidad: Los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones La simple sustitución de elementos por otros ya conocidos de función equivalente Los procedimientos La materia excluida de protección por patente de invención

62 Exclusiones para Diseños Industriales: Los incluidos en el estado del arte. Los diseños que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carácter secundario respecto a modelos o diseños anteriores. Los diseños cuya forma responda esencialmente a la obtención de un efecto técnico o a exigencias técnicas o a la función que debe desempeñar el producto.

63 Mas Exclusiones para DI: Los diseños que carezcan de forma definida concreta. Los que consistan únicamente en un cambio de colorido en diseños ya conocidos Los que importen realizaciones de obras de bellas artes Los contrarios al orden público y a las buenas costumbres

64 Caso real: Invención: Procesos, composiciones ambientalmente compatibles, y materiales tratados por ellos Se trata de un proceso para el tratamiento de material de plantas y alimentos, durante su almacenamiento, distribución, preplantación, crecimiento y pre y/o post cosecha..., para aumentar rendimientos, eliminar daños para la salud, impartir estabilidad de almacenaje, extender la vida media,..., y otros procesos que causan pérdidas en cantidad y/o calidad de plantas y alimentos.

65 El tratamiento comprende la aplicación de una concentración efectiva de peróxido de hidrógeno y opcionalmente una dosis efectiva de uno o más componentes adicionales; donde la concentración efectiva de peróxido de hidrógeno, tiempo de tratamiento y forma de aplicación son tales como para prevenir la pérdida de calidad y/o cantidad de tal materia de planta y alimento, pero al mismo tiempo no tan altas como para causar o inducir daño a las mismas.

66 Reivindicaciones presentadas (53): Procesos de tratamiento de las plantas que consiste en... Materia (planta, papas, etc.) tratadas por... Composiciones que contienen peróxido y A y B, utilizadas para el tratamiento de... Usos de composiciones de peróxido para el tratamiento de...

67 Comentarios... Respecto al TÍTULO? Respecto a las REIVINDICACIONES?

68 RESOLUCION: CONCEDIDA TITULO: Procesos y composiciones para el tratamiento de materia vegetal mediante composiciones que contienen peróxido de hidrógeno

69 RESOLUCION: CONCEDIDA REIVINDICACIONES (18): Método de tratamiento de los vegetales consistente en aplicar tales compuestos en tales concentraciones de tal manera...

70 REIVINDICACION 1 CONCEDIDA: Un método de tratamiento de alimentos y/o materia vegetales, durante el almacenamiento, distribución, mercadeo y preplantacion; caracterizado porque consiste en las etapas de: a) poner en contacto dichos alimentos con una composición inhibidora de la brotación prematura, enraizamiento, germinación, floración, decaimiento o formación de corazón negro; b) alcanzar la inhibición de...; donde dicha composición contiene peróxido de hidrógeno, está a un ph máximo de 6, contiene al menos uno de los siguientes iones metálicos: plata, cobre y zinc, en una cantidad de 10ppb a 20000ppm, y contiene además un ácido seleccionado de peracético, nítrico, sulfúrico, y fosfórico; la composición es aplicada en forma de niebla seca, nebulizado, vapor o rociado y contiene microgotas de entre 0,001 a 100 micrones.

71 Estrategias de protección. Lo usual es que el inventor o la empresa, presente la solicitud de patente primero en su país de origen. Luego y dentro del año de prioridad, presentan la misma solicitud en cada país del mundo en donde tengan intereses comerciales. Se forma lo que se conoce como Familia de Patentes.

72 SISTEMA PCT (Patent Cooperation Treaty) Difiere del sistema tradicional país por país. Ahorra costos y da seguridad. Permite que un nativo de los países asociados presente 1 solicitud, en 1 Oficina, en 1 solo idioma y contratando a 1 solo Agente, obteniendo un reporte de patentabilidad a los 18 meses. Es una solicitud virtual que vale para 142 países.

73 PCT Contracting States (142 on 1 feb. 2010)

74 Comparación de tasas en Euros (sin concesión) UY PCT EPO USA BR. ARG Observaciones: tasas con los descuentos realizados para nacionales de países en desarrollo, personas físicas, pymes, centros de investigación, etc.

75 EXCEPCIONES situaciones en las que el titular de la patente no puede ejercer su derecho de patente

76 EXCEPCIONES asegurar que las patente promuevan el desarrollo tecnológico

77 EXCEPCIONES Proteger un interés público, Promover el avance de la C y T, Preservar un derecho adquirido

78 USO PRIVADO Con fines no comerciales, que No causen perjuicio al titular

79 EXPERIMENTACIÓN Incluso con finalidad comercial, en el año anterior al vencimiento de la patente

80 Actividades de ENSEÑANZA, o INVESTIGACIÓN Científica o Académica

81 USUARIO ANTERIOR de una invención luego desarrollada y patentada por otro

82 DEPENDENCIA de PATENTES la nueva invención necesita de una anterior ya patentada, para ser explotada

83 RECETA MAGISTRAL medicina preparada para un caso individual

84 AGOTAMIENTO el derecho del titular termina luego de que el producto patentado ha sido puesto en el mercado

85 AGOTAMIENTO INTERNACIONAL una vez introducido tanto en el mercado nacional como en los de otros países

86 La información tecnológica contenida en los documentos de patentes es una herramienta técnica y comercial. La solicitud de patentes es un proceso costoso, difícil y complejo. Solicitar una patente debe ser una estrategia comercial.

87 Presentación elaborada por IQ. Ma. Laura Glisenti, en conjunto con el Dr. José Antonio Villamil, Encargado de la División Patentes. Montevideo, 22 de marzo de 2010

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