Protección n de los programas de ordenador y métodos de negocio

Transcripción

1 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SECTOR DE LAS TIC Protección n de los programas de ordenador y métodos de negocio

2 Definiciones Programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. Las invenciones implementadas por un ordenador son invenciones cuya implementación implica la utilización de un ordenador, una red de ordenadores u otros aparatos programables, estando al menos una de las características de la invención realizada a través de un programa de ordenador. En la mayoría de los casos tales invenciones están dirigidas a una nueva funcionalidad que debe ser ejecutada por medio de un ordenador u otro dispositivo programable.

3 Necesidad de tutela jurídica Los programas de ordenador constituyen bienes inmateriales que requieren tutela jurídica por similares razones de justicia y de política económica que las invenciones o las obras literarias o artísticas. Al poder ser disfrutado el programa simultáneamente por un número ilimitado de personas es precisa la intervención del Derecho para asegurar el señorío sobre el mismo. PROBLEMA: Alguna de sus características técnicas se adaptan con dificultad a los tipos de protección tradicionales. (Especialmente la extraordinaria facilidad y baratura de su copia idéntica)

4 Formas de proteger las innovaciones Protección indirecta por reconocimiento público de la propiedad: Ser el Primero en el Mercado ( lead time ) Protección física : Secreto Industrial El Reglamento de la UE de 4 de Marzo de 1989, la Ley 3/91 sobre Competencia Desleal y el actual Código C Penal de 1995 castigan la apropiación n indebida y la difusión n no autorizada de secretos de empresa.

5 Formas de proteger las innovaciones Protección indirecta por reconocimiento público de la propiedad: Ser el Primero en el Mercado ( lead time ) Protección física : Secreto Industrial Protección jurídica: Títulos de Propiedad Industrial (patentes, etc.) El Derecho de autor o copyright Protección sui generis Cada empresa debe elegir, en su caso, la forma de protección n de sus activos de innovación: n: puede ser alguna de estas formas, o una combinación n de dos de ellas, o las tres a la vez.

6 Primeros planteamientos en la protección jurídica del software 1. En los orígenes no existía una industria autónoma de software. El software se desarrollaba por el fabricante del hardware específicamente para un cliente : Protección mediante Secreto Industrial 2. En 1964 la Oficina del Copyright de los Estados Unidos ante la presentación de dos programas de ordenador acordó que tales libros podían registrarse 3. En 1964 la Oficina de Patentes USA anunció que NO acordaría la protección mediante patente a los programas de ordenador. 4. En 1968, la legislación antitrust obliga a abandonar la práctica del bundling (el software como accesorio a la máquina con precio unitario). 5. A partir de finales de los 70 desarrollo exponencial de la microinformática y las empresas creadoras de software estándar: Necesidad de protección erga omnes

7 El marco jurídico 1. EE.UU.: Computer Software Copyright Act de 1980 (modifica v reconociendo la protección del software por D. de Autor) 2. Comunidad Europea: Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador. 3. España: Ley 16/1993, de 23 de diciembre TRLPI 1/1996 Art. 10 TRLPI: Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: i) los programas de ordenador Art TRLPI: Se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

8 El marco jurídico (II) 1.EE.UU.: No existe una prohibición legal expresa de patentabilidad 2.Europa: Convenio de la Patente Europea (5 de octubre de 1973) Art No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:(...) c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores.(...) 3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tales. 3. España: Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo Art. 4.4: No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. 5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

9 Evolución jurisprudencial y de la práctica de las Oficinas de Patentes EE.UU.: Paulatina admisión por la jurisprudencia: Desde principio de los 80, en varias sentencias se reconoce la existencia de efecto técnico al software cuya función inmediata es hacer posible que el ordenador realice alguna actividad técnica. USPO Examination Guidelines de 1995: No rechazo de las solicitudes de patentes que contengan un programa de ordenador, bastando la concurrencia de los requisitos de patentabilidad.

10 Evolución jurisprudencial y de la práctica de las Oficinas de Patentes Europa: Desde 1985 la Cámara de Recursos de la OEP viene interpretando el art CPE, concediendo patentes sobre reivindicaciones que implican el uso de un programa de ordenador en base al CARÁCTER TÉCNICO. Si un programa de ordenador reviste carácter técnico, podrá ser considerado invención Como invención, podrá ser patentado si cumple los requisitos de patentabilidad Por tanto, sólo caen en el ámbito de exclusión de patentabilidad los programas que no revisten carácter técnico

11 Evolución jurisprudencial y de la práctica de las Oficinas de Patentes Europa (II): Hasta 1998 Interpretación del art CPE se utilizó para la concesión de patentes que contenían programas de ordenador como REIVINDICACIÓN y como parte de una invención más amplia. En 1998, Caso IBM/Computer Program Product...una patente puede concederse no sólo en el caso en que una invención en la que una parte del software gestiona, a través de un ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de una pieza de maquinaria, sino también en el caso de que un programa de ordenador sea el único medio, o uno de los medios necesarios, para lograr el efecto técnico (...) En otras palabras, a condición de que puedan producir un efecto técnico (...) todos los programas de ordenador han de ser considerados como invenciones incluidas en el artículo 52.1 del CPE, si los restantes requisitos exigidos por el CPE son satisfechos CONSECUENCIA Posibilidad de patentar el programa de ordenador como tal

12 Situación actual EE.UU.: Cualquier invención útil hecha por el hombre es patentable, incluyendo cualquier programa de ordenador y método comercial nuevo y no evidente. Concepto clave: Utilidad Interpretación: Utilidad práctica = Aplicación práctica Una idea abstracta por si misma no es patentable Una idea abstracta cuando se aplica de forma práctica para producir un resultado útil, concreto y tangible es patentable (State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group, Inc.)

13 Japón: Situación actual Cualquier programa de ordenador y método comercial implementado por ordenador son patentables, si se define en las reivindicaciones una interacción específica con un recurso de hardware. (La mera descripción de los recursos de hardware no es suficiente) Si una invención relacionada con un programa de ordenador constituye una invención de acuerdo con la ley, es patentable en forma de: un aparato un método un programa un medio de almacenamiento que almacena un programa que puede ser leído por un ordenador

14 Situación actual Europa: La OEP concede protección por patente a las invenciones relacionadas con programas de ordenador, incluyendo métodos comerciales relacionados con programas de ordenador, en la medida en que presentan carácter técnico y proporcionan una contribución técnica. Sistemática de examen seguida (problema solución) para valorar la actividad inventiva: Identificación del sector técnico Identificación del estado de la técnica más próximo (como estado de la tecnología y no se extiende al estado de la técnica en el comercio o los métodos comerciales) Identificación del problema técnico Determinación de las características técnicas de una reivindicación que contribuyen a la solución (contr. técnica)

15 Situación actual 1. 2.a 2.b EJEMPLO DE INVENCION Programa de ordenador implementando un nuevo ciclo de inyección de tiempo variable para el combustible de un motor de automóvil para la optimización del consumo y la emisión Método para calcular el beneficio diario neto de un fondo de inversión basado en datos de impuestos actualizados e información actualizada del mercado de valores Método según 2.a) implementado en un sistema de ordenador o un programa de ordenador Patentabilidad US JP UE SI SI SI SI NO NO SI SI * NO ** * Si las reivindicaciones se redactan para definir una interacción específica entre el software y el hardware ** a menos que la implementación haga una contribución técnica Fuente: AIPPI

16 Patente o copyright? Plazo de protección Ámbito de protección Nacimiento de la protección Requisitos de protección Derechos de autor 70 años No se protegen las ideas y principios en los que se basa, sino solo la expresión. La protección se extiende a la documentación accesoria (manuales,..) Nace automáticamente en el momento en que una persona crea una obra. Original, en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor 20 años Patente Se protege la regla o efecto técnico ( concepto inventivo ), con todos sus modos posibles de realización práctica, independientemente de la forma externa del objeto o aparato en el que se implemente la tecnología. Precisa inscripción registral para surtir efecto Novedad Actividad inventiva Aplicación Industrial

17 Patente o copyright? Inconvenientes de la protección por Derecho de autor: Se protege sólo la forma de expresión de las ideas, no éstas en sí o los principios sobre los que se fundan Posibilidad de idénticos resultados mientras no exista intención de copiar Prohibición absoluta de copias no autorizadas ( Copias de seguridad?) Duración excesiva de la protección Derechos morales Prohibición de modificaciones o adaptaciones a las necesidades del usuario

18 Patente o copyright? Inconvenientes de la protección por Patente: Sistema poco apropiado para proteger bienes intangibles Difícil acomodo en los requisitos de patentabilidad Divulgación obligatoria Alto coste Dificultad de determinar el estado de la técnica actual

19 Patente o copyright? LA PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR ES SUFICIENTE, el sistema de patentes limita la investigación en software INSUFICIENTE, el sistema de patentes limita la investigación en software USUARIOS Y PROMOTORES DEL SOFTWARE LIBRE FABRICANTES DE SOFTWARE PROPIETARIO

20 Qué es una patente? Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para general conocimiento. El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, "el derecho de excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio.

21 Espíritu del sistema de patentes Fomentar el desarrollo tecnológico Divulgación de la nueva tecnología Incentivar el I+D en las empresas -Recuperación de la inversión -Beneficio razonable Situación en el sector industrial El coste de desarrollar un producto es mucho mayor que el de la misma producción El desarrollo de un producto precisa mucho tiempo En la mayoría de los casos es imposible guardar las invenciones como secretos industriales El sistema de patentes es el menos malo de los conocidos para incentivar la investigación Alternativas (Premios y subvenciones)

22 Porqué solicitar una patente? Un inventor no necesita una patente para explotar su invención, pero sin una Patente el inventor no sería capaz de prevenir que otros copien su invención. El derecho de explotación en exclusiva que otorga el Estado al inventor permite a este obtener el retorno de la inversión efectuada para producir la invención y los beneficios que compensen el riesgo asumido. Poder disfrutar del monopolio o poder negociar con el monopolio (ventas o licencias) Aunque la divulgación debe ser lo suficientemente detallada para que un experto medio en la materia pueda ejecutarla Para explotar adecuadamente la invención suele ser preciso, además, un determinado know-how que solo posee el inventor.

23 Otros motivos para patentar Publicación de una tecnología Evitar patentes posteriores de otros solicitantes Para dar una imagen tecnológica avanzada (CV de empresa) Obtención de homologaciones o subvenciones Facilitar la labor del departamento de marketing Frenar el desarrollo de la competencia en algunos sectores tecnológicos Para confundir a los competidores

24 Otros motivos para patentar La solución es patentar todo lo que podamos. Una empresa que quiera despegar en el futuro sin patentes en propiedad, se verá forzada a pagar el precio que le impongan los grandes. Ese precio puede ser muy elevado. Las empresas establecidas tienen interés en excluir a futuros competidores. (1991)

25 Otros motivos para patentar Robert Barr (Vice President of IP CISCO Sistems, Inc.) "Las compañías pueden utilizar sus patentes de muchas formas. Algunas las utilizan como fuente de beneficio en la medida que obtienen royalties de otras empresas. CISCO utiliza las patentes para defender su derecho a innovar. CISCO presenta más de 700 solicitudes al año y emplea una estrategia defensiva de intercambiar derechos de patentes con otras compañías. (2002)

26 Otros motivos para patentar Jeff O. Henley (Vice President) ORACLE Corporation opina que el Derecho de Autor y el Secreto Industrial, son preferibles a las patentes a la hora de proteger los desarrollos de software [...] Desgraciadamente, como estrategia defensiva, ORACLE se ha visto obligada a protegerse solicitando de forma selectiva patentes que suponen las mejores oportunidades para intercambiar contratos de cesión con otros competidores evitando demandas por infracción (1994)

27 Patentes como título de propiedad Aunque intangibles, las patentes son auténticos objetos de propiedad Como tales se pueden: comprar, vender, ceder, abandonar, cambiar,... El valor de la patente lo determina el mercado Interés del producto Falta de alternativas viables Número de empresas interesadas en la tecnología

28 Conclusiones respecto a la protección Consideraciones estratégicas, técnicas y financieras Posibilidad de combinar diferentes tipos de protección (Patente, Copyright, Secreto industrial) Riesgo de una evaluación incorrecta Patentes y solicitudes propias Gastos en litigios Pérdida de la patente (apertura generalizada del negocio a terceros) Patentes y solicitudes de terceros Aceptar como válido cualquier documento (pérdida de negocios) Infracción de patentes (por considerar no válida una patente contraria)

29 Consideraciones prácticas MEDIDAS INTERNAS Definición de los servicios a prestar por el trabajador (art TRLPI) Política de confidencialidad adecuada Atención a los derechos morales del autor (art. 14 TRLPI) MEDIDAS EXTERNAS Pactos de no competencia Evaluación correcta del estado de la técnica Fehaciencia en una determinada fecha de la existencia e identidad del objeto protegido (la prueba): - Inscripción registral - Depósitos notariales

30 Competencia desleal Art.5: Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe Art.6: El riesgo de asociación respecto a la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica

31 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Aurelio Hernández Lehmann