SENTENCIA DEFINITIVA

Transcripción

1 Expediente Rol N 5260, herbalifecl.cl. Titular: Lihua Zhao Revocante: Herbalife International, Inc Tipo de Revocación: Temprana SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil quince. VISTOS: 1.- Que mediante Oficio de 4 de junio de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio herbalifecl.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 5 de junio de 2015, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Herbalife International, Inc, representada por don Christopher Doxrud García-Huidobro, como revocante, y Lihua Zhao, como titular. 3.- Que, con fecha 26 de junio de 2015, Herbalife International, Inc demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio herbalifecl.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma que su historia se remonta al año 1980, cuando fue fundada como una empresa dedicada a la producción y comercialización de suplementos nutricionales y productos para el cuidado de la piel y el cabello, con sede en Los Ángeles, California. Hoy la compañía se extiende en más de 90 países del mundo. La estrategia de la empresa demandante está alineada con la industria del bienestar, recomendando dietas balanceadas bajas en calorías. Esto se ve facilitado por la oferta de productos que contienen macro y micro nutrientes, y que consisten principalmente en batidos, meriendas de proteínas, vitaminas y suplementos alimenticios. Estos productos son comercializados a través de un sistema que en marketing recibe el nombre de multinivel o de redes, conforme al cual interviene solo una persona entre los productos Herbalife y el consimudor final, de modo que los costos ahorrados al prescindir de intermediarios, y no invertir en publicidad masiva, se transforman en extraordinarios ingresos para quienes deciden dedicarse a este negocio. 1

2 Agrega el actor que los productos que comercializa no se venden en tiendas, sino que son ofrecidos solamente por vendedores de Herbalife, denominados distribuidor independiente o asociado independiente, quienes están sujetos a las prácticas de negocio y de cumplimientos exigidos por la compañía. 3.2 Luego, la demandante expresa que se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección a sus marcas, por lo cual las ha registrado como tales. Por ello, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre herbalifecl.cl lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con Herbalife International Inc, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los productos que se ofrecerán en dicha página no cuentan con su garantía. Ahora bien, prosigue el actor, al analizar la estructura del nombre de dominio herbalifecl.cl, se ve que coincide plenamente con la expresión HERBALIFE, que es su marca comercial, y con el dominio herbalife.cl, que también le pertenece, sin que la adición del elemento CL logre otorgar al dominio en disputa una cierta fisonomía o individualidad frente a los signos registrados previamente, toda vez que CL corresponde al dominio de nivel superior geográfico para Chile en Internet. 3.3 Se argumenta que, de asignarse el nombre de dominio al demandado, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dada la cuasi identidad de la expresión herbalifecl.cl con la marca HERBALIFE, respecto de la cual el demandante tiene un derecho de propiedad exclusivo y excluyente, y que usa ampliamente en el mercado y en Internet. Así, parece injusta la asignación del dominio a un tercero, en circunstancias que el único creador de la marca HERBALIFE ha sido el revocante, quien ofrece a través de ella parte importante de sus productos. Estima el actor que no estamos frente a una mera coincidencia, que el nombre de dominio en disputa coincida con la marca registrada por él, sino que se trata de una verdadera apropiación de marca ajena por parte del demandado. 3.4 Finalmente, se alega que el dominio en conflicto es engañosamente similar a un nombre por el cual el demandate es conocido y respecto del cual tiene derechos previos. Ello porque el dominio herbalifecl.cl se encuentra estructurado por dos palabras, HERBALIFE y CL, siendo la primera palabra la que le otorga distintividad y la que presenta identidad con las marcas registradas previamente por el revocante. De este modo, la expresión es utilizada para atraer a los usuarios de Internet, creando confusión acerca de los productos que se ofrecerán en dicho sitio. Y, además de afectar la imagen del revocante, se verán perjudicados los distribuidores independientes, quienes se hayan sujetos a prácticas de negocio y cumplimiento y han tenido que invertir tiempo y dinero para promocionar y comercializar los productos Herbalife. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de las páginas web correspondientes, su titularidad respecto de cuatro registros de la marca HERBALIFE, denominativa y mixta, para distinguir Establecimiento Comercial en las Clases 01 a 34 y Productos en las Clases 03, 05, 29 y 32 del Nomenclátor Internacional, y la inscripción vigente del nombre de dominio herbalife.cl. 2

3 Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante. 5.- Que con fecha 8 de junio de 2015 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvieron por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que mediante presentación de 3 de julio de 2015, la titular expresa que ha querido hacer negocios en Chile copiando la experiencia de un dominio similar que mantiene en China, el que luego de varios años de funcionamiento no ha tenido problemas con Herbalife International Inc., y agrega que no entiende por qué se encuentra en esta dificultad. 7.- Que con fecha 16 de octubre de 2015 se citó a las partes a oír sentencia. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y de aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio herbalifecl.cl y su marca HERBALIFE, y también en la semejanza respecto de su nombre de dominio herbalife.cl, anteriores a la inscripción de aquel y que utiliza efectivamente en el mercado para la identificación de sus productos. 3

4 SEXTO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de los signos en conflicto, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien inscribió el nombre de dominio, para establecer si se vulneran los derechos previos del actor por el uso y difusión del signo protegido. SÉPTIMO: Que para determinar la existencia de confusión en los términos alegados en la demanda, ha de atenderse a la similitud entre los signos, a la implantación y prestigio de las marcas registradas y al uso y destino efectivo que el titular otorgue al nombre de dominio inscrito, pues el derecho de marcas tiene por objetivo proteger al propietario del bien inmaterial contra los actos de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca. OCTAVO: Que la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos determinantes de cada unidad confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, de modo que la estructura prevalezca sobre sus partes, porque es tal impresión global la que constituye el impacto visual y gráfico imprescindible para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir. NOVENO: Que analizada con los criterios antes señalados la similitud afirmada por el revocante, cabe concluir que el nombre de dominio herbalifecl.cl resulta claramente confundible con la marca y con el dominio del revocante, sea que se considere globalmente la impresión fonética, la gráfica o la conceptual, o todas ellas en conjunto, de manera que se produce en los usuarios un error o confusión que afecta el derecho de exclusiva invocado y se vulneran los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. DÉCIMO: Que la denominación HERBALIFE constituye una marca notoria, que ningún agente u operador de ese sector del mercado puede desconocer, por lo cual su inclusión en el dominio en disputa sin otro agregado que el segmento CL -por lo demás inepto e insuficiente para otorgarle distintividad- induce a creer erróneamente que se trata de una actividad del demandante, o a creer que entre los agentes existen vínculos organizativos o económicos, generando así la confusión que se trata de evitar con la protección marcaria. UNDÉCIMO: Que la demandante ha acreditado un interés jurídico legítimo y preexistente al ejercicio de la acción de revocación, que se funda en derechos de propiedad industrial, en la notoriedad de su signo distintivo y en el uso real y efectivo del mismo, por lo cual dicho interés resulta preferente frente a aquel del titular, que se contrapone sin otro argumento que la circunstancia de ser el actual asignatario del dominio disputado, y sin derecho alguno por su parte. 4

5 RESUELVO: Que se acoge la demanda y, en consecuencia, se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio herbalifecl.cl al revocante Herbalife International, Inc. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes. 5