En Santiago, a ocho de mayo de dos mil quince. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: I. Identificación de las partes y procedimiento Con fecha 17 de diciembre

Transcripción

1 En Santiago, a ocho de mayo de dos mil quince. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: I. Identificación de las partes y procedimiento Con fecha 17 de diciembre de 2014 se creó el expediente electrónico rol n 3679, sobre controversia por el nombre de dominio daviviendas.cl, actuando como demandante Banco Davivienda S.A, domiciliado para estos efectos en calle Doctor Sótero del Río, 508, oficina 706, comuna de Santiago, representado en estos autos por Enrique Dellafiori Morales, con igual domicilio, y como demandado Claudio Jiménez Squella, representado en estos autos por Matías Bruna Carrasco, ambos domiciliados para estos efectos en Ahumada, 11, oficina 309, comuna de Santiago. Por oficio n , de fecha 02 de marzo de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile notificó al suscrito de la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de inscripción del nombre de dominio indicado; lo que fue aceptado, luego, debidamente juramentado y se notificó electrónicamente a las partes y a NIC Chile, todo, con igual fecha. Este arbitraje se rige por la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL quedando fijado el procedimiento, según dispone la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, en adelante la Reglamentación de.cl. Dentro del plazo establecido en la reglamentación referida y como consta en el expediente electrónico, el demandante consignó los honorarios arbitrales. Con fecha 20 de marzo de 2015 se abrió la etapa de demanda, contestación y prueba contemplada en el art. 23 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. Con fecha 25 de marzo de 2015, Enrique Dellafiori Morales, en representación de Banco Davivienda S.A., presenta demanda de revocación del nombre de dominio daviviendas.cl, y acompaña documentos. Con fecha 26 de marzo de 2015, se provee la demanda de revocación presentada, confiriéndose traslado al demandado por diez días para contestar, y se tienen por acompañados los documentos con citación de la contraria.

2 Con fecha 05 de abril de 2015, el demandado Claudio Jiménez Squella contesta la demanda de revocación y acompaña documentos. Con fecha 06 de abril de 2015, se provee la contestación de la demanda, y se tienen por acompañados los documentos con citación de la contraria. Con fecha 08 de abril de 2015 el demandante presenta escrito en que en otrosí acompaña documentos, los que se tiene por acompañados con citación, en la misma fecha. Con fecha 13 de abril el demandado presenta escrito en que en tercer otrosí solicita oficio a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a lo que no se dio lugar en atención a que el hecho respecto del que se solicitó oficiar no tiene el carácter de controvertido en estos autos, y con fecha 20 de abril de 2015 se rechaza la respectiva solicitud de reposición respecto de la indicada resolución. Encontrándose cerrada la discusión, con fecha 20 de abril de 2015 se procedió al trámite de citación a oír sentencia. II. Enunciación breve de las peticiones invocadas por las partes y de sus fundamentos. 1. Del demandante: De acuerdo con lo ordenado en el art. 640 n 2 del Código de Procedimiento Civil, que ordena que la sentencia del arbitrador contendrá La enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandante cabe indicar que el demandante solicita se revoque la asignación del dominio daviviendas.cl, inscrito a nombre de Claudio Jiménez Squella, se acoja la demanda en todas sus partes, asignando en su favor el dominio daviviendas.cl. Basa su pretensión, básicamente en que, según señala, es dueña de una gran cantidad de marcas registradas y de un nombre de dominio, signos que protegen el término "DAVIVIENDA" en el ámbito de la actividad económica de su parte, bajo el que indica ejerce una actividad económica real y licita. Agrega que la gente y los consumidores en general, asocian el nombre "DAVIVIENDA" con el demandante. 2. Del demandado:

3 De acuerdo con lo ordenado en el art. 640 n 3 del Código de Procedimiento Civil, que ordena que la sentencia del arbitrador contendrá La enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandado cabe indicar que el demandado solicita se rechace la demanda de revocación del nombre de dominio daviviendas.cl, inscrito a nombre de Claudio Jiménez Squella, manteniendo la asignación del nombre dominio en su actual titular. Basa su pretensión en que, básicamente: según señala, es dueño del dominio daviviendas.cl y que ha solicitado registros marcarios para la expresión DAVIVIENDA, signos que protegen el término DAVIVIENDA en el ámbito de la actividad económica de su parte, e indica que bajo el nombre DAVIVIENDA su representada y la sociedad de la cual forma parte, ejerce una actividad económica real y licita. Agrega que los consumidores en general, asocian el nombre DAVIVIENDA con el demandado y su sociedad. III. Prueba rendida: El demandante, rindió como prueba los siguientes documentos: 1. DAVIVIENDA, denominativa, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 38 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 98 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 2. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 38 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 40 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 3. DAVIVIENDA, denominativa, en Panamá, para distinguir servicios de la clase 38 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por la DIGERPI. 4. DAVIVIENDA, mixta, en Panamá, para distinguir servicios de la clase 38 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por la DIGERPI. 5. DAVIVIENDA, denominativa, en Costa Rica, para distinguir servicios de la clase 38 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial.

4 6. DAVIVIENDA, mixta, en Costa Rica, para distinguir servicios de la clase 38 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 7. DAVIVIENDA, mixta, en Chile, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, como consta en carátula de página web de INAPI de Registro Nº DAVIVIENDA, mixta, en Chile, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, como consta en Certificado de INAPI de Registro Nº DAVIVIENDA, denominativa, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 10. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 11. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 12. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 13. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 14. DAVIVIENDA, denominativa, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en

5 15. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 16. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 17. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 18. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir productos de la clase 16 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 19. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir productos de la clase 16 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 20. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir productos de la clase 9 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en 21. DAVIVIENDA, mixta, en Colombia, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, expediente Nº como consta en

6 22. DAVIVIENDA, denominativa, OAMI, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por OAMI. 23. DAVIVIENDA, mixta, OAMI, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por OAMI. 24. DAVIVIENDA, mixta, en Estados Unidos, para distinguir productos de la clase 9, 16 y servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. 25. DAVIVIENDA, denominativa, en Estados Unidos, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. 26. DAVIVIENDA, denominativa, en Honduras, para distinguir productos de la clase 16 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 373 Folio 136 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 27. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir productos de la clase 9 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 373 Folio 137 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 28. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 44 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 29. DAVIVIENDA, denominativa, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 51 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 30. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 45 como consta

7 en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 31. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 53 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 32. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 56 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 33. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 60 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 34. DAVIVIENDA, denominativa, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 39 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 35. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 85 Folio 54 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 36. DAVIVIENDA, mixta, en Honduras, para distinguir productos de la clase 16 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 374 Folio 122 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras. 37. DAVIVIENDA, denominativa, en Honduras, para distinguir productos de la clase 9 del Clasificador de Niza, registro Nº Tomo 373 Folio 144 como consta en Certificado emitido por la Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras.

8 38. DAVIVIENDA, denominativa, en Panamá, para distinguir productos de la clase 16 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por la DIGERPI. 39. DAVIVIENDA, denominativa, en Panamá, para distinguir productos de la clase 9 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por la DIGERPI. 40. DAVIVIENDA, mixta, en Panamá, para distinguir productos de la clase 16 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por la DIGERPI. 41. DAVIVIENDA, denominativa, en Panamá, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por la DIGERPI. 42. DAVIVIENDA, mixta, en Costa Rica, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 43. DAVIVIENDA, mixta, en Costa Rica, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 44. DAVIVIENDA, denominativa, en Costa Rica, para distinguir productos de la clase 9 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 45. DAVIVIENDA, mixta, en Costa Rica, para distinguir productos de la clase 16 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 46. DAVIVIENDA, mixta, en Costa Rica, para distinguir productos de la clase 9 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 47. DAVIVIENDA, denominativa, en Costa Rica, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial.

9 48. DAVIVIENDA, denominativa, en Costa Rica, para distinguir productos de la clase 16 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 49. DAVIVIENDA, mixta, en Ecuador, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, título Nº como consta en Certificado emitido por el IEPI. 50. DAVIVIENDA, mixta, en Ecuador, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, título Nº como consta en Certificado emitido por el IEPI. 51. DAVIVIENDA, mixta, en Bolivia, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el SENAPI. 52. DAVIVIENDA, mixta, en México, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el IMPI. 53. DAVIVIENDA, mixta, en México, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº como consta en Certificado emitido por el IMPI. 54. DAVIVIENDA, denominativa, en Venezuela, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador de Niza, registro Nº S como consta en Certificado emitido por el SAPI. 55. Copia simple de inscripción de constitución de sociedad "EGIS Y AGENCIA REVAL LIMITADA" de fecha 6 de agosto de 2008, obtenida de página web del Conservador de Comercio de Santiago, con las anotaciones marginales relativas a las modificaciones de razón social, a "EGIS DAVIVIENDA LIMITADA" en 2010 y a "ZAPPING INMOBILIARIO LIMITADA" en Copia simple de inscripci6n de modificación de razón social de fecha 1 de abril de 2010 a "EGIS DAVIVIENDA LIM ITADA". 57. Copia simple de inscripción de modificación de razón social de fecha 23 de abril de 2013 a "ZAPPING INMOBILIARJO LIMITADA". El demandado, por su parte, rindió como prueba los siguientes documentos:

10 1.- Copia Simple de Inscripción de Constitución de Egis Davivienda y Agencia Reval que rola a fojas número del registro de Comercio de Santiago del año Copia Simple de modificación de Sociedad Egis y Agencia Reval ltda - 26 de febrero Copia Simple de modificación de Sociedad Egis Davivienda Limitada - 13 de agosto Copia Simple de rectificación de modificación de Sociedad Egis Davivienda Limitada - 31 De Agosto Copia simple de Resolucion Exenta Nro 304 del Serviu Metropolitano Aprueba Contrato con Egis Davivienda Ltda 23 Enero Copia simple de Carta Egis Davivienda a Sección Soporte Técnico de Servicio Región Metropolitana. 8.- Copia Simple sobre escrito de contesta oposicion a solicitud marca davivienda cl dic Copia Simple sobre escrito de CONTESTA OPOSICION a solicitud marca davivienda cl dic Copia Simple sobre escrito de contesta oposicion a solicitud marca davivienda cl dic Copia Simple de la Web sobre Multas de la Superfinanciera BANCO DAVIVIENDA SA Copia Simple de la Web sobre indagan rebaja en multas a 16 bancos Copia Simple de la Web sobre hola de sanciones contra directivos oct Copia Simple de la Web sobre multas diarias al banco davivienda - ago Copia Simple de la Web sobre firme multa a cuatro bancos - davivienda - nov Copia Simple de la Web sobre Superfinanciera ya impuso multas Copia Simple de la Web sobre Hoy ya tenemos un banco narco

11 18.- Copia Simple de la Web sobre Después de comprar HSBC, Davivienda apunta a Wall Street Copia Simple de la Web sobre Banco HSBC se disculpa por lavarlo de dinero Copia Simple de la Web sobre Activos sobrevaluados de HSBC Copia Simple de la Web sobre Colombianos, claves en caso de lavado del Hsbc 22.- Copia Simple de la Web sobre HSBC pagara a EE. UU. US$1.900 millones Copia Simple de la Web sobre Banco Hsbc busca levantarse tras caso de lavado de activos. CONSIDERANDO Estando la causa en estado de fallo, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones: PRIMERO: Que, las alegaciones de falta de representación de ambas partes serán desechadas, toda vez analizados los antecedentes que constan en autos aparece que las partes han comparecido debidamente representadas. SEGUNDO: Que la prueba documental rendida no fue objetada, por lo que se tiene por acreditado: (1) que el demandante es titular de registros marcarios en Chile y en el extranjero, para la expresión DAVIVIENDA ; (2) que la marca DAVIVIENDA es notoria en sus país de origen; (3) que el demandado ha solicitado registros marcarios para la expresión DAVIVIENDA ; (4) que la sociedad en que es parte el demandado actualmente contempla la expresión DAVIVIENDA en su razón social; (5) que el demandante ejerce su actividad económica real y efectivamente en bajo el término Davivienda en varios países de centro y Sudamérica. TERCERO: Que el objeto de este juicio es determinar si los fundamentos de hecho y derecho planteados por el demandante para obtener la revocación de la inscripción del dominio daviviendas.cl cumplen con los supuestos exigidos en la Reglamentación de.cl, a base de los hechos acreditados. CUARTO: Que, el conflicto es entre las partes para determinar quién tiene el interés preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la

12 Reglamentación de.cl., para ser titular del nombre de dominio en disputa. No se trata en Derecho, ni de acuerdo con los hechos acreditados, del conflicto entre dos marcas para ver si pueden coexistir pacíficamente en el mercado. QUINTO: Que, el interés del demandante se fundamenta en que la expresión Davivienda es un signo de fantasía, de creación original de demandante, que se relaciona directa e inmediatamente con el nombre con que se identifica en el mercado. Además, es una marca notoria en su país de origen, por lo que de acuerdo con Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es susceptible de protección en Chile. Asimismo, y en este sentido, el demandante es titular de registros marcarios registrados en Chile para el signo Davivienda. SEXTO: Que, el interés del demandado, se fundamenta en el vínculo acreditado con la expresión davivienda, respecto de la que la letra s en el dominio daviviendas.cl, no le agrega diferenciación significativa. SEPTIMO: Que, el interés del demandado se ha configurado según lo hechos acreditados, en solicitudes de marcas, más no en registros marcarios. De modo que no se encuentran acreditados derechos marcarios del demandado sobre la denominación DAVIVIENDA, toda vez que, de acuerdo con la prueba rendida, dichas solicitudes de marcas aún se encuentran en trámite; por lo que el interés del demandado se basa en que la expresión DAVIVIENDA sería la razón social de una sociedad de la que el demandado forma parte, sin embargo, tal sociedad ha cambiado de razón social, no contemplándose en ella la expresión DAVIVIENDA. Asimismo no consta que el demandado utilice el referido signo efectivamente en el comercio. De este modo, el demandado no ha acreditado un vínculo actual y jurídicamente relevante con la expresión DAVIVIENDA. OCTAVO: Que, de acuerdo con el mérito del proceso, aplicando la Reglamentación de.cl, y el derecho vigente, confrontando los interés de las partes; en tanto el demandante presenta registros marcarios vigentes relacionados directamente y que consisten en la expresión DAVIVIENDA, que compone el nombre de dominio daviviendas.cl y usa efectivamente en el

13 comercio el signo en disputa, además siendo este de fantasía, una creación original y una marca notoria en su país de origen, y, que, por parte del demandado no se acreditó que sea un signo efectivamente usado en el comercio, ni tener protección marcaria en Chile ni en el extranjero; este sentenciador ha arribado a la convicción de que el interés invocado y probado por el demandante es preferente por sobre lo invocado y probado por el demandado. No obsta a lo anterior las solicitudes de marcas presentadas por el demandado, toda vez que el hecho de presentar una solicitud no implica per se una protección marcaria, sobre todo cuando respecto de la marca que se solicita registrar, no se ha acreditado en estos autos algún otro vínculo. NOVENO: Que, el caso de marras se ha sustanciado y decidido de acuerdo con los hechos acreditados, el mérito del proceso, la prudencia y la equidad y las reglas de derecho pertinentes y vigentes, teniendo en cuenta que la Excelentísima Corte Suprema reiteradamente ha señalado la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8, -Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCIV (1997), Nº 2 (Mayo Agosto), Sección 2- Recurso de Queja denegado en contra de un Árbitro Arbitrador el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa [ ] para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador [ ] es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir. Por las consideraciones expuestas y visto, además, lo dispuesto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. y en el art. 21 de la Reglamentación de.cl que en su inciso 3 establece que el árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. SE RESUELVE:

14 I. Que se acoge la demanda de revocación temprana presentada por Banco Davivienda S.A. en contra de Claudio Jimémez Squella, otorgándose la inscripción del nombre de dominio daviviendas.cl a nombre del demandante. II. Que no se condena en costas a la parte perdidosa. Notifíquese electrónicamente a las partes y a NIC Chile. Sentencia pronunciada por don Ricardo Concha Machuca, Juez Árbitro Arbitrador, Sistema de Resolución de Controversias NIC Chile. Fírmese electrónicamente y autorícese por dos testigos, cuyas firmas ológrafas se incorporan a esta actuación electrónica.