REGISTRANDO LO IRREGISTRABLE. APUNTES ACERCA DEL SIGNIFICADO SECUNDARIO DE LAS MARCAS

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1 REGISTRANDO LO IRREGISTRABLE. APUNTES ACERCA DEL SIGNIFICADO SECUNDARIO DE LAS MARCAS Por: Walter Álvarez Meza Sumario: I) Introducción; II) La marca y su función distintiva; III) Que se entiende por significado secundario; IV) Ámbito de aplicación; V) Criterios para probar el significado secundario; VI) Conclusiones I. Introducción El presente artículo busca explicar de manera sucinta, en qué consiste el significado secundario de las marcas, el cual es recogido en nuestra legislación a través de la figura de la distintividad adquirida, cuyos orígenes provienen de la llamada teoría del secondary meaning del Common Law Anglosajón; siendo de destacar la importancia de esta figura por considerarla una alternativa eficaz para la obtención del registro de un signo, que si bien en un primer momento carece de distintividad intrínseca, supera dicho obstáculo legal en base a su aplicación, sin que ello suponga una contradicción con nuestro sistema constitutivo de derecho marcario. Este fortalecimiento de la marca para la obtención de su registro como tal, se da a través del significado secundario que ésta adquiere; pues, como veremos más adelante, el significado secundario se presenta en tanto y cuanto el signo no sea inherentemente distintivo, pues si se tratase de un signo de fantasía o incluso uno evocativo, no tendría mayor relevancia el análisis de un significado secundario. 1 Todo ello, se analiza en base a la importancia que la marca supone dentro de un país en vías de desarrollo, como lo es el nuestro 2, en el cual la inversión privada y el aumento de los agentes económicos dentro del mercado, incentivan aún más el desarrollo sostenido de nuestra economía. Es en este contexto, podemos concluir que la marca sirve de vital instrumento para que, a través de sus distintas funciones, un servicio o producto pueda posicionarse en el mercado de manera tal que pueda ser más competitivo dentro de éste. Por consiguiente, este artículo busca poner de manifiesto la importancia de la figura antes referida en la normatividad vigente y la utilidad que ésta puede alcanzar al momento solicitar el registro de un signo distintivo como marca. II. La marca y su función distintiva Uno de los presupuestos fundamentales para la existencia de una economía social de mercado es la competencia, entendida como aquella disputa entre proveedores por ofertar sus productos o servicios a los consumidores; en éste escenario se hace necesaria una herramienta mediante la cual los empresarios puedan diferenciar sus productos o servicios de los que ofertan sus competidores, ello con el objeto de asociar un producto específico con un origen empresarial determinado. Es así como se origina la marca, la cual puede ser definida como aquel signo apto para ser representado gráficamente y que sirva para diferenciar los productos o servicios de otros concurrentes en el mercado. En este sentido algunos tratadistas como BAYLOS CORROZA expresa que la marca es el signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por los consumidores 3 ; a su 1 PAZOS HAYASHIDA, Javier. Secondary Meaning: Aproximaciones a la Teoría de la Distintividad Adquirida, En: Gaceta Jurídica N 48. Lima 1997, Pág Ver Lista de Países en desarrollo publicada por la Unión Internacional de Abogados, octubre del 2008; a la cual se puede acceder a través de 3 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Madrid. Civitas, Pág. 839

2 vez FERNANDEZ-NOVOA refiere que se trata de un bien inmaterial que no tiene existencia sensible y, por lo tanto, necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibido por los sentidos, y es susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en distintos lugares 4 ; o simplemente como refieren BERTONE y CABANELLAS, signos con capacidad distintiva utilizados para distinguir productos y servicios. 5 La referida capacidad distintiva puede presentar cambios a lo largo de la vida de la marca, siendo que estos pueden ser positivos o negativos. Los cambios negativos serán cuando una marca que, de manera intrínseca es distintiva, pierde dicha cualidad con el uso y el transcurso del tiempo, pues pasa a convertirse en una designación común o usual con el cual se conoce al producto o servicio que distingue; esta figura es conocida dentro del derecho marcario como la vulgarización de la marca. Por el contrario, estos cambios serán positivos cuando un signo que originariamente carecía de distintividad, la adquiere, consiguiendo que los consumidores puedan diferenciar estos productos de los que ya existen en el mercado, esta figura es conocida como secondary meaning. En efecto, existen signos que son considerados descriptivos o genéricos, pues además de buscar que distinguir los productos con un determinado origen empresarial, informan a los consumidores acerca de las características, propiedades, tamaño, función, cantidad, calidad, etc., razón por la cual un empresario busca emplear estos signos como marcas. No obstante, por ser algunos de estos signos parte del lenguaje común de nuestra sociedad, existe un interés general por tratar de limitar su registro como marca para que sigan siendo usados de manera libre; caso contrario, otorgar el registro a marcas de esta naturaleza, brindaría a su titular, exclusividad de uso sobre signos que por pertenecer al dominio público no se puede impedir que los demás los sigan utilizando en su expresión diaria. De aquí lo trascendental de la distintividad de una marca, pues ésta deberá radicar en el conjunto entre la condición de un signo de fantasía y el elemento diferenciador que integra el signo. En ese sentido OTERO LASTRES sostiene que es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva. 6 Es respecto a ésta aptitud distintiva del signo, como exigencia para su constitución como marca, que podemos clasificarla en: i) Signos con distintividad intrínseca, y ii) Signos carentes de distintividad inherente. Nuestra actual legislación comunitaria, la Decisión Andina Nº 486, establece dos tipos de prohibiciones de registro: absolutas y relativas (para los fines de este artículo nos centraremos principalmente en el desarrollo de las primeras). Estas prohibiciones absolutas se encuentran exclusivamente referidas a la relación que puede guardar el signo solicitado con los productos o servicios que pretende distinguir. Asimismo se establece como prohibiciones absolutas para el registro de una marca, el que un signo sea descriptivo o genérico; sin embargo, a pesar de que un signo incurra en las restricciones antes mencionadas, pueden acceder al registro, si previamente han adquirido distintividad como resultado del uso del mismo en el mercado; ésta es una innovación muy importante de la citada norma -ninguna anterior 4 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos de derecho de marcas. Madrid Montecorvo Pág BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS, Guillermo, Derecho de Marcas, Edit. Heliasta. Argentina Tomo 1 pág OTERO LASTRES, José Manuel: Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, En: Revista Jurídica del Perú. Lima, Junio 2001, pág. 132

3 contempló la figura de la distintividad sobrevenida para la registrabilidad de signos 7 - que proviene de la teoría del secondary meaning. En efecto, a pesar de que ya existía la posibilidad de legislar en torno a la aplicación de esta figura, tal como se desprende del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 8 (ADPIC o TRIPS, por sus siglas en ingles) es recién hasta la Decisión 486 con que puede ser alegado al momento de registrar una marca. III. Que se entiende por significado secundario Podemos empezar diciendo que la teoría del secondary meaning tiene sus orígenes en el derecho anglosajón, propio del Common Law, en el cual el sistema de registro de marcas es del tipo declarativo, y no constitutivo como lo es en nuestra legislación, donde basta el solo uso del signo para adquirir derechos y obligaciones 9 sobre este. En virtud a ésta teoría se busca conferir a un signo, que en principio carece de distintividad per se para acceder al registro marcario, aquel requisito faltante, establecido por la legislación, que hace imposible su registro: la distintividad. En otras palabras, se busca otorgar, mediante el uso que pueda tener el signo en el mercado, distintividad suficiente para que éste signo pueda ser considerado como marca. Es de resaltar que ni la misma Lanham Act 10 establece una definición exacta de la figura del secondary meaning o distintividad adquirida con el uso como se le conoce en el Derecho Comunitario Europeo (cabe señalar que existen ciertas diferencias entre la aplicación de esta figura cada región 11 ); sin embargo podemos decir que el secondary meaning es el significado secundario que posee un signo que ya goza de presencia en el mercado, pero que sin embargo, por ser descriptivo, genérico, común o usual o que se trate de un color no determinado por alguna forma, no pueda acceder al registro. Este significado secundario de los signos distintivos no es precisamente un significado menos relevante que el significado intrínseco del signo, sino que se tiene esta denominación debido a su aparición en el tiempo como característica del signo; es decir, que el hecho de que el signo en cuestión no tenga vocación distintiva inherente, pero sin embargo su uso en el mercado le ha conferido cierto grado de relación entre el producto marcado por el signo y el fabricante o proveedor de éste. Como se aprecia, gracias a ésta relación que ha nacido en un segundo momento, se puede identificar y sobretodo distinguir a un producto o servicio con un determinado origen empresarial; al respecto McCARTHY señala como elemento principal del secondary meaning a la asociación que existe en la mente de los compradores entre la supuesta marca y un único origen empresarial del producto 12 ; esto es, el uso del signo en el mercado, creará en la mente de los consumidores un concepto de marca para 7 Antes de la Decisión Andina 486 ninguna otra -Decisiones 85, 311, 313 y 344- permitió el registro de signos que incurran en prohibiciones absolutas de registro. 8 Artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio: ( ) los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso". En este acuerdo se refiere expresamente a signos que eran genéricos pero que por su uso en el mercado son susceptibles de ser registrados. 9 Debe entenderse como la principal obligación para con un signo, el uso del mismo; pues incluso, el registro del signo como marca, no brinda protección ante una eventual acción de cancelación. 10 Ley Federal de Marcas de los Estados Unidos de 1946, fue la que incorporó al derecho marcario de éste país la novedad de brindar a un signo el mismo grado de protección que la disponible para marcas inherentemente distintivas. 11 Véase ANCA STAMANTE, Ecaterina: Distintividad Adquirida con el uso vs. secondary meaning: una análisis comparado de Derecho de marcas europeo y estadounidense, En Revista de Derecho Mercantil N 268. Madrid, 2008 págs Mc CARTHY, J. Thomas. Mc. Carthy on Trademarks and Unfair Competition. Clark Boardman Callahan. New York. Pág

4 identificar un determinado producto o servicio, de manera tal que le brindará al signo capacidad distintiva. Algunos autores expresan que no es posible la aplicación de esta figura en sistemas constitutivos de derecho marcario 13, sin embargo sostenemos una opinión contraria, pues no se presenta ninguna contradicción entre la figura del secondary meaning y el sistema comunitario marcario al cual pertenecemos, ya que el significado secundario de los signos distintivos no implica el otorgamiento de una protección jurídica de estos signos a partir de su uso en el mercado, sino en la homologación; esto es, la superación de las prohibiciones registrales para la constitución de una marca, hecho que va a producir efectos jurídicos cuando se haya efectuado el registro del signo en base a determinados criterios evaluados por la autoridad competente. Así, mientras un particular use algún determinado signo incurso en alguna de las causales de prohibición absoluta en las que puede aplicarse el secondary meaning para identificar su producto o servicio en el comercio con mayor frecuencia aumentando el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca por los consumidores, tendrá como efecto que sea más fácil que su marca consiga el llamado significado secundario en el procedimiento de registro, sin embargo bajo el escenario de que se use en el mercado de manera exitosa un mismo signo por dos personas distintas, solo una de estas obtendrá el registro y será aquel que consiga primero el significado secundario del signo. Muy a pesar de que el aquella persona que no obtuvo el registro haya usado con mayor eficiencia el signo en el comercio se verá relegado ante el derecho de exclusividad conferido por el registro para aquel quien lo obtuvo, situación económica compleja que podría ser resuelta si entre los requisitos para la comprobación del secondary meaning como prueba del inicio del uso constante un documento suficiente que acredite la puesta en el mercado del producto o servicio que la marca distingue. IV. Ámbito de Aplicación Signos descriptivos Se trata de signos que indican características como cualidades, ingredientes, cantidad, calidad, destino, valor, etc. de los productos o servicios que pretenden distinguir; se incluyen en esta categoría también, las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. Denominaciones genéricas Estos pueden estar constituidos del nombre genérico o técnico del producto o servicio que pretende distinguir y al igual que los mencionados en el párrafo anterior no pueden ser registrados ab initio. Denominaciones comunes o usuales Están constituidos por el nombre común o usual con el que es conocido un producto o servicio en el lenguaje corriente u ordinario de cada país. Colores por sí solos Se tratan de signos que se encuentran conformados por colores aislados, sin que se encuentren delimitados por formas específicas. Este supuesto es, a mi juicio, el caso más difícil para probar la adquisición del significado secundario por un empresario, ya que los consumidores no asocian el color o la combinación de ellos en un producto o servicio con un determinado origen empresarial, por lo cual considero que dichos colores devendrían en marcas débiles. En consecuencia en base a que la carga de la prueba para demostrar el secondary meaning de un signo es inversamente proporcional al nivel de distintividad que posee, será de mayor dificultad la probanza para un signo compuesto por un color sin una forma que lo delimite. 13 Véase por ejemplo a BERTONE y CABANELLAS. Op. Cit. Págs

5 Como nota final para todas las categorías donde es de aplicación la figura de la distintividad sobrevenida podemos advertir que la misma, se verá limitada por el uso desleal en el comercio, así como también el uso de signos potencialmente engañosos y que puedan inducir al público a error; siendo que en estos casos la Oficina nacional de Patentes de los Países miembros de la Comunidad Andina podrán denegar su registro. V. Criterios para probar el significado secundario Si bien un empresario busca que registrar como suyo un signo que a priori deviene en irregistrable por incurrir en las prohibiciones absolutas establecidas por la legislación comunitaria en materia de marcas, también debe realizar determinadas acciones a fin de que este signos pierda el significado primario o intrínseco que posee y adquiera uno secundario. Son estas acciones las que luego resultarán vitales para probar ante la Oficina Nacional de Marcas el secondary meaning del signo en cuestión. Entre los factores principales podemos distinguir: i) Forma e intensidad del uso del signo; ii) Publicidad del signo; iii) Percepción del signo por parte de los consumidores Cada uno de estos factores serán sumamente importantes a la hora de definir si es que un signo ha adquirido distintividad o no; sin embargo no existen estándares exactos para su aplicación, estando todos estos sujetos a la discrecionalidad de la Oficina Nacional. Para mejor ilustración podemos referirnos al caso Gaceta Jurídica vs. Gaceta Jurídica de Grijley donde la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, expresa que la denominación GACETA JURÍDICA se ha fijado en la mente de los consumidores al punto que será reconocida como una marca identificadora de los productos del opositor, siendo capaz de distinguir sus productos de los de otras empresas 14. Como referencia adicional, podemos indicar la temporalidad del uso del signo en el comercio, siendo de resaltar que la Lanham Act presume la adquisición de distintividad por parte de un signo al transcurrir cinco años desde su utilización 15, a diferencia de la Decisión Andina 486, la cual evita fijar algún plazo o establecer presunción alguna para establecer si un signo es distintivo o no. VI. Conclusiones A manera de conclusión podemos decir que el significado secundario de las marcas reposa básicamente en la principal función de una marca, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios que se presentan en el mercado, de modo tal que pueda indicar el origen empresarial de cada uno de éstos; desde ese punto de vista se configura esta teoría que busca otorgar protección jurídica a aquel signo que a pesar de poseer determinadas características que lo hacen irregistrable, supera dicha valla por decisión de los propios consumidores, pues ellos determinan la existencia de la relación necesaria para el registro de una marca (producto - signo - empresa productora o prestadora de servicios). Es esta trilogía la que constituye el nexo psicológico que utiliza el consumidor para vincular determinado producto con la empresa que lo produce. En efecto, las marcas deberán ser distinguibles entre sí, a fin de poder guiar las decisiones que tomen los agentes económicos en el mercado; caso contrario, dicha marca no serviría de nada. No obstante, los consumidores con su preferencia hacia un producto marcado con un determinado signo, que como dijimos anteriormente incurre en ciertas prohibiciones 14 Resolución N /TPI-INDECOPI, recaída en el expediente N /DSD- INDECOPI. 15 Sección 2(f) de la Lanham Act

6 absolutas para su registro, le conferirán distintividad, aquella distintividad de la que carecían al momento de solicitar su registro como marca. La aparición de esta distintividad que va logrando el empresario gracias a estrategias relacionadas con el uso del signo en el comercio, comienza a ganar un espacio dentro del segmento de mercado para el cual se dirige el producto o servicio que pretende distinguir, consiguiendo que el público consumidor le otorgue un nuevo significado. Esta situación logra romper, de cierto modo, con la prohibición legal; sin perjuicio de que el reconocimiento adquirido por aquel signo sea capaz de generar el nacimiento de derechos a favor del empresario, punto básico, teniendo en cuenta que nos encontramos bajo un sistema constitutivo marcario en el cual solo se generarán derechos sobre determinada marca si ésta ha sido previamente registrada ante la Oficina competente. Vale aclarar que este significado secundario no es respecto al producto en sí, sino respecto al origen empresarial que la marca busca distinguir, un ejemplo de ello son las marcas Celofán, Maicena, Curitas, las cuales fueron en algún momento marcas propias (Cellophane, Maizena, Curitas), pero ahora éstas ya no lo son pues la distinción del signo fue asumida por los consumidores al punto tal que éstos identificaban el producto con la marca y no la marca con el origen empresarial. Finamente considero oportuna y necesaria la adición por parte de nuestra legislación comunitaria de una institución, que si bien tiene sus orígenes en EE.UU. y Europa, es de perfecta aplicación a nuestro sistema marcario; siendo incluso una herramienta más que poseen los consumidores para poder elegir, de entre todos los signos que conviven en el mercado, a aquel que obtendrá, un significado secundario valioso, capaz de poder acceder al registro pese a sus condiciones irregistrables.