ASPECTOS JURÍDICOS Y FISCALES A CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE MARCAS.

Transcripción

1 ASPECTOS JURÍDICOS Y FISCALES A CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE MARCAS. Lic. Dora Alicia Dueñas Encinas

2 ASPECTOS JURÍDICOS Y FISCALES A CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE MARCAS. Lic. Dora Alicia Dueñas Encinas 1.- Registrar la marca. El primer paso es precisamente registrar el signo distintivo, es el caso todavía de muchos dueños de negociaciones, llevan años utilizando un signo distintivo sin registrarlo, lo cual es muy penoso pues precisamente el registro otorga el derecho exclusivo del uso de la marca, y tal situación puede prevenir la contingencia de que alguien más registre la marca y, posteriormente, pueda emprender una acción legal por el uso ilegal de un signo distintivo ya registrado. Como corolario de lo anterior, el registro de la marca otorga el derecho exclusivo a que un tercero no comercialice productos o servicios, similares o idénticos utilizando la marca ya registrada, por lo que, el registro de tu signo distintivo debe ser una prioridad en tu agenda 2.- Pago de regalías. La Real Academia de la Lengua Española define regalía: Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho cambio del permiso para ejercerlo. Sin duda es uno de los temas más importantes de las marcas, y lo cierto es que algunos titulares si bien registraron sus marcas, no están obteniendo el beneficio económico que puede generarles ya que no están cobrando regalías por el uso y explotación de marcas, habida cuenta que puede representar una manera de hacerle llegar rendimientos económicos a los socios; en contrapartida, para la sociedad el pago de las regalías representa un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta, de ahí la conveniencia de plantearse que los socios titulares de las marcas estén cobrando regalías a la sociedad. 3.- El uso del distintivo MR. (Marca registrada) El artículo 113 de la ley de la Propiedad Industrial señala que La ostentación de la leyenda "marca registrada", las

3 siglas "M.R." o el símbolo, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada. No obstante lo anterior, es importante señalar que el utilizar la ostentación de leyenda marca registrada es una obligación de los titulares de la marcas, ya que de no hacerlo se está infringiendo con la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, es objeto de una sanción económica cuando se ponga a la venta o se ofrezca un servicio indicando que están protegidos por una marca cuando no lo estén, es por esto, que si tu marca no está registrada, no deberás utilizar el símbolo. 4.- Las franquicias. El punto medular para comentar en este tópico radica precisamente en el registro de la marca, y esto es el paso más importante; como experiencia, en la práctica hemos visto que empresarios comienzan con pequeñas negociaciones locales y de ahí se expanden con sucursales y después viene el proyecto de la operación con franquicias, pero, la sorpresa viene cuando intentan después registrar el signo distintivo, y se topan con que existe una marca anterior, lo cual les imposibilita el registro, tal situación puede llegar a tal grado de contingencia que una franquicia se puede echar abajo por esta situación. 5.- Licencia de la marca. En primer término, para aquellos que gozan del beneficio del uso de una marca otorgado por los titulares de estas, deberán tomar en cuenta que al celebrar un contrato de licencia de uso marca, es importante revisar las cláusulas referentes a que si la licencia puede ser exclusiva o no, o limitada en el tiempo, el territorio que abarca los productos o servicios, por lo que, estos son unos de los temas más importantes que deben revisarse cuando se negocie el contrato de licencia de uso, Asimismo, el titular de la marca debe contemplar reglas específicas sobre el control de la calidad, pues un correcto uso permitirá que la marca no pierda su función distintiva asi como la asociación a la calidad que efectúa el consumidor con el producto o servicio que protege la marca.

4 6.- La marca puede otorgarse como garantía del interés fiscal, o bien, para garantizar préstamos bancarios. De acuerdo con el artículo 145 fracción III, inciso c), del Código Fiscal de la Federación una marca puede ser ofrecida como garantía del interés fiscal en caso de un procedimiento administrativo de ejecución, no obstante, para poder ofrecerla como garantía es necesario realizar la valuación de la marca, tema del cual nos referiremos más adelante. Ahora, a falta de inmuebles o activos físicos que ofrecer para respaldar un crédito, los bienes intangibles se convierten en el aval perfecto para lograr el apoyo de una institución financiera, esto muy bueno para obtener liquidez en un momento complejo para la empresa, siempre y cuando se cumplan con las obligaciones contraídas en el contrato de préstamo. 7.- Valuación de la marca. En términos financieros podemos definir el valor de una marca como la ventaja competitiva, fuerte, sostenible y diferenciada respecto a otras entidades que se traduce en un mayor valor o un mayor beneficio respecto a la situación que tendría una entidad sin la marca, es decir el valor adicional de una entidad respecto a otra que no utiliza la marca. La determinación del valor de una marca puede resultar de la aplicación de uno o más métodos, por lo que, es necesario analizar la información disponible para definir de manera objetiva cuál método será aplicado para el análisis. La utilidad de la valoración de las marcas, radica en entender cómo éstas crean valor para la entidad y medir esta creación de valor correctamente. 8.- El registro internacional de tu marca. En el año 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, el cual facilita el registro de las marcas en el extranjero, ya que permite iniciar el procedimiento, de forma simultánea, en 84 países por medio de la presentación de una sola solicitud ante una Oficina Internacional, en el caso de nuestro país, ante el IMPI, y en uno de los 3 idiomas oficiales (inglés, francés o español).

5 En conclusión, como se aprecia de la síntesis anterior, las marcas presentan diversas aristas, por lo que, al momento de registrar un signo distintivo es importante considerar todos los aspectos incluso los aspectos de índole competitivo, y no sólo a limitarse al aspecto legal.