CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile. En Santiago de Chile, a veintiséis de enero del año dos mil diecisiete.

Transcripción

1 CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile En Santiago de Chile, a veintiséis de enero del año dos mil diecisiete. VISTOS: Que en la causa, expediente Rol número once mil doscientos cincuenta y uno del año dos mil dieciséis, sobre el nombre de dominio cavasonline.cl iniciada por la revocante CAVAS REUNIDAS S.A. contra el actual titular del dominio CAVAS ONLlNE SPA con fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis fui designada juez árbitro y con esa misma fecha acepté el encargo. Que con fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis la revocante pagó los honorarios arbitrales, y éste fue validado el dieciséis de agosto. Que mediante resolución de fecha dieciséis de agosto pasado se requmo información a la revocante para efectos de facturar los honorarios arbitrales pagados. Que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, compareció don JUAN PABLO HEINSOHN SALVO y HÉCTOR SEGUNDO VERGARA FLORES, en representación de CAVAS REUNIDAS S.A., todos domiciliados para estos efectos en calle Jorge Alessandri 514, comuna de La Reina, solicitando le sea asignado el dominio cavasonline.cl a su representada por tener derechos preferentes sobre él y porque la inscripción del dominio por CAVAS ONLlNE SPA sería abusiva y de mala fe. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que la revocante participa en la venta, comercialización, distribución e importación de vinos y licores desde mil novecientos noventa y nueve. Que entre sus locales comerciales, se encuentran "El Mundo del Vino". Que es titular del dominio cavasreunidasonline.cl desde el dos mil quince. Que además es titular de registros marcarios de CAVAS REUNIDAS, Y señala, entre ellos, los registros del 2001 para la clase 16; el para la clase 35, el para la clase 35, el para la clase 33, el para la clase 16 y el para la clase 39. Que además tiene la marca para las clases 35 y 38 desde el año 2016 y de la marca Que el actual titular solicitó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), la marca CAVAS ONLlNE mediante la solicitud N , el 2 de octubre de 2015 para el servicio de venta al por mayor y menor por catálogo, a través de correo, teléfono e Internet, de todos los productos de las clases 1 a la 34 en la clase 35.

2 Que la revocante se opuso a esta solicitud de marca por carecer de distintividad, y porque iba a generar confusión en el público consumidor y competencia desleal. Que el INAPI mediante sentencia de fecha 24 de junio de 2016 acogió la oposición y rechazó la marca. Que el dominio fue registrado de manera abusiva conforme el artículo 20 de la Reglamentación de NIC Chile, ya que el dominio contiene marcas de la revocante, de manera idéntica o engañosamente similar; el actual titular no tendría derechos sobre el dominio; y habría inscrito y usado el dominio de mala fe. Que en el primer otrosí solicitó tener presente su personería. Que en el segundo otrosí solicitó tener por acompañados con citación los siguientes documentos: a) Copia de NIC del dominio cavasonline.ci del 14 de abril de 2015 a nombre de CAVAS ONLlNE SPA. b) Copia de NIC del dominio cavasreunidasonline.cl a nombre de CAVAS REUNIDAS S.A. De las letras e) a la s) Copias de estado de los registros marcarios de CAVAS REUNIDAS S.A. t) Copia de formulación de objeción de fondo de INAPI a solicitud de marca del actual titular. u) Copia de sentencia definitiva de 24 de junio de 2016 del INAPI en relación a la solicitud de la marca CAVAS ONLlNE. v) Copia de la página 85 del estado diario de INAPI del 26 de julio de 2016 en que, señala, figura la calidad de firme o ejecutoriada de la sentencia definitiva del INAPI que rechazó la solicitud de la marca CAVAS ONLlNE para la clase 35. Que en el tercer otrosí, solicitó tener presente el patrocinio y el poder. Que con fecha diecisiete de agosto pasado, pidió tener presente el cumplimiento de lo ordenado mediante la resolución de fecha dieciséis de agosto pasado. Que mediante resolución de fecha siete de septiembre del año dos mil dieciséis, se proveyó la demanda presentada por la revocante; a lo principal, se dispuso traslado, al primer otrosí, se tuvo presente la personería; al segundo otrosí, se tuvieron por acompañados los documentos con citación; y al tercer otrosí, se tuvo presente lo expuesto. Además se proveyó al escrito de se tenga presente de la revocante presentado con fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, téngase presente; y se ordenó la notificación de la presente resolución. Que el dieciocho de septiembre pasado, compareció don RODRIGO ALEJANDRO POOLEY DíAZ, en representación de CAVAS ONLlNE SPA, ambos domiciliados en calle Lo Fontecilla doscientos uno, oficina seiscientos veintiséis, comuna de Las Condes, y solicitó el rechazo de la demanda por las siguientes razones: Que creó y solicitó al NIC el dominio el catorce de abril de dos mil quince y tuvo activa la página web por más de un año y recién, dice, el veintisiete de abril pasado se inició este conflicto. 2

3 Que el dominio cavasonline.c1 no es idéntico a cavasreunidasonline.cl Que hay varios dominios que se inician con la palabra CAVAS de manera que los dominios coexisten pacíficamente y ha tenido, además poca actividad el dominio de la revocante. Que hace un uso real y efectivo de cavasonline.cl respectiva. y que también solicitó la marca Que mediante resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil dieciséis, se proveyó el escrito presentado por el actual titular con fecha 18 de septiembre de 2016, y se dispuso téngase por contestada la demanda; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que mediante resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil dieciséis, se proveyó el escrito presentado por la revocante con fecha 16 de noviembre de 2016, como se pide, dese curso progresivo a los autos; y atendido el mérito del presente proceso, se citó a las partes a oír sentencia; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que la revocante mediante escrito de fecha tres de diciembre pasado interpuso reposición pidiendo dejar sin efecto la resolución del dos de diciembre pasado que tuvo por contestada la demanda, en atención a que ésta sería extemporánea. CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.Cl: "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Cl: Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que la revocante ha demandado la revocación del dominio cavasonline.cl argumentando básicamente tener derechos preferentes sobre el dominio en base a marcas comerciales registradas previamente sobre la expresión CAVAS REUNIDAS, así como la titularidad de diversos nombres de dominio que contienen dichas palabras. Que además tiene la marca para las clases 35 y 38 desde el año 2016 y de la marca Que el actual titular solicitó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, la marca CAVAS ONLlNE mediante la solicitud N el 2 de octubre de 2015 para el servicio de venta al por mayor y menor por catálogo, a través de correo, teléfono e Internet, de todos los productos de las clases 1 a la 34 en la clase 35. Que la revocante se opuso a esta solicitud de marca por carecer de distintividad, porque iba a generar confusión en el público consumidor y competencia desleal. y Que ellnapi mediante sentencia de fecha 24 de junio de 2016 acogió la oposición y rechazó la marca. 3

4 Que por su parte, el actual titular contestó la demanda argumentando básicamente que el dominio no sería idéntico a las marcas de la revocante y que podrían coexistir pacíficamente. Que cabe a esta árbitro arbitrador dilucidar si en este caso existen derechos o intereses legítimos equivalentes para las partes, que hagan procedente aplicar el "Principio First come first served". Que a partir de los antecedentes aportados por las partes, es posible sostener que existe evidencia clara que el actual titular intentó registrar como marca comercial el dominio y sin embargo éste fue rechazado precisamente por las marcas comerciales previas de la revocante. Que si bien este juicio no es un procedimiento marcario, es posible estimar que el dominio es para los efectos de la revocación engañosamente similar a las marcas de la revocante, las que han sido debidamente acreditadas y no objetadas por el actual titular. Que estimando los antecedentes en justicia y equidad esta juez árbitro no detecta en rigor que el actual titular tenga un derecho o interés legítimo que sea equivalente a los derechos de la revocante. Que además es posible sostener que mantener el dominio en el actual titular podría generar confusión en el público consumidor y causar dilución marcaria y daño para la revocante. Que para los efectos de la revocación, entonces, el registro del dominio ha sido abusivo en cuanto contiene una marca ajena, infringiendo derechos que pueden ser estimados preferentes, especialmente por su antigüedad. Sin embargo, el actual titular no será condenado en costas atendida la circunstancia de que intentó registrar el dominio como marca y en un período de tiempo relacionado con el presente conflicto de dominio, de manera que es posible estimar que no le era absolutamente clara su situación jurídica. Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes disponibles en el expediente, a juicio de esta juez árbitro en rigor no es posible aplicar el Principio "First come first served", ya que no es posible sostener que en rigor los intereses o derechos de las partes sean equivalentes, y por lo tanto, se asignará el dominio a la revocante atendida su relación más estrecha con el dominio. RESUELVO: Que se acoge la demanda de revocación. Que, en consecuencia, se ordena que el dominio en disputa cavasonline.ci se asigne en definitiva a favor de la revocante CAVAS REUNIDAS S.A. Que no obstante lo relacionado en la parte considerativa de esta sentencia, se acoge la reposición de la revocante de fecha tres de diciembre pasado. Que cada parte pagará sus costas. Que, cuando proceda, se declarará cerrado el expediente electrónico y su archivo. 4

5 5 Notifíquese. EA CANELO FIGUEROA Autorizan en calidad de testigos C.N.I Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.