Preguntas frecuentes al trámite: Inscripción de licencia de uso o franquicia

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1 Aviso de Legalidad. La presente información tiene como finalidad orientar al público en general. No sustituye lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones aplicables. Tampoco reemplaza la asesoría o consejo legal especializado que pueda proporcionar un abogado. La Ley de la Propiedad Industrial permite que el titular (propietario/dueño) de una marca, aviso o nombre comercial, registrado o en trámite, otorgue licencias de uso o franquicias a terceras personas, lo que faculta a ésta a utilizar legítimamente dicha marca, aviso o nombre comercial, sin temor a ser sancionados. Cuál es la diferencia entre una licencia de uso y una franquicia? La licencia permite que un tercero pueda usar la marca, aviso comercial o nombre comercial, con la autorización del titular correspondiente (propietario/dueño), es decir, permite sólo el uso del signo distintivo. La franquicia se aplica a las marcas, en donde además de autorizar su uso, se transmiten conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios, de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca. Con que objeto? Para mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que la marca distingue. Cómo se puede otorgar una licencia de uso? Mediante un convenio que celebren el licenciante (propietario/dueño del registro) y el licenciatario (persona) que busca usar la marca, aviso comercial o nombre comercial, este contrato se realiza conforme a las formalidades establecidas en el Código Civil o el Código de Comercio. Qué información debe contender un contrato de franquicia? En primer lugar, el contrato debe celebrarse por escrito y contener cuando menos la siguiente información: La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del contrato; La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato; Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables; 1

2 Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato; Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad o comisiones de los franquiciatarios; Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica; Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario; Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan; Las causales para la terminación del contrato de franquicia, y Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia. Por qué es necesario inscribir la licencia de uso o franquicia ante el Instituto? Para que produzcan efectos en perjuicio de terceros. Además, es una forma que permite al público saber que el licenciatario o franquiciatario cuentan con la autorización del titular de la marca, aviso comercial o nombre comercial, en su caso, para usarlos e, incluso protegerlos. El Instituto de algún modo autoriza la celebración del contrato de licencia de uso o franquicia? No, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (en adelante, IMPI) sólo se limita a inscribir el contrato de licencia de uso o la franquicia. El objeto, contenido, obligaciones, alcances y condiciones del contrato son exclusiva responsabilidad de las partes. Previo a la firma de cualquier documento, se recomienda verificar la existencia de la solicitud en trámite o los registros que sean objeto del contrato, a fin de evitar conflictos futuros. Para tal efecto, usted cuenta con una serie de servicios electrónicos gratuitos para llevar a cabo la consulta: Marcanet: 2

3 Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA): Visor de Documentos de Propiedad Industrial (VIDOC): También puede solicitar al IMPI una búsqueda de antecedentes registrales, para que se le informe, por escrito, si una marca o aviso comercial ha sido registrado, o si el nombre comercial ha sido publicado. Para ello basta con que presente una solicitud, en escrito libre, señalando la marca, aviso o nombre comercial, en su caso, la clase (si la conoce) y acompañe el comprobante de pago de la tarifa correspondiente al artículo 24 1 de la Tarifa vigente, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cómo solicito la inscripción de la licencia de uso o franquicia? A través de la forma oficial IMPI Solicitud de inscripción de licencia de uso o franquicia. Las formas oficiales estarán disponibles para su descarga gratuita en los siguientes sitios de Internet: (siguiendo el vínculo Formatos); y Se recomienda leer el Instructivo de llenado, que se encuentran en la forma oficial, para facilitar su uso. Qué documentos necesito anexar? Comprobante de pago de la tarifa. Copia. Cuando se presente la solicitud a través de un mandatario, éste debe acreditar su personalidad con alguno de los siguientes instrumentos: Ø Documento que acredita la personalidad del mandatario, en su caso. Original o copia certificada. Ø Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso. Copia. Documento en el que consta la licencia de uso o franquicia, firmado autógrafamente. Original o copia certificada. 1 Por el informe que se proporcione a personas que lo soliciten por escrito sobre si una marca o aviso comercial ha sido registrado, o si un nombre comercial ha sido publicado, por cada uno. 3

4 Ejemplar adicional del documento en el que consta licencia de uso o franquicia, por haberse solicitado la inscripción del mismo en dos o más solicitudes en trámite, registros o publicaciones, en su caso. Original o copia certificada. Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español, en su caso. Original. Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero, en su caso. Original. Hoja adicional para información complementaria al punto Número de expediente de la(s) solicitud(es) en trámite o del (de los) registro(s) o publicación(es) otorgado(s), en su caso. Original. Hoja adicional complementaria "Datos Generales de los Solicitantes", en caso de tratarse de 2 o más personas físicas o morales. Original. Hoja adicional complementaria al punto Domicilio del o de los titular(es), licenciante(s) o franquiciante(s), en su caso. Original. Hoja adicional complementaria al punto Domicilio del o de los licenciatario(s) o franquiciatario(s), en su caso. Original. Hoja adicional para información complementaria al punto Productos o servicios en relación con los que se solicita la licencia, en su caso. Original. Cuál es la tarifa que debe cubrirse? La tarifa que debe cubrir para la inscripción de una licencia de uso o franquicia es la prevista en el artículo 32 2 de la Tarifa vigente, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por cada solicitud, registro o publicación. Cabe señalar que al momento seleccionar el artículo de la tarifa en el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE), el sistema reconoce automáticamente el concepto e importe a pagar. Quién puede solicitar la inscripción de la licencia de uso o franquicia? La solicitud puede presentarse por el licenciante o franquiciante (propietario/dueño) o por el licenciatario o franquiciatario (tercero autorizado). 2 Por la inscripción de la transmisión o gravamen de un derecho de propiedad industrial concedido, o que pueden derivarse de una solicitud en trámite, por la inscripción o cancelación de inscripción de una licencia contractual de explotación o uso, o de su modificación; por el cambio de nombre, denominación o razón social del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial; por el estudio de una solicitud de inscripción de una franquicia; por cada uno de los actos enunciados, por cada patente, registro, publicación o autorización. 4

5 Qué información debo tener a la mano para llenar la forma oficial IMPI Solicitud de inscripción de licencia de uso o franquicia? Nombre del solicitante y domicilio para oír y recibir notificaciones. Indicar la nacionalidad y domicilio del licenciante/franquiciante y licenciatario/franquiciatario. Vigencia del convenio. Productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia. Si el convenio reserva al licenciante, licenciatario o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo. Qué sucede si el contrato de licencia de uso o franquicia contiene información confidencial? De ser el caso, puede omitirse en el ejemplar del contrato que se presente ante el IMPI, la siguiente información: Estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías; Contraprestaciones que deba pagar el licenciatario o franquiciatario; Información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización, y Los anexos de información técnica que lo integren. Cuáles son las causas para que el IMPI niegue la inscripción de la licencia de uso o franquicia? Cuando el registro o publicación, en su caso, no se encuentren vigentes, o Cuando el registro o publicación, en su caso, no existan o no se encuentren en trámite. Qué clase de efectos tiene la inscripción de la licencia de uso o franquicia ante el IMPI? Produce efectos en perjuicio de terceros. Permite que el usuario inscrito ejerza acciones de protección del registro como si fuera el propio titular. Salvo que las partes acuerden lo contrario. 5

6 El uso de la marca, aviso comercial o nombre comercial, por el usuario inscrito, se considera realizado por el titular del registro o publicación. Los efectos de la inscripción son de carácter declarativo, es decir, da a conocer que se realizó la inscripción del documento que originó la licencia de uso o la franquicia. Tome en consideración que el acto jurídico principal, es decir, el que produce el efecto de autorizar el uso de la marca, aviso comercial o nombre comercial, es el contrato de licencia o la franquicia que celebraron las partes. Por lo tanto, si llegara a existir algún conflicto con éste, deberá acudir ante una instancia distinta al IMPI para resolverlo, por ejemplo: ante un juez civil, un árbitro o conciliador, que solucione la controversia. En caso de que el contrato se viera afectado (inexistencia, nulidad o alguna modificación ulterior) también deberá ser objeto de inscripción ante el IMPI, bajo este mismo procedimiento. En qué casos el IMPI cancela la inscripción de la licencia de uso o franquicia? Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido la licencia. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro. Por orden judicial. Tiene un costo la cancelación de una inscripción de licencia de uso o franquicia? Sí, se debe cubrir la misma tarifa que para una inscripción, tal y como se encuentra previsto en el artículo 32 3 de la Tarifa vigente, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cabe señalar que al momento seleccionar el artículo de la tarifa en el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE), el sistema reconoce automáticamente el concepto e importe a pagar. Cómo realizo los pagos? A través del Formato Electrónico de Pagos por Servicios (FEPS). 3 Por la inscripción de la transmisión o gravamen de un derecho de propiedad industrial concedido, o que pueden derivarse de una solicitud en trámite, por la inscripción o cancelación de inscripción de una licencia contractual de explotación o uso, o de su modificación; por el cambio de nombre, denominación o razón social del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial; por el estudio de una solicitud de inscripción de una franquicia; por cada uno de los actos enunciados, por cada patente, registro, publicación o autorización. 6

7 El IMPI pone a disposición del público usuario, el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE), el cual permite realizar de manera electrónica el llenado y pago del Formato FEPS. El FEPS que genera el PASE puede pagarse mediante dos formas: Línea de captura para pago en ventanilla bancaria, de cualquiera de los siguientes bancos: Banorte, Scotiabank Inverlat, Santander, Bancomer y Banamex. Transferencia electrónica, en cualquiera de los siguientes bancos: Banamex, Bancomer, Scotiabank Inverlat y Santander. Cómo funciona el PASE? Puede ingresar como Usuario no registrado o bien, registrarse y obtener un nombre de usuario y una contraseña. Cabe mencionar que al obtener un nombre de usuario ante el PASE, puede: Realizar pagos de cualquiera de los conceptos por los servicios que presta el IMPI. Realizar búsquedas figurativas. Hacer uso de diversos servicios que ofrece el IMPI. Para acceder a la herramienta, ingrese a la página del IMPI, seleccione el icono PASE ubicado en la sección REALIZA TRÁMITES Y SERVICIOS o bien, directamente al siguiente enlace: https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/inicio En la franquicia El IMPI puede sancionar a alguna de las partes? Por qué causa? Previo a la celebración del contrato (30 días) el posible franquiciante (propietario/dueño) deberá proporcionar a su posible franquiciatario (tercero) la información relativa al estado que guarda su empresa. Si transcurrido dicho plazo el franquiciatario no la ha recibido, puede solicitar al IMPI inicie un procedimiento de declaración administrativa de infracción, en los términos previstos por la Ley de la Propiedad Industrial. El IMPI puede sancionar una infracción administrativa con multa (hasta por el importe de 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal); multa adicional (hasta por el importe de 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción); clausura temporal hasta por 90 días; clausura definitiva o arresto administrativo hasta por 36 horas. 7

8 De existir algún otro conflicto derivado del cumplimiento del contrato de franquicia, deberá acudir ante una instancia distinta al IMPI para resolverlo, por ejemplo: ante un juez civil, un árbitro o conciliador. Dudas sobre el trámite de inscripción? Puede consultar a la Subdirección Divisional de Servicios Legales y Registrales e Indicaciones Geográficas de la Dirección Divisional de Marcas, al número: (55) Ext Versión 10/09/

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