A) Introducción. B) Violación de prohibiciones relativas y su incidencia en el ejercicio de acciones de nulidad, ante los Tribunales Mercantiles.

Transcripción

1 Cuestiones varias en torno a la aplicación de las prohibiciones absolutas y relativas de marcas por los Tribunales de Justicia, con particular atención del juicio de confundibilidad. A) Introducción. Las prohibiciones absolutas y relativas contempladas en la Ley de marcas, son analizadas con frecuencia por los Juzgados de lo mercantil, al tratar de la nulidad de los registros marcarios. Estas acciones se entablan no solo directamente como acción principal para desposeer al titular de la marca de cuya nulidad se trata del titulo que ampara su derecho, sino también por vía reconvencional, ante la demanda entablada en base a un titulo de marca, instando la prohibición de uso de otro idéntico o semejante. Es necesario promover la nulidad de la marca, para que pueda prohibirse su uso, sin que sea suficiente con la simple invocación de la normativa sobre competencia desleal, que no puede dejar sin eficacia una marca registrada, concedida y publicada a favor de su titular. La Ley de Competencia desleal, no puede provocar un resultado rechazable a la luz de los principios de la legislación protectora de los derechos subjetivos de propiedad industrial. Así sin articular una pretensión dirigida a obtener la nulidad de un determinado registro de marca, no puede interesarse el cese en su utilización, en base a la normativa sobre competencia desleal, dejando sin efecto los derechos conferidos por el registro de marca, artículos 37 y siguientes de la vigente Ley de Marcas. Aunque la conducta denunciada pueda ser subsumida en las dos regulaciones, cuando la armonía de los textos legales no es posible, la Ley de Competencia Desleal no resultara aplicable a los signos cuando, con ello, se de un resultado rechazable a tenor de lo previsto en la Ley especifica protectora del derecho de propiedad industrial. El Tribunal Supremo, baste con citar las Sentencias de 4 de septiembre de 2006, y la de 13 de junio del mismo año, recuerda que la legislación sobre competencia desleal no puede sustituir ni desplazar la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales. En este punto introductorio no debemos terminar también sin indicar que, en cualquier caso, el registro de marca ampara el uso realizado, que se presume valido, y determina la adquisición del derecho de exclusiva a utilizar en el trafico económico los signos objeto de registro, que no puede decaer automáticamente ante una demanda por violación de otra marca, pues quedaría privado de su contenido. En este sentido también la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido los efectos positivos del derecho de marca, no admitiendo la legitimación pasiva del titular de la marca para una acción de violación (STS 23 de mayo de 1994), sin al menos ejercitar simultáneamente la acción de nulidad, ni por supuesto la indemnización de daños y perjuicios (STS 22 de septiembre de 1999 y 29 de febrero de 2000). B) Violación de prohibiciones relativas y su incidencia en el ejercicio de acciones de nulidad, ante los Tribunales Mercantiles.

2 Dispone el articulo 52.1 de la Ley de Marcas El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10. En todas estas acciones, la presencia de riesgo de confusión, se ofrece como elemento común a tomar en consideración. 1. La marca es frecuentemente atacada por virtud del contenido del art. 9.1 d) de la Ley de Marcas. Esta disposición prohíbe el registro de marca de nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el art. 3 de esta Ley puedan invocar el art. 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado. A estos efectos, conviene no olvidar que quien acciona por la preexistencia de estos signos no registrado, habrá de probar su uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional. En este punto debemos precisar que también es necesario este requisito, notoriedad alcanzada en el conjunto del territorio nacional, para el caso de nombre comercial no registrado, ya que como enseña la doctrina mas autorizada el articulo 8 CUP únicamente establece que el nombre comercial será protegido sin necesidad de registro, pero no determina cual es la protección que debe otorgarse. Una interpretación coherente del art. 2 CUP, únicamente obliga a conferir al nombre extranjero la misma protección que a los nombres comerciales nacionales. La Ley de Marcas vigente, para superar el criterio jurisprudencial anterior que confería mayor protección a los nombres comerciales extranjeros, únicamente ha establecido para estos la misma protección que a los nombres comerciales registrados no nacionales. Por tanto, por virtud del artículo 3.3 LM, no se puedan obviar los requisitos necesarios para obtener la nulidad pretendida por el cauce del artículo 9.1 d) LM, es decir y entre ellos uso o conocimiento notorio del nombre no registrado en el conjunto del territorio nacional, en este caso inexistente. Esta ultima condición, no resulta contraria al Convenio de la Unión de Paris, ya que cualquier estado, para la protección de un nombre comercial no registrado, podrá requerir, sin infringir el convenio, que el signo no registrado tenga que ser utilizado o conocido hasta cierto grado en el conjunto del territorio nacional de que se trate. Por ultimo, y como colofón, debemos recordar la STS de 14 de febrero de 2000, que respecto al primer párrafo del artículo 77 de la LM, de 1988, establecía, que tal precepto no puede resultar vulnerado "porque el Convenio de la Unión de París no tiene nada que ver con el caso dada la suficiencia de la regulación interna y sin que se dé además ninguna contradicción de esta normativa con la internacional"

3 2. También con frecuencia ante los Tribunales civiles de lo mercantil, la nulidad de la marca sustentada en lo dispuesto en los apartados a) y b) del art. 6.1 de la Ley de Marcas. En esta situación se parte no solo de la existencia de marcas anteriores, sino también de aquellas que designan productos o servicios idénticos o similares, debiendo establecer únicamente sí tales similitudes e identidades generan riesgo de confusión, aquí no es necesario, como ocurre en el caso del art. 9. 1, d), requisito alguno de notoriedad. Por otra parte debemos destacar que como recuerda la STS de 27 de marzo de 2003, entre otras, no es preciso una absoluta coincidencia en el mercado, para que las identidades citadas puedan generar riesgo de confusión, siendo suficiente con que al menos se produzca una relación de aplicación entre los servicios y productos en liza que determine que concurra el riesgo de generar error entre los consumidores sobre la procedencia de los productos o servicios protegidos. 3. Marcas notorias y renombradas. El articulo 8 de la ley de Marcas, prohíbe el registro de un signo idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores, aunque se solicite su registro para productos o servicios que no son similares, cuando los primeros sean notorios o renombrados en España. Como recuerda la STJCE de 22 de junio de 1999, al realizar la apreciación de la notoriedad, procede tomar en consideración, entre otros aspectos, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales. Conforme a lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley de marcas: A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. En el sector pertinente del publico interesado, desde luego, no podemos situar solo a otras empresas competidoras, miembros de una determinada asociación de empresas operadoras en el sector correspondiente, ni determinar la notoriedad por el reconocimiento realizado por un solo proveedor, el concepto de marca notoria, tampoco debe confundirse con la calidad del producto o de los servicios distinguidos por ella. En el estudio de mercado deberá indicarse la proporción de los sectores interesados que identifica los servicios o productos, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, ofreciéndose como elementos probatorios de indudable

4 influencia sobre la ulterior resolución judicial los informes o certificaciones, que puedan facilitar organizaciones o asociaciones independientes como Cámaras de Comercio e Industria, o asociaciones de consumidores. Por otra parte, y también a los efectos del articulo c) LM, entiendo que debe distinguirse entre el renombre cultural alcanzado por la denominación publica de un espacio geográfico, o monumento emblemático y significativo de una determinada ciudad o región, con la notoriedad de un signo en el conjunto del territorio nacional, empleando tal denominación propia, para distinguir determinados productos o servicios de otros idénticos o semejantes. Por tanto debe en esos casos analizarse como tal notoriedad opera en el mercado, al que se refiere la protección marcaría, vinculando el nombre cuyo renombre se ha alcanzado con los productos o servicios que pretende distinguir, por tanto deberá analizarse en estos casos, la cuota de mercado poseída por los productos o servicios identificados con la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de uso, así como a la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionar la relación entre la denominación ya por si sola notoria y los productos y servicios identificados con ella, en este caso debe establecerse no la vinculación del producto con una zona, sino su conexión con una procedencia empresarial determinada gracias a la marca. Para apreciar la presencia de marca notoria, anterior a los Registros de marca, es necesario establecer antes la definición de sector pertinente del publico interesado, incluyendo en este concepto, según la recomendación conjunta de la Unión de Paris y la OMPI de 1999, relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas, letra b) apartado 1 del articulo 2, a las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca, sin necesidad de extender este concepto al publico en general. Este concepto de notoriedad, puede alcanzar a cualquier tipo de marca, incluidas las denominadas derivadas, y aunque tal concepto, carezca de regulación en nuestra actual Ley de marcas, a diferencia de lo que ocurría en el texto anterior, sigue siendo valido, en cuanto no solo incluye el núcleo distintivo principal de otra marca anterior, sino también otros elementos distintivos añadidos, que sirven para dotar de mayor o especifica distintividad a un determinado producto o modelo especifico de los de la competencia, sin que debamos confundir esta posibilidad de marca derivada con cualquier el diseño industrial o con los derecho de exclusiva que recaigan sobre una determinada configuración de un producto, o sobre su apariencia. Por otra parte, entiendo que no puede pretenderse acreditar la notoriedad, reduciendo al máximo el sector implicado, para sin embargo luego aplicar las consecuencias derivadas de la protección conferida por tal notoriedad a un sector mas amplio. Como se desprende de lo dispuesto en el articulo 8.2 LM, no puede alcanzar la exclusividad de un signo no registrado que se dice notorio, a productos de naturaleza diferente, donde la marca no goza realmente de notoriedad alguna en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Por tanto la única protección legitima que debe alcanzar por tanto la marca notoria, que no renombrada, en el terreno de la exclusividad, no puede situarse al margen del publico entre el cual la marca anterior ha adquirido notoriedad, y ello con independencia del uso

5 que pueda realizar del producto el consumidor, utilizándolo en ámbitos sectoriales donde la marca no goza de notoriedad alguna y sobre el que no puede alcanzar la exclusividad derivada de la notoriedad reducida que pueda apreciarse, salvo que concluyamos, desnaturalizando el concepto de marca notoria, extendiendo la exclusividad que se deriva de este concepto mas allá del sector interesado, no por su fuerza distintiva, sino en atención al uso mas amplio que pueda darse al producto, privando así de cualquier seguridad a los derechos de exclusiva legítimamente obtenidos por los registros de marca, cuya validez, no solo podrá ponerse en entredicho, como admite la Ley para el estricto ámbito sectorial donde ha alcanzado notoriedad el signo distintivo, sino mas allá del principio de especialidad, como si de marca renombrada se tratara, dependiendo de cualquier uso, tangencial o no, que den al producto sus usuarios al margen de la actividad donde se ha obtenido la notoriedad. Esta situación adquiere especial interés en el marco de productos deportivos, que pueden alcanzar notoriedad entre los practicantes de una determinada modalidad deportiva, y en las tiendas especializadas de tales productos, aunque sin embargo después se utilicen al margen de la especifica practica deportiva, como moda general o ropa de vestir, y donde en caso de convivir marcas idénticas o similares puede originarse riesgo de confusión entre los consumidores. Deberá determinarse si un determinado material deportivo, comercializado principalmente en tiendas de productos destinados a la practica deportiva o en secciones autónomas o especializadas de grandes almacenes o hipermercados, con una determinada marca, puede generar un riesgo de confusión que haga imposible la convivencia en el tráfico mercantil, cuando la marca idéntica o similar, se emplea en el ámbito de la moda en general y para la comercialización de ropa y calzado no deportivo, que se distribuye por canales distintos y en tiendas de moda en general o en secciones diferentes a la dedicada a los artículos destinados a la practica deportiva, sin que pueda hacerse depender del uso que del producto hagan los consumidores o de la posible utilización conjunta de productos de origen y naturaleza inicialmente distintos, comercializados de forma diversa. 4 Requisito común a las prohibiciones relativas examinadas, riesgo de confusión. Según jurisprudencia reiterada, del TJCE, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 10 de octubre de 1978, de 12 de octubre de 1999, 12 de noviembre de 2002, y 20 de marzo de 2003), precisando la doctrina jurisprudencial que, para que dos distintivos sean incompatibles como marcas, no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfica o fonética, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores, ya que "se requiere que entre la marca y el signo distintivo frente al que se pretende hacerla valer, exista una identidad o semejanza que les haga de imposible convivencia en el tráfico mercantil, por el riesgo de confusión que pueda comportar", baste en este punto con citar la STS de 20 de marzo de Este marco legal nos obliga a puntualizar el significado del riesgo de error sobre la procedencia empresarial de los productos respectivos, al que se remiten ambos

6 preceptos, que conviene recordar, representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede -artículos 1 de la Ley 32/1988, 4 de la Ley 17/2001 y 2 de la Directiva 89/104, interpretado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2002 y 20 de marzo de Este riesgo de confusión, donde debemos incluir el de asociación que no es una alternativa al primero, sino que sirve para precisar el alcance de éste, STS 10 de mayo de 2004, debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria, entre otras, Sentencia del TJCE 22 de junio de 1999, que se refiere al consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, al cual se supone un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz. En este punto conviene señalar que otra de las pautas tradicionales que aplica la jurisprudencia española, como señala la STS de 28 de enero de 2004, para determinar la similitud de los productos, y por tanto llevar a cabo el juicio de comparación es el examen concerniente a sus canales de comercialización, idénticos o diferentes en cada caso. Así el Tribunal Supremo mantiene que la similitud de los productos puede desaparecer cuando se venden a través de diferentes canales de distribución. El estudio comparativo de las marcas en conflicto, para analizar la existencia de riesgo de confusión, como todos sabemos requiere analizar la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, efectuándose este análisis, al no establecer la Ley reglas precisas y concretas, mediante una revisión de conjunto, exigiéndose para apreciar la prohibición que el grado de semejanza gráfica o fonética, sea de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores. En los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y por lo tanto atendiendo no sólo a la parte denominativa, sino también a las figuras o dibujos integrantes de las instituciones en pugna; estudio conjunto que habrá de conducir a la determinación real de sí es posible que se produzca el error entre los consumidores, finalidad última que trata de evitar el precepto prohibitivo (Sentencia de 19 de abril de 1985, 2 de junio de 1986 y 20 de noviembre de 1991). Ello no impide que en estas marcas, sea posible destacar alguno de los elementos que se integran en la misma, y que por su alto poder distintivo constituye lo que se ha denominado "núcleo de la marca", y que como regla, cuando se combinan unos elementos denominativos y otros de diferente naturaleza, suele recaer en los primeros, ya que el consumidor demanda los productos por su nombre y no mediante su descripción Aquellos signos que alcancen especial eficacia individualizadora, han de ser preferentemente contemplados, para decidir si la marca o signo disentido puede provocar confusión en el tráfico a costa de la marca inscrita o prioritaria (Sentencias del Tribunal Supremo 9 de mayo de 1983, 30 de abril de 1986, 23 de octubre de 1987, 16 de diciembre de 89, 2 de abril de 1990, 3 de junio de 1991, 20 de noviembre de 1991, 12 de marzo de 1993, 6 de marzo de )

7 Por otra parte no debemos olvidar que en la comparación de los signos, en todo caso, como recuerdan las S.T.S. de 19 de noviembre de 1994, 27 de marzo de 2003, y 29 de septiembre de 2003, no es preciso que concurran cumulativamente semejanzas fonéticas, gráficas o conceptuales, siendo suficiente una de ellas. Por ultimo, en el análisis del riesgo de confusión, en vía civil no puede prescindir, de lo resuelto al respecto por la jurisdicción contencioso- administrativa, a la vista del articulo 53 de la LM, que establece que: <<No podrá demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo>>. C) Violación de prohibiciones absolutas y su incidencia en el ejercicio de acciones de nulidad, ante los Tribunales Mercantiles. 1. Prohibiciones mencionadas en el art. 5.1 de la Ley de Marcas. En base al articulo 5.1 de la Ley de Marcas, puede lograrse la nulidad de un signo registrado como marca cuando nos encontremos ante signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, o que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, o los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el art. 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente. En este caso, la nulidad en vía civil, dado el control administrativo previo que normalmente evita el registro de estos signos se da, cuando por su forma de exteriorización y su utilización visible, se trata de inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio de que se trate. 2. Incidencia de las prohibiciones absolutas contempladas en el art. 5.1 en el juicio comparativo, especial examen de la expresión de uso común, que o bien carece de carácter distintivo o bien define las características del producto o servicio. En primer lugar, debemos destacar que resultara extremadamente difícil estimar que resulten distintivos y admitidos validamente como marcas los signos esencial y exclusivamente geográficos. Así las particulares no pueden pretender monopolizar tales expresiones, para distinguir cualquiera de sus productos de otros idénticos o similares, de los de sus competidores pues, como señala la STJCE 6 de mayo de 2003, Un monopolio tan amplio no sería compatible con un sistema de competencia no falseado, principalmente porque incurriría en el riesgo de crear una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico. Cuando se produce la confrontación de denominaciones que utilizan en parte estos signos, los restantes elementos incluidos en la marca son la que fundamentalmente pondrán de manifiesto la existencia de una diferenciación suficiente en cada una de las expresiones enfrentadas, y la presencia de elementos característicos y diferenciadores suficientes para evitar error en los consumidores. Cuando los restantes elementos

8 también sean comunes, debe establecerse el juicio de comparación en base al estudio analítico del conjunto de la marca. Realmente, por tanto, estableciendo la Ley de Marcas conforme al artículo 5.1, c) y d) que no pueden registrarse como marcas los signos que se compongan exclusivamente de indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio, y los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, aún cuando se registre una marca que no se componga exclusivamente de una de estas indicaciones, pero realmente se integren en ella tales expresiones, tampoco podrá establecerse en base a tales denominaciones o indicaciones, el juicio de comparación, salvo que a través de este cauce fraudulentamente se burle esta prohibición. Como en la STS de 15 de mayo de 1995, enjuiciando la acción de cesación por el uso del termino Master, desestimada, hemos de recordar que los elementos de uso común, pertenecientes al dominio publico, no son susceptibles de apropiación en exclusiva por nadie. También cuando se hace mención a un determinado concepto jurídico, como elemento integrante del signo distintivo, ello no determina, sin mas, que exista riesgo de confusión en el público cuando se utiliza tal expresión como parte de la marca.. Del mismo modo, no cabe estimar que, cualquier concepto jurídico, integrado obligatoriamente en la denominación de una persona jurídica, conocido o renombrado solo como tal, deba ser considerado sin mas como marca notoria o renombrada por distinguir en el mercado determinados productos o servicios de una empresa concreta. La unión de dos expresiones genéricas o descriptivas, formando una sola expresión, plantea el problema sobre el valor distintivo de la nueva denominación surgida por tal unión. En este sentido debemos destacar, primeramente, la STS de 26 de febrero de 2004, sobre el caso multiactve, donde entre otras razones, considera la Sala que al estar la marca litigiosa integrada por dos vocablos genéricos, no se puede con él monopolizar el derecho al uso exclusivo, a pesar de la unión, pues sigue siendo lo mismo, por lo que el reconocimiento de la exclusividad no puede aceptarse, destacando también, en la citada resolución, la encomiable recopilación que realiza de la doctrina del Tribunal Supremo sobre situaciones similares donde se emplea la unión de expresiones o signos genéricos o descriptivos. Mención aparte merece también la STS de 9 de mayo de 2002, en el caso de la expresión Puente Aéreo, que es considerada igualmente genérica por hacer relación o evocación a determinados servicios. Doctrinalmente, hemos de coincidir con las recientes resoluciones del TJCE, que en definitiva indican que, ante la combinación de signos descriptivos, hemos de observar que, si bien la mera circunstancia de que cada uno de los elementos integrantes del signo, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo, no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo por el carácter fantasioso o inhabitual de la combinación, pero para ello es necesario que por el carácter inusual de

9 la combinación, en relación con los productos o servicios sobre los que va a ser aplicada, la palabra cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos descriptivos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos, o bien que la palabra haya pasado a formar parte del lenguaje corriente y haya cobrado en él un significado propio, de forma que, en lo sucesivo, goce de autonomía con respecto a los elementos que la componen. Especialmente interesante en este sentido fúe el caso enjuiciado por la Sentencia 1 de julio 2006, del Juzgado 1ª Instancia 14 (Mercantil) de Granada, en el litigio sobre el signo 0,0 en cervezas sin alcohol, donde era necesario analizar la fuerza distintiva, no meramente descriptiva, de los dos signos numéricos antes señalados separados con una coma incluidos en la marca mixta registrada por la actora, no meramente denominativa, sino mixta, y no solo grafica. En aquel caso fue necesario considerar, como cuestión de indudable trascendencia, que realmente la parte demandante no reclamaba una protección sobre la singular representación grafica de su marca, respecto de los dos números indicados, 0,0, o el diseño especifico dado a tales números, como puede ocurrir en otras ocasiones con determinadas letras, utilizadas para marcas renombradas (la letra R, para identificar una firma especifica de automóviles, o las letras LV combinadas en bolsos, maletas etc), sino, la protección especifica de la mencionada combinación de números en su grafía común. La desestimación de la demanda se sustento tanto en considerar que la actora no podía pretender monopolizar el numero cero, en cualquier forma de representación, para distinguir cualquiera de sus productos de otros idénticos o similares, como en la determinación de sí la combinación especifica de dos números cero, separados con una coma, tiene distintividad propia, o realmente tal composición es descriptiva y esta respondiendo a preguntas sobre el contenido y cualidades del producto sobre el que se aplica, sin que pueda admitirse, que el registro de una marca mixta implica la exclusividad de las denominaciones genéricas o descriptivas que dentro de ella se incluyan. Como establece la doctrina antes citada de nuestros Tribunales Europeos es posible en un registro de marca la unión de elementos privados por si solos de distintividad, que pueden conferir al signo resultante el carácter distintivo del que individualmente carecen (art. 5.3 LM), y aunque normalmente los números o sus combinaciones hacen referencia a una determinada cantidad, en ocasiones, no ocurre así, y se perciben por el consumidor como elemento distintivo, baste como ejemplo con citar, la combinación numérica 007, y su posible uso como marca para distinguir determinadas películas de acción. Para resolver sobre si la combinación 0,0 es una expresión de fantasía que carece de significado por si misma, o sin embargo hace referencia a una determinada característica del producto, en aquella resolución, se tuvo especialmente en cuenta el producto a los que se aplicaba, fundamentalmente en el caso enjuiciado, las denominadas cervezas sin alcohol, que como puso de manifiesto las actuaciones,

10 alcanzaban un abanico de graduación alcohólica, que va desde un volumen inferior al 1 por 100 hasta 0,03. Por ello en dicha resolución se argumentaba que: <<Es importante sentar desde el principio que la expresión cervezas <<sin>>, no refleja idéntico contenido de alcohol para todas las cervezas a las que se aplica. En este punto tampoco debemos olvidar que, como señala la propia actora, el nacimiento del signo 0,0 esta íntimamente relacionado con el lanzamiento de una cerveza que no tuviera nada o casi nada de alcohol. Por otra parte la documental acompañada con la contestación, Doc. 17, 18, 25, y 26, pone de relieve que, entre los consumidores, e incluso productores, dentro de las denominadas cervezas sin alcohol, se identifica una determinada categoría, caracterizada por su mínimo contenido alcohólico, las 0,0. También debemos tomar en consideración que, en las bebidas alcohólicas que deben obligatoriamente incluir la indicación del grado alcohólico volumétrico adquirido, es decir las superiores al 1,2 por 100, la determinación del grado alcohólico incluirá un decimal como máximo, y aunque ello no impida, de acuerdo con el Art. 19 RD 1334/1999, expresar mas de un decimal, cuando tal determinación no es forzosa, sin que las normas prohibitivas puedan interpretarse extensivamente, ciertamente no cabe negar, como hecho del que no debemos prescindir, que la cifra correspondiente al grado alcohólico incluye normalmente un decimal como máximo. Por ultimo, 0,0 también puede ser el resultado de una analítica, para determinar el grado de alcohol, no solo como pone de manifiesto el informe de la catedrático de química analítica aportado como documento 6 de los de la contestación, sino especialmente con ocasión del sometimiento de cualquier consumidor, a los que se dirige el tipo de cerveza que nos ocupa, a un test de alcoholemia con ocasión de la conducción de un vehículo a motor, vinculándose también claramente a estas situaciones la expresión 0,0 en la publicidad aportada con la demanda. Por tanto si bien es cierto que, como indica la actora, el decimal cero sin otra continuación, normalmente nada expresa, cuando nos encontramos ante un producto donde su principal característica es la de su mínimo grado alcohólico ya de por sí inferior a 1, como cerveza sin alcohol, y además es publico y notorio que un resultado de algunas décimas de tasa de alcohol, en determinadas pruebas obligatorias de detección, puede provocar la imposición de sanciones penales y administrativas, representándose por otra parte solo con un decimal como máximo el grado alcohólico volumétrico en las bebidas de esta naturaleza, y con carácter forzoso a partir de 1,2, no podemos concluir sino que, la expresión 0,0 alude al resultado de una determinada analítica sobre porcentaje de alcohol encontrado, como así además ponen de manifiesto los documentos antes examinados, y resulta de la propia actuación de la demandante que vincula el nacimiento del signo 0,0 con el lanzamiento de una cerveza que no tuviera nada o casi nada de alcohol. En consecuencia el signo 0,0 incorporado a la marca mixta de la actora carece de distintividad, para impedir su empleo por la demandada como se pretende, ya que se dirige, en el ámbito de las cervezas sin alcohol, en el que fundamentalmente es aplicado, a responder que es y como es la cerveza a la que se incorpora, y si bien podemos entrar en la difícil y escurridiza línea de separación entre las signos sugestivos o evocadores y los descriptivos, en este caso no podemos sino sentar que situados en el primer caso, obtenida una cerveza con casi nulo contenido de alcohol, no se ha producido un esfuerzo imaginativo importante, para distinguir tal

11 producto donde el grado de alcohol se determina normalmente con una unidad y un decimal...>> <<El hecho acreditado de que la demandante fuese la primera en lanzar y obtener un producto de las características antes descritas, no le permite monopolizar la descripción de sus características, con expresiones que si bien en principio pueden carecer de significado en otros ámbitos, aquí sin embargo, se refieren al nulo o inapreciable volumen de alcohol, determinante de su distinción respecto a otras cervezas denominadas convencionalmente <<sin alcohol>>. Con ello, si bien lógicamente puede obtener una legitima ventaja en el mercado, fruto de su esfuerzo, acompañado de la publicidad que estime conveniente, como quien primero lanza un <<MP3>>, combinación de letras y números en principio carente de significado al menos para el consumidor medio, sin embargo cuando tal expresión identifica y describe un bien comercializado por varias compañías, no es licito mantener la ventaja inicial impidiendo que otras empresas, cuando logran conseguir también el mismo producto, en este caso una cerveza de esta índole, con 0,03 grados, puedan emplear las mismas expresiones descriptivas para anunciar tal tipo de cerveza, que se identifica, al formularse la demanda, con una determinada categoría dentro de las denominadas sin alcohol. Es mas antes la propia actora, al lanzar su campaña sobre <<La sin auténticamente 0,0>>, en el año 2003, pone de relieve con ello que existen en esa fecha ya otras cervezas 0,0, sin ejercitar entonces acciones en protección de sus derechos sobre tal signo, quedando además sin efecto esta campaña al estimar el jurado de Autocontrol, de la Asociación de autorregulación de la comunicación comercial, que vulneraba el principio de veracidad; de igual forma también el documento 25 de la contestación, de noviembre de 2004, pone de relieve que no cabe imputar a la publicidad realizada por la demandada, a partir de 2005, la dilución esgrimida por la actora del termino 0,0. No cabe confundir entre las ventajas derivadas de ser el primero en obtener u ofrecer un determinado producto en el mercado, con monopolizar las características que para el consumidor medio lo definen, y de las que se sirve la demandada para lanzar su producto, que, aunque como refleja el documento numero 20 de los de la contestación, primero solo se identifica con el número 0, cuando alcanza un porcentaje de 0,05, después pasa a emplear la expresión 0,0, cuando alcanza un porcentaje inferior de 0,03, compatible tanto con la técnica expresada por la catedrática de química analítica a que se refiere el documento 6 de los de la contestación, como con las cualidades del producto de casi nulo contenido de alcohol, que se identificaba en el mercado con la expresión de éxito cervezas 0,0, siendo este segundo criterio seguramente de mayor peso para que la demanda lanzara su campaña publicitaria, después de la actora, sobre el 0,0, para implantar su producto en el mercado de casi nulo contenido de alcohol, sin que lógicamente antes de su uso hiciera inversión publicitaria alguna; sin que con ello pueda apreciarse una actuación dirigida al aprovechamiento indebido de la marca registrada o a menoscabar su carácter distintivo o la notoriedad o renombre por ella alcanzada, art c) LM, o un acto de competencia desleal, rechazando la existencia de los actos de confusión y de explotación de la reputación ajena invocados, ya que no puede apreciarse confusión por la utilización de la expresión o denominación descriptiva 0,0, que nadie puede monopolizar, y de la que desistió el representante en juicio de la demandante al intentar promover su registro ante la oposición planteada, sin que pueda apreciarse por tanto aprovechamiento indebido o explotación de la reputación alcanzada por las características de un producto alusivas a que la unidad y primer decimal, es cero, como expresión de que no existe cantidad alguna detectada de alcohol, en ambos casos, cuando en el ámbito de las bebidas alcohólicas solo se acude a la unidad y a un único

12 decimal para representar esta cantidad, y 0,0 también puede ser el resultado de una analítica o test, donde el consumidor necesita tener la certeza o convicción, por cuestiones de salud o relacionadas con la conducción, sobre que no reflejara decimal alguno, ni rastro de alcohol.>>. BIBLIOGRAFÍA Libro: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO ALBERTO (DIRECTOR), Comentarios a la Ley de marcas, Thomson Aranzadi, Libro: FERNÁNDEZ-NOVOA CARLOS, Tratado sobre Derecho de Marcas, segunda edición, Marcial Pons, 2004.