1. PRELIMINAR. mayo, de protección jurídica de las topografías

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1 El personal investigador en formación y la obtención de resultados protegibles por propiedad industrial o intelectual: las implicaciones de las cesiones de propiedad intelectual Ángel García Vidal Profesor acreditado como Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo Con ocasión de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 7 de enero de 2014, el presente Documento & Análisis examina en qué medida le corresponden al personal investigador los derechos de propiedad industrial o intelectual generados por los resultados de su investigación. Y de manera especial se presta atención a los becarios y a las implicaciones laborales que pueden tener las cláusulas de cesión de propiedad intelectual 1. PRELIMINAR Uno de los problemas más relevantes que se plantea en relación con la participación de becarios en las labores de investigación es el de determinar en qué medida les corresponderá el derecho a solicitar la propiedad industrial sobre la invención que se pueda alcanzar. Y el mismo problema se plantea en relación con la atribución de la titularidad de la propiedad intelectual en relación con los resultados protegibles por derecho de autor. Se expone a continuación la regulación a este respecto y las implicaciones que, desde la perspectiva laboral, pueden encerrar las cesiones de propiedad intelectual. 2. LA REGULACIÓN DE LA LP Y DEL TRLPI La Ley de patentes regula la titularidad de las invenciones en el caso de invenciones laborales, invenciones conseguidas por profesores universitarios e invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación [regulación de la LP aplicable las patentes y modelos de utilidad, así como a las topografías de los productos semiconductores y a las obtenciones vegetales, en virtud de las remisiones realizadas en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores y en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales]. En caso de relación laboral, la LP distingue tres supuestos diferentes, que la doctrina ha denominado, respectivamente, como invenciones de encargo, invenciones de servicio e invenciones libres. Son invenciones de encargo las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa y que son fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. En esta hipótesis el derecho a la patente corresponde al empresario (art LP), lo cual es lógico dado que la invención es consecuencia de un actividad prevista de manera explícita o implícita como objeto del contrato, a cambio de la cual recibe la contraprestación pactada. Es por ello también que el trabajador no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por la invención, salvo si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación de trabajo (art LP). 1

2 Las invenciones de servicio, en cambio, son las realizadas por el trabajador en relación con su actividad profesional en la empresa y en cuya obtención hubiera influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta. En estos casos el art LP reconoce al empresario la facultad de optar entre i) asumir la titularidad de la invención y ii) reservarse un derecho de utilización de la misma. Pero el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a i) la importancia industrial y comercial del invento, ii) el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y iii) las aportaciones propias del trabajador. Finalmente, son invenciones libres aquellas invenciones laborales que no encajan ni en las invenciones de encargo ni en las de servicio. En estos supuestos, el derecho a la patente corresponde al trabajador. Esta regulación es extendida en la LP (art. 20) a las invenciones de los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes públicos. Y la LP también contiene previsiones específicas sobre la titularidad del derecho a la patente en los casos en los que la invención es conseguida por los profesores universitarios (art. 20, apartados 2 y 3 LP) o personal investigador de entes públicos de investigación. Este último tipo de invenciones ha sido objeto de regulación por medio del Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, Real Decreto que establece, como regla general, que la titularidad de las invenciones realizadas por el citado personal investigador como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus funciones le corresponde a los organismos públicos de investigación. Por su parte, el Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual de 1996 tan sólo contiene una regulación general sobre el problema de los derechos de autor sobre las obras creadas por trabajadores asalariados, contenida en el artículo 51 de dicha Ley. Según el primer apartado de este precepto, la transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. En caso de ausencia de pacto escrito, el apartado segundo del artículo 51 TRLPI sienta un regla supletoria, según la cual, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral. En todo caso, la titularidad de la propiedad intelectual sobre los programas de ordenador se sujeta a la normativa específica contenida en el art de la TRLPI, según el cual cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario. Por lo demás, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible (LES), también regula la titularidad y la transmisión de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por el personal investigador de los Organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado De este modo, y de conformidad con los artículos 53 y 54 de la LES, los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas por el personal investigador de las citadas entidades, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculadas a ellas, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica, pertenecerán a dichas entidades siempre que sus investigadores «los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias». Y por lo que se refiere a los derechos de explotación integrantes de la propiedad intelectual, el artículo 54.2 de la LES preceptúa que «corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual». (Con todo, la 2

3 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación parece contradecir lo dispuesto por la LES, porque la LCTI parte de que los derechos de explotación de las obras creadas por los investigadores le corresponden a ellos, y no a las entidades en la que prestan servicios vid. art. 37) 3. La regulación del Estatuto del personal investigador en formación Ahora bien, en relación con los becarios debe tenerse en cuenta el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, un texto normativo que tiene por objeto establecer el régimen jurídico general del personal investigador en formación y su relación con las entidades públicas y privadas a las que estén adscritos. A este respecto, tienen la condición de personal investigador en formación aquellos graduados universitarios que sean beneficiarios de programas de ayuda dirigidos al desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica a través, como mínimo, de los correspondientes estudios oficiales de doctorado (art. 1 del Real Decreto 63/2006). La regulación es de aplicación a cualquiera de estos programas, con independencia de la naturaleza pública o privada de la entidad convocante, programas que deberán respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la concesión de las ayudas correspondientes, y requerir la dedicación del personal investigador en formación a las actividades de formación y especialización científica o técnica objeto de las ayudas. El artículo 4 del Real Decreto 63/2006 preceptúa que el personal investigador en formación podrá encontrarse en la situación jurídica de beca o de contrato. La primera situación, la de beca, comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda. La situación de contrato es posterior, pues se abre una vez superado el período de beca y obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, comprenderá, como máximo, los dos años siguientes. Para esta etapa, el personal investigador en formación formalizará un contrato laboral con el organismo, centro o institución al que esté adscrito. A este respecto, debe tenerse en cuenta la regulación de los contratos de trabajo bajo la modalidad de contrato predoctoral contenida en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (artículo 21 y ss). En relación con la contribución del personal investigador en formación al resultado protegible por derechos de propiedad industrial o intelectual, el artículo 5.1 f) preceptúa que en cuanto a los posibles derechos del personal investigador en formación sobre propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria, en el marco de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y, en su caso, el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. Los referidos derechos no tendrán en ningún caso naturaleza salarial. Y en relación con la propiedad intelectual se dispone que el personal investigador en formación tiene derecho (art. 5.1 e) a ejercer los derechos de propiedad intelectual derivados de su propia actividad formativa en la investigación y de acuerdo con su contribución, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Los citados derechos serán independientes, compatibles y acumulables con otros derechos que pudieran derivarse de la investigación realizada, sin perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el personal investigador en formación participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación. En consecuencia, el Real Decreto 63/2006 parte de la atribución al organismo del derecho a solicitar la protección por propiedad industrial, sin perjuicio de los derechos que se puedan derivar para el personal, que no tendrán carácter salarial. En cambio, la propiedad intelectual nace a favor del personal. 4. La cesión de los derechos de propiedad intelectual: implicaciones desde la perspectiva laboral En este contexto normativo, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 7 de enero de 2014, ha tenido en cuenta la existencia de estipulaciones contractuales entre el 3

4 investigador y la entidad sobre los derechos de propiedad intelectual para negar la condición de becario y afirmar la naturaleza laboral de la relación jurídica. En efecto, la Sentencia destaca que el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación afirma en su exposición de motivos que la exclusión del personal investigador en formación «de beca» del régimen jurídico laboral se hace sólo con carácter declarativo, por cuanto que la nota esencial y diferencial que concurre es su primordial finalidad de facilitar el estudio y formación del becario, sin que conlleve ninguna aportación al centro, organismo o universidad de adscripción, aquí no concurren, por tanto, todos los elementos exigidos para el nacimiento de una relación laboral. Al contrario, cuando el personal investigador ya tiene acreditada administrativamente una formación avanzada, a través del correspondiente Diploma de Estudios Avanzados o del documento administrativo que lo sustituya, la actividad de dicho personal investigador aprovecha, fundamentalmente, al centro, organismo o universidad de adscripción, concurriendo los elementos definitorios de una relación laboral de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores. Elementos de la relación laboral que, obviamente, están presentes cuando se trata de personal investigador doctor. Sobre esa base, el art. 5 del citado Real Decreto 63/2006 dispone en su apartado 2- que el personal investigador en formación de beca tiene derecho a percibir en plazo la ayuda económica que corresponda a la beca, en la forma establecida para cada convocatoria, sin que tenga naturaleza de salario, y a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos establecidos en el apartado 1 de la disposición adicional primera. Además, tendrá derecho equivalente al régimen de vacaciones, permisos y licencias que disfrute el personal investigador del organismo al que esté adscrito. Por su parte, el personal investigador en formación de contrato disfruta de los derechos de carácter laboral, así como los relativos a los de seguridad social, que se derivan del contrato que formalicen con el organismo, centro o universidad de adscripción. La sentencia recuerda con cita de abundante jurisprudencia que la esencia de la beca de formación es conceder una ayuda económica de cualquier tipo al becario para hacer posible una formación adecuada al título que pretende o que ya ostenta, bien en centro de trabajo de la entidad que concede la beca, bien en centro de estudios ajeno al concedente y que el importe de la beca no constituye una retribución de servicios. Y también destaca que disfrazar una relación laboral con el ropaje de una beca constituye una actuación en fraude de Ley que lleva como consecuencia la nulidad del acto constitutivo del fraude y la producción de efectos del acto que se trata de encubrir (art. 6.4 del Código Civil). Y este efecto se produce tanto si el beneficiario de la actuación fraudulenta es persona privada como si es la Administración, sujeta al ordenamiento jurídico por mandato constitucional. Pues bien, la sentencia considera determinante para apreciar la laboralidad de la relación la mención que en el acta de aceptación y compromiso de toma de posesión de beca predoctoral se hace a que si durante el disfrute de la beca se obtuviere un resultado susceptible de proteger mediante alguno de los títulos que la Ley reconoce, la titularidad de los derechos de propiedad industrial, así como los derechos de carácter patrimonial que integran la propiedad intelectual pertenecerán única y exclusivamente al CSIC, sin perjuicio del respeto de los derechos de los colaboradores a participar en los derechos derivados de las patentes. Según el Tribunal aun cuando el artículo 5 f) del RD 63/2006 para los posibles derechos del personal investigador en formación sobre propiedad industrial se remita a lo que disponga la correspondiente convocatoria en el marco de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y, en su caso, el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, el mismo precepto en su apartado e) le concede al investigador la posibilidad de ejercer los derechos de propiedad intelectual derivados de su propia actividad formativa en la investigación, de acuerdo con su contribución, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, sin perjuicio de los condicionantes derivados de la obra colectiva cuando el personal investigador en formación participe o esté vinculado a un proyecto colectivo de investigación 4

5 En consecuencia, la atribución en exclusiva por parte del demandante al CSIC de los derechos de propiedad intelectual por los trabajos ejecutados por el investigador, supone una incorporación de la actividad del becario al patrimonio de la empresa, una apropiación por parte de esta de los resultados y frutos de su esfuerzo, propias de las relaciones laborales y ajeno en corolario a la naturaleza de la beca en formación predoctoral del actor. Lo que unido al hecho de que tampoco haya trascendido a la narración judicial de los hechos la existencia de un verdadero plan formativo, director de la actividad del becario, o un seguimiento del aprovechamiento del demandante de la beca concedida y de sus resultados en los proyectos en que participó durante ese período, de lo que pudiera traslucir una verdadera finalidad formativa de la beca, debemos concluir que nos encontramos ante un verdadero contrato de trabajo, por lo que, independientemente del fraude alegado respecto a los posteriores contratos suscritos por obra o servicio, la relación laboral debe considerarse indefinida desde el inicio. Para más información consulte nuestra web o diríjase al siguiente de contacto: Barcelona Bilbao Madrid Málaga Valencia Vigo Bruselas Lisboa Londres Nueva York 5

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