Programa: AULA DE INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA

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1 Programa: AULA DE INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA Tema: Protección de resultados de investigación: Propiedade industrial e intelectual Curso: REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTES A Coruña y Ferrol, 2 y 3 de octubre de

2 REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTES 1. Estructura de la solicitud y cuestiones formales sobre su presentación Prof. Pascual Segura Ldo. en química por la Univ. de Valencia; doctor por la UB; investigador postdoctoral en la Univ. de California Agente de la propiedad industrial de la UB. Fundador y director del Centro de Patentes de la UB Vicedecano del Colegio Oficial de Químicos de Cataluña y presidente de su sección técnica Patentes Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent Office 2

3 OBJETIVO DE LA REDACCIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE: OBJETIVO:REDACTAR PARA QUE SEA ACEPTABLE POR - el International Bureau del PCT -la EPO -la USPTO - la Oficina de Patentes de Japón (JPO) - la Oficina de Patentes de China (SIPO) - la Oficina de Patentes de Korea (KIPO) - La "solicitud perfecta" es un ideal inalcanzable (es imposible conocer todo el estado de la técnica, prever todas las variaciones y desarrollos posteriores, etc.) 3

4 Redacción de la solicitud de patente Se intenta conseguir la protección más eficaz posible, buscando un equilibrio entre: - Los resultados disponibles -Elestado de la técnica localizado Resulta crítica la redacción de las reivindicaciones y la redacción de la memoria, pues las primeras se interpretarán a la luz de esta memoria. A diferencia de las reivindicaciones, que pueden modificarse a lo largo del procedimiento, la redacción de la memoria es casiirreversible, en el sentido de que está muy limitada en cuanto a modificaciones (no podrá ampliarse el contenido, p.ej. añadiendo ejemplos o realizaciones específicas). 4

5 5 EPC Article 78: Requirements of a European patent application (1) A European patent application shall contain: (a) a request for the grant of a European patent; (b) a description of the invention; (c) one or more claims; (d) any drawings referred to in the description or the claims; (e) an abstract, and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations EPC Article 85: Abstract. The abstract shall serve the purpose of technical information only; it may not be taken into account for any other purpose, in particular for interpreting the scope of the protection sought or applying Article 54, paragraph 3.

6 6 EPC Article 83: Disclosure of the invention The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. EPC Article 84: Claims The claims shall define the matter for which protection is sought [not define 'the invention']. They shall be clear and concise and be supported by the description. [EPO Guidelines] F-IV, 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure. It should be noted that, although an objection of lack of support is an objection under Art. 84, it can often...also be considered as an objection of insufficient disclosure of the invention under Art. 83, the objection being that the disclosure is insufficient to enable the skilled person to carry out the "invention" over the whole of the broad field claimed (although sufficient in respect of a narrow "invention"). Both requirements are designed to reflect the principle that the terms of a claim should be commensurate with, or be justified by, the invention... Whether the objection is raised as lack of support or as insufficiency is unimportant in examination proceedings; but it is important in opposition proceedings since there only the latter ground is available.

7 Aunque no lo digan algunas leyes o reglamentos, en la mayoría de jurisdicciones una reivindicación es una única frase (i.e. tiene un único "sujeto"). O sea, no puede tener puntos-y-seguidos. Y menos puntos y aparte! 7 Agente: no consta

8 Understanding the meaning of comprising in patent claims Prior art : + many other isolated vegetables or fruits Invention embodiment: A mixture having (or including, or containing, etc.) lettuce and tomato. ( This is a definition of a product ) Patent claim: An edible mixture comprising lettuce and tomato [ + anything else; this is implicit ] 8 ( This is a definition of an excluding right ) WHY?

9 Patent claim: An edible product comprising lettuce and tomato. The industrial or commercial exploitation of any of these products would be an infringing act of the claim: Even if any of these products were patentable (new, inventive, etc.), its patent would be dependent from (i.e. potential infringement of) the first dominating claim 9 However the exploitation of this product would not be an infringing act of the claim, because the product does not have one of the claim elements [the tomato]

10 Typical drafting of claims with a dependency line/chain Military analogy: A fortress with 'fallback' positions, prior art being 'the enemy' Claiming areas (protection scopes) A non military analogy: onion layers are claims 10

11 Claim infringement basic rule: All elements rule Dependent claims: simplification of drafting and of nullity/infringement analysis 1. Product comprising A + B + [anything else] 2. Product comprising A + B + C +[a] 3. Product comprising A + B + C + D +[a] Dependency line: All elements rule: A claim is infringed by a prohibited act of exploitation (defined in Spain by Arts of Ley de Patentes) associated to a questioned embodiment, when the questioned embodiment reproduces all the claim elements (also referred to as limitations or technical features). Comparison should be done element-by-element. In this example, a prohibited act associated to a questioned embodiment having additional elements (e.g. a product having A + B + C + D + E) infringes the three claims. But none is infringe when a common element is missing (as happens e.g. in "subcombination" A + C + D + E). 11

12 Regla básica de la infracción de una reivindicación Reivs. dependientes: simplificanción del análisis de nulidad/infracción 1. Product comprising A + B + [anything else] 2. Product comprising A + B + C +[a] 3. Product comprising A + B + C + D +[a] Línea de dependencia: Regla de la simultaneidad de todos los elementos (all elements rule): Una reivindicación se infringe por un acto prohibido de explotación [en ES definido en Arts LP] asociado a una realización cuestionada/controvertida si, y sólo si, la realización cuestionada reproduce simultáneamente [literalmente o por equivalencia] todos los elementos/limitaciones de la reivindicación. En este ejemplo, las tres reiv. se infringen por una realización cuestionada que tenga elementos adicionales (p.ej. A + B + C + D + E). Pero no se infringe ninguna cuando falta un elemento común (como sucede p.ej. con la "subcombinación" A + C + D + E). 12

13 13 Comprising vs. consisting [and consisting essentially in US] Comprising o which comprises se interpreta (claramente en US, en la EPO y en la mayoría de tribunales europeos; y ya está claro en la OEPM) como el inicio de una lista abierta, o sea, como "including the following elements but not excluding others". A veces se usan otras palabras equivalentes, como including, having, containing e incluso wherein. Pero comprising se ha estandarizado y es la recomendable en electromecánica, y en la mayoría de situaciones de química. Además de como transitional phrase, se usa a lo largo de la reiv. siempre que se necesita definir un elemento que comprende a otros. Consisting ó consisting of (claramente en US, pero no tanto en otras oficinas, inicia una lista cerrada (Grupo de Markush). El producto no tiene ningún elemento adicional o el procedimiento/método no tiene ningún paso adicional. Siginifica algo similar a composed of, constituting o being. En una reiv. química excluye otros ingredientes (que no estén como trazas). Se usa para introducir un grupo de Markush, tanto en química como en electromecánica. Consisting essentially of ocupa una posición intermedia, excluyendo elementos sin significado esencial en la composición química; o sea, contemplando algunas sustancias adicionales que no afectan. No se recomienda su uso, pues es inaceptable en muchas oficinas.

14 La parte experimental ( = explicación detallada) es lo más parecido ARTÍCULO CIENTÍFICO PATENTE - TÍTULO largo y muy descriptivo - AUTORES (muchos; a veces alguno "ficticio") - INTRODUCCIÓN con muchas citas a artículos (revisión bibliográfica) - RESULTADOS Y DISCUSIÓN: justificación teórica (los porqués); distinción entre lo real (en presente) y lo posible (en condicional); trascendencia en relación con otros estudios; perspectivas (en futuro). - EXPERIMENTAL (Materiales y Métodos; Ejemplos): Lo realmente realizado (en pasado), detallado para que sea reproducible TÍTULO críptico y poco descriptivo - INVENTORES (pocos y "reales") y PROPIETARIOS (registrados) - ESTADO DE LA TÉCNICA con pocas citas a patentes; problema técnico planteado. - EXPLICACIÓN GENERAL: soporte de las reivindicaciones, que muchas son extrapolaciones (en presente); solución al problema; uso industrial y ventajas. - EXPLICACIÓN DETALLADA: lo realmente realizado (en pasado) y/o paper examples (en presente). Dibujos y biosecuencias al final. - REIVINDICACIONES: definiciones de entidades/actividades protegidas

15 El valor de una solicitud o patente dependerá muchísimo de su redacción -Elestudio de patentabilidad y la correcta redacción de la solicitud prioritaria (la primera) son cruciales para la protección por patente. Si la redacción es mala la protección que dará la patente será prácticamente nula o ineficaz. - Hay que dedicarle el tiempo e interés necesario. Las traducciones y los trámites son importantes pero no mejoran una mala redacción. Si se busca la explotación, patentar cuando merezca la pena... pero entonces patentar bien! EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN DE UN MANUSCRITO DE ARTÍCULO EN UNA SOLICITUD DE PATENTE (ver diapositivas siguientes, y las reivs. más adelante) 15

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20 Comparison between a scientific paper and its related patent application: Title. Authors. Relevant date. 20

21 Comparison between a scientific paper and its related patent application: Abtracts 21

22 22 Background. Methods/Experimental part. Photos

23 FIG 2 FIG 6 23 Figure description. Fig. 3? Computer modeling?

24 In scientific publications, the longer the better [more value as curriculum] In patent documents [for the same patent right], the shorter the better! 24

25 NO OK NO OK OK NO Experimental results are useful (OK). 25 Computer modeling, long discussions, limitations... (usually NO needed). Future developments (NEVER MENTIONED!) Photos?

26 Tables of comparative experimental results Be careful with significance of numerical values (an SD with 5 figures?!) 26

27 Really necessary? NO NOOOO!!! 27 No additional material should be referred to (a patent appln. must be selfcontained) A list of references may be included at the end. But refs. should also be mentioned in the text, briefly indicating its relevance

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33 33... Claim 1 (always independent)

34 Independ. Claim 13 'best mode' 34

35 advantages inventive step 35

36 FIG. 4 FIG. 1 36

37 37

38 FIG. 5 38

39 FIG. 6 39

40 40 'brief' means 'brief'!

41 If possible, experimental results in patent applns. should be as rigorous as in scientific publications 41

42 Here, "I/we claim" appears often in US CLAIMS... US 2010/ A1 42

43 US 2010/ A1

44 US 2010/ A1

45 US 2010/ A1

46 EP A1 of Univ. Barcelona and Univ. Zaragoza (original drafting) 46

47 EP A1 (continuation) At the EPO one multiple-dependent claim pays the fees corresponding to one single-dependent claim. At the USPTO one multiple-dependent claim pays the number of claimfees corresponding to the number of dependencies included. 47

48 reiv. independiente comprende (no: incluye, tiene, está compuesto por...) dependencia simple dependencia múltiple grupo Markush 48

49 Considerar siempre los modelos de utilidad (en España con su anacrónica "novedad nacional") 49 Se puede proteger la misma invención simultáneamente por patente y modelo de utilidad?

50 Solicitar una patente y el mismo día solicitar también un modelo de 50 utilidad por exactamente la misma invención (1/2)

51 Es importante la hora del día? Solicitar una patente y el mismo día solicitar también un modelo de 51 utilidad por exactamente la misma invención (2/2)

52 Title of invention PARTS OF A PATENT DOCUMENT (FIELD OF THE INVENTION) [general and broader than broadest claims] BACKGROUND ART [only known art; nothing about the invention] SUMMARY OF THE INVENTION [first mentioning of the invention; generalization of detailed/particular embodiments; advantages, etc.] Throughout the description and claims the word "comprise" and variations of the word, are not intended to exclude other technical features, additives, components, or steps. The following examples and drawings are provided by way of illustration, and they are not intended to be limiting of the present invention. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS (FIG. 1 shows...; if any) DETAILED DESCRIPTION OF PARTICULAR EMBODIMENTS / EXAMPLES CLAIMS (new page) ABSTRACTS (including title; new page; max. 130 words 150 words in Spanish) DRAWINGS (FIG. 1, FIG. 2..., if any) BIOSEQUENCES (if any) 52

53 EJERCICIO DE REORDENACIÓN DE TROZOS DE UNA PATENTE SOBRE PASTA TIPO SPAGHETTI 53

54 Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud (Art. 11 RLP) 1/4 1 Las traducciones previstas en los Arts. 13 (documento prioritario traducido al castellano, 4 meses) y 14.2 (idiomas oficiales de CC.AA., traducidos al castellano) se consideran como documentos de la solicitud. 2. Los documentos de la solicitud de patente deberán presentarse [por triplicado, eliminado] y de tal manera que puedan reproducirse directamente por medios fotográficos, procedimientos eléctricos, offset y microfilme, en un número ilimitado de ejemplares. Las hojas no deberán estar desgarradas, arrugadas ni dobladas y sólo deben ser utilizadas por una sola cara. 3. Los documentos de la solicitud de patente deberán figurar en papel flexible, fuerte, blanco, liso, mate y duradero, de formato A4 (29,7 centímetros x 21 centímetros). Cada hoja deberá ser utilizada en sentido vertical, dejando a salvo lo dispuesto en el apartado i) del número 2 del Art. 9 (figuras horizontales) y en el número 10 del presente artículo. 4. Cada uno de los documentos de la solicitud de patente (instancia, descripción, reivindicaciones, dibujos, resumen) deberá comenzar en una nueva hoja... Todas las hojas de la solicitud estarán unidas de manera tal que puedan pasarse fácilmente en el momento de su consulta, y separarse y unirse de nuevo sin dificultad (p.ej. grapadas) 54

55 Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud (Art. 11 RLP) 2/4 5. Sin perjuicio de lo previsto para los dibujos en el Art. 9 (dibujos), los márgenes mínimos deben ser los siguientes: Margen superior: 2 centímetros. Margen izquierdo: 2,5 centímetros. Margen derecho: 2 centímetros. Margen inferior: 2 centímetros. [ todos 2 cm, menos el de la izquierda (2,5), para mejor agujerear ] El máximo recomendado para los márgenes citados anteriormente es el siguiente: Margen superior: 4 centímetros. Margen izquierdo: 4 centímetros. Margen derecho: 3 centímetros. Margen inferior: 3 centímetros. 6. Los márgenes de las hojas deben estar totalmente en blanco en el momento de la solicitud de la patente. 7. Todas las hojas de la solicitud de patente deberán estar numeradas correlativamente en cifras árabes. Los números se colocarán en el centro de la parte superior de las hojas, pero no en el margen superior. 8. Las líneas de cada hoja de la descripción y las reivindicaciones deben, en principio, ser numeradas de cinco en cinco, situándose las cifras en la parte izquierda, a la derecha del margen. 55

56 Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud (Art. 11 RLP) 3/4 9. La instancia por la que solicita la patente, la descripción, las reivindicaciones y el resumen deberán estar mecanografiados o impresos. Unicamente los símbolos y caracteres gráficos, y las formulas químicas o matemáticas podrán estar manuscritas o dibujadas, en caso de necesidad. Para los textos mecanografiados, los espacios entre líneas deben ser de 1½ (3-4 líneas por pulgada) Todos los textos deberán estar escritos en caracteres en los que las mayúsculas tengan, al menos, 0,21 centímetros de alto y en color negro e indeleble. 10. La instancia por la que se solicita la patente, la descripción, las reivindicaciones y el resumen no deben contener dibujos. La descripción, las reivindicaciones y el resumen pueden contener fórmulas químicas o matemáticas. La descripción y el resumen pueden contener cuadros. Las reivindicaciones solamente pueden contener cuadros, si el objeto de tales reivindicaciones lo aconseja. Los cuadros y las fórmulas matemáticas o químicas podrán estar dispuestos horizontalmente en la hoja si no pueden presentarse verticalmente de forma conveniente;... 56

57 Normas generales relativas a la presentación de los documentos de la solicitud (Art. 11 RLP) 4/4 11. Las unidades de peso y medida se expresarán según el sistema métrico (sistema internacional SI); si se utiliza otro sistema, deberán también expresarse conforme al sistema métrico. Las temperaturas se expresarán en grados centígrados; si se utilizase otro sistema, deberán expresarse, igualmente, en grados centígrados. Para las demás unidades físicas deberán utilizarse las unidades de la práctica internacional; para las fórmulas matemáticas, los símbolos de uso general, y para las fórmulas químicas, los símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares utilizados generalmente. En general, sólo deberán utilizarse los términos, signos y símbolos generalmente aceptados en el caso de que se trate. 12. La terminología y los signos de la solicitud de patente deberán ser uniformes. 13. Las hojas deberán estar razonablemente exentas de borraduras y no deberán contener correcciones, tachaduras ni interlineaciones. En casos excepcionales, se podrá autorizar derogaciones a esta regla, a condición de que no se ponga en duda la autenticidad del contenido y de que no perjudiquen las condiciones necesarias para una buena reproducción. 57

58 Today most patent applications and prosecution documents are filed electronically (it is simpler and cheaper) 58

59 Presentación electrónica de solicitud ES 59

60 Print with Amuny PDF converter (not Adobe) 60 "DIBUJOS" no se pone

61 WO & EP (on paper,online), ES (on paper) ES online 61 Pascual Segura - Centre Patents la Universitat de Barcelona Plantillas en Word para redacción de solicitudes de patente.

62 OEPM solicitud electrónica For EPO use: FIG 1, SEQ ID NO: 1 62

63 Cuestiones prácticas para rellenar "la plantilla" - La plantilla debe tener un formato muy simple (p.ej. sin viñetas, sin indentaciones, sin espaciados especiales entre párrafos, sin caracteres especiales, sin, sin, sin... SÓLO CON TEXTO SIMPLE. - La plantilla se convierte en el borrador del archivo de la solicitud, a base de escribir en ella, o de copiar en ella textos provenientes de otras fuentes, en particular la parte experimental de los inventores. - Es preferible que haya un único inventor de contacto (que él hable con los demás, si es necesario), que controle el texto-borrador de la solicitud. - Incorporar los diferentes textos al archivo de borrador de la solicitud, aplicándoles previamente el formato simple de este último archivo, para que no haya "contaminación de formatos". - No permitir que otros revisen o "corrijan" el borrador de la solicitud (enviarlo en PDF y que agreguen notas). Preferentemente, la modificación que quiera hacer el inventor que la envíe en un archivo de texto separado, con referencias al texto del borrador en PDF. 63

64 How to cite 64

65 65

66 66

67 cont. 67

68 68

69 Breve descripción de los dibujos - En esta sección la descripción es mínima, simplemente diciendo la naturaleza del dibujo, no explicando su contenido. - Más vale pasarse en número de figuras que quedarse corto. - Al menos una de las figuras ha de ilustrar la invención claramente y de forma separada, para que pueda ser usada en caso de litigio. - Si una figura representa estado de la técnica anterior, debe de indicarse claramente en ella misma (no sólo en el texto). - En invenciones electrónicas complejas pueden usarse diagrama de bloques (block diagrams) para agrupar circuitos. - En invenciones químicas o informáticas se usan mucho diagramas de flujo (flow charts). - En mecánica la calidad de los dibujos es esencial. Cada elemento reivindicado debe estar separado en un dibujo. - Deben combinarse distintas vistas: en perspectiva, en proyección (frontal, lateral, cenital), en seción, de despieces, etc. - A veces conviene incluir dibujos sobre cómo se usa la invención (con perfiles de personas humanas usándolo). - En las figuras y gráficas debe haber las mínimas palabras posibles (idealmente ninguna) usando símbolos para magnitudes y unidades. 69

70 Shadings 70

71 - Drawing lines solid: what is seen broken: what is hidden - Correspondence lines -Lead lines - Arrows 71

72 Prior art must be clearly identified 72

73 Exploded views 73

74 Sectional view: the plane upon which Figure 2 is taken is indicated in Figure 1 by the broken line 2+ +2, and arrows are used in Figure 1 as indications of the direction of sight 74

75 Arrows 75

76 How it is used 76

77 Standard symbols 77

78 Flowcharts 78

79 Chemical schemes as drawings 79

80 80

81 81

82 Dibujos (Art. 9 RLP) 1/ La superficie útil de las hojas que contengan los dibujos no se debe exceder de 26,2 por 17 centímetros. Las hojas no contendrán marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada. Los márgenes mínimos serán los siguientes: Margen superior: 2,5 centímetros. Margen izquierdo: 2,5 centímetros. Margen derecho: 1,5 centímetros. Margen inferior: 1 centímetro. 2. Los dibujos se realizarán de la forma siguiente: a) Los dibujos deben ser ejecutados en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y entintados, uniformemente espesos y bien delimitados, sin colores. b) Los cortes se indicarán mediante líneas oblicuas que no impidan una lectura fácil de los signos de referencia y de las líneas directrices. c) La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales que una reproducción fotográfica efectuada con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Cuando, en casos excepcionales, figure la escala de un dibujo deberá presentarse gráficamente.

83 Dibujos (Art. 9 RLP) 2/3 d) Todas las cifras, letras y signos de referencia que figuren en los dibujos deben ser sencillos y claros. No se podrán utilizar paréntesis, círculos o comillas, en combinación con cifras y letras. e) Todas las líneas de los dibujos deberán ser, en principio, trazadas con ayuda de instrumentos de dibujo técnico [hoy con ordenador]. f) Los elementos de una misma figura deben guardar la adecuada proporción entre ellos, a menos que una diferencia de proporción sea indispensable para la claridad de la figura. g) La altura de las cifras y letras no debe ser inferior a 0,32 centímetros. El alfabeto latino y, cuando sea práctica usual, el alfabeto griego deberán ser utilizados cuando figuren letras en los dibujos. h) Una misma hoja de los dibujos puede contener varias figuras... i) Las distintas figuras deben estar dispuestas, con preferencia verticalmente, sobre una o varias hojas, claramente separadas unas de otras pero sin espacios perdidos; cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberán presentarse horizontalmente, situándose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja. 83

84 Dibujos (Art. 9 RLP) 3/3 j) Las figuras deberán estar numeradas consecutivamente en cifras árabes (Fig. 1, Fig 2...), [FIG 1, FIG 2... ahora en la EPO] independientemente de la numeración de las hojas. k) Los signos de referencia pueden ser utilizados para los dibujos sólo si figuran en la descripción y en las reivindicaciones y viceversa. Los signos de referencia de los mismos elementos deben ser idénticos en toda la solicitud. l) Los dibujos no deben contener texto alguno, con excepción de breves indicaciones indispensables, tales como «agua», «vapor», «abierto», «cerrado», «corte según AB» y las palabras claves indispensables para su comprensión, en el caso de esquemas de circuitos eléctricos, de diagramas esquemáticos de instalación y de diagramas esquematizando las etapas de un proceso. Estas palabras deben ser colocadas de tal manera que puedan ser sustituidas por su eventual traducción sin que se tape ninguna línea de los dibujos. 3. Los esquemas de etapas de un proceso y los diagramas se consideran como dibujos (las fórmulas y esquemas de síntesis pueden considerarse o no) 84

85 Minimun number of words -ideally none- in drawings and tables (to avoid translations into other languages) 85

86 Quantity and unit names are substituted by standard SI symbols (V, C, %, mm). Comments (e.g. meaning of circles, squares, triangles...) are made in the description 86

87 PatentIn software was the standard (freely downloadable from web pages of main patent offices). It is being substituted by BISSAP (Biological Sequence Submission Application for Patents) In description text SEQ ID NO: # is used (# being the number of the particular sequence) 87

88 88

89 Instrucciones para presentación electrónica de solicitudes de patente y modelo de utilidad (OEPM, febrero 2012) 89

90 REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTES 2. Redacción de la descripción detallada (ejemplos, realizaciones particulares) Prof. Pascual Segura Ldo. en química por la Univ. de Valencia; doctor por la UB; investigador postdoctoral en la Univ. de California Agente de la propiedad industrial de la UB. Fundador y director del Centro de Patentes de la UB Vicedecano del Colegio Oficial de Químicos de Cataluña y presidente de su sección técnica Patentes Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent Office 90

91 Posibles materiales de partida del inventor - Una o varias ideas, junto con intereses y aspiraciones, transmitidas en forma totalmente oral, o parcialmente por escrito. - Bocetos - Dibujos técnicos - Un prototipo - Un producto acabado - Un informe de laboratorio - Un informe interno (patent submission, invention disclosure) -Un manuscrito para publicación (artículo, tesis, tesina, proyecto fin de carrera...) - Material complementario: resultados de búsquedas, documentos relacionados, etc. 91

92 Las reflexiones del inventor (1/3) Los resultados son un conocimiento, que generalmente se publica en publicaciones científicas. Para poder patentar invenciones hay que plantearse problemas técnicos y sus soluciones técnicas. Al inventor le suele ser difícil distinguir entre lo que son características técnicas nuevas e inventivas y lo que son ventajas, fines o propósitos. - Qué (creo que) he inventado? - Por qué funciona? (no irá a la patente, pero es importante) - Para qué puede servir? qué importancia económica puede tener? Con qué modelo de negocio se piensa explotar? - Cualquier otra cosa que tenga que ver con aspectos prácticos. 92

93 Las reflexiones del inventor (2/3) El inventor ha de proporcionar una descripción suficiente para que sea ejecutable. Para ello debe preguntarse... - Qué es lo que tiene de nuevo mi invención sobre lo conocido? - Cómo sé lo conocido? (seleccionar los documentos que considero más pertinentes, por ser más próximos a la invención). - Qué he publicado yo sobre el tema? (congresos incluidos) - Quizás debo buscar mejor o en otras fuentes de información - El inventor ha de analizar lo que ha hecho o sus protocolos para poder hacer (experimentos, dibujos, etc.), describiéndolo por escrito, preferiblemente en inglés. Esto se recopilará en la parte de ejemplos o descripción detallada (en pasado o en presente, respectiv.) - Preguntarse qué pienso hacer durante el año de prioridad - Analizar las diferencias estructurales o funcionales que hay entre lo que he hecho y lo que consideramos el estado de la técnica más próximo (diferenciando características de ventajas). 93

94 Una de las primeras patentes relativa a cremalleras (para cerrar calzado) 94 zapatilla comprada por el autor en 2003

95 Lo primero que el inventor debe hacer cuando se cree tener una invención patentable: buscar antecedentes en bases de datos de artículos (Medline, Excerpta Medica...) y de patentes (CAS/SciFinder, Derwent, Esp@cenet, PatentScope, Delphion, INVENES, USPTO, Googlepatents, etc.); evitar la divulgación prematura (congresos, artículos, tesis, tesinas...) que impida su patentabilidad; hablar con un experto. 95

96 96 Las reflexiones del inventor (3/3) - No se deben redactar las reivindicaciones demasiado pronto (antes hay que hacer un brainstorming), para no "enamorarse" de ellas. - Redactar las reivindicaciones independientes, cuyo objetivo es que abarquen todos los aspectos de toda la técnica que sea nueva, que no sea obvia y que esté soportada por la descripción. - Empezar a decidir qué es lo que se va a reivindicar, tratando de extrapolar a situaciones en las que la invención también funcionaría (aunque no igual de bien). - Definir los límites de no-funcionamiento de la invención para detectar las características técnicas imprescindibles o esenciales (que son las únicas que irán a las reivindicaciones independientes). - Elegir "el problema técnico" a resolver y los documentos a citar (patentes). Redactar la parte de estado de la técnica, con introducción sencilla, definiciones, etc. - Redactar las reivindicaciones, como un proceso iterativo, hasta que se esté totalmente satisfecho con ellas.

97 Las redacción de la solicitud Trasladar las reivindicaciones al comienzo de la descripción, pero cambiando su lenguaje esquemático y repetitivo por un lenguaje más normal (sin jerga de reivindicaciones ). Acabar de escribir el resto de la descripción, poniendo énfasis en las ventajas y sin dar demasiadas explicaciones (sobre todo, si existe alguna posibilidad de que no sean ciertas). Escribir un resumen informativo (no reivindicativo) de 150 palabras (recordando que la traducción al castellano ocupará bastante más palabras que el original en inglés). Para no caer en inequitable conduct en USA, hay que mencionar al examinador toda la información disponible por el inventor relativa a la invención: inventores, propietarios, actividades comerciales, publicaciones, exposiciones, otras solicitudes de patente, estado de la técnica anterior, observaciones, oposiciones, etc. Es muy arriesgado "pasarse de listo"! (la patente podría ser unenforceable en USA) 97

98 Los ejemplos o descripciones detalladas de realizaciones (embodiments) particulares 98 Esta parte de la memoria pretende describir una o más realizaciones particulares de cómo llevar a cabo la materia reivindicada. En esta sección no se deben incluir definiciones de la invención, ni afirmaciones de problemas o ventajas respecto al estado de la técnica. No referirse nunca a la "invención", sólo a "una realización de la invención", en conexión con cualquier característica técnica específica descrita en esta sección. Aquí la descripción es específica, de lo que se ha hecho, sin generalizar a medios equivalentes (p.ej. describir algo unido con un "tornillo", en lugar de con "medios de sujeción"). Los experimentos suelen redactarse en pasado ("el producto X fue preparado de tal manera... y presentó tal actividad..."). Es la parte que -en general- se supone es reproducible por un experto en la materia.

99 Definiciones negativas y exclusiones (disclaimers) En general no se define algo por "lo que no tiene" [EPO Guidelines] F-IV, Negative limitations (e.g. disclaimers). A claim's subject-matter is normally defined in terms of positive features indicating that certain technical features are present. Exceptionally, however, the subject-matter may be restricted using a negative limitation expressly stating that particular features are absent. This may be done e.g. if the absence of a feature can de deduced from the application as filed (see T 278/88). Negative limitations such as disclaimers may be used only if adding positive features to the claim would not define more clearly and concisely the subjectmatter still protectable (see G 1/03 and T 04/80) or would unduly limit the scope of the claim (see T 1050/93). It has to be clear what is excluded by means of the disclaimer (see T 286/06)... For the allowability of disclaimers excluding embodiments that were disclosed in the original application as being part of the invention, see H-V. With respect to the allowability of a disclaimer not disclosed in the application as filed, see H-V,

100 Anticipación accidental y disclaimers Anticipación = situación en la que una divulgación anterior cae literalmente dentro del alcance de la protección de una reivindicación. Anticipación accidental = La que el experto no tendría en cuenta a efectos de actividad inventiva, porque pertenece a un campo de la técnica completamente diferente o porque su descripción no ayuda a resolver el problema técnico planteado. Los elementos negativos son muy potentes como medios de definición (ej.: material substantially "free of iron"). El disclaimer se introduce generalmente con expresiones como: provided that, with the provisio that, except, with the exception of,

101 101 Generalizar: sí... Pero con fundamento [EPO Guidelines] F-IV, 6.1. General remarks. The claims must be supported by the description. This means that there must be a basis in the description for the subject-matter of every claim and that the scope of the claims must not be broader than is justified by the extent of the description and drawings and also the contribution to the art (T 409/91, 1994). Regarding the support of dependent claims by the description, see 6.6. F-IV, 6.2. Extent of generalization. Most claims are generalisations from one or more particular examples. The extent of generalisation permissible is a matter which the examiner must judge in each particular case in the light of the relevant prior art. Thus an invention which opens up a whole new field is entitled to more generality in the claims than one which is concerned with advances in a known technology. A fair statement of claim is one which is not so broad that it goes beyond the invention nor yet so narrow as to deprive the applicant of a just reward for the disclosure of his invention. The applicant should be allowed to cover all obvious modifications, equivalents to and uses of that which he has described. In particular, if it is reasonable to predict that all the variants covered by the claims have the properties or uses the applicant ascribes to them in the description he should be allowed to draw his claims accordingly. After the date of filing, however, he should be allowed to do so only if this does not contravene Art. 123(2).

102 Proporcionar fundamento/soporte para todo el ámbito de la materia reivindicada... A claim in generic form, i.e. relating to a whole class, e.g. of materials or machines, may be acceptable even if of broad scope, if there is fair support in the description and there is no reason to suppose that the invention cannot be worked through the whole of the field claimed.... Exemple: A claim relates to a specified method of treating "synthetic resin mouldings" to obtain certain changes in physical characteristics. All the examples described relate to thermoplastic resins and the method is such as to appear inappropriate to thermosetting resins. Unless the applicant can provide evidence that the method is nevertheless applicable to thermosetting resins, he must restrict his claim to thermoplastic resins. 102

103 Proporcionar fundamento en todo el ámbito reivindicado, distribuyendo los ejemplos/realizaciones Y (yes) = it works N N Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N N (no) = it doesn't work El tamaño de la letra es proporcional al grado de actividad (Y) o de falta de actividad (N). Líneas discontínuas = posibles reivs. La Y central podría ser el prototipo (cabeza de serie) a desarrollar 103

104 Otra posible distribución de los ejemplos/realizaciones 104 N N Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N N Y (Yes) = it works N (No) = it doesn't work El tamaño de la letra es proporcional al grado de actividad (Y) o de falta de actividad (N). Líneas discontínuas = posibles reivs. Hay dos realizaciones preferidas (las Y más grandes) que podrían dar lugar a dos invenciones

105 Drafting specific descriptions in electromechanics (1) - Usually this is the most time consuming part (although more thinking is involved in drafting claims). - Names are given to features/elements and numerals are attributed to each of those features in the drawings. Numerals do not have to be consecutive (the may be grouped e.g. 1-99, , ). - It is very important not to rely on the drawings at the expense of the text. In normal life a picture may be worth a thousand words, but in the world of patents one cannot incorporate pictures into claims. Thus a "blind man" test should be applied: The description should be written as though the drawings were not there (i.e. as though they were invisible to the blind man). This is particularly useful if, later on, an aspect from the specific description needs to be incorporated into the claims to provide patentability. - Sometimes is useful to start with an overview section, to describe in summary the main features and the way they work, highlighting the principal advantages. It may include a glossary of broad terms in the claims, with indication of the breadth of meaning (recommedable for US). 105

106 Drafting specific descriptions in electromechanics (2) "The five [V] SOFAs approach" - It should tell a story in the same way as school children are taught to write up chemistry experiments, starting with apparatus, going on to the method and finishing with the result. It is vital do not confuse a discussion of the structure with a discussion of the way in which the structure actually works. - An approach which ensures a good level of discipline is named "The SOFAV (five sofas) approach" by G. Roberts, and can be summarized as following this scheme: Structure (detailed description of the apparatus) Operation (the way the apparatus works) Fabrication (how the embodiment is made and what it is made of) Advantages (what the invention achieves) Variants (other implementations or variations of the the invention) 106

107 The best mode requirement in US (and IN) 35 USC, 112, Specification "The specification shall contain a written description ("description requirement") of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same ("enablement requirement") and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention ("best mode requirement")." - el mejor que cree el inventor en la fecha de solicitud (si no se cumple ha de ser de forma intencional) - se aplica también a los inventores extranjeros. - puede mencionarse indiscriminadamente, pero no cuasi-ocultarlo. - no significará una objeción en el examen, pero puede surgir durante un litigio y significar la nulidad de la patente. 107

108 "Rule 42(1) EPC (27(1) EPC1973). The description shall: (e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed using examples where appropriate and referring to the drawings, if any; (f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention is capable of exploitation in industry." [EPO Guidelines] F-III, 1 Sufficiency of disclosure. A detailed description of at least one way of carrying out the invention must be given. Since the application is addressed to the person skilled in the art it is neither necessary nor desirable that details of well-known ancillary features should be given, but the description must disclose any feature essential for carrying out the invention in sufficient detail to render it obvious to the skilled person how to put the invention into practice. A single example may suffice, but where the claims cover a broad field, the application should not usually be regarded as satisfying the requirements of Art. 83 unless the description gives a number of examples or describes alternative embodiments or variations extending over the area protected by the claims. 108

109 However, regard must be had to the facts of the particular case. There are some instances where even a very broad field is sufficiently exemplified by a limited number of examples or even one example (see also III, 6.3). In these latter cases the application must contain,in addition to the examples, sufficient information to allow the person skilled in the art, using his common general knowledge, to perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill. If the Examining Division is able to make out a reasoned case that the application lacks sufficient disclosure, the onus of establishing that the invention may be performed and repeated over substantially the whole of the claimed range lies with the applicant (see VI, 2.4). For the requirements of Art. 83 and of Rule 42(1)(c) and (e) to be fully satisfied, it is necessary that the invention is described not only in terms of its structure but also in terms of its function, unless the functions of the various parts are immediately apparent. Indeed in some technical fields (e.g. computers), a clear description of function may be much more appropriate than an over-detailed description of structure. 109

110 [EPO Guidelines] F-III, 2. Art. 83 vs. Art. 123(2). It is the responsibility of the applicant to ensure that he supplies, on filing his application, a sufficient disclosure, i.e. one that meets the requirements of Art. 83 in respect of the invention as claimed in all of the claims... If the disclosure is seriously insufficient, such a deficiency cannot be cured subsequently by adding further examples or features without offending against Art. 123(2)... [EPO Guidelines] F-III, 3. Insufficient disclosure. Occasionally applications are filed in which there is a fundamental insufficiency in the invention in the sense that it cannot be carried out by a person skilled in the art; there is then a failure to satisfy the requirements of Art. 83 which is essentially irreparable. Two instances thereof deserve special mention. The first is where the successful performance of the invention is dependent on chance... (a microbiological process involving mutations)... The second instance is where successful performance of the invention is inherently impossible because it would be contrary to wellestablished physical laws - this applies e.g. to a perpetual motion machine. If the claims for such a machine are directed to its function, and not merely to its structure, an objection arises also under Art. 52(1) that the invention is not "susceptible of industrial application". 110

111 111

112 Para patentar una invención no es necesario saber cómo o por qué funciona 112

113 Proper names & trademarks [EPO Guidelines] F-III, 7. Proper names, trademarks and trade names. The use of proper names, trademarks or trade names or similar words to refer to materials or articles is undesirable insofar as such words merely denote origin or where they may relate to a range of different products. If such a word is used, then where it is necessary in order to satisfy the requirements of Art. 83, the product must be sufficiently identified, without reliance upon the word, to enable the invention to be carried out by the skilled person at the date of filing. However, where such words have become internationally accepted as standard descriptive terms and have acquired a precise meaning they may be allowed without further identification of the product to which they relate. 113

114 Conviene intentar mantener flexible la definición de la invención (si se puede) Las leyes no define lo que es o puede ser una "invención", sólo dice algunas cosas que no pueden ser consideradas invenciones, o que no pueden ser consideradas invenciones patentables. Es imposible conocer con seguridad cual es la "esencia" de la invención a la hora de redactar, entre otras cosas porque es imposible conocer todo el estado de la técnica pertinente. Por ello, si la solicitud admite una invención particular, será muy difícil -si no imposible- retractarse de la admisión y afirmar con éxito que la solicitud describe una invención diferente. Cualquier cambio de posición es probable que lleve a una objeción de materia añadida (Art EPC). Así, como regla general, una solicitud de patente debe describir la materia en la forma de uno o más ejemplos o realizaciones que se refieren a distintos aspectos de una "invención indefinida o no especificada", debe describir las ventajas de ciertos elementos de las realizaciones, y especificar en las reivindicaciones más amplias (las independientes) cual es la materia que se desea proteger. 114

115 La suficiencia de la descripción: requisito de patentabilidad, cuya ausencia es causa de nulidad 115

116 Art. 83 EPC: The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art [EPO Guidelines] F-II, 4. Description. 4.1 General remarks. The "person skilled in the art" for this purpose is considered to be the ordinary practitioner aware not only of the teaching of the application itself and the references therein, but also of what was common general knowledge in the art at the date of filing the application. He is assumed to have had at his disposal the means and the capacity for routine work and experimentation, which are normal for the technical field in question. As "common general knowledge" can generally be considered the information contained in basic handbooks, monographs and textbooks on the subject in question (see T 171/84). As an exception, it can also be the information contained in patent specifications or scientific publications, if the invention lies in a field of research which is so new that the relevant technical knowledge is not yet available from textbooks (see T 51/87). Sufficiency of disclosure must be assessed on the basis of the application as a whole, including the description, claims and drawings, if any. 116

117 Una buena fuente de "conocimiento común y general" en Química Orgánica (por sí mismo y por las referencias a reviews y tratados que contiene) El ponente tiene todas las ediciones: 1st (1968), 2nd (1977), 3rd (1985), 4th (1992), 5th (2001), 6th (2007), 7th (2013, new) source: Amazon' web 117

118 F-IV, 4.5 (cont).... It is not necessary [neither convenient] moreover, that the invention be presented explicitly in problem and solution form. Any advantageous effects which the applicant considers the invention to have in relation to the prior art should be stated, but this should not be done in such a way as to disparage any particular prior product or process. Furthermore, neither the prior art nor the applicant's invention should be referred to in a manner likely to mislead. This might be done, e.g. by an ambiguous presentation which gives the impression that the prior art had solved less of the problem than was actually the case. F-IV, 4.7. Reference in the description to drawings. If drawings are included they should first be briefly described, in a manner such as: "FIG. 1 is a plan view of the transformer housing; FIG. 2 is a side elevation of the housing;... When it is necessary to refer in the description to elements of the drawings, the name of the element should be referred to as well as its number, i.e. the reference should not be in the form: "3 is connected to 5 via 4" but, "resistor 3 is connected to capacitor 5 via switch 4". F-IV, 4.8. Reference signs. The description and drawings should be consistent with one another, especially in the matter of reference numbers and other signs, and each number or sign must be explained. 118

119 Lo que debe dejarse fuera de la solicitud - Lo que merezca la pena mantener como know-how (pero cuidado con el requisito de best mode de los EEUU). - Lo que sea confidencial frente a terceros. - Lo que no sea propiedad del solicitante. - Las definiciones de conceptos bien conocidos en el sector. -La"ciencia" innecesaria para la patentabilidad (discusiones, explicaciones, justificaciones, razonamientos, historia de la invención, datos comparativos innecesarios, etc.) -El estado de la técnica prolijo, incluyendo sólo el "más próximo". - Lo que vaya a constituir materia de futuras invenciones. Así se minimizarán los costes de traducción y publicación. 119

120 Know-how definition in Tech. Transfer EU Regulations (i) "know-how" means a package of non-patented practical information, resulting from experience and testing, which is: - secret, that is to say, not generally known or easily accessible, - substantial, that is to say, significant and useful for the production of the contract products, and - identified, that is to say, described in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiality; (g) "intellectual property rights" includes industrial property rights, know-how, copyright and neighbouring rights; (h) "patents" means patents, patent applications, utility models, applications for registration of utility models, designs, topographies of semiconductor products, supplementary protection certificates for medicinal products or other products for which such supplementary protection certificates may be obtained and plant breeder's certificates; Art. 1 ("Definitions") of Commission Regulation (EC) No 772/2004 on the application of Art. 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements. Official Journal L 123, 27/04/2004 P

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