ART. 4 bis ARREGLO Y PROTOCOLO DE MADRID

Transcripción

1 ART. 4 bis ARREGLO Y Jefa del Área de Marcas Internacionales y Comunitarias Oficina Española de Patentes y Marcas El art. 4 bis del Arreglo, especifica que cuando una marca nacional ya registrada en un país ha sido objeto, posteriormente, de un registro internacional a nombre del mismo titular o de sus derechohabientes, puede ser objeto por parte de dicho titular de una solicitud de sustitución de dicho registro nacional por el nuevo registro internacional, sin perjuicio de los derechos adquiridos a consecuencia de estos; en tanto que el mismo art. del Protocolo puede referirse tanto a un registro nacional como regional( como sería el caso de la UE), y siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que el registro nacional o regional y el internacional estén inscritos a nombre del mismo titular. que la protección del registro internacional, se extienda al país desde donde se solicita la sustitución. que todos los productos y servicios que protege la marca internacional estén comprendidos dentro de los que están registrados en la marca nacional o regional. que la solicitud de marca internacional sea posterior a la solicitud del registro nacional o regional que se pretende sustituir. En relación con los productos o servicios, queda claro que no es obligatoria la sustitución de todos los que comprende la marca nacional, sino solo los protegidos por el registro internacional, y serán estos únicamente los que se beneficien de los derechos del registro anterior, a saber la fecha de concesión o de prioridad en el caso que hubiera sido reivindicada. Por tanto las marcas que hubieran sido objeto de una sustitución en virtud del art. 4 bis, podrán tener varias fechas de prioridad con independencia de su fecha de solicitud. En cualquier caso y por lo que respecta a la Oficina Española, el trámite a seguir en estos procedimientos es el siguiente: Petición, mediante instancia escrita, por el titular de los registros o por su representante debidamente acreditado, de la solicitud de sustitución prevista en el art. 4 bis. En dicha instancia constará además del nombre del titular los números de las marcas que van a ser objeto de sustitución, tanto el de la marca nacional como el de la marca internacional. La, en el Área de Marcas Internacionales comprueba los datos de ambas marcas y en el caso que se cumplieran todos los requisitos enumerados anteriormente procede a dictar una resolución de la marca internacional, con la prioridad de la marca nacional sustituida y únicamente para los productos que esta última proteja. Esta marca internacional se concederá obligatoriamente para los productos o servicios que han sido objeto de la petición de transformación, pudiendo ser denegada para el resto de los productos o clases solicitadas. Una vez emitida esta resolución, se anula la marca nacional en su totalidad o en la parte de los productos sustituidos. Página 1/17

2 Ambas resoluciones se envían al BOPI para su publicación y en la de la marca internacional se harán constar específicamente la fecha de prioridad resultante y los productos o servicios que se benefician de la misma. Asimismo esta sustitución se anota en la base de datos de la a efectos de información de terceros afectados. De esta manera el titular, que tenía dos registros idénticos uno nacional y otro internacional, deja de abonar las tasas correspondientes a uno de ellos (en la actualidad no tendría que volver a renovar la marca nacional). Pero no obstante, toda vez que la sustitución puede ser parcial, el titular estará obligado a continuar manteniendo en vigor la marca nacional en la parte no sustituida a fin de no perder sus derechos sobre la misma. La resolución resultante de esta sustitución se envía por la Oficina nacional competente a la Oficina Internacional, la cual tomará nota y publicará en la Gaceta de Marcas Internacionales; en esta resolución debe constar: - el número del registro internacional - fecha y número del depósito - fecha y número del registro o en su caso la fecha de prioridad del registro sustituido - productos o servicios comprendidos en el caso de que no sea una sustitución total En la actualidad, el procedimiento establecido en el art. 4 bis no es utilizado prácticamente por los titulares de marcas ante la, con lo que hay duplicidad de registros idénticos de marcas nacionales e internacionales. Un ejemplo de sustitución lo encontramos en la marca internacional H SCHWARKOPF, que sustituyó a la marca nacional M , que por supuesto cumplía todos los requisitos enumerados para poder ser objeto de sustitución; en este caso se trataba de una sustitución parcial en cuanto a productos ya que la marca nacional M , solo protegía parte de los productos de la clase 3 solicitados, y en la resolución, se concedieron los productos sustituidos con la fecha de prioridad correspondiente y dado que se trataba de una marca que protegía otras muchas clases existe un acuerdo simultáneo de concesión, denegación y renuncia. TRANSFORMACIÓN Como acabamos de ver el art. 9 quinquies del Protocolo deja claros los puntos de obligado cumplimiento para que sea admisible una solicitud de transformación y conserve como fecha de prioridad, bien la que tuviera reivindicada el registro internacional para el que se solicita la transformación, bien la fecha de solicitud de este ante la Oficina Internacional. Dichos requisitos son: - que la solicitud de transformación sea solicitada en el plazo de tres meses desde que el registro internacional fue cancelado. - que los productos y servicios de la marca internacional y la nacional sean coincidentes. - que la solicitud satisfaga todo lo exigido en la legislación nacional del país para el que se solicita la transformación. Página 2/17

3 Hay que dejar claro que este procedimiento solo será posible cuando la anulación de la marca internacional se haya producido a petición de la Oficina de Origen y nunca a petición del titular de la marca. El procedimiento nacional viene recogido en el ar. 83 de la Ley de Marcas y en el art. 41 de su Reglamento de Ejecución. El art. 83 de nuestra Ley de Marcas se ocupa de los registros internacionales que solicitan la transformación en registros nacionales, y concretamente su apdº. 1 dice: Un registro internacional cancelado en virtud del art, 6.4 del Protocolo podrá ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos y servicios protegidos en España por dicho registro internacional si la solicitud se dirige a la dentro del plazo de tres meses a contar desde la cancelación de dicho registro internacional. El procedimiento a seguir es siempre a instancia de parte interesada y el peticionario de la transformación tendrá que presentar una solicitud de registro nacional según lo dispuesto en el art. 12 de la Ley de Marcas, es decir una solicitud con los mismos requisitos que para las marcas nacionales, esta solicitud incluirá también el pago de las tasas correspondientes a las clases que se quieren transformar, ya que la solicitud de transformación podrá ser parcial respecto a los productos, servicios o clases que amparaba la marca internacional, pero nunca se podrán solicitar mas en la transformación. Además de la solicitud de marca el peticionario deberá aportar los siguientes datos: - indicación de que se trata de una solicitud de transformación - número y fecha del registro internacional en que se basa. - indicación de si dicho registro está concedido en España o pendiente de concesión - domicilio en España a efectos de notificaciones. A esta solicitud deberá adjuntarse obligatoriamente una certificación de la Oficina internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios que protegía la marca en relación a España antes de su cancelación. Esta certificación deberá presentarse con una traducción al castellano. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha del registro internacional o de la extensión territorial para España y siempre respetando la fecha de prioridad, en el caso de que la hubiera. Esta solicitud tendrá que presentarse en la Oficina en el plazo máximo de tres meses a contar desde la cancelación del registro internacional, y se considerará como fecha de presentación en la, a los efectos de duración y renovación la del día que dicha solicitud haya tenido entrada en la Oficina Española. Recibida esta solicitud, a la cual directamente se le da número de entrada nacional, la Oficina Española hará un primer examen de forma donde se determinará si cumple los tres puntos básicos: - si el registro en que se basa ha sido cancelado conforme al art. 6.4 del Protocolo - si toda la documentación del art. 83 de la Ley de Marcas está en regla - si los productos o servicios de la nueva solicitud están cubiertos, para España por el registro internacional Página 3/17

4 En la base de datos, aparecerá dentro de la solicitud de la marca nacional, un apunte en el constará el número del registro internacional del que procede, así como las fechas de solicitud y prioridad correspondientes. Si se observara el incumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente mencionados, se comunicaran los defectos al solicitante o a su representante, el cual dispondrá de un mes para presentar alegaciones y subsanar defectos. En el caso que no presentara alegaciones o no subsanara defectos la tendrá por desistida la solicitud, e igualmente publicará esta resolución de desistimiento en el BOPI. Una vez superado este examen, se continuará la tramitación de manera idéntica a la de una marca nacional, publicandose la solicitud en el Bopi y todos los trámites posteriores que conlleva, con una única salvedad: si la marca que solicita la transformación se refiere a una marca internacional ya concedida en España, se acordará sin mas trámite su concesión como marca nacional, publicandose en el BOPI y se expedirá el correspondiente título, que tenrá ademas de todos los requisitos del título de marcas nacionales los siguientes: marca de origen y su número. fecha de presentación en la Oficina de origen. datos de prioridad reivindicada. En este caso habrá por parte de la Oficina Española una única publicación de solicitud y concesión simultáneamente. En la publicación de concesión directa, como señala el art 23 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas, aparecerán ademas de los datos comunes a todos los registros nacionales, los siguientes una mención de que se trata de una concesión directa por transformación fecha de adopción del acuerdo de concesión directa fecha de concesión en España del registro internacional transformado Contra este acuerdo de concesión directa, no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero si se podrá fundar en el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para la válida transformación o para la concesión directa del registro internacional solicitado. La hasta este momento, solo ha recibido una solicitud de transformación, de una marca internacional ya concedida en España, por lo que de acuerdo con lo mas arriba dicho, fue objeto de una concesión directa como marca nacional, se trata de la Solicitud internacional H760982, cuyo país de origen Singapur está dentro de los países parte en el Protocolo y que le fue otorgado como número nacional M Recalco que debe tratarse siempre de un país parte en el Protocolo ya que los países parte en el Arreglo no pueden, con respecto a sus marcas internacionales, hacer uso de la facultad de sustitución. En el caso del art. 9 quinquies del Protocolo de Madrid lo que se sustituye es una marca internacional por una nacional, quedando únicamente esta última, en tanto que si nos fijamos en el art. 4 bis del Arreglo y del Protocolo la que desaparece es la marca nacional que queda sustituida por el registro internacional. Página 4/17

5 CESE DE LOS EFECTOS DE LA SOLICITUD O DEL REGISTRO DE BASE Art. 6 del Arreglo y del Protocolo y Art. 22 del Reglamento de Ejecución común - Plazo de dependencia, 5 años entre la solicitud de un registro internacional y la marca nacional que le sirve de base. El plazo de cinco años empieza a contarse desde la fecha válidamente admitida como fecha de presentación de la solicitud internacional, independientemente de que la solicitud reivindique o no fecha de prioridad. - comunica a la Oficina internacional el cese del registro base por: Denegación por prohibiciones absolutas Denegación por oposición de otra marca anterior Denegación como consecuencia de un recurso Denegación como consecuencia de una acción judicial Renuncia Anulación Todos los casos enumerados anteriormente podrán ser totales o parciales en cuanto a clases o productos concretos. En el caso de que se haya interpuesto una acción judicial contra la concesión en la de una marca nacional, y dado que la resolución de los procedimientos judiciales suele exceder del plazo de cinco años ( del art. 6), de dependencia del registro nacional y del internacional, la Oficina Española envía a la Oficina Internacional una comunicación en la que se da cuenta de la interposición de la demanda; esta notificación si debe hacerse siempre dentro del plazo de cinco años y desde ese momento queda en suspenso el periodo de dependencia, admitiendo en su momento la Oficina Internacional la anulación de la marca que sirve de base al registro internacional y por tanto la posterior anulación de este último. La solicitud de comunicación a la Oficina Internacional de la denegación de la marca nacional o de la interposición de la demanda, deberá ser siempre hecha, por lo que respecta a la Oficina Española, a instancia de parte interesada, bien por el mismo titular o por su representante. La Oficina Española envía a la Ompi esta comunicación, para que tome nota, junto con una copia de la interposición de la demanda y cuando se dicte sentencia y la tenga conocimiento de ella de forma oficial, deberá comunicar la misma a la Oficina internacional, haciendo constar los motivos de la denegación de la marca nacional y que al servir de base al registro internacional este debe ser anulado. Página 5/17

6 Anexo I Art. 4 bis (Sustitución) Página 6/17