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1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 1365/2007 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: FERNANDO LEDESMA BARTRET Tipo de Resolución: Sentencia Voces: x INSCRIPCIÓN DE MARCAS x x MARCA NOTORIA x Resumen: Se aprecia incongruencia omisiva en la sentencia de instancia respecto del caracter de marca derivada alegado como motivo de oposición.el problema de fondo se centra en determinar si la marca "VIAJES IBERIA INTERNACIONAL", sin tipo de letra ni añadido gráfico alguno, solicitada como derivada de la marca "VIAJES IBERIA" reúne los requisitos para ser registrada como marca derivada. A juicio del Tribunal Supremo la respuesta es negativa porque la incorporación del término "INTERNACIONAL" da nacimiento a una marca nueva y distinta, en la que cambia el elemento principal (pues el término "viajes" es claramente accesorio) que pasa de ser "IBERIA" a ser "IBERIA INTERNACIONAL", lo que implica una variación sustancial, que no accesoria, de la marca de la que se pretende derivar. El nuevo elemento principal creará en cualquier consumidor medio el riesgo de confundir los servicios que pudiera prestar "VIAJES IBERIA, S.A.", al amparo de la marca solicitada como derivada, con los prestados, al amparo de sus marcas por la entidad "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.", empresa de transportes aéreos cuyas citadas marcas "IBERIA" gozan de notoriedad y por el riesgo de confusión, dadas las semejanzas fonéticas y conceptuales existentes entre la marca solicitada y las opopuestas. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a treinta y uno de marzo de dos mil nueve VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José María Martín Rodríguez, en representación de VIAJES IBERIA, S.A., contra la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2006 dictada en el recurso nº 1443/2003 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, y el Procurador de los Tribunales D. José Luis Pinto Marabotto, en representación de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- " VIAJES IBERIA, S.A." solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- el registro de la marca denominativa nº "VIAJES IBERIA INTERNACIONAL" como derivada de la marca nº "VIAJES IBERIA", para distinguir servicios de la clase 39, consistentes en "servicios de transporte de pasajeros y mercancías por carretera, ferrocarril, avión así como los servicios de alquiler de vehículos de transporte, y servicios relacionados con el funcionamiento de aeropuertos, información de tarifas, horarios y medios de transporte". SEGUNDO.- A la solicitud de registro formuló oposición la entidad IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., titular de las marcas mixtas -gráfico denominativas- números "IBERIA" y "IBERIA", ambas de la clase 39, amparadoras de servicios de transporte y propios de una Agencia de Viajes. 1

2 TERCERO.- En las alegaciones al suspenso, "VIAJES IBERIA, S.A." expuso ser titular del nombre comercial nº "VIAJES IBERIA", solicitado el 9 de febrero de 1932, y de las marcas números y , ambas "VIAJES IBERIA, S.A.", solicitadas el 16 de septiembre de CUARTO.- La OEPM, mediante resolución de 6 de mayo de 2002, acordó el registro de la marca solicitada como marca derivada de la nº en vigor y en base al art. 9 de la Ley de Marcas de QUINTO.- En el recurso de alzada entablado por IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. contra la resolución de concesión alegó, entre otros extremos, la inaplicación al caso del art. 9 de la L.M., dado que la marca solicitada como derivada contiene una importante y decisiva variación al incluir el vocablo "INTERNACIONAL". También invocó la notoriedad de los signos impugnantes, de la que se desprende la aplicabilidad de la prohibición contenida en el art. 13.c) de la L.M. de Igualmente opuso la identidad denominativa, conceptual y fonética entre los signos impugnantes y la reconocida, de donde a su juicio se seguía la procedencia de aplicar la prohibición del art a) de la L.M., que igualmente resultaba de aplicación en virtud de la identidad de los servicios a que se aplican los signos confrontados. SEXTO.- El recurso de alzada fue desestimado por resolución de 28 de abril de En su considerando primero se dice textualmente que la circunstancia de la prioridad registral de la mercantil solicitante sobre el término "IBERIA", con base en su nombre comercial nº , es determinante para la resolución del recurso de alzada. SÉPTIMO.- Contra la resolución de la OEPM interpuso "IBERIA, LíNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A" recurso contencioso- administrativo. En la contestación a la demanda formulada por "VIAJES IBERIA, S.A." se destaca que se está en presencia de una marca derivada, a la que es aplicable el art. 9.1 de la L.M., argumento que constituye parte esencial de la pretensión de oposición a la pretensión de la parte demandante. OCTAVO.- El recurso contencioso-administrativo nº 1442/2003 fue resuelto por sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya "ratio decidendi" se halla en el fundamento de derecho tercero, que dice así literalmente: "TERCERO.- De la doctrina expuesta se deduce que el concepto básico sobre el que ha de hacerse la comparación entre las marcas opuestas es la posibilidad de confundibilidad en el mercado, y como criterios para esta valoración ha de considerarse la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas. En el supuesto de autos, las marcas en cuestión lo son: 1.- Viajes Iberia Internacional 2.- Iberia, Líneas Aéreas Españolas, S.A. Las actividades correspondientes a ambas marcas se incluyen en la clase 39 del nomenclátor, relativo a transporte. Veamos si por el concepto, por la grafía, o por la fonética pueden confundirse ambas marcas. La Administración demandada entendió que ambas marcas no podían ser confundidas a pesar del uso del término Iberia. Pues bien, en principio puede sostenerse que siendo acompañado el término "Iberia", en el primer caso por "Viajes" e "Internacional", y en el segundo por "Líneas Aéreas Españolas", la sola identidad del término "Iberia" no sería suficiente para inducir a error. Ahora bien, no es menos cierto que en el mercado que nos ocupa el término Iberia se encuentra vinculado a las líneas aéreas, denominación que se utiliza en solitario y que identifica una compañía de transporte ampliamente conocida, por ello, entra dentro de lo probable que efectivamente pueda confundirse la primera marca con la segunda. Así lo ha declarado en asuntos idénticos el Tribunal Supremo en sentencias aportadas por la actora, que por su reiteración han de ser seguidas". Con fundamento en este razonamiento, la sentencia estima el recurso y anula las resoluciones recurridas. NOVENO.- Mediante providencia de 2 de marzo de 2007 el Tribunal "a quo" tuvo por preparado el recurso de casación de "VIAJES IBERIA, S.A". 2

3 DÉCIMO.- El Procurador de los Tribunales D. José María Martín Rodríguez, en representación de "VIAJES IBERIA, S.A.", formalizó el escrito de interposición de este recurso de casación. Consta de cuatro motivos. En el primero, acogido al art c) de la L.J., invoca la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, con infracción del art. 120 de la CE y 218 de la L.E.Civil, pues entiende que la sentencia es incongruente. En el desarrollo del motivo se sostiene que la sentencia no hace mención alguna al hecho esencial de haberse solicitado y registrado la marca solicitada como marca derivada, lo que distinguía este supuesto de los resueltos por anteriores sentencias del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2001 (RRCC 3474/94 y 5979/94) y 25 octubre de 2005 (RC 7427/02 ). En los motivos segundo y tercero, basados en el art d) de la L.J., se denuncia, respectivamente, que la sentencia ha infringido el art. 9.1 y 2 de la L.M. de 1988, toda vez que la recurrente en casación es titular prioritaria del signo "VIAJES IBERIA", teniendo el término "INTERNACIONAL" un carácter simplemente accesorio. Sostiene a continuación, ya en el motivo tercero, que la sentencia ha infringido el art. 9 de la L.M. y la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias que cita (SSTS de 14 de mayo de 1982, 27 de febrero de 1984, 11 de julio de 1985, 13 y 20 de febrero de 1987 y 26 de marzo de 1988 ), conforme a la cual el Registro debe proteger el derecho de quien primeramente inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación no hace sino extender a otro producto o a otras modalidades de las permitidas ese derecho de preferencia que excluye todo intento de oposición por quien inscribió después, pues la nueva inscripción viene a constituir una continuidad registral de la anterior. Expone asimismo en este motivo que lo pretendido por "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A". es impedir que "VIAJES IBERIA, S.A". pueda extender el conocimiento de su marca al ámbito que otorga la denominación genérica "INTERNACIONAL". Sostiene igualmente que su mandante es una Agencia de Viajes y la Línea Aérea no lo es, por lo que tiene sus propias filiales con distintos signos y marcas en competencia con "VIAJES IBERIA", como es "VIVATOURS". En el cuarto motivo, basado en el art d) de la L.J., alega que la sentencia ha infringido la jurisprudencia contenida en las SSTS de 20 de julio de 2001 y 25 de octubre de 2005, antes mencionadas. Al desarrollar el motivo razona: que las referidas sentencias rechazaron el registro de la marca "VIAJES IBERIA INTERNACIONAL" por no haber sido solicitada como marca derivada, sino como marca principal, lo que ahora no acontece; que la sentencia impugnada vulnera el principio de igualdad en aplicación judicial de la Ley; que sus marcas prioritarias han convivido durante cuarenta años con las opuestas sin confusión; que la sentencia infringe el art. 33 de la CE ; y que por mucha notoriedad y renombre que tenga "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. ello "no le legitima para expropiar y limitar los derechos de su mandante, previos, anteriores y preferentes sobre el signo en su conjunto de la recurrente". Concluye suplicando sentencia que estime el recurso y confirme las resoluciones de la OEPM. DECIMOPRIMERO.- Antes de resolver sobre la admisión del recurso de casación, mediante providencia de 14 de septiembre de 2007 se puso de manifiesto a las partes la posible causa de inadmisión del recurso por carencia manifiesta de fundamento a la vista de la jurisprudencia de la Sala contenida en las sentencias dictadas en los recursos de casación números 7427/2002, 5979/1994 y 3474/1994, de acuerdo con el art d) de la L.J. DECIMOSEGUNDO.- Las partes formularon alegaciones y el recurso fue admitido a trámite por auto de 31 de enero de 2008, dado que "esta Sala no se ha pronunciado aún sobre el supuesto en que la compatibilidad (de las marcas) se pretenda con relación a una marca derivada". DECIMOTERCERO.- Se han opuesto al recurso de casación: 1) el Abogado del Estado, sosteniendo su desestimación con imposición de las costas al recurrente; y 2) la representación procesal de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., en cuyo escrito se rechaza el vicio de incongruencia de la sentencia, se mantiene que la sentencia no ha infringido el art. 9 de la L.M., pues la solicitada no es una marca derivada sino nueva, dado que la variación que introduce es sustancial, y se afirma que al registro de la marca solicitada se opone la prohibición del art a) de la L.M., toda vez que se genera un riesgo de confusión y asociación con las de su titularidad. Destaca su condición de compañía de transportes existente desde el 28 de junio 1927, cuyas marcas tienen el carácter de renombradas en el ámbito del transporte aéreo y termina invocando la inadmisibilidad del recurso en virtud de lo establecido en el art c) y d) de la L.J., habida cuenta lo declarado por las SSTS de 20 de julio de 2001 y 25 de octubre de Por todo ello suplica la inadmisión del recurso o su desestimación. DECIMOCUARTO.- Mediante providencia de 15 de diciembre de 2008 se señaló para votación y fallo del recurso el día 24 de marzo de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección FUNDAMENTOS DE DERECHO 3

4 PRIMERO.- El primer motivo de este recurso de casación, amparado en el art c) de la L.J., se funda en que la sentencia impugnada es incongruente por omisión. Ha lugar al motivo, de acuerdo con la doctrina de la STC 44/2008. El art de la L.J. establece que "los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro de límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición". El art de la misma Ley dispone que la sentencia "decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso". La marca "VIAJES IBERIA INTERNACIONAL", cuyo registro ha sido anulado por la sentencia impugnada fue solicitada y concedida como marca derivada. En el escrito de contestación a la demanda, la parte codemandada, ahora recurrente en casación, elegó que, a diferencia de lo que había ocurrido en supuestos anteriores, la marca se había solicitado al amparo del art. 9 de la L.M., esto es como derivada de la marca nº , siendo tal razón determinante de la resolución administrativa originaria y uno de los argumentos esenciales de su oposición expuesto en el escrito de contestación a la demanda. La sentencia recurrida omite toda consideración sobre motivo tan sustancial y por ello incurre en incongruencia omisiva que, acertadamente, se denuncia en este motivo primero, que acogemos, lo que, de acuerdo con el art c) de la L.J., que remite al apartado d) del mismo precepto, nos impone resolver lo que corresponda dentro de los términos en que el debate ha sido planteado en la instancia. SEGUNDO.- Es aplicable al caso la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, derogada por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Esta última ha hecho desaparecer "formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que esas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca, en la que manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio, para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada, en el caso de la ampliación de marcas" como luce en la exposición de motivos de la mencionada Ley del año El art. 9 de la derogada Ley de Marcas de 1988 dispone que "se registrarán con el nombre de <<marcas derivadas>> las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios". La cuestión a decidir por esta sentencia es, pues, si la marca nº "VIAJES IBERIA INTERNACIONAL", sin tipo de letra ni añadido gráfico alguno, solicitada como derivada de la marca "VIAJES IBERIA" nº , reúne los requisitos a que el art. 9 citado subordina su posible registro como marca derivada. A nuestro juicio, no. La incorporación del término "INTERNACIONAL" da nacimiento a una marca nueva y distinta, en la que cambia el elemento principal (pues el término "viajes" es claramente accesorio) que pasa de ser "IBERIA" a ser "IBERIA INTERNACIONAL", lo que implica una variación sustancial, que no accesoria, de la marca de la que se pretende derivar. El nuevo elemento principal creará en cualquier consumidor medio el riesgo de confundir los servicios que pudiera prestar "VIAJES IBERIA, S.A.", al amparo de la marca solicitada como derivada, con los prestados, al amparo de sus marcas "IBERIA" y "IBERIA", por la entidad "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.", empresa de transportes aéreos cuyas citadas marcas "IBERIA" gozan de notoriedad y por ello tienen derecho a una reforzada protección como la que otorgaba el art. 13.c) de la L.M. de 1988, aplicable, según hemos dicho, "ratione temporis", al prohibir el registro de aquellos signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, y que ahora reconoce el art. 8.2 de la L.M. del año La notoriedad de las marcas oponentes fue alegada por la parte demandante en el escrito de demanda, no ha sido rechazada por "VIAJES IBERIA, S.A." y es reconocido por la sentencia impugnada. TERCERO.- Teniendo en cuenta por tanto el carácter de marca nueva que tiene la solicitada, su registro se ve impedido no sólo por la prohibición contenida en el art. 13.c) de la L.M. sino también por la del art a) de la misma Ley, dada las semejanzas fonéticas y conceptuales existentes entre la solicitada y las opuestas, así como la identidad de los servicios a distinguir. Esta semejanza denominativa e identidad aplicativa son susceptibles de inducir a confusión en el mercado y de crear el riesgo de asociación con las marcas oponentes. Pues el término "INTERNACIONAL", unido al de "VIAJES IBERIA", evocará en cualquier persona medianamente informada la idea de servicios aéreos internacionales como los que presta la entidad "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.". De aquí la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo y de anular la marca registrada. CUARTO.- Cierto es que entre los supuestos resueltos por las SSTS de 20 de julio de 2001 (RC 3474/94) y 20 de julio de 2001 (RC 5979/94 ) existen las diferencias apreciadas por el auto de la Sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 31 de enero de 2008, recogido en antecedentes. En aquellos casos, la marca se había solicitado como principal, en tanto que en el que ahora resolvemos se ha solicitado como derivada. Por ello, dicho auto rechazó la causa de inadmisibilidad opuesta en trámite de admisión y se ha examinado por esta Sección el fondo del asunto. Por idéntica razón procede también desestimar las causas de inadmisibilidad planteadas por "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, 4

5 S.A." en el escrito de oposición a este recurso de casación. Entre aquellas decisiones anteriores (no invocamos la STS de 25 de octubre de 2005 RC 7427/2002 porque se refiere a la marca nº "VIAJES IBERIA") y el pronunciamiento de la sentencia que ahora emitimos hay una perfecta armonía. Ahora examinamos por primera vez si la marca solicitada es susceptible de ser registrada como derivada y llegamos a la misma conclusión que en anteriores casos. Esto es, entendemos que la marca no es susceptible de registro ni con uno ni con otro carácter ni como principal ni como derivada. Las razones explicativas de la desaparición de las marcas derivadas en la vigente Ley del año 2001 vienen a sumarse a las que hemos expuesto como justificadoras de nuestro fallo. QUINTO.- De acuerdo con el art de la L.J., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia. FALLAMOS Centro de Documentación Judicial 1º.- Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José María Martín Rodríguez, en representación de "VIAJES IBERIA, S.A.", contra la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2006 dictada en el recurso nº 1443/2003 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que casamos. 2º.- Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de "IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de mayo de 2002 y 28 de abril de 2003, la segunda desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la anterior, que acordaron el registro de la marca nº "VIAJES IBERIA INTERNACIONAL", resoluciones que anulamos, declarando la improcedencia del registro de la citada marca. 3º No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. 5