PROTECCIÓN DE LAS MARCAS.

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1 ACCIONES CIVILES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS. ESPECIAL REFERENCIA A LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA Decisión 486, ADPIC, Derecho Comunitario Europeo y Legislación Española XIV Seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina Luis Antonio Soler Pascual Magistrado Tribunal Marca Comunitaria España

2 ACUERDO CARTAGENA Y DECISIÓN 486. ADPIC DECISIÓN 486 RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL RÉGIMEN COMPLEMENTARIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

3 CATÁLOGO DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LA MARCA REIVINDICATORIA DE DEPURACIÓN MARCARIA NULIDAD CADUCIDAD DE DEFENSA SIN INFRACCIÓN OPOSICIÓN AL REGISTRO. infracción y protección provisional? NEGATORIA?. Ejercicio simultáneo con acción de infracción. Litispendencia? i Conexidad?. d? DE DEFENSA CON INFRACCIÓN CESACIÓN REMOCIÓN DESTRUCCIÓN DIFUSIÓN INDEMNIZATORIA DE PROHIBICIÓN

4 ACCIÓN REIVINDICATORIA LEGITIMACIÓN CAUSAS OBJETO PRETENSIÓN CABE ACUMULACIÓN CON DAÑOS Y PERJUICIOS? JUCOS PLAZO EJERCICIO. LA MALA FE EFECTOS. LICENCIAS Y USO ENTRE COMPETIDORES

5 ACCIÓN DE NULIDAD NULIDAD ABSOLUTA CAUSAS Decisión 486 art 134 y art 135 RMC y LM IMPRESCRIPTIBILIDAD LEGITIMACIÓN AMPLIA A t 172 li it d d l i E Art 172 a solicitud de cualquier persona Es necesario al menos interés?

6 ACCIÓN DE NULIDAD NULIDAD RELATIVA CAUSAS Decisión 486 art 136 RMC y LM PRESCRIPCIÓN LEGITIMACIÓN. Amplia?

7 ACCIÓN DE NULIDAD NULIDAD PARCIAL ART 172- ÚLTIMO PÁRRAFO- Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad d únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán i del registro de la marca.

8 ACCIÓN DE CADUCIDAD CADUCIDAD DEL REGISTRO O ADMINISTRATIVA Decisión 486 art 174 Falta renovación y de pago de tasas- RMC y LM

9 ACCIÓN DE CADUCIDAD CADUCIDAD C POR FALTA DE USO ART 165-1: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación LA EXCEPCIÓN DE NO USO: La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. ART 166: CONCEPTO USO

10 ACCIÓN DE CADUCIDAD CADUCIDAD POR VULGARIZACIÓN ART 169-1: 1 La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

11 ACCIÓN DE CADUCIDAD CADUCIDAD PARCIAL ART 165-3º: Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

12 ACCIONES DE DEFENSA DE LA MARCA SIN INFRACCIÓN OPOSICIÓN AL REGISTRO RMC Y LM Decisión 486 ART 146 LEGITIMACIÓN REQUISITOS

13 ACCIONES DE DEFENSA DE LA MARCA FRENTE A LA INFRACCIÓN TITULO XV ART 238: El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad d nacional competente t contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

14 ACCIONES DE DEFENSA DE LA MARCA FRENTE A LA INFRACCIÓN LEGITIMACIÓN CO-TITULARIDAD LICENCIATARIOS CAUSAS ART 155 CONTENIDO DECLARATIVA DE CONDENA

15 ACCIONES DE DEFENSA DE LA MARCA FRENTE A LA INFRACCIÓN SISTEMA NUMERUS APERTUS ARBITRABILIDAD? MEDIDAS CAUTELARES FINALIDAD TUTELA SUMARIA ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA GARANTÍA DE EFECTIVIDAD DE LA DECISIÓN JUDICIAL LA APARIENCIA DE BUEN DERECHO CAUCIÓN DEL SOLICITANTE

16 ACCIONES DE DEFENSA DE LA MARCA FRENTE A LA INFRACCIÓN ACCIÓN DE CESACIÓN Art a) ACCIÓN DE PROHIBICIÓN O INTENTO DE INFRACCIÓN Art 238 in fine- ACCIÓN DE REMOCIÓN Art f) ART 241-2º ACCIÓN DE DESTRUCCIÓN Art f) ACCIÓN DE DIFUSIÓN Art 241-g)

17 ACCIÓN INDEMNIZATORIA FINALIDAD RÉGIMEN JURÍDICO Art 241-b) Art 243 LEGITIMACIÓN CONCEPTOS INDEMNIZABLES EMERGENTE DAÑOS INTERNOS DAÑOS EXTERNOS DAÑO MORAL DESPRESTIGIO DILUCIÓN POR EMPAÑAMIENTO CRITERIOS PRUEBA DAÑOS Y PERJUICIOS

18 I)RÉGIMEN) JURÍDICO. LEGISLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA Consecuencia de la infracción ió del ius prohibendi. Decisión 486 Art 241-b) Art 243 Artículo 9 RMC. Remisión a la legislación del Estado miembro. Artículos 14.1 y RMC. Normas internas sobre acción indemnizatoria. Artículos 42 y 43 Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

19 II) RÉGIMEN JURÍDICO La Directiva 2004/48/CE. Finalidades: d Armonizar las legislaciones de los Estados miembros ante la disparidad que presentan en materia de medidas provisionales, protección de pruebas y cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. Evitar que los Estados menos eficientes en la protección de estos derechos se conviertan en refugio de los infractores. Tensión entre las concepciones de la indemnización: resarcitoria versus disuasoria. Considerando 26: finalidad reparadora. Artículo 17 Propuesta Comisión: doble regalía hipotética y indemnización perjuicios + beneficios obtenidos por el infractor.

20 III) LEGITIMACIÓN Legitimación ió activa: STMC 26/09/07: titular de la marca y licenciatario en exclusiva. Se rechaza la duplicidad de indemnizaciones. Ambas pertenecen al mismo grupo de empresas. Optaron por el criterio de la regalía hipotética. Legitimación pasiva: STMC 23/10/2008: antiguo distribuidor autorizado a utilizar la marca del concedente tras haber resuelto éste unilateralmente l t el contrato t de distribución ib ió

21 IV) CONCEPTOS INDEMNIZABLES Pérdidas sufridas Coste de oportunidad: horas que el personal ha tenido que dedicar a la gestión del litigio y que de otro modo se habrían dedicado a actividades productivas de la empresa (STS 20 de julio de 2006). Costes de la gestión prejudicial: requerimiento notarial de cese y negociación. Circularización a todos los clientes informándoles de la infracción. Gastos de investigación en que haya incurrido el titular del derecho para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

22 V) CONCEPTOS INDEMNIZABLES Ganancias dejadas de obtener Sin necesidad de prueba (ex re ipsa): 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (STMC 4/06/2007 presunción iuris et de iure). Necesidad de prueba sobre el hecho de que la violación de la marca le produjo daños o perjuicios superiores. En este caso podrá solicitar una indemnización mayor, con arreglo a los criterios establecidos en los apartados del artículo 43 LM. Prueba sobre la concurrencia e interferencia en el mercado. Una vez acreditado que los daños y perjuicios son superiores al 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor, el titular puede elegir entre los criterios previstos en el artículo 43.2 LM.

23 VI) CONCEPTOS INDEMNIZABLES Consecuencias económicas negativas Beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. Concreción. Beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Cálculo de los beneficios: deberán detraerse de los ingresos brutos únicamente los gastos directamente imputables a la fabricación y/o comercialización del producto, no así de los gastos generales de la empresa, pues se habría incurrido en ellos en cualquier caso. Se rechaza la acumulación de los dos conceptos en STMC 17/04/08. Argumentos: interpretación gramatical; interpretación conforme al artículo 13.1.a de la Directiva 2004/48. Admite acumulación STS 29/12/2006. Competencia desleal.

24 VII) CONCEPTOS INDEMNIZABLES En relación a la acumulación de los dos conceptos precedentes. cabría no obstante entenderla atendiendo a la distinta naturaleza de cada uno de los supuestos? El primero es puramente indemnizatorio lucro cesante- El segundo reviste naturaleza de enriquecimiento injusto. La cuestión radica en qué solución sería dable en el caso que lucro cesante fuera inferior i a los beneficios i obtenidos por el infractor porque en este caso de no admitir la acumulación no se estaría fomentando la infracción al permitir al infractor el mantenimiento de los beneficios de su infracción?. Cabe recordar, en este sentido, el art 41 ADPIC.

25 VIII) CONCEPTOS INDEMNIZABLES Regalía hipotética Naturaleza también próxima o propia al enriquecimiento injusto. Problemas en su determinación cuando el titular no concede licencias (STMC 18/07/07). Rechazo de criterios apriorísticos atendiendo al sector concreto de actividad. Obtención de datos suministrados por registros públicos: por ejemplo, el de franquicias. Cánones fijos: de establecimiento y anual, por el hecho de utilizar una marca ya consolidada en el mercado. Canon variable: en atención al número de productos. Deberá adecuarse al ámbito geográfico, al tiempo de la infracción y al número de productos ilícitamente marcados. Consideración de licencia forzosa/licencia consentida que debería penalizarse. SAP Barcelona 23/04/2001 (incremento en un 10%).

26 IX) CONCEPTOS INDEMNIZABLES 3 Perjuicio i causado al prestigio i de la marca. Por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados. Por una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Dificultad en su determinación y su distinción respecto del daño moral y los otros conceptos indemnizables. Figura como uno de los criterios i a considerar en la cuantificación de la indemnización general. Se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado. Es un criterio específico para las marcas notorias? La dilución (o aguamiento) de la marca

27 X)CONCEPTOS INDEMNIZABLES Daño moral Concepto en el ámbito de la propiedad p industrial. Ubicación sistemática defectuosa. Aunque no se pruebe el perjuicio económico. SSTS 18/02/1999, 23/12/2004 y 1/06/2005: nexo común, el titular era una persona física.

28 XI) Criterios a considerar en la cuantificación Notoriedad, renombre yprestigio de la marca. Número y clase de licencias concedidas. Se detraerá el valor de los productos, materiales y medios embargados si se atribuyen en propiedad al titular (art e 1 LM). 3.6 Declaración de nulidad marca nacional en caso de mala fe del titular (artículo 54.2 LM).

29 XII) PRUEBA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS Prohibición ió de Sentencias con reserva de liquidación id ió deferida a la fase de ejecución (artículo 219 LEC). Diligencias preliminares (arts. 256 y ss. LEC y 129 Ley de Patentes. Exhibición de documentos (artículo 43.4 LM y artículo 328 LEC) documentos bancarios, contables, financieros y aduaneros. Carácter reservado. Pericial contable. Sanción a la falta de colaboración del demandado (STMC 14/10/2008) art 329 LEC. Necesidad de diferenciar productos y servicios ilícitos (STMC 23/10/2008).

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