Congreso Internacional Científico y Tecnológico

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1 Congreso Internacional Científico y Tecnológico Gestión de la Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología Vanesa Lowenstein

2 Temas MODULO 1 Qué es la propiedad intelectual? Qué derechos de Propiedad Intelectual existen y qué protege cada uno? Cómo se protegen las invenciones? MODULO 2 - Por qué a los investigadores les debería importar las patentes? MODULO 3 Cómo impacta la PI en cada etapa del proceso de investigación y desarrollo? Cuándo y por qué debo considerar la posibilidad de proteger mi investigación? MODULO 4 -. Qué clase de acuerdos y contratos es importante considerar en las actividades de I+D?

3 MODULO 1 Qué es la propiedad intelectual? Qué derechos de Propiedad Intelectual existen y qué protege cada uno? Cómo se protegen las invenciones?

4 Propiedad Intelectual el valor de lo inmaterial Dónde reside el valor de los productos innovadores? precisamente en la invención, en el diseño, la expresión distintiva o innovación que contiene, y la misma es producto del intelecto de su creador. Se dinamiza la capacidad de generar valor agregado.

5 Características de la PI Son bienes intangibles, los cuales se pueden multiplicar infinitas veces al aplicarse a objetos físicos (simultaneidad y reproducibilidad bienes públicos). Carácter exclusivo de su creador, se puede oponer a que lo exploten terceras personas. Transmisible, puede transferir el derecho a otros (ej. licencia, venta).

6 Propiedad Industrial Se suele proteger la idea en cuanto a su aplicación práctica o aprovechamiento industrial. Son derechos formales, se requiere su registro. Plazo de protección, luego cae a dominio público. Ámbito de protección territorial.

7 Dimensión internacional de la PI - Foros multilaterales: OMC, OMPI - Tratados de Libre Comercio - Foros Regionales - Otros temas que cruzan la PI: OMS, Ambiente, inversiones, FAO, CDB

8 Derecho de Autor No se protege las ideas. Se protegen las creaciones formales. Se protegen obras artísticas, científicas y literarias. Son las distintas manifestaciones particulares de una idea. Plazo de protección muy extenso. Protección sin requerimiento de formalidades* ver ley Ámbito de protección internacional.

9 Actividades relacionadas con el Derecho de Autor Artes Plásticas. Publicidad. Motion Graphics. Diseño Gráfico. Ilustración. Diseño de entorno Web. Industria del Software. Industria Audiovisual. Música, Multimedia & Sonido. Diseño de Indumentaria* bolso Birkin de Hermès.

10 Actividades relacionadas con el diseño industrial (modelos y diseños) Diseño textil e indumentaria*. Diseño industrial de mobiliario, grifería, herramientas, gadgets electrónicos, maquinaria hogareña, electrodomésticos, bazar, decoración, sanitarios, lapiceras, etc. Régimen Legal. Ley de Modelos y Diseños Industriales (Decreto Ley /8/63). Se requiere registro

11 Patentes de invención y modelos de utilidad Soluciones a problemas técnicos. Se protege a la innovación concepto inventivo-. Modelo de utilidad, son exteriorizaciones tridimensionales aplicadas a objetos "Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados". Novedad relativa debe ser novedoso en el país Registro y 10 años de duración

12 Patentes de Invención Protegen soluciones concretas y novedosas a problemas técnicos y acarrea necesariamente un progreso técnico. Se requieren tres requisitos: novedad, altura o mérito inventivo y aplicación industrial. Patentes de producto y de proceso Registro y 20 años de duración

13 Marcas Desde el ámbito legal las marcas son signos utilizados para identificar, individualizar ciertos productos o servicios, asociándolos en su origen con el titular de la marca que le posibilita distinguirlo de los productos y servicios ofrecidos por sus competidores. Ley

14 Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; dibujos; imágenes; bandas; combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad. La forma de un producto -salvo que sea una forma totalmente ajena a la funcionalidad del productocomo así el color aplicado al producto en principio no pueden ser protegidos como marcas Se registra, plazos de 10 años renovables.

15 Indicaciones Geográficas Es cuando determinada calidad, característica o reputación de un producto se debe a su origen geográfico. En Argentina productos agrícolas o alimentarios en otros países también incluye productos industriales- Plazo indeterminado Vinos y Bebidas Espirituosas Ley Productos Agroindustriales Ley

16 Variedades Vegetales Protege las variedades que sean: Diferentes Homogéneas Estables Ley Nº de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Decreto 2183/91

17 Datos de prueba Información que se presenta para obtener el apto sanitario de productos agroquímicos y farmacéuticos LEY de Confidencialidad

18 Oficinas de Registro INPI: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Dirección Nacional de Derecho de Autor INASE ANMAT SENASA

19 MODULO 2 Por qué a los investigadores les debería importar las patentes?

20 Diagnóstico temprano Cuando un investigador o grupo de investigación, público o privado decide emprender un nuevo desarrollo, resulta interesante pensar en la posibilidad de realizar un diagnóstico temprano del proyecto. Para ello cuenta con diversas herramientas 1) Libertad de acción, de operar o freedom to operate 2) Análisis de base de datos de patente

21 Libertad para operar (LO) La LO es un proceso que se suele utilizar para determinar si una acción en particular, tales como las pruebas, investigación o comercialización de un producto, se puede hacer sin infringir DPI válidos de terceros. También es útil como mecanismo de alerta temprana que permite conocer la composición del mercado y de los actores sobre ciertas tecnologías, además de conocer la existencia y alcance de los DPI.

22 LO y territorialidad La LO debe analizarse en el territorio de origen y de destino, donde se investiga y donde se comercializa (Fallo TJE Oliver Brüstle, Aunque la finalidad de investigación científica debe distinguirse de los fines industriales o comerciales, la utilización de embriones humanos con fines de investigación, que constituye el objeto de la solicitud de patente, no puede separarse de la propia patente y de los derechos vinculados a ésta ) Opciones, existe patente, no existe patente, esta parcialmente protegido.

23 LO existen patentes Distintas opciones 1) Análisis alcance de las patentes, plazos, validez, vigencia. 2) Negociar una licencia o comprar la patente 3) Inventar alrededor 4) Crear un pool de patentes 5) Readecuar la investigación

24 Bases de datos de patente como fuente de información El contenido informativo de los documentos de patentes es muy amplio y puede ser utilizado de múltiples formas con un gran potencial de análisis. La información sobre patentes incluye no sólo el contenido de los documentos de patente publicados (reivindicaciones) sino también las informaciones bibliográficas (citas y referencias) y de otro tipo relativas a las patentes de invención (autor, titular, etc). Toma de decisiones

25 Qué hago? Publico o patento? Porque elegir una si puedo hacer las dos cosas Patentar antes de publicar es sencillo de recordar, pero por qué hay que hacerlo así? La difusión previa al depósito de la solicitud de patente resta el requisito de novedad al objeto de la invención, y no se podría proteger. Por lo tanto, primero analizaremos si el resultado de la investigación es susceptible de protección antes de llevar a cabo la difusión.

26 Patentar, publicar, período de gracia Una vez que se presentó la solicitud de patente, al otro día el investigador puede presentar su tesis, publicar un paper, salir en un medio, exponer, etc., ya que el registro de la misma no modifica el carácter novedoso de la investigación que se presenta, porque la patente no se publicará hasta pasado un año y medio después (18 meses). El período de gracia es una ficción legal a través de la cual se establece que las divulgaciones hechas por el inventor, bajo ciertas circunstancias, con anticipación a la presentación de la solicitud no quiebran la novedad (Arg art. 5 LP)

27 MODULO 3 Cómo impacta la PI en cada etapa del proceso de investigación y desarrollo? Cuándo y por qué debo considerar la posibilidad de proteger mi investigación?

28 Ingresos egresos en distintas etapas

29 Caso Un ejemplo en el área de biotecnología aplicada a la salud es la patente sobre la triple combinación de stavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de SIDA. Durante la vigencia de la patente, el precio de la terapia combinada era de U$s por paciente por año pero cuando en junio de 2000 el gobierno brasileño decidió producir el fármaco el precio descendió a U$s 295 por paciente por año (Bioemprende, 2010)

30 Fuente: Bioemprende, 2010

31 DPI y su entorno institucional Dependiendo del medioambiente donde se generen los DPI, la regulación para la comercialización, cobro de regalías y titularidad varían. Por ej: PI que se financia con fondos públicos: - Uso publico gubernamental - Precios diferenciales - Prioridad empresas o pyme locales - Contenido o proveedores locales - Licencias no exclusivas

32 Titularidad Invenciones realizadas en el marco de una relación laboral Pertenece al empleador, salvo pacto en contrario, el objeto del contrato es justamente el de investigar y de esa actividad inventiva muy posiblemente se derive una invención.

33 3 supuestos de invenciones laborales Las distintas legislaciones sobre patentes suelen establecer tres supuestos relacionados con las invenciones laborales (art. 10 LP) invenciones por encargo: empresa o institución invenciones relacionadas con la experiencia del autor: reserva dcho y compensa invenciones libres: del inventor

34 Los pasos hacia la comercialización La comercialización de la tecnología es un proceso de transición (es decir, es una camino o etapa que transcurre desde la creación hasta la efectiva puesta del producto en el mercado), que implica crear o madurar una tecnología, obtener los aptos sanitarios o cumplir con los estándares técnicos para su uso, introducirla a sus posibles/potenciales usuarios y facilitar la aceptación de su uso.

35 Preguntas clave Previo a tomar contacto con los interesados Qué características del producto son más importantes? Y Porque? Qué tan grande es el mercado para productos como este? Qué productos similares existen actualmente en el mercado? Cuál es un rango apropiado para el precio? Qué puede ser considerada como prueba de desempeño? Cuáles son los factores clave para la compra de este tipo de productos?

36 MODULO 4 Qué clase de acuerdos y contratos es importante considerar en las actividades de I+D?

37 Transferencia de tecnología Se distinguen dos fuentes de acceso a la tecnología: Interna (generación propia) Externa (adquisición o comercialización) Juez competente + ley aplicable La transferencia de tecnología se refiere a los acuerdos contractuales según los cuales se transmite un conjunto de conocimientos, sean patentables o no, estén o no protegidos por algún sistema legal (patentes, conocimientos técnicos o empresariales)

38 Qué es la transferencia de tecnología? La transferencia de tecnología es un procedimiento por el que alguien que desarrolla tecnología la pone a disposición de un socio comercial para que la explote. Pueden ser muchas las causas por las que alguien que desarrolla tecnología decide ponerla a disposición de otros para que la exploten, en lugar de hacerlo él mismo, por ej: Formar alianzas con socios que puedan proseguir el desarrollo de la tecnología para colocarla en el mercado.

39 Por qué transferir? Formar alianzas con socios que puedan encarar la etapa de fabricación Formar alianzas con socios que tengan capacidad de comercialización y distribución Explotar el producto en otro campo de aplicación Carecer de capacidad comercial (Es posible que la tecnología sea desarrollada por un instituto de investigación o una universidad que no estén en condiciones de explotarla comercialmente y necesiten asociarse con otra organización que sí pueda hacerlo, ej. industria farmacéutica)

40 Cómo se transfiere? En general se formaliza a través de un contrato por el cual: El titular de la tecnología o de los derechos concede al socio el derecho a explotar la tecnología; El titular de la tecnología o de los derechos recibe una compensación, por lo general financiera, por la concesión de esos derechos; y Se determinan los derechos y obligaciones que regirán la relación jurídica entre las partes

41 Qué tipo de contratos se utilizan? Acuerdo de confidencialidad: Rige las condiciones de divulgación de información confidencial entre las partes. Acuerdo de transferencia de material: Rige las condiciones de transferencia de material biológico entre las partes. Contrato de cesión: El titular de la tecnología transfiere o cede la propiedad intelectual de la que es titular. Acuerdo de licencia: Mediante este tipo de acuerdo el titular de la tecnología o de los derechos concede al licenciatario una licencia, o autorización de uso, respecto de la propiedad intelectual. Alianza estratégica o empresa conjunta: En un alianza estratégica o empresa conjunta, el titular de los derechos de propiedad intelectual se asocia en forma estratégica con otra organización para desarrollar y explotar una determinada propiedad intelectual.

42 Acuerdo de Confidencialidad / NDA Qué es un acuerdo de confidencialidad? Un acuerdo de confidencialidad es un contrato que regula las condiciones de la relación jurídica entre una persona que divulga información confidencial y otra que recibe esa información. Qué es la información confidencial? La información confidencial es la información que no está en el dominio público. Por ejemplo, podrá tratarse de información sobre un compuesto, una secuencia de genes, etc. La información confidencial no se limita necesariamente a información relacionada con la tecnología; también puede incluir informaciones y estrategias comerciales, financieras y de comercialización.

43 Cuáles son las clausulas habituales de un contrato de confidencialidad? Definición de la información Reserva: El receptor de la información confidencial ha de mantenerla en reserva y no divulgarla sin contar con el consentimiento previo escrito de quien ha divulgado la información. Uso con fines autorizados Extinción de la obligación de confidencialidad Duración de la obligación de confidencialidad (cláusulas abusivas y derecho laboral).

44 Qué es un ATM? Un acuerdo de transferencia de material es un acuerdo que rige la transferencia de la posesión de material biológico entre dos partes. Un acuerdo de transferencia de material puede referirse a distintos tipos de material biológico, por ejemplo, compuestos, líneas de células, vectores, proteínas, virus, modelos animales, material genético, etcétera.

45 ATM + Confidencialidad Un acuerdo de transferencia de material se referirá por lo general a material biológico que englobe o incorpore propiedad intelectual, y esa propiedad intelectual debe ser protegida. Así como la divulgación de información confidencial puede afectar la novedad y poner en jaque la patentabilidad de la propiedad intelectual, lo mismo puede ocurrir al transferir la posesión de material biológico sin las limitaciones y obligaciones previstas habitualmente en un acuerdo de transferencia de material.

46 Contrato de licencia Licencia exclusiva el licenciatario explota la propiedad intelectual con exclusión de terceros, incluido el licenciante. Ello significa que el licenciante, al conceder una licencia exclusiva, renuncia al derecho a explotar por sí mismo la propiedad intelectual. La característica fundamental de una licencia exclusiva, y que le da ese carácter, es que el titular de la propiedad intelectual no puede conceder licencias a otros, ni explotar por sí mismo la propiedad intelectual.

47 Contrato de licencia Licencia única: el titular de la propiedad intelectual concede una licencia, no puede conceder una licencia a ninguna otra persona, pero conserva el derecho de explotar por sí mismo la propiedad intelectual. Licencia no exclusiva: el titular de la propiedad intelectual concede la licencia a un licenciatario, también puede conceder la licencia a otros licenciatarios, y mantiene el derecho a explotar por sí mismo la propiedad intelectual. Por lo tanto, un licenciante puede conceder numerosas licencias no exclusivas.

48 Qué puede ser objeto de una licencia? Qué puede ser objeto de una licencia? La propiedad intelectual que se concede en licencia debe estar bien definida. Podrá tratarse de patentes, pero también de: Solicitudes PCT y solicitudes de patentes provisionales; Invenciones, descubrimientos y demás información técnica que aún no sea objeto de una solicitud de patente; Secretos comerciales e información confidencial que se prevé mantener como tales.

49 Lineamientos generales de los 1. Quiénes son parte del acuerdo? 2. Quién es el titular de los derechos? 3. Cuál es el propósito del acuerdo? 4. Qué tipo de propiedad abarca? contratos 5. Es un acuerdo exclusivo o no exclusivo? 6. Qué territorio cubre? 7. El acuerdo comprende temas referidos a fabricación, uso, venta o alguna combinación de estos? 8. Incluye montos mínimos (ventas anuales, regalías, etc.)? 9. Qué período comprende? Es renovable? Si es renovable, en qué términos? 10. Cuál es el beneficio (impuestos, regalías, acciones o una combinación de estos)?

50 Sigue contratos 11. Cuál es la base para el cálculo de regalías (porcentaje de precio facturado)? 12. Quién va a pagar los gastos de registración y protección adicional? 13. Qué información cambia de manos (planos, especificaciones, etc.)? 14. Hay requerimientos de confidencialidad? 15. Cuáles son las consideraciones contables a tener en cuenta? 16. Cuándo se tendrá acceso a certificados o auditorías? 17. Qué registros de venta se utilizarán? 18. Quién será el dueño de las mejoras y las modificaciones? 19. Qué marca llevarán los bienes? 20. Quién pagará las tasas de renovación? 21. Pueden otorgarse sub-licencias? 22. Las leyes de qué país gobernarán el acuerdo? 23. Se considerará el arbitraje como método de resolución de conflictos de interés? Qué órgano será el responsable? Juez competente

51 Preguntas? Muchas Gracias Vanesa Lowenstein

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