MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO, UN MATRIMONIO MODERNO

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1 MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO, UN MATRIMONIO MODERNO Ricardo Fischer Ricardo Fischer, 2001, todos los derechos reservados.

2 Autor: Ricardo Fischer Tema: Nombres de Dominio, conflictos con los signos distintivos. Naturaleza jurídica de la ICANN. Naturaleza jurídica de los nombres de dominio. La URDP y los mecanismos de resolución de conflictos. Aplicabilidad de la decisión 486 en temas de nombres de dominio. Pais de Procedencia: Venezuela Sobre el autor: Abogado venezolano (USM, 1991), Maestria en Propiedad Intelectual, Franklin Pierce Law Center, Concord, New Hampshire (1993). Socio de la Firma Hoet Pelaez Castillo & Duque (antes Bentata Hoet & Asociados), fundador y Presidente de la empresa Demarcas, lider en servicios Marcarios en la Internet. Ha representado en asuntos de Propiedad Intelectual a empresas como The Coca Cola Company, Walt Disney Company, Procter & Gamble, Ron Santa Teresa, Yupi.com y Loquesea.com, entre otras.

3 INDICE ANTECEDENTES 1) NOMBRES DE DOMINIO Que es un nombre de dominio Estructura Naturaleza Legal 2) ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO A NIVEL MUNDIAL. 3) MARCAS Naturaleza Marco Legal 4) MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO Figuras de complemento Conflictos Política para la Resolución de Disputas Casos de buena fe 5) CONSIDERACIÓN FINAL

4 ANTECEDENTES Lo que conocemos hoy en día como INTERNET tuvo sus inicios en los 70 con el desarrollo de un proyecto militar estadounidense llamado Advanced Research Project Agency (ARPANet), el cual conectaba varios sites o sitios militares y de investigación, que fue diseñado con la finalidad de sobrevivir un ataque nuclear. La base de dicho sistema fue la creación de un protocolo que permitía la conexión de terminales o computadoras disimilares. Ya para los años 80, la National Science Foundation (NSF), una agencia federal estadounidense, empezó a expandir su red utilizando para tales fines la tecnología desarrollada por ARPANet. En principio, esta expansión fue empleada para permitir la conexión entre distintas universidades y, posteriormente, con la finalidad del envío de mensajes electrónicos y para la transmisión de datos entre los distintos sitios. Posteriormente, para la década de los 90 y, como consecuencia directa del gran desarrollo adquirido por la industria de la computación en hardware y software, se hace posible el desarrollo de la Internet como medio de publicidad y negocio debido a que los usuarios, a precios razonables, adquieren equipos o terminales que permiten su conexión directa a la red con el sólo uso de una computadora personal, módem con línea telefónica y software de navegación. Así, con la aparición de la Internet como medio masivo comercial, lo cual ha sido comparado con la revolucionaria imprenta de Gutenberg, surgen una serie de implicaciones y consideraciones legales que constituyen un reto a las leyes tradicionales de diversa índole. En este caso, nos enfocaremos exclusivamente a las implicaciones marcarias que surgen con la aparición del Nombre de Dominio dentro del contexto de la Internet. I) NOMBRES DE DOMINIO Hay quienes ven a la Internet como una infinita extensión de tierra virtual donde sus protagonistas, al igual que antiguos colonizadores, deben asegurar su parcela, a los fines de garantizar su estadía y participación en este medio virtual. Así, el Nombre de Dominio puede ser comparado de alguna manera a dicha parcela que servirá para identificar y localizar al protagonista dentro de este medio. I.I) Que es un Nombre de Dominio? No es más que una dirección numérica asignada a un terminal o computadora conectada a la red. Debido al hecho que estas direcciones numéricas son difíciles

5 de recordar (Ej., ), las autoridades de la Internet también asignan una dirección alfa numérica, a los fines de la fácil identificación por parte del usuario (Ej., demarcas.com). I.2) Estructura El Nombre de Dominio está conformado por varios niveles, dependiendo de su lugar de asignación. Así, se presentan la siguientes situaciones: a) El Nombre de Dominio es asignado por alguno de los registradores gtld 1 De ser este el caso, el Nombre de Dominio tendrá únicamente dos niveles, a saber: demarcas.com.com sería el gtld o nivel superior genérico, el cual va a determinar la naturaleza del Nombre de Dominio (comercial, educativo, militar, gubernamental, etc.) demarcas será el dominio de segundo nivel y va a identificar el origen del producto o servicio. El lector podrá notar que los dominios son leídos de derecha a izquierda. Siendo así, el nivel superior del mismo estará al extremo derecho del mismo. b) En caso de ser asignado el dominio por un registrador cctld, por ejemplo, (NIC-VE) Venezuela, el Nombre de Dominio tendrá un nivel adicional. A saber, el cctld 2 o nivel superior geográfico que determinará el país de asignación del dominio (por ejemplo, demarcas.com.ve), donde.com será el dominio de segundo nivel y demarcas pasará a ser el dominio de tercer nivel. 1.3) Naturaleza Legal La tendencia mundial es clara al establecer que la asignación o registro de un nombre de dominio NO confiere a su titular derecho legal sobre el mismo 3. Este principio se establece en virtud de las políticas de los servicios NIC a nivel mundial de eximirse de cualquier responsabilidad frente a posibles vulneraciones 1 Gtld son las siglas utilizadas para identificar los Generic Top Level Domain, el cual es utilizado para identificar la naturaleza de su titular, por ejemplo, Comercial (.com), educativa (.edu). 2 cctld son las siglas en ingles para identificar el "Country Code Top Level Domain". 3 "El registro por parte del NIC-VE de un nombre de dominio de DNS de tercer nivel bajo VE no confiere ningún derecho legal sobre el mismo". Regla 3.4 de las políticas de registro de nombres de dominio del nic.ve (http://www.nic.ve/normas.html).

6 de derechos d terceros, entre éstos, los Derechos de Propiedad Intelectual previamente adquiridos a nombre de terceros. Para comprender este principio se debe entender que la asignación del nombre de dominio es casi automática, ya que el NIC respectivo no vela ni está capacitada para verificar la violación o no de derechos de terceras personas. Así, es el solicitante quien carga con la responsabilidad de garantizar que a su entender y conocimiento, su solicitud del nombre de dominio no viola los derechos de algún tercero 4. En caso de algún conflicto, se ha establecido que el NIC respectivo (Ej. REACCIUN) sólo facilitará la comunicación entre las partes pero no actuará, bajo ninguna circunstancia, como árbitro en la disputa que, de haberla, serían las partes las encargadas de dirimirla, ya sea ante árbitros (Ej., Chile), o ante el órgano jurisdiccional respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el documento RFC II) ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO A NIVEL MUNDIAL Al principio, los nombres de dominio eran asignados únicamente en los Estados Unidos por la compañía Network Solutions Inc. (NSI), la cual fue asignada para ofrecer el servicio por la InterNIC (sociedad virtual) a través de la National Science Foundation (NSF), esta última una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos. En virtud del gran auge de la Internet a nivel mundial, a raíz de iniciativas de la administración Clinton, la arquitectura y administración de la Internet fue delegada de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority 6 ) a la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN 7 ). En la ICANN, a diferencia de la IANA, la junta directiva de la misma esta compuesta por representantes de todas las regiones del mundo (Board at Large) y esta compuesta por varios grupos (Constituencies) encargadas de distintos 4 "Serán de la exclusiva responsabilidad del solicitante del nombre de dominio: a.- Cualquier violación de derechos de propiedad intelectual de terceros derivada del registro del nombre de dominio; b- Mantener al NIC-VE libre de responsabilidad en caso de cualquier incumplimiento de esta cláusula". Regla 3.3. de las Políticas de registro de nombres de dominio bajo.ve (http://www.nic.ve/normas.html). 5 Ver " In case of a dispute between domain name registrants as to the rights to a particular name, the registration authority shall have no role or responsability other than provide the contact information between the parties. The registration of a domain name does not have any Trademark status" Los RFC (Request for Comments) son una serie de notas sobre la Internet, los cuales datan desde 1969 y son respuestas a preguntas que, de ser relevantes, se convertían en estándar

7 asuntos relacionados con la red, entre ellos, un grupo dedicada a asuntos de Propiedad Intelectual, entre ellos, los conflictos que se han venido sucediendo entre titulares de Marcas y Nombres de Dominio. Asimismo, entre las facultades de la ICANN esta la designación mediante credenciales de Registradores de dominios gtld a nivel mundial (entre los gtld están los populares.com,.net y.org). La compañía Network Solutions Inc. (www.nsi.com) sigue teniendo el monopolio como registradora (registry) de nombres de dominio.com,.net y.org 8. Existen también otras compañías dedicadas al registro de nombres de dominio, entre ellas la popular Register.Com (www.register.com), la cual es registradora mas no registro. Entre unos de sus logros importantes, la ICANN adopto una política única de resolución de disputas (UDPR Uniform Dispute Policy Resolution), la cual es de obligatorio cumplimiento para registradores de dominios gtld y ha sido adoptada, asimismo, por varios registradores de dominios cctld. Los detalles de esta política de resolución de disputa serán discutidos en mas detalle con posterioridad. A nivel de dominios cctld, la IANA ha delegado, a su vez, la facultad de asignar nombres de dominio a entidades en más de 200 países a nivel mundial 9, las cuales estarán facultadas a asignar dominios bajo el dominio geográfico que les corresponda (.ve,.ar,.br, entre otros). En Venezuela, el organismo 10 asignado a tales fines es la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (REACCIUN), la cual asigna Nombres de Dominio bajo el nivel superior geográfico.ve. III) MARCAS III.I) Naturaleza De manera resumida, la marca, la cual puede identificar productos, servicios o establecimientos mercantiles, será todo aquel signo distintivo (no genérico o descriptivo), que pueda ser reproducido gráficamente. Ha sido la figura legal por excelencia que garantiza el derecho de los consumidores a conocer el origen, la fuente de los productos que están adquiriendo. 8 En un anuncio reciente, se informo que NSI había acordado con ICANN que solo mantendría el monopolio sobre el popular.com mas no sobre.net y.org. 9 Ver 10 Ver

8 Asimismo, en un segundo plano, garantizara al titular de la Marca sus derechos de exclusividad sobre la misma. Por lo general, la marca tendrá una validez territorial en aquel país donde se haya obtenido su registro. La Marca, de conformidad con el texto de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, otorgará a su titular el derecho EXCLUSIVO DE USO a partir del momento de su concesión. III.II) Marco Legal En el marco de la Comunidad Andina 11 existe una ley unica para sus paises miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador. Peru y Venezuela), denominada Decisión 486, la cual regula, entre otras materias, lo relacionado a Patentes, Marcas y secretos industriales. La referida Decisión no regula nombres de dominio mas si los menciona en su articulo 233 donde otorga la potestad a la oficina nacional competente, a petición del titular de la Marca notoria, a ordenar la cancelación o modificación de un nombre de dominio que incluya el uso de una Marca notoria. Es un articulo novedoso ya que por primera vez, de manera expresa, se mencionan los conflictos entre Marcas y nombres de dominio en el texto de una normativa andina. En Venezuela, en todo aquello que no sea regulado por la citada Decisión 486, se aplicara, de manera supletoria, el texto de la Ley venezolana de la Propiedad Industrial (Marcas y Patentes) de IV) MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO IV.I) Figuras de Complemento En consecuencia, al menos en nuestro país donde los Common Law Rights o derechos adquiridos a raíz del uso del signo sólo se aplican en contadas ocasiones, pareciera en principio que el derecho de marca debería prevalecer frente a la asignación y uso de un nombre de dominio. Frente a esta situación, se hace necesaria la reflexión que los Cyber usuarios busquen, paralelamente, protección marcaria sobre los signos y palabras que los identifican y distinguen en la red, a los fines de adquirir derechos legales frente a eventuales infracciones (finalidad ofensiva) y, asimismo, para protegerse frente a eventuales reclamos de terceras personas propietarias de Derechos de Propiedad Intelectual (finalidad defensiva). 11 Ver

9 El nombre de dominio será registrable como marca en caso que sea distintivo, pueda ser reproducido gráficamente y no sea similar a marcas solicitadas previamente a nombre de terceras personas. Asimismo, el titular de algún derecho de marca utilizado en el comercio tradicional deberá también, a los fines de prevenir el uso de su marca dentro de algún nombre de dominio y, por consiguiente, la posible dilución y desprestigio de la misma en el comercio electrónico, ser proactivo en la búsqueda de protección de sus marcas como Nombres de Dominio de segundo o tercer nivel según sea el caso. En principio, toda marca será registrable como nombre de dominio siempre que la misma no se encuentre previamente asignada a nombre de algún tercero. Es importante recalcar que la marca no da a su titular el derecho automático a la asignación de un nombre de dominio, lo cual deberá procurar su titular por separado. Ante esta situación, el titular de un nombre de dominio deberá asegurar su protección como dominio ante todos aquellos NIC ubicados en países de su interés inmediato (presencia real). Paralelamente, el cibernauta debe adoptar una política de prevención y registro de derechos marcarios en aquellos países que su actividad comercial virtual abarque y en aquellos cuya expansión comercial, aún cuando no presente, sea estratégica en el futuro. Dentro de la actividad preventiva, el cibernauta, deberá investigar en cada país que tenga una presencia real (Ej., envío de bienes o mercancía) que su actividad no violenta los derechos adquiridos y exclusivos de una tercera persona. A tales efectos, se recomienda realizar búsquedas de Marcas 12 en cada país de interés. De estar libre el Nombre de Dominio de segundo o tercer nivel, según sea el caso, el cibernauta debería proceder con el registro del mismo como marca. En principio, las clase marcarías más relacionadas con las actividades de internet, son las siguientes (puede variar de país en país): Clase Internacional 35: Actividades de Comercio Electrónico Clase Internacional 38: Servicios de Telecomunicaciones. Clase Internacional 42: Servicios de Computación. 12 El sitio permite al usuario realizar búsquedas de Marcas gratuitas en varios países de América Latina.

10 En Venezuela, la actividad de ventas debe ser clasificada en la clase 43, la cual es utilizada para distinguir nombres comerciales (Ej., una empresa dedicada a la venta al mayor y detal de mercancía a través de la Internet). Como reflexión en estas líneas, queremos sembrar la inquietud, tanto en los actores de el ciberespacio, como del comercio tradicional, que sean proactivos en la búsqueda de la protección integral de su identidad tanto en materia de marcas, de conformidad a los mecanismos de registro tradicionales, como en el registro de sus signos distintivos como Nombres de Dominio de segundo o tercer nivel, según sea el caso. IV.II) Conflictos Al surgir el nombre de dominio como un mecanismo de identificación de actividades comerciales y no como una simple dirección numérica, empiezan a surgir conflictos de diversa índole con titulares de Marcas provenientes del mercado tradicional, debidamente registradas como Marcas, de conformidad con los mecanismos tradicionales, mas no como nombres de dominio o direcciones electrónicas. Algunos han afirmado que el nombre de dominio no es más que un nuevo uso de la marca tradicional. Así, han surgido problemas o disputas entre titulares de marcas registradas y titulares de Nombres de Dominio, quienes, en algunos casos, no coinciden en lo absoluto con la historia, desarrollo y reputación de una marca. Estas situaciones, en principio, podría dividirse en supuestos de mala fe y de buena fe. Entre los de mala fe, vale mencionar aquellos donde un Nombre de Dominio es asignado a un tercero, quien lo utilizará para dañar la reputación de una tercera persona. Ser han presentado casos en los cuales compañías han registrado dominios que incluyen marcas de la competencia, a los fines de utilizarlos para difundir información desfavorable a dicha competencia. Un segundo y quizás más frecuente supuesto se presenta con los llamados Cybersquatters o especuladores cibernéticos, quienes se han dado a la tarea de especular con dominios ajenos con la mera finalidad de obtener beneficios económicos al momento de su venta. Organizaciones que agrupan a titulares de derechos de Propiedad Intelectual, tales como la International Trademark Association (INTA 13 ) que agrupa a 13

11 importantes empresas estadounidenses titulares de marcas a nivel mundial, han seguido con mucha preocupación el auge de la especulación cibernética y han tomado ya resoluciones en su seno para evitar la proliferación de esta conducta violatoria. Estas resoluciones buscan, entre otras, lo siguiente: - Reglas que prohíban y establezcan sanciones contra los especuladores cibernéticos. - Remedios claros y precisos, tales como obtención de medidas preventivas celeras a los titulares de marcas contra los especuladores cibernéticos. IV.III) Política para Resolución de Disputas El reto que afrontaba la ICANN para tratar de determinar reglas claras para dirimir conflictos entre titulares de Marcas registradas y nombres de dominio no era fácil ya que debían buscar un balance entre los mismos. Mas aun, estaban obligados a encontrar una formula que no afecte la celeridad en el registro de nombres de dominio, factor este que ha sido fundamental en el enorme crecimiento de la Internet, y, al mismo tiempo, garantice un rápido resarcimiento a un titular de una Marca registrada que se vea afectado con el registro de un nombre de dominio. En pocas palabras, una solución que no afecte el proceso actual de asignación de nombres de dominio pero que establezca una vía celera para reestablecer derechos que se vean afectados por dicha asignación. Con estos y otros elementos en mente fue redactada la política uniforme de resolución de disputas 14, la cual, como se comento anteriormente, ha sido acogida por todos los registradores de nombres de dominio gtld. Así, esta política será aplicada en todas aquellas disputas que surjan sobre la titularidad de un dominio gtld. En breve, toda persona que inicie este procedimiento, el cual es resuelto por un panel de árbitros pertenecientes a cualquiera de los centros autorizados 15, estará obligada a demostrar la concurrencia de los siguientes elementos: 1. La manera como el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a la marca sobre la que el demandante tiene derechos. 14 Mas detalles sobre esta política pueden ser encontrados en 15 Los centros autorizados por la ICANN para dirimir disputas son (CPR Institute for Dispute Resolution), eresolution, The National Arbitration Forum, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este ultimo quizás el centro mas utilizado en estas controversias.

12 2. La razón por la que el demandado (propietario del dominio) debería ser desposeído de los derechos legítimos con respecto al dominio objeto de la demanda. 3.La razón por la que se debe considerar que el dominio ha sido registrado para ser usado de Mala fe. Así, la parte accionante tendrá no solo que probar que es titular de una Marca anterior idéntica o similar con relación al nombre de dominio asignado y objetado, mas deberá demostrar a través de elementos históricos la relación entre la Marca y su empresa / persona y, por ultimo, una vez demostrados los elementos anteriores, mostrar la mala fe que tuvo el titular del nombre de dominio al hacerlo.en caso que estos tres elementos concurrentes pueden ser demostrados, el panel de árbitros designado podrá, en su decisión, ordenar que el nombre de dominio sea cancelado o transferido a la parte demandante. Todo el proceso antes descrito es tramitado completamente On Line con el centro de arbitraje designado. Es importante mencionar que cualquiera de las partes, aun con la existencia del referido arbitraje, mantendrán su derecho a elevar la disputa ante otros órganos competentes (entre otros, tribunales). IV.IV) Casos de Buena Fe Quizás el reto más grande, en la coexistencias de marcas y nombres de dominio, se presenta en aquellos en los cuales dos compañías identifican productos disímiles con la misma marca. Desde el punto de vista marcario esta circunstancia es perfectamente factible, ya que la legislación sobre la materia ha establecido una serie de clases que agrupan distintos productos. En este orden de ideas, es factible que coexista la misma Marca para distinguir productos no relacionados entre sí (ejemplo, vestimenta con computadoras). Desde el plano del Nombre de Dominio la situación cambia ya que no se establece un sistema de clases. Por ende, sólo podrá ser asignado un nombre de dominio bajo la extensión gtld. Ante esta situación, la coexistencia en el ramo de nombres de dominios no es tan sencilla al no existir el cúmulo de clasificaciones especiales Marcarias que agrupan productos y servicios dependiendo de su naturaleza. La ICANN, conciente de esta problemática, se ha dado a la tarea de autorizar nuevas extensiones 16 que deberán ser utilizadas según la naturaleza de los 16

13 servicios ofrecidos por los titulares de los nombres de dominio. Por ejemplo, los abogados quedarían agrupados bajo el.pro y no lo harían, como es la costumbre hoy en día, en el.com, la cual quedaría exclusivamente para empresas de tipo comercial. A todo evento, el.com sigue siendo muy amplio y su aplicación deberá ser eliminada o ser mas selectiva en el futuro, a los fines de permitir la coexistencia entre titulares de nombres de dominio de buena fe. V) Consideración Final La Internet ha sido regulada, en su mayoría, a través de principios tradicionales del derecho y han sido poco los países que han puesto en practica legislaciones especiales a tales efectos. No ha sido el caso en materia de nombres de dominio que han sido regulados, quizás no con la solemnidad con la cual estamos acostumbrados, mediante reglamentos y políticas emanadas de los organismos registradores siguiendo ciertos parámetros de la Internet o RFC s 17. Esto se debe al hecho que los conflictos con los nombres de dominio, el primer paso en la red de cualquier entidad, se dieron en cantidad desde un inicio lo que motivo al registro original (Network Solutions Inc.) a emitir una política sencilla en sus inicios que básicamente contenía el principio de ser facilitadora entre las partes y mas nada. Con el auge de los conflictos entre Marcas y nombres de dominio y con la internacionalización del impacto de la Internet como herramienta del comercio diario, se hizo necesario que la anterior y rudimentaria política fuese mejorada y asumida dentro de un marco institucional. El resultado, ICANN regula el tema y se decreta la Política Uniforme de Resolución de Disputas. Por ende, aun cuando seguimos confiando en mecanismos tradicionales, se han tomado una serie de pasos que garantizan la mejor coexistencia posible entre ambas figuras. 17 Parámetros conocidos como RFC o Requests for Comments (ver definición en la nota 5).

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