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1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 2159/2004 Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente: FRANCISCO TRUJILLO MAMELY Tipo de Resolución: Sentencia Resumen: MARCAS COLECTIVAS. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a quince de Septiembre de dos mil seis. VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación 2159 DE 2004 interpuesto por la entidad YELLOW PAGES PUBLISHER'S ASSOCIATION, representada procesalmente por D. JAVIER UNGRIA LOPEZ, contra la sentencia dictada el día 16 de julio de 2003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 736 de 2001, que declaró ajustadas a Derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de Marzo de 2000 (dos) y 14 de Febrero de 2001 ( dos ), denegatorias del registro de las marcas números , gráfica, consistente en "la representación caprichosa formada con una etiqueta con el fondo amarillo que representa un doble contorno inferior, siendo el interior caprichosamente ondulado, complementando el mismo con el símbolo esquemático de una bombilla con la zona de rosca caprichosamente discontinua; como se representaba en el diseño que se acompañaba", para servicios de la Clase 16 del Nomenclátor Internacional, "guías telefónicas de páginas amarillas" y , mixta gráfico-denominativa, para la misma Clase y servicios, consistente en el mismo diseño, si bien con un tamaño más pequeño, y debajo la expresión "GET AND IDEA". En este recurso es parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia, y la entidad TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION, S.A., representada procesalmente por la Procuradora Doña MAGDALENA CORNEJO BARRANCO. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Con fecha 16 de julio de 2003 la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Ungría López, en representación de YELLOW PAGES PUBLISHER'S ASSOCIATION contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de febrero de 2001, que desestiman recursos contra resoluciones de 6 de marzo de 2000, debemos declarar y declaramos que las mismas son ajustadas a Derecho. No procede hacer declaración sobre costas ".- SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la compañía YELLOW PAGES PUBLISHER'S ASSOCIATION, a través de su Procurador Sr. UNGRIA LOPEZ, que lo formalizó por escrito en base a un único motivo de casación formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 71.1 y 76.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con resultado de indefensión que había de determinar la nulidad de las actuaciones por no haber conferido la Oficina Española de Patentes y marcas el plazo establecido para subsanar su representada los defectos formales que resultaron finalmente causa de denegación de las dos marcas solicitadas.terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarasen disconformes a derecho las resoluciones administrativas recurridas así como la nulidad del procedimiento administrativo, ordenando a la 1

2 Administración retrotraer las actuaciones al momento en que debió otorgar traslado a la recurrente para subsanar los defectos formales observados que dieron lugar a la denegación de las marcas interesadas. TERCERO.- Las partes recurridas, ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre, el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la compañía TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION, S.A., a través de su Procuradora Sr. CORNEJO BARRANCO, en el escrito correspondiente formularon su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente. CUARTO.- Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 12 de septiembre de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 16 de Julio de 2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación contra dos Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ambas de fecha 14 de Febrero de que habían confirmado en vía administrativa otras tantas Resoluciones de la propia Oficina de fecha 6 de Marzo de 2.000, que denegaron el registro de las marcas números , gráfica, consistente en "la representación caprichosa formada con una etiqueta con el fondo amarillo que representa un doble contorno inferior, siendo el interior caprichosamente ondulado, complementando el mismo con el símbolo esquemático de una bombilla con la zona de rosca caprichosamente discontinua; como se representaba en el diseño que se acompañaba", para servicios de la Clase 16 del Nomenclátor Internacional, "guías telefónicas de páginas amarillas" y , mixta gráfico-denominativa, para la misma Clase y servicios, consistente en el mismo diseño, si bien con un tamaño más pequeño, y debajo la expresión "GET AND IDEA". SEGUNDO.- Para mayor claridad en la resolución de este recurso de casación, conviene comenzar con una exposición detenida de los hechos que constan en el expediente administrativo, de los que resulta lo siguiente: 1) Con fecha 8 de Febrero de 1.999, la recurrente en casación solicitó ante la Oficina Española del Registro de Patentes y Marcas el registro de la marca colectiva número , ya descrita, presentando el día 9 de Abril de escrito con reivindicación de la prioridad de marca en USA nº 75/ , de fecha 12 de Noviembre de a cuyo escrito acompañaba, para completar el expediente administrativo: a) Documento de prioridad de la marca en USA nº , emitido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América; b) Traducción jurada al castellano del citado documento; c) Declaración de uso en el que se especifican datos de identificación de la firma solicitante, personas autorizadas y condiciones, según exige el apartado primero del artículo 59 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial (sic); y d) Traducción jurada al castellano del citado documento. Con fecha 5 de Julio de 1.999, la Oficina dictó Acuerdo de suspensión por los siguientes defectos o motivos: artículo 19 de la Ley de Marcas; debe presentarse de nuevo el documento de la solicitud, descripción y datos de la marca ajustando los productos al Nomenclátor internacional; artículo 21.2 del Reglamento y artículo 58 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 21.3 de su Reglamento; y por parecido detectado de oficio con marca nacional gráfica y marca nacional , mixta, páginas amarillas. Dicho acuerdo ordenaba su publicación en el BOPI de , pudiendo presentar el solicitante, en el plazo de un mes a constar desde esta publicación, escrito subsanando los defectos señalados o alegando lo que considerase oportuno en defensa de su solicitud de marca. Sin que conste contestación ni presentación de documento alguno por el solicitante a dicho Acuerdo de Suspensión, la Oficina dictó Resolución con fecha 6 de Marzo de 2.000, denegando el registro solicitado con base en los siguientes motivos: "Se considera en su conjunto gráfico muy parecida a las marcas señaladas de oficio y l , páginas amarillas que protegen productos de la misma clase. Incursa en el art. 21 del reglamento y art. 58 de la ley de Marcas en relación con el 21.3 de su Reglamento. No se estima incursa en el artículo 19 de la L.M.". La solicitante presentó escrito con fecha 12 de Mayo de 2.000, en el que manifestaba que en el Boletín Oficial de la Propiedad de , se publicaba la denegación del expediente a que se refería; que frente a ella interponía recurso de alzada y hacía constar que " a lo largo de nuestro escrito de réplica al suspenso realizábamos una exposición argumental que a nuestro juicio dejaba claramente establecida la viabilidad registral del expediente defendido, razón por la cual hemos de abundar en la misma postura y ratificarnos en todas cuantas alegaciones consignábamos, confiando de la Sección Registral, que a partir de aquí va a hacerse cargo del caso, estime con nosotros la 2

3 validez de esta solicitud. Todo ello independientemente de las alegaciones complementarias que con posterioridad y una vez depositado escrito dentro del plazo legal, podamos esgrimir" y solicitaba la revocación del acuerdo a que se refería y la concesión del registro solicitado. Sin que tampoco se presentase escrito alguno más, se dictó por la Oficina la Resolución de 14 de Febrero de 2.001, en que por un lado se argumentaba que "en el caso que nos ocupa no se han cumplido los requisitos referidos en los puntos 2 y 3 del art. 21, en cuanto no se aporta copia fehaciente de los Estatutos de la Asociación ni tampoco el Reglamento de Uso" y, por otro, "que el riesgo de confusión de la marca solicitada con las M y M es claro, dada la identidad aplicativa con los productos de la clase 16 y la gran semejanza de distintivos en cuanto a la identidad de sus gráficos, por lo que es aplicable la prohibición contemplada en el art.12.1.a) ya citado y se desestimaba el recurso interpuesto confirmando la Resolución impugnada". 2) Con la misma fecha 8 de Febrero de 1.999, la recurrente solicitó, ante la propia Oficina Española del Registro de Patentes y Marcas, el registro de la marca colectiva número , también ya descrita, presentando el día 9 de Abril de escrito con reivindicación de la prioridad de marca en USA nº 75/ , de fecha 4 de Diciembre de a cuyo escrito acompañaba, para completar el expediente administrativo: a) Documento de prioridad de la marca en USA nº , (sic) emitido por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América; b) Traducción jurada al castellano del citado documento; c) Declaración de uso en el que se especifican datos de identificación de la firma solicitante, personas autorizadas y condiciones, según exige el apartado primero del artículo 59 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial (sic); d) Traducción jurada al castellano del citado documento y se hacía constar que los originales de los documentos C) y D) se encontraban incorporados al Expediente Oficial de la Marca Colectiva , en clase 16 a nombre de la misma firma. Con la misma fecha del anterior expediente, 5 de Julio de 1.999, la Oficina dictó asimismo Acuerdo de suspensión por los siguientes defectos o motivos: artículo 19 de la Ley de Marcas, debe presentarse de nuevo el documento de la solicitud, descripción y datos de la marca ajustando los productos al Nomenclátor internacional; el distintivo solicitado se halla incurso en la prohibición del art c de la Ley de Marcas, al estar formado exclusivamente por signos o indicaciones descriptivas de las características de los productos o servicios que pretende distinguir; artículo 21.2 del Reglamento y artículo 58 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 21.3 de su Reglamento; y por parecido detectado de oficio con marca nacional gráfica y marca nacional , mixta, páginas amarillas. Dicho acuerdo ordenaba su publicación en el BOPI de , pudiendo presentar el solicitante, en el plazo de un mes a constar desde esta publicación, escrito subsanando los defectos señalados o alegando lo que considerase oportuno en defensa de su solicitud de marca. Con fecha 17 de Septiembre de por el solicitante se presentó escrito de contestación en el que se limitaba a hacer constar "UNICA.- Queremos poner en conocimiento del Sr. Examinador que en breve esta parte acompañará a ese Organismo los documentos oportunos a través de los quedará perfectamente demostrada la plena aptitud registral de la marca solicitada. Se impone, en consecuencia, otorgar un plazo de demora en la resolución del presente expediente, lo suficientemente amplio, en tanto se aportan las alegaciones a que nos hemos referido". Sin que la Oficina diere respuesta a este escrito ni se presentase alegación o documento alguno, la Oficina dictó Resolución con fecha de 6 de Marzo de 2.000, denegando el registro solicitado con base en los siguientes motivos: "Se considera en su conjunto gráfico muy parecida a las marcas señaladas de oficio y , páginas amarillas que protegen productos de la misma clase. Incursa en el art..21 del Reglamento y art. 58 de la Ley de Marcas en relación con el 21.3 de su Reglamento. Incursa en el art c de la Ley de Marcas. No se estima incursa en el artículo 19 de la L.M.". La solicitante presentó escrito con fecha 12 de Mayo de 2.000, en el que manifestaba que en el Boletín Oficial de la Propiedad de , se publicaba la denegación del expediente a que se refería; que frente a ella interponía recurso de alzada dentro de plazo y se limitaba a hacer constar que "a lo largo de nuestro escrito de réplica al suspenso realizábamos una exposición argumental que a nuestro juicio dejaba claramente establecida la viabilidad registral del expediente defendido, razón por la cual hemos de abundar en la misma postura y ratificarnos en todas cuantas alegaciones consignábamos, confiando de la Sección Registral, que a partir de aquí va a hacerse cargo del caso, estime con nosotros la validez de esta solicitud. Todo ello independientemente de las alegaciones complementarias que con posterioridad y una vez depositado este escrito dentro del plazo legal, podamos esgrimir" y solicitaba la revocación del acuerdo a que se refería y la concesión del registro solicitado. Sin que tampoco se presentase escrito alguno más se dictó por la Oficina la Resolución de 14 de Febrero de 2.001, en que por un lado se argumentaba que "en el caso que nos ocupa no se han cumplido los requisitos referidos en los puntos 2 y 3 del art. 21 en cuanto no se aporta copia fehaciente de los Estatutos de la Asociación ni tampoco el Reglamento de Uso" y, por otro, "que el riesgo de confusión de la marca solicitada con las M y M es claro, dada la identidad aplicativa con los productos de la clase 16 y la gran semejanza de distintivos en cuanto a la identidad de sus gráficos, por lo que es aplicable la prohibición contemplada en el art a ya citado" y " que en este caso es inaplicable las prohibición contemplada en el art c de la Ley de Marcas, ya que no se dan ninguno de los requisitos exigibles, es decir, que la denominación es descriptiva de característica 3

4 alguna de los productos protegidos, ya que se trata de tres vocablos en inglés sin significado generalizado entre los españoles, y si alguno de ellos lo fuese, no sería exclusivo del distintivo como también exige la Ley", por lo que acordaba la estimación parcial del recurso, confirmando la resolución impugnada sólo en cuanto a la denegación por infracción de los artículos 58 y 59 de la Ley y 21 de su Reglamento e incompatibilidad con las marcas números y TERCERO.- Contra estas Resoluciones administrativas que, en definitiva, denegaban el registro de las marcas solicitadas, se interpuso recurso contencioso-administrativo, en el que fundamentalmente se argumentaba: que las resoluciones son nulas y le han ocasionado indefensión, puesto que después de la solicitud de las marcas, la recurrente presentó escritos en fecha 9 de abril de 1999, destinados a acreditar la prioridad de su marca; que en los acuerdos del suspenso no se le especificó qué es lo que no cumplía los requisitos en cuanto a la documentación aportada y sólo las resoluciones de 14 de febrero de 2001, detallaban los requisitos que deben justificarse; que no se ha motivado debidamente cada resolución denegatoria, y así lo hizo constar en el recurso de alzada; que debieron ponerse en su conocimiento las circunstancias de insuficiencia de documentación para que pudiera ser subsanado; que por ello procedía la nulidad de actuaciones, y además, ninguna de las resoluciones fue personalmente notificada; que en cuanto a la marca de gráfico de bombilla, n , se creó por la recurrente y fue aprovechada por Telefónica, y se refiere a una reunión a la que acudieron representantes de telefónica, en la que se presentó la marca; que entiende que Telefónica ha registrado con mala fe la marca de gráfico bombilla; que en cuanto a la marca get and idea, con gráfico de bombilla, alega que es diferente de "paginas amarillas" de la firma TELEFÓNICA; que considera que prevalece el aspecto verbal de la marca y la solicitada es claramente distinta. A ello se opuso el Sr. Abogado del Estado aduciendo que las marcas eran colectivas; que en cuanto a la falta de cumplimiento de los requisitos previstos en el RD 645/90, se refiere a la exigencia del art. 21 de dicha norma que exige la aportación de una serie de documentos; que la Disposición Adicional segunda de la Ley de Marcas establece que será supletoria la Ley 30/92, ahora bien, publicada la resolución en el Boletín Oficial, este es el mecanismo de conocimiento de los actos; que en cuanto a la subsanación de defectos se concedió el plazo de un mes y la actora formuló alegaciones a esta suspensión y pudo aportar documentación complementaria, incluso al interponer el recurso de alzada, y no lo hizo así; que en cuanto a la falta de motivación, considera que es sucinta pero cumple los objetivos de eficacia sin merma del derecho de defensa del interesado y el recurrente podía conocer los motivos de la denegación; que en cuanto a la denegación por la prohibición del art a) considera que existe una similitud entre las marcas y coincidencia entre los productos. Por su parte, la representación de la codemandada adujo que el riesgo de confusión es evidente por la igualdad de gráficos y el sector de la actividad a que van dirigidas las marcas y en cuanto a la cuestión formal que el acuerdo de suspensión permite perfectamente conocer los datos; de hecho, se había solicitado la ampliación del plazo en uno de los casos cuando ya estaba vencido el mismo y, por lo demás, que había podido aportar la documentación en el recurso de alzada. La Sala de Instancia fundó la desestimación del recurso en las siguientes consideraciones: [...] " La cuestión objeto de debate plantea una serie de cuestiones que deben ser examinadas. En primer lugar la recurrente alega que las resoluciones que impugna son nulas radicalmente debido a que se ha causado indefensión a la recurrente al acordarse el suspenso en fecha 5 de julio de 1999, sin especificar cual fuere la documentación que faltaba por aportar con sus peticiones. Asimismo, no consta que las resoluciones denegatorias de 6 de marzo de 2000 hubieran sido personalmente notificadas. En relación con la primera cuestión, se solicitan las dos marcas a las que se refiere esta resolución, y en ambos casos, se acuerda el suspenso del expediente, con fecha 5 de julio de En estos acuerdos, se aduce que debe presentarse con el documento de solicitud descripción y datos de la marca ajustando los productos al Nomenclátor. Asimismo se alega el art del Reglamento y art. 58 de la Ley en relación con el art En los Acuerdos consta su publicación en el BOPI de fecha 16 de agosto de 1999, y concede el plazo de un mes para que se presente escrito subsanando los defectos a que se hace mención en defensa de su petición. Respecto de la primera marca, no consta alegación alguna hasta la resolución de 6 de marzo de 2000, notificada mediante su publicación y debidamente recurrida en alzada. En cuanto a la segunda marca, se presenta un documento en fecha 16 de septiembre de 1999, en el que se pide una ampliación para presentar documentación, y nada se aporta, constando resolución denegatoria de 6 de marzo de La alegación sobre que no constaban las razones del suspenso no puede acogerse puesto que en los Acuerdos se recogen los motivos, sucintamente, haciendo mención en primer lugar a que no se cumplen los requisitos del art. 58 en relación con el 21 del Reglamento, y al parecido detectado de oficio con dos marcas prioritarias. 4

5 Los motivos eran perfectamente claros y el solicitante, por medio de sus representantes, podía conocer perfectamente las razones de su denegación. En particular teniendo en cuenta que el art. 21 del RD 645/90, que aprueba el Reglamento para Ejecución de la Ley de Marcas resulta perfectamente claro en su texto estableciendo una serie de requisitos que deben aportarse como identificación de la Asociación solicitante, personas autorizadas para utilizar la marca, condiciones de afiliación a la Asociación, condiciones de uso de la marca, y motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la Asociación. Además, el párrafo 3 exige que con la solicitud se aporte copia fehaciente de los Estatutos de la Asociación. Debe tenerse en cuenta que en relación con la segunda de las marcas, el recurrente planteó, un día después de que finalizara el plazo de un mes, una ampliación, para poder aportar los documentos, luego conocía las exigencias requeridas. En todo caso, ni en uno ni en otro expediente aportó ninguna documentación complementaria, dictándose en consecuencia las resoluciones de 6 de marzo de Por tanto, se dio un plazo de un mes, tal como consta en los Acuerdos, para subsanar los defectos. Los Acuerdos, por lo demás, se dan a conocer mediante su publicación en el BOPI, como todas las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal como establece la propia Ley 32/88, sin que tal actuación suponga vulneración alguna de derechos de los particulares, ya que las normas de la ley 30/92 se aplican supletoriamente a las establecidas en la Ley de Marcas, ley 32/88, vigente en este momento. El requisito de publicación de las resoluciones se ha cumplido plenamente, sin que esto haya ocasionado indefensión alguna al recurrente, que además, interpuso en ambos casos recurso de alzada, contra la resolución de 6 de marzo de 2000, notificada mediante su publicación en el BOPI. En la interposición del recurso pudo aportar la documentación necesaria y no lo hizo así. En cuanto a la motivación de las resoluciones resulta suficiente, y clara puesto que el art de la Ley 30/92 exige que los actos sean motivados, con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho a los que se alude. La motivación supone la explicación del acuerdo que se adopta, y en este caso, consta suficientemente tal motivación, pues se indica perfectamente cuales son las razones de la denegación. En todo caso, se ha extendido la motivación en las resoluciones que resuelven los recursos de alzada. Así, pues, no puede decirse que no exista motivación en las resoluciones que se impugnan, y en cualquier caso, no se aprecia indefensión alguna para el recurrente, al que no se le ha impedido en absoluto ejercer sus derechos, examinando nuevamente el tema la propia Administración en el recurso de alzada, y dictando las oportunas resoluciones al efecto. Por tanto, se ha concedido un plazo de subsanación, que no se ha cumplido, explicando cuales eran los requisitos no cumplidos en las peticiones iniciales, y finalmente, se han dictado las resoluciones que se impugnan, que deniegan la inscripción de las marcas, además por la vulneración del art a) de la Ley ". [...] " En cuanto a la cuestión de fondo, el tema ha de examinarse a la luz de lo dispuesto en la Ley de Marcas, ley 32/88, cuyo artículo 12 contiene una serie de prohibiciones, relativas a que no podrán inscribirse como marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento, los signos que presenten identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, o nombre comercial o rótulo, anteriormente solicitada o registrada, para designar productos o servicios idénticos o similares que puedan inducir a error en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior [...] para hacer un examen comparativo de los signos que se enfrentan deben ponerse en relación, de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual, y de otra parte, la eventual coincidencia de su ámbito aplicativo, pues la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo se da cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o sirven a finalidades complementarias o relacionadas. Por tanto, la cuestión debe centrarse en decidir si pueden o no convivir en el mercado ambas marcas. El Tribunal Supremo viene entendiendo que la marca es un signo o medio material utilizable para distinguir de los similares los productos de la industria. Debe tener capacidad diferenciadora, que a su vez se refleja en la finalidad consistente en evitar cualquier difusión respecto de otros objetos o actividades, debido a los cuales se prohibe el acceso al Registro a los distintivos que presentan semejanza con otros ya inscritos [...] La Jurisprudencia utiliza una serie de criterios, propugnando una impresión o visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada signo confrontado, sin desarticular su unidad fonética o gráfica. También se toma en consideración la existencia o inexistencia de riesgo de confusión en el mercado, y entre los consumidores, en perjuicio de quien tiene inscrito su signo distintivo, y finalmente, debe tenerse en cuenta el área comercial a que van dirigidos los productos o servicios amparados ". [...] "A partir de esta premisa, el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y 5

6 productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo. En este supuesto, teniendo en cuenta la similitud de los gráficos, y la identidad de productos, que al consumidor medio le impedirán una mínima diferenciación, procede considerar ajustadas a Derecho las resoluciones impugnadas. Alega el recurrente que ha existido un indebido aprovechamiento por parte de TELEFÓNICA de su propia marca, aspecto que no se acredita en estas actuaciones, y que en todo caso, podría dar lugar a que por su parte ejercitaran las acciones que consideraran oportunas en defensa de su derecho. Pero en estas actuaciones, analizando las resoluciones que se impugnan, y teniendo en cuenta los datos que se han considerado y puesto de relieve, procede confirmar las resoluciones impugnadas ". CUARTO.- Contra esta sentencia se interpone este recurso de casación que se articula en un solo motivo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1.988, de 13 Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, invocando la infracción de los artículos 71.1 y 76.2 de la Ley 30/1.992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, con resultado de indefensión, que había de determinar la nulidad de actuaciones de los expedientes de autos, al no haber conferido la Oficina Española de Patentes y Marcas a la recurrente el plazo legalmente establecido en esas normas, para que hubiese podido subsanar los defectos formales que resultaron finalmente causa de denegación de las dos marcas de los referidos expedientes. A lo largo de la exposición se argumenta, por un lado, que debió haberse concedido plazo para la aportación de la documentación que faltaba, siendo así que cuando menos en cuanto al Reglamento de Uso se había aportado en el primer expediente y de lo que se trataba en los escritos de 9 de Abril de era de acreditar la prioridad de su marca, lo que no parece haberse entendido por la Sala de Instancia, sin que en el Acuerdo de suspensión se le requiriese para otra cosa que para alegar, alegación que sí hizo en el escrito de 19 de Septiembre de 1.999, aportado en el primer expediente; por otra parte, que no sabe qué pasaba con el Reglamento de Uso que, como marca colectiva, había aportado en el primer expediente con el escrito de 9 de Abril de 1.999; y, por otra parte, que antes de haberse agotado la vía administrativa debió haberse acudido a los preceptos que en el motivo estima infringidos - artículos 76.2 y 71.1 de la Ley 30/ que obligaban a la Administración a requerir y conceder plazo de diez días para que pudiese cumplimentar los requisitos legalmente exigidos, de modo que pudiese aportar la documentación que, en su caso, le faltaba o subsanar los defectos de la que hubiese aportado ya antes; cuya omisión le había producido indefensión. Al mismo tiempo aducía, ligado con lo anterior, una falta de motivación en las resoluciones administrativas por no haberse detallado en los Acuerdos de suspensión el detallado contenido de la documentación que faltaba; siendo así que el primer momento en que la Oficina dio respuesta sobre los requisitos exigidos a las marcas colectivas fue con motivo de las resoluciones de 14 de Febrero de 2.001, denegatorias de las marcas solicitadas. Para concluir con el desarrollo del motivo manifestaba: "ahora bien pedimos que se retrotraigan las actuaciones a un momento procedimental anterior en el que también esta parte se pueda pronunciar sobre el tema de la compatibilidad o incompatibilidad de las marcas en conflicto, puesto que las resoluciones que la Administración emita no sólo habrán de recaer sobre el problema de la documentación que hemos tratado, sino también sobre el tema de la confrontación de marcas que ha existido en los dos expedientes de autos. Por lo último que acabamos de comentar, esta parte tampoco ve preciso manifestarse en el presente recurso de casación en relación con la citada confrontación de marcas, en la que necesariamente habría de entrar la nueva resolución administrativa que se emitiera como consecuencia del retrotraimiento de actuaciones que se nos conceda por el Tribunal". QUINTO.- Atendiendo a lo que circunstanciadamente hemos expuesto, aparece que la denegación del registro de las marcas solicitadas tuvo lugar por dos motivos: uno formal y otro de fondo. La sentencia de instancia analiza las dos alegaciones de la demanda y rechaza ambos motivos por las razones que razonadamente y, a nuestro entender, certeramente argumenta. Si en el recurso de casación sólo se analiza el motivo formal y no el de fondo, pudiendo haberlo 6

7 hecho, evidentemente aún de estimarse el primero, siempre quedaría en pie el otro argumento de la denegación: la incompatibilidad de las marcas solicitadas con las opuestas, con el correspondiente riesgo de confusión en el consumidor que hacen imposible la convivencia. Con ello basta para desestimar el motivo de casación que se examina, pese a su pretensión de retroacción de actuaciones al momento del procedimiento administrativo que le permitiera alegar sobre esa compatibilidad o incompatibilidad. Pues incluso la aportación de esos documentos no tenían tampoco relevancia para enervar las razones de fondo de la denegación. Por lo demás, no puede alegarse que se le produjese indefensión en el procedimiento administrativo, por no concederle plazo de subsanación, pues tuvo posibilidad de hacerlo en los plazos que se les había concedido y hemos detallado el uso que hizo de los mismos. En cualquier caso si, como afirma, que por no hacérsele la notificación personal no pudo subsanar esos defectos, enterándose sólo en el momento de notificarle las últimos Resoluciones denegatorias, también pudo aportar los documentos a que se refieren los apartados 2 y 3 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas en relación con el artículo 58 de ésta, cuando se trata de marcas colectivas, en el recurso contencioso administrativo. La expresión tanto en los acuerdos de suspensión de las solicitudes como en las propias resoluciones denegatorias de las solicitudes de la causa de la suspensión, primero, y de aquellas resoluciones después, constituían suficiente motivación. A mayor abundamiento, todo lo que se aduce en el recurso de casación, se refiere al expediente administrativo, más no a la sentencia que es el objeto del recurso de casación. SEXTO.- En razón de todo ello el motivo examinado ha de ser desestimado y con ello el recurso de casación, lo que debe comportar, por aplicación de lo dispuesto en el artículo de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte que lo ha sostenido, al no existir circunstancias que justifiquen su no imposición. Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución, FALLAMOS No ha lugar y, por lo tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil YELLOW PAGES PUBLISHER S ASSOCIATION contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 16 de Julio de 2.003, en el recurso contencioso-administrativo número 736/2.001; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 7