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1 Id Cendoj: Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Nº de Recurso: 797/2008 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT Tipo de Resolución: Sentencia Resumen: MARCA NÚMERO "CÁDIZ HOY" (CLASE 16). DERECHO DE MARCAS. ARTÍCULO 6 DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS: JUICIO DEL RIESGO DE CONFUNDIBILIDAD: FACTORES BÁSICOS QUE HA DE PONDERAR EL ÓRGANO JUDICIAL EN LA APRECIACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO: DISIMILITUD DENOMINATIVA Y FONÉTICA. ARTÍCULO 5.1 c) LM: REIVINDICABILIDAD DE LOS TÉRMINOS GEOGRÁFICOS EN LA COMPOSICIÓN DE LAS MARCAS. VALOR DE LOS PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS MARCARIOS. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veintitrés de Septiembre de dos mil nueve VISTO el recurso de casación número 797/2008, interpuesto por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de la entidad mercantil FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de octubre de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 991/2005, seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 21 de abril de 2005, que acordó desestimar la inscripción de la marca nacional número "CÁDIZ HOY", para amparar productos en clase 16 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 28 de mayo de Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la entidad mercantil CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA, S.A., representada por el Procurador Don Albito Martínez Díez. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 991/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 26 de octubre de 2007, cuyo fallo dice literalmente: «Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira en representación de la entidad «Federico Joly y Cía S.A.» contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de Abril de 2.005, que estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad «Corporación de Medios de Extremadura» contra la resolución de 28 de Mayo de que originariamente concedió la marca nacional nº "Cádiz Hoy" en la clase 16 del nomenclátor internacional, denegando definitivamente la inscripción por ser dicho acto administrativo ajustado a Derecho, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.». SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A. recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 21 de enero de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. 1

2 TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 10 de marzo de 2008, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «se sirva admitir este escrito en méritos del emplazamiento efectuado por la Sección Segunda de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tenerme por personado ante esa Superioridad y por interpuesto y formalizado en tiempo y forma, el recurso de casación anunciado el pasado 11 de diciembre de 2007 contra la Sentencia dictada en Instancia, de 26 de octubre de 2007, por expresados y articulados los motivos en que dicho recurso se ampara y, tras la ulterior sustanciación procesal, dictar Sentencia estimatoria, anulando y casando la Sentencia núm recurrida y, en consecuencia, acordando la concesión de la marca nacional núm "CADIZ HOY" en la clase 16 del Nomenclátor internacional.». CUARTO.- Por providencia de la Sala de fecha 3 de octubre de 2008, se admitió el recurso de casación. QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 17 de noviembre de 2008 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas, a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado: 1º.- El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 16 de diciembre de 2008, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:. «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.» 2º.- El Procurador Don Albito Martínez Díez, en representación de la entidad mercantil CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA, S.A., presentó, asimismo, escrito el día 13 de enero de 2009, en el que tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que tenga por presentado este escrito y por formulada la OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A., contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de octubre del 2007, y previa la sustanciación del recurso por sus trámites, lo desestime con imposición de las costas a la parte recurrente.». SEXTO.- Por providencia de fecha 18 de mayo de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 9 de septiembre de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación. El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de octubre de 2007, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 21 de abril de 2005, que denegó la inscripción de la marca nacional número "CÁDIZ HOY", para amparar productos comprendidos en la clase 16 del Nomenclátor Internacional, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 28 de mayo de SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida. La Sala de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones jurídicas: «[...] Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o 2

3 identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de esta ha de señalarse que la marca nacional nº "Cádiz Hoy" se solicitó para proteger en clase 16ª del nomenclátor publicaciones, revistas, productos de imprenta, artículos de encuadernación; artículos de papelería; caracteres de imprenta; clichés; papel cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, en tanto que la marca núm "HOY" (mixta) protege un periódico diario en la clase 16ª, la marca núm "HOY" (mixta) protege en clase 16ª publicaciones de todas clases y la marca núm "CÁCERES HOY" protege en dicha clase 16ª "periódicos, publicaciones y revistas", resulta pues identidad entre las marcas cuya titularidad ostenta la entidad «Corporación de Medios de Extremadura S.A.», respecto de periódicos libros y publicaciones y semejanza respecto del resto. [...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que efectivamente existen los factores de riesgo apuntados pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; pudiendo concluir que las marca "Cádiz Hoy" evoca la marca prioritaria "Hoy" y "Cáceres Hoy", hasta el punto que pudiera entenderse que se trata de una mera extensión de la marca prioritaria, esto es que se trata de un periódico de la misma cadena de comunicación. Debe por otra parte tenerse en cuenta que conforme al artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas no podrán registrarse como marca los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. De donde se deriva que ni la denominación "Cádiz" o "Cáceres", son apropiables y por lo tanto tampoco reivindicables, de forma que el contenido reivindicable de la marca nacional nº "Cádiz Hoy", está constituido por "Hoy", similar al de las marcas oponentes. [...].». TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación. Centro de Documentación Judicial El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A. se articula en la formulación de un único motivo, amparado en el artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto, el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. En el desarrollo argumental del motivo de casación, se denuncia, en primer término, el error padecido por la Sala de instancia en la valoración de los elementos no comunes de las marcas en pugna, por no apreciar adecuadamente «el protagonismo que el vocablo "CÁDIZ" otorga a la marca número solicitada», y, por ello, no ha atendido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que no considera la coincidencia parcial entre signos, desde el punto de vista denominativo, motivo suficiente para que pueda determinarse su incompatibilidad. Asimismo, se imputa al Juzgador el error en que incurre en la comparación de los signos en liza, al excluir el vocablo geográfico "CÁDIZ" por considerar que los nombre geográficos no son apropiables y, por tanto, tampoco son irreivindicables, lo que justifica, con base en lo dispuesto en el artículo 5.1 b) de la Ley de Marcas, que resulta inaplicable en este supuesto. Se considera que la sentencia recurrida vulnera los principios de igualdad y de seguridad jurídica al no tener en cuenta las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acuerdan el acceso al registro de marcas denominativas análogas de distintos titulares que comparten la misma estructura (topónimo + Hoy) que la marca solicitada, las marcas número "ANDALUCÍA HOY", número "ESPAÑA HOY", número "MELILLA HOY", NÚMERO "MARBELLA HOY", número "MURCIA HOY", número "SORIA HOY", número "CASTILLA HOY" y número "MÁLAGA HOY". Y, en último término, se reprocha a la Sala de instancia el error padecido en la aplicación de la pauta de visión de conjunto al comparar las marcas confrontadas y no tener en cuenta las evidentes diferencias denominativas, fonéticas y conceptuales entre las marcas en pugna, que garantizan su pacífica convivencia en el mercado sin originar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, infringiendo por ello la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 3

4 CUARTO.- Sobre la prosperabilidad del recurso de casación. El motivo de casación ha de ser estimado. En efecto, en lo que respecta a la comparación entre las marcas enfrentadas, la sentencia recurrida infringe la doctrina jurisprudencial de esta Sala que sostiene que la comparación entre marcas ha de hacerse de forma global, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, sin dejar de considerar ninguno de ellos. En el presente supuesto, tiene razón la recurrente cuando aduce que el hecho de que uno de los términos sea geográfico no presupone que incurra en la prohibición del artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas (que excluye las marcas consistentes exclusivamente en denominaciones geográficas), ni origina que dicho término deba ser excluido de la comparación. Es el conjunto de la denominación "CÁDIZ HOY", lo que ha de compararse con "HOY" y con "CÁCERES HOY". En cuanto al riesgo de error sobre el origen empresarial de la marca, esto es, de que la marca denegada pudiera contemplarse como perteneciente a una cadena de medios de comunicación, se trata sin duda de un argumento de indiscutible trascendencia. Sin embargo, la Sala de instancia llega a una determinada conclusión sin una adecuada fundamentación, puesto que no tiene en cuenta el hecho puesto de relieve por la parte recurrente de la existencia de numerosas marcas con esa misma estructura (localidad geográfica + hoy) pertenecientes a distintos titulares, lo que ha de ser tenido en cuenta para poder valorar adecuadamente la existencia o no del riesgo de asociación puesto de relieve por la Sala juzgadora. En definitiva, consideramos que se ha aplicado la prohibición relativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, con una interpretación inadecuada del mismo en cuanto al procedimiento de comparación y sin valorar todas las circunstancias relevantes para ponderar la existencia de riesgo de asociación. En consecuencia con lo razonado, al estimarse íntegramente el motivo de casación formulado, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de octubre de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 991/2005, que casamos. QUINTO.- Sobre los motivos de impugnación de la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de abril de En primer término, cabe significar que en lo que concierne a la oposición al registro de la marca solicitada de las marcas de titularidad de la Corporación de Medios de Extremadura, S.A. (marcas mixtas número "HOY" y número "CÁCERES HOY", ambas en clase 16), el juicio del riesgo de confusión debe partir de una doble consideración. De un lado, de lo que es estrictamente la confrontación entre los signos enfrentados, desde la perspectiva de su similitud denominativa y fonética; de otro, desde un examen de la realidad registral y aplicativa de las marcas análogas a la solicitada. Así, en lo que respecta a la comparación entre las marcas "CÁCERES HOY" y "CÁDIZ HOY", ambos complejos denominativos poseen una estructura análoga, con la denominación de una localidad o provincia y un término -"HOY"- de claro carácter descriptivo para las publicaciones diarias. La distintividad de ambas marcas se obtiene con la conjunción de sus dos términos integrantes, dando como resultado una locución que alude claramente a una publicación periódica de la localidad o provincia respectiva. Consideradas ambas denominaciones de manera conjunta (no reduciéndolas al término común), serían claramente distinguibles, precisamente por su referencia a localidades o provincias distintas perfectamente diferenciables para los usuarios. En cuanto a la comparación de la marca pretendida con la otra prioritaria, que se limita al único vocablo "HOY", la referencia geográfica de la primera bastaría también, en principio, para su distinción inequívoca por los consumidores. Ahora bien, esa clara diferenciación de la marca solicitada frente a las prioritarias con una visión unitaria de sus términos y desde una perspectiva denominativa y fonética, no impide la posible existencia del riesgo de asociación puesto de relieve por la sentencia casada, peligro originado por la común estructura de dos de ellas y por la coincidencia del término "HOY" en las tres marcas enfrentadas, que les da a todas ellas esa connotación descriptiva para publicaciones. Ello origina sin duda el posible riesgo de asociarlas como pertenecientes a una misma cadena de publicaciones periódicas. Este peligro no es, con todo, inevitable, sino que es preciso comprobar si efectivamente se origina en la realidad actual del sector de las publicaciones periódicas en España. Pues bien, en un examen global de dicha cuestión, ese riesgo de asociación sería real y efectivo si concurriese alguna circunstancia específica que llevase a relacionar las diversas marcas de publicaciones 4

5 con esa estructura (toponímico + hoy) o simplemente con el vocablo "HOY". Tal sucedería, por ejemplo, si una de las marcas prioritarias fuese notoria en el ámbito nacional en el que se protegen las marcas registradas, o bien si existiese una cadena de publicaciones con esas características pertenecientes al mismo titular. Sin embargo, la realidad no es así, puesto que ni las marcas prioritarias opuestas en este litigio, ni las restantes antes mencionadas con dicha estructura, poseen notoriedad o renombre nacional -otra cosa sería en su localidad o provincia o, incluso, en un ámbito regional- en el sector de las publicaciones periódicas. Y, por el contrario, tal como alega la parte recurrente, las diversas publicaciones registradas con esa estructura denominativa pertenecen a distintos titulares, por lo que la eventual aparición de otra publicación periódica análoga en otra localidad no corre el riesgo de asociarse a una cadena conocida por su generalización en diversas provincias o localidades españolas, sino que prevalece el valor distintivo de la referencia geográfica que fija tal publicación a la provincia o localidad reflejada en su denominación. Las razones expuestas conducen a la estimación del recurso contencioso administrativo y a la concesión de la marca número "CÁDIZ HOY" solicitada por la sociedad recurrente. SEXTO.- Sobre las costas procesales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución. FALLAMOS Primero.- Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal entidad mercantil FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de octubre de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo 991/2005, que casamos. Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil FEDERICO JOLY Y CÍA, S.A. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 21 de abril de 2005, que acordó denegar el registro de la marca número "CÁDIZ HOY", que designa productos en clase 16 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que anulamos, procediendo el registro de la referida marca. Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado. 5