Nº de Recurso: 3462/2014. ROJ: STS 5409/2015 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espin Templado

Transcripción

1 Nº de Recurso: 3462/2014. ROJ: STS 5409/2015 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espin Templado SENTENCIA En la villa de Madrid, a nueve de diciembre de dos mil quince. VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.462/2.014, interpuesto por GRUPO OSBORNE, S.A., representada por el Procurador D. Rafael Gamarra Megías, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 9 de julio de en el recurso contencioso-administrativo número 303/2.011, sobre registro de la marca internacional número "TORO ROSSO". Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 9 de julio de 2.014, estimatoria del recurso promovido por Red Bull GmbH contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de marzo de 2.011; por dicha resolución, estimándose el recurso administrativo contra una resolución anterior de 15 de septiembre de 2.010, se acordaba excluir de la extensión territorial de la marca internacional , denominada "TORO ROSSO", los servicios de la clase 43 del nomenclátor. SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de Grupo Osborne, S.A. ha comparecido en forma en fecha 15 de octubre de 2.014, mediante escrito interponiendo el recurso de casación, que se articula en los siguientes motivos: - 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 31.1, 33.1 y 70.1 y de la propia Ley jurisdiccional; de los artículos 218.1, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y del artículo 24 de la Constitución, y - 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción y que se presenta dividido en un primer submotivo (por infracción de los artículos 6.1.a), 6.1.b), 6.2 y 55.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y del artículo 55.1 del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de diciembre, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 3.ter del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en 1.891), y un segundo de carácter subsidiario (por infracción de los artículos 6.1.a) y 6.1.b) de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia). Termina su escrito suplicando que dicte sentencia por la que se revoque la recurrida, dictando otra por la que se declare ajustada a derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 2.011, con expresa imposición de costas a la parte contraria. El recurso de casación ha sido admitido tan sólo en cuanto a su segundo motivo por auto de la Sala de fecha 18 de junio de 2.015, que declaraba la inadmisión del primero de ellos. 1

2 CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha presentado un escrito en el plazo que se le ha otorgado para formular su oposición en el que manifiesta que se abstiene de hacerlo. QUINTO.- Por providencia de fecha 19 de octubre de se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 24 de noviembre de 2.015, en que han tenido lugar dichos actos. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso. La sociedad mercantil Grupo Osborne, S.A. impugna mediante el presente recurso de casación la Sentencia de 9 de julio de dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sentencia impugnada estimó el recurso contencioso administrativo que había interpuesto la sociedad Red Bull GmbH contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la solicitud de extensión territorial de los efectos de la marca internacional "Toro Rosso" para los servicios de la clase 43. El recurso se articula mediante dos motivos, el primero de los cuales fue inadmitido por Auto de esta Sala de 18 de junio de El segundo motivo se ampara en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, y se estructura en dos submotivos. En el primer submotivo se invoca la infracción de los artículos 6.1.a) y b) y 6.2 y 55.2 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) y del artículo 55.1 del Reglamento comunitario 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 3 ter del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en En el segundo submotivo se aduce la infracción del artículo 6.1.a) y b) de la citada Ley de Marcas. En ambos casos las infracciones denunciadas se deberían a haber otorgado el registro solicitado debido a la supuesta caducidad de la marca prioritaria opuesta por el Grupo Osborne en clase 43 (primer submotivo), y apreciar que no cabía confusión con los registros prioritarios en otras clases (segundo submotivo). SEGUNDO.- Sobre los fundamentos de la Sentencia recurrida. La Sentencia impugnada funda el fallo estimatorio en las siguientes consideraciones: " CUARTO.- Entrando a conocer las concretas circunstancias concurrentes en el caso ahora aquí enjuiciado, puestas en relación con las concretas alegaciones impugnatorias formuladas por la mercantil solicitante-recurrente, en contra de lo sostenido por ésta, existe claras y evidentes semejanzas denominativas, fonéticas y conceptuales entre los signos enfrentados y así lo pusimos de manifiesto en nuestra Sentencia de 16 de octubre de 2013, firme, recaída en el recurso núm. 451/2010, seguido entre idénticas partes que el que ahora nos ocupa, donde se ventilaba la compatibilidad de iguales signos marcarios que en el presente, pero referidos a la clase 32ª del Nomenclator. En dicha Sentencia seguíamos la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2006 (rec. 6623/2003), y en la que se llega a la conclusión de la imposibilidad de convivencia en el Registro de la marca internacional TORO ROJO, para designar productos de la clase 32, con las marcas EL TORO y TORO, para la misma clase y productos, destacando que en el conjunto denominativo cuya inscripción se pretende, el elemento diferenciador fuerte, realmente característico, distintivo y dominante, lo constituye la palabra TORO, por lo que en la práctica se reproducen las marcas prioritarias dado que el término ROJO, al referirse a un color no aporta suficiente exclusividad al conjunto, resultando irrelevante como elemento distintivo, lo que puede llevar a pensar a los consumidores que los productos diferenciados con ella son una simple variedad de los protegidos con los anteriores, lo que resulta más acentuado al ser coincidentes los productos que distinguen (bebidas). A ello añade que la notoriedad de la titularidad de la marca internacional RED BULL en su idioma original no impide que al pretenderla utilizar en su traducción castellana pueda colisionar con otras marcas prioritarias. 2

3 Considera la Sala que iguales consideraciones cabe ahora efectuar con respecto a la marca solicitada TORO ROSSO, como ya lo hicimos en la precitada Sentencia de 16 de octubre de QUINTO.- Ahora bien, con posterioridad al dictado de la resolución administrativa impugnada e, incluso, con posterioridad a la formulación del escrito de demanda por la mercantil recurrente, se ha dictado Resolución por la Dirección de Anulación de la OAMI, de fecha 10 de febrero de 2012, hoy firme, acompañada por la recurrente en escrito presentado el 23 de marzo de 2012, en la que se declara que la marca comunitaria nº TORO parcialmente caducada con efectos desde el 24 de octubre de 2007 para los siguientes productos: Clase 32: " Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas (excepto bebidas energéticas); bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas "; permaneciendo el registro únicamente para el producto " Bebidas energéticas ". Clase 33: " Bebidas alcohólicas, exceptuando tanto los vinos como las cervezas y las bebidas destiladas "; permaneciendo el registro únicamente para el producto " Bebidas destiladas ". Clase 42: " Servicios de restauración (alimentación), incluyendo servicios de bar, snack-bar, restaurante, cafetería, cervecería, cantina y bodegas, servicios de hospedaje temporal ". Dicho transcendental hecho (caducidad parcial de la marca prioritaria oponente) deberá ser tenido aquí en cuenta en la medida que los efectos se retrotraen al 24 de octubre de 2007 (vid., en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012), esto es, a fecha anterior a la solicitud del registro de la marca TORO ROSSO que aquí nos ocupa. No debe perderse de vista que la fundamentación de la protección dispensada por el precepto que nos ocupa (artículo 6.1 de la Ley de Marcas) es la de garantizar la función distintiva de la marca respecto al origen empresarial de los productos o servicios designados con ella (principio de la especialidad), de tal forma que, en principio, un mismo signo puede perfectamente cumplir su función distintiva respecto a productos o servicios dispares, que no guarden una relación de similitud. En el caso concreto, la inicial identidad aplicativa apreciada por la OEPM, fundamentada en que la marca prioritaria amparaba productos en clase 43 (en realidad, clase 42) ha desaparecido en virtud de la caducidad parcial de la marca declarada en la citada resolución de la OAMI, sin que pueda apreciarse confusión alguna en el público consumidor respecto de los productos y servicios concretos reivindicados en clase 43 respecto de los amparados por la prioritaria en clases 32 (Bebidas energéticas) y 33 (Bebidas destiladas), sin que a tal efecto quepa atribuir relación alguna relevante entre estas últimas bebidas y los concretos servicios reivindicados por la solicitante recurrente (" Servicios de suministro de alimentos y bebidas, incluidos servicios de bares, cafés, cafeterías, cantinas, snack-bares, restaurantes, restaurantes de autoservicios; suministro de comidas y bebidas; alojamiento temporal incluidos hoteles, pensiones, campamentos vacacionales, casas de vacaciones, moteles; reserva de alojamientos temporales; albergues para animales; alquiler de construcciones transportables, bares transportables y tiendas de campaña; alquiler de sillas, mesas, ropa de mesa, cristalería y utensilios de bar ". En consecuencia, de cuanto antecede se desprende la procedencia de estimar íntegramente el recurso contencioso- administrativo origen de las presentes actuaciones." (fundamentos de derecho cuarto y quinto) TERCERO.- Sobre el motivo relativo a la caducidad de la marca prioritaria en clase 43. Aduce la parte recurrente en el primer submotivo que la Sala de instancia no ha valorado la oposición de la marca internacional prioritaria en clase 43 "Toro", número , debido a tenerla por caducada por un evidente error. Señala que si bien los efectos de la declaración de caducidad se retrotraen a en la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad, ésta se produjo el 24 de octubre de 2.007, por lo que en el momento de solicitud de ampliación de la marca por parte de Red Bull el 4 de enero de la citada marca prioritaria no estaba caducada y mantenía plenamente sus efectos obstativos. 3

4 Tiene razón la sociedad Grupo Osborne y ha de estimarse el motivo y, con ello, casar y anular la Sentencia impugnada. Digamos primero que la ratio decidendi que lleva a la Sala de instancia a estimar el recurso contencioso administrativo de Red Bull y a admitir la inscripción de su marca internacional "Toro Rosso" para la clase 43 es efectivamente la supuesta caducidad de la referida marca prioritaria de Osborne "Toro", ya que para la Sala la similitud de las marcas hubiera supuesto la denegación del registro. Por consiguiente, la cuestión de la fecha de efectos de la citada caducidad es determinante para la resolución del litigio en sede de casación. Pues bien, efectivamente se comprueba en el expediente que la fecha de inscripción de la marca internacional "Toro Rosso" para varias clases y, entre ellas la 43, es de fecha 4 de enero de Por otra parte, se comprueba asimismo que la marca obstativa "Toro", número , de Osborne, fue parcialmente declarada caducada para las clases 32, 33 y 42 (en realidad, la 43, referida a servicios de restauración -alimentación- y hospedaje temporal) por resolución de Oficina de Armonización del Mercado Interior de 10 de febrero de 2.012, con efectos expresamente declarados en la resolución citada desde el 24 de octubre de Así pues, no cabe duda de que en la fecha de solicitud de la marca litigiosa la referida marca prioritaria de Osborne estaba en vigor. La estimación del primer submotivo hace innecesario el examen del segundo, formulado con carácter subsidiario, que combatía la afirmación de la Sala de instancia sobre la compatibilidad de la marca solicitada con la oponente en algunos servicios de las clases 32 y 33 para los que no fue declarada caducada ésta última. En efecto, la Sala de instancia admitió la marca solicitada por entender caducada la prioritaria obstativa, a la que consideraba incompatible con la solicitada, por lo que la consecuencia de la no caducidad apreciada en el primer motivo sería la denegación del registro en clase 43, tal como interesa la sociedad Osborne en casación. CUARTO.- Sobre la compatibilidad entre las marcas en litigio. Casada y anulada la Sentencia de instancia, es preciso resolver el litigio tal como viene planteado en la instancia, y es la pretensión de Red Bull de que se autorice la extensión de su marca internacional "Toro Rosso" para los servicios de la clase 43, lo que había sido denegado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud de la oposición de la marca prioritaria comunitaria "Toro", de carácter denominativo, en clases 32, 33 y 43, pero teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que afirma la Sentencia casada, la citada marca prioritaria opuesta por el grupo Osborne no estaba caducada en el momento en que se solicita la extensión de la marca "Toro Rosso". Pues bien, en lo que respecta a la oposición entre los signos enfrentados no se aprecia que la existencia de un registro "Toro", como sucede con la marca prioritaria del Grupo Osborne, sea excluyente del empleo del término toro en cualquier otra marca en la misma u otras clases del nomenclátor, y ello por dos razones. En efecto, como es reiterada jurisprudencia no resultan apropiables en exclusiva las figuras o las denominaciones de animales, como no lo son las figuras o denominaciones geométricas, los colores o cualquier otra forma o manifestación gráfica o denominativa de carácter genérico. Así, dependerá del conjunto gráfico, denominativo o mixto, así como de su proyección aplicativa, el que una denominación o forma gráfica de tales características pueda recibir protección. En el caso de autos, estando reconocida la marca denominativa "Toro" para los servicios de la clase 43 (servicios de restauración y hostelería, básicamente) ello no impide que el término "toro" sea empleado en otras marcas para la misma clase, siempre que se utilicen en un contexto denominativo o gráfico-denominativo que ofrezca distintividad suficiente respecto a la marca prioritaria. Pues bien, es criterio de esta Sala que la locución "toro rosso" presenta precisamente una distintividad clara y bastante para evitar la confusión por parte del consumidor con la marca prioritaria. Frente a lo que apreció el Tribunal de instancia, la combinación de la denominación del animal con el color constituye un conjunto denominativo, con connotaciones gráficas proporcionadas por la referencia al color, que evita de manera suficiente el riesgo de confusión con la marca prioritaria, incluso en la propia clase 43 en la que está protegida ésta, así como también y con mayor motivo en las restantes clases aducidas por el grupo Osborne. Como consecuencia de tal apreciación fáctica, hemos de estimar el recurso contencioso administrativo entablado por Red Bull contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y 4

5 Marcas de 11 de marzo de y otorgar el registro de la marca internacional en la clase 43, único objeto del litigio, puesto que fue la única extensión del registro que le fue denegada a la mercantil solicitante por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Huelga decir, por lo demás, que esta resolución no afecta a las incidencias posteriores de las marcas afectadas, como lo serían la referida declaración de caducidad de la marca prioritaria con efectos de 24 de octubre de o cualesquiera otra. QUINTO.- Conclusión y costas. En atención a las razones expuestas en los anteriores fundamentos de derechos, ha lugar al recurso de casación y procede casar y anular la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de julio de Y estimamos el recurso contencioso administrativo entablado por la mercantil Red Bull GmbH contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 2.011, que anulamos, ordenando el registro de la marca "Toro Rosso" para los servicios de la clase 43 en la fecha en la que se solicitó. De conformidad con lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, no procede la imposición de costas ni en la instancia, habida cuenta de las dudas de derecho que concurren en el litigio, ni en la casación. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución, FALLAMOS 1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Grupo Osborne, S.A. contra la sentencia de 9 de julio de dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 303/2.011, sentencia que casamos y anulamos. 2. Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Red Bull GmbH contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de marzo de dictada en el expediente correspondiente a la marca internacional "TORO ROSSO", que anulamos, en el sentido de que procede conceder la extensión territorial de la misma a los servicios de la clase 43 del nomenclátor. 3. No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-pedro Jose Yague Gil.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres SanchezCruzat.-Eduardo Calvo Rojas.-Maria Isabel Perello Domenech.-Jose Maria del Riego Valledor.-Diego Cordoba Castroverde.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.-firmado.- Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 5