CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile

Transcripción

1 CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile En Santiago de Chile, a veintisiete de junio del año dos mil quince. VISTOS: Que en la causa, expediente Rol número tres mil novecientos setenta y cuatro del año dos mil quince, sobre el nombre de dominio adper.ci iniciada por la revocante 3M COMPANY contra el actual titular del dominio, CARMEN GLORIA ALVAREZ DíAZ E.I.R.L., con fecha tres de marzo de dos mil quince fui designada juez árbitro y acepté el encargo. Que con fecha diez de marzo del presente, la revocante pagó los honorarios arbitrales, y dicho pago fue validado al día siguiente. Que mediante resolución de fecha once de marzo del presente se requirió a la revocante información para la facturación de los honorarios pagados. Que el treinta de marzo de dos mil quince compareció doña Valentina Venturelli Santa María, abogado, en representación de 3M COMPANY, con domicilio en calle Nueva Tajamar 481, piso 21, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, e interpuso demanda de revocación solicitando le sea asignado el dominio adper.ci a su representada por tener derechos preferentes sobre él. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que la revocante es una compañía estadounidense cuyo nombre deriva de la abreviación de "Minnesota Mining and Manufacturing Company", cuyo giro es la investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de tecnología en diversos productos y servicios, entre ellos, de oficina, imagen gráfica, y salud, como consta en el sitio web y otros que indica. Que entre sus marcas ha creado y es dueña de registros marcarios ADPER para distinguir a nivel global un adhesivo odontológico. sobre la expresión Que la revocante es dueña de 47 registros marcarios en diversos países del mundo desde el año 2000 y en Chile es dueño de la marca ADPER, conforme al registro marcario N concedido el 8 de marzo de 2006, en la clase 5. Que en consecuencia, la revocante, señala, tiene derechos o intereses preferentes sobre el dominio el que es idéntico a sus marcas comerciales, las que, argumenta son signos conocidos, notorios y famosos, conforme a la fama de la revocante y la difusión de sus productos a nivel global. Que la revocante es además titular de dominios que son similares al dominio en disputa señalando los siguientes: ad pereasybond. com adpor.com adpor.net adpor.org

2 Que en consecuencia, mantener el dominio en el actual titular producirá confusión en el público consumidor y perjuicio a la revocante. Que la revocante argumentó la aplicación del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile; la función de identificación de los dominios; la no aplicación del Principio "First come first served' ya que, señaló, no consta la existencia de un interés o derecho por parte del actual titular; el criterio de la titularidad de las marcas y de notoriedad del signo; y el criterio del uso efectivo de la marca en Internet Que al colocar la expresión ADPER en el buscador Google éste hace referencia a la revocante. Que en el otrosí, acompañó los siguientes documentos con citación: 1. Poder para representar a 3M COMPANY. 2. Listado de marcas comerciales ADPER a nivel global. 3. Impresión del sitio web donde consta el registro marcario ADPER en Chile a nombre de la revocante. 4. Impresión del sitio web de la revocante en Chile donde figura la marca ADPER. 5. Impresión del sitio web de la revocante en Chile donde figura la marca ADPER y sus características principales. 6. Impresión del sitio whois.net que da cuenta de la titularidad del nombre de dominio adpereasybond.cl yadpor.com Que mediante resolución de fecha siete de abril del presente, se proveyó la demanda, en lo principal confiriendo traslado a la contraparte; y al otrosí, se tuvieron por acompañados los documentos con citación; y se ordenó la debida notificación de esta resolución. Que con fecha diecisiete de abril de dos mil quince, compareció doña Carmen Gloria Álvarez Díaz, RUT , ingeniera comercial, domiciliada en calle Zegers B, Iquique, en representación de CARMEN GLORIA ÁLVAREZ DíAZ E.I.R.L., actualmente, señala, CARMEN GLORIA ÁLVAREZ DíAZ COMERCIALlZADORA y DISTRIBUIDORA E.I.R.L. o ADPER E.I.R.L., quien presentó escrito de Contestación de Demanda y señaló lo siguiente: Que su página web tiene fines publicitarios para difundir su establecimiento destinado a la comercialización de todo tipo de pernos y no para hacer ventas en la red. Por lo que, señala, el sitio es.cl y no.com Por ello, dice, al no haber fines comerciales no se afectará a la revocante. Que además los productos de las partes son distintos, ya que, señala, su empresa vende pernos industriales, en cambio la revocante distingue con su marca adhesivos dentales. De manera que no habrá confusión en el público consumidor. Además, indica, el dominio será usado para identificar su establecimiento y no productos. Que desea usar el dominio adper.cl porque constituye una abreviación de Álvarez Díaz y luego la expresión "per" es para expresar abreviadamente los productos que vende. Que prueba de su interés sobre el dominio es que pagó la tarifa del NIC Chile y la razón por la que no está activo el sitio web es porque entiende que no puede tenerlo en línea y que habiendo preguntado a NIC Chile sobre si podía tenerlo disponible no habría recibido respuesta.

3 Que, en conclusión, pide se rechace la demanda de revocación con expresa condena en costas a la revocante. Que en el otrosí acompañó los siguientes documentos: 1. Comprobante de pago de tarifa en NIC Chile. 2. Correo electrónico dirigido a NIC Chile el 2 de enero de Carpeta tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos. Que con fecha tres de mayo del presente se dictó resolución que proveyó la Contestación de Demanda, a lo principal teniendo por presentada la contestación, y al otrosí por acompañados los documentos con citación; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que mediante resolución a oír sentencia. de fecha veinticinco de mayo del presente, se citó a las partes CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CI: "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Cl.: d. Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que la revocante ha demandado la revocación del dominio adper.ci argumentando básicamente tener derechos preferentes sobre la expresión ADPER al tener registros marcarios previos sobre ella tanto en Chile como en el extranjero; tener un uso legítimo de la expresión ADPER en el mercado y en Internet, de manera que de mantener el dominio en el actual titular habrá confusión en el público consumidor, especialmente teniendo en consideración la fama y notoriedad de la revocante y el hecho de ser idéntico el dominio en disputa a las marcas de la revocante. Que también la revocante ha señalado ser titular de dominios que comprenden la expresión ADPER. Que para acreditar los hechos que esgrime, la revocante ha probado, mediante los títulos marcarios respectivos, ser dueña de registros marcarios vigentes sobre la denominación ADPER para distinguir un adhesivo odontológico, tanto en Chile como en diversos países del mundo. Que también la revocante ha acreditado que ha hecho un uso legítimo y efectivo de la expresión ADPER en Internet mediante copia de sitios web en que ha ofrecido tales productos. Que el actual titular contestó la demanda, y solicitó su rechazo argumentando que su intención no es hacer un uso comercial del dominio, ya que no identificará productos sino tan solo su establecimiento comercial.

4 Que su rubro es diverso al de la revocante, ya que se dedica a la venta de pernos, de manera no habrá confusión en el público consumidor si se mantiene la inscripción del dominio a su favor. Que el dominio abrevia parte de su razón social y su giro. Que si bien no ha puesto en línea su página web es porque habiendo preguntado a NIC Chile si podía hacerla no habría recibido respuesta, su interés estaría acreditado por el pago que hizo a NIC Chile de la tarifa respectiva para inscribirlo. Que, en consecuencia, conforme al artículo 1698 del Código Civil corresponde a cada una de las partes probar sus dichos, lo que, a juicio de esta sentenciadora, ha logrado acreditar, con los documentos antes citados, la parte revocante. Que en efecto los documentos acompañados por la revocante no fueron objetados por el actual titular y habiendo sido analizados dan fe a juicio de esta sentenciadora de los hechos y derechos invocados por la demandante. Que la revocante ha acreditado tener derechos preferentes sobre la palabra ADPER, sustentados en derechos marcarios vigentes que, conforme al artículo 19 N 25 de la Constitución Política de la República y la Ley de Propiedad Industrial deben ser protegidos y respetados. Que a juicio de esta juez árbitro al ser el dominio en disputa idéntico a las marcas de la revocante existen posibilidades ciertas de confusión en el público consumidor o usuarios de Internet en orden a que el dominio esté relacionado con la revocante, especialmente teniendo en consideración que la revocante ha difundido sus productos ampliamente a nivel global y en Internet. Lo cual resulta un posible perjuicio desde el punto de vista de los consumidores en cuanto a la posible confusión respecto de la procedencia y calidad de los productos, a las exigencias de la competencia leal, en cuanto bien pudiera el actual titular captar clientes o consumidores que de buena fe accedan al dominio pensando que son productos de la revocante y desde el punto de vista general del orden público económico. Que si bien es efectivo lo que argumenta el actual titular en orden a que los rubros o giros de las partes no son exactamente los mismos, para los efectos de este procedimiento sobre nombres de dominio en Internet el hecho de ser el dominio idéntico en un cien por ciento a las marcas de la revocante, justifica la posible confusión en el público consumidor, así como la correspondiente afectación o dilución marcaria de la revocante. Que lo señalado por el actual titular en orden a que su intención de usar el dominio no afecta a la revocante por el hecho de que su finalidad, dice, no es comercial, y que por eso registró el dominio en el.ci y no bajo el.com no es procedente. En efecto, en primer lugar consta en autos que la finalidad de uso del dominio es claramente comercial ya que, como lo reconoce el actual titular su deseo es identificar a su empresa o establecimiento, la que como ha señalado el actual titular es una empresa de carácter comercial. Luego, en segundo lugar, es importante considerar que el dominio punto ci bien puede ser usado con fines comerciales, por lo que en rigor la razón señalada por el actual titular no corresponde en derecho. Que más allá de lo señalado por el actual titular en cuanto a su intención lo relevante para los efectos de una disputa de nombres de dominio, es determinar si efectivamente el actual titular goza de un derecho o legítimo interés reconocido por el ordenamiento jurídico para los efectos de estimar si en este caso concurren derechos equivalentes de

5 las partes que hagan entonces aplicable el principio" First come first served'. Que por el contrario, al no existir en la especie una equivalencia de derechos sino que la parte revocante ha acreditado fehacientemente sus derechos previos y preferentes, es que esta juez árbitro estima que es la parte revocante la que debe prevalecer en este caso. Que es efectivo que desde el punto de vista del derecho marcario las marcas comerciales operan, por regla general, conforme al principio de especialidad y territorialidad. En cambio, los nombres de dominio al ser únicos no ofrecen tales restricciones. Que sin perjuicio que éste no es un caso marcario, desde el punto de vista de la Justicia y Equidad y conforme a lo antes dicho, resulta extremadamente delicado entonces que una persona que no goza de un interés o derecho reconocido pueda usar un dominio ampliamente sin dichas restricciones afectando marcas comerciales previas que sean idénticas al dominio en cuestión. Que tampoco el actual titular ha presentado algún antecedente que permita a esta sentenciadora tener por acreditado algún interés o derecho legítimo con respecto al dominio. En efecto, el solo comprobante de haber pagado la tarifa para la inscripción del dominio como la información tributaria que acompañó a estos autos, no constituyen ni acreditan la existencia de un interés o derecho legítimo sobre el dominio que sea efectivamente protegido por el ordenamiento jurídico. De manera que todos los elementos analizados configuran en este caso los requisitos propios de un registro abusivo para los efectos de la revocación. Que si bien es atendible el deseo del actual titular de identificar su negocio es importante considerar que, conforme a la normativa aplicable, es obligación de quien registra un dominio no afectar derechos previos como en este caso ocurre con los derechos marcarios de la revocante. No obstante ello, el actual titular, no será condenado en costas, ya que a juicio de esta juez árbitro no existe probanza en este proceso de que haya incurrido en una conducta dolosa o a sabiendas respecto de los derechos preferentes de la revocante. Que ingresada la expresión ADPER en el buscador Google, éste hace referencia a la revocante. Lo que es coherente con la existencia de sus marcas comerciales y el uso efectivo de las mismas en Internet. Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes disponibles, siguiendo el criterio de la relación más estrecha con el dominio en disputa, a juicio de esta sentenciadora, se ha acreditado en juicio que es la revocante quien tiene más derecho sobre el mismo en razón de sus derechos marcarios previos, dominios en Internet y el uso legítimo de la expresión ADPER que ha hecho a nivel global y en la red, en términos que resulta coherente que le sea asignado el dominio. RESUELVO: Que se acoge la demanda de revocación. Que en consecuencia, se revoca la asignación del dominio adper.cl en el actual titular. Que cada parte pagará sus costas. Que se ordena que el dominio en disputa adper.ci se asigne en definitiva revocante 3M COMPANY. a favor de la

6 r Que, cuando proceda, se declarará cerrado el expediente electrónico y su archivo. Autorizan en calidad de testigos C.N.I Z~- C.N.I K Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.