Nº de Recurso: 2107/2012. ROJ: STS 1966/2013 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona

Transcripción

1 Nº de Recurso: 2107/2012. ROJ: STS 1966/2013 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona SENTENCIA En la villa de Madrid, a seis de mayo de dos mil trece. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2107/2012interpuesto por "MAGNOLIA S.P.A.", representada por la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 16 de febrero de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 992/2008, sobre la marca "Magnolia"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO "Magnolia S.p.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 992/2008 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de diciembre de 2006, confirmado en alzada el 28 de marzo de 2008, que denegó la inscripción de la marca internacional número , "Magnolia", en las clases 35 y 41 del Nomenclátor internacional. SEGUNDO En su escrito de demanda, de 7 de mayo de 2009, la entidad recurrente alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "por la que, dando lugar al presente recurso, se declaren nulos y sin efecto los acuerdos recurridos y, en su lugar, se declare procedente la concesión de la referida marca internacional nº 'Magnolia' para distinguir exclusivamente 'educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales (servicios por cuenta de terceros)', con todos los demás pronunciamientos a que hubiere lugar". Por otrosí solicitó que "tenga por renunciada la clase 35 de la marca internacional solicitada nº Magnolia". TERCERO El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 2 de julio de 2009, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al actor". CUARTO No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de febrero de 2012, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas descrita en el fundamento primero de esta sentencia. Sin costas." QUINTO Con fecha 27 de junio de 2012 "Magnolia S.p.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2107 / 2012contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por infracción de "los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 24 de la Constitución Española, por falta de motivación e incongruencia omisiva". Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción del " art. 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001, por interpretación errónea tanto de dicho precepto como de la jurisprudencia aplicable". 1

2 SEXTO Por escrito de 11 de marzo de 2013 el Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas a la recurrente. SÉPTIMO Por providencia de 13 de marzo de 2013 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de abril siguiente, en que ha tenido lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 16 de febrero de 2012, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad "Magnolia S.p.A." (con domicilio social en Bérgamo, Italia) contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue denegada la inscripción en España de la marca internacional número , "Magnolia", para distinguir determinados servicios de las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional. A la inscripción de la marca número , "Magnolia", solicitada por "Magnolia S.p.A.", se había opuesto la sociedad "Magnolia Films, S.L.", con domicilio en Barcelona, en cuanto titular de la marca "Magnolia Films", número , que ampara servicios de la clase 35. SEGUNDO La Oficina Española de Patentes y Marcas estimó que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6.1 [de la Ley], por existir entre la marca internacional solicitada nº 'Magnolia' en clases 35 para 'publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;...' y 41 para 'educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales (...)' y la marca 'Magnolia Films' (mixta) en clase 35 para 'publicidad; alquiler de material publicitario, gestión de negocios comerciales; anuncios publicitarios', una evidente semejanza fonético-denominativa al consistir la marca solicitada en el término que conlleva mayor poder distintivo en la marca oponente, y existir al propio tiempo una clara coincidencia y/o relación aplicativa, de forma que una eventual convivencia registral y en el mercado de los signos en pugna generaría riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, en el público consumidor". La Oficina Española de Patentes y Marcas concedió, sin embargo, el registro de la marca internacional solicitada para servicios de la clase 38 (telecomunicaciones) frente a los que ninguna objeción había opuesto la sociedad "Magnolia Films, S.L.". TERCERO Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general sobre la comparación de marcas, fueron las siguientes: "[...] En este caso no puede acogerse favorablemente la pretensión del recurrente: Entre 'Magnolia' y 'Magnolia Films' existe una evidente similitud tanto en la denominación como en los productos que protege, La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones. El concepto de semejanza de la marca prioritaria en el Registro frente a solicitudes posteriores es por su naturaleza indeterminado y ha de ser fijado en cada caso, valoradas las circunstancias fácticas concurrentes. La identidad fonética absoluta entre esos distintivos es excluyente de la inscripción solicitada ya que se basa en estar contenida la denominación de la marca solicitada en otras ya registradas para distinguir productos incluidos en la misma clase del Nomenclátor. Originará confusión cuando se trate de productos que se ofrecen al consumidor medio en una común área comercial. En el presente caso la denominación ha de entenderse como predominante por la carga 2

3 conceptual y, en todo caso permite establecer en el consumidor medio una comunidad de origen con la marca previamente inscrita que puede redundar en la utilización abusiva del prestigio o publicidad de la marca anterior. Se trata de creaciones similares cuyas diferencias no pueden alterar la impresión sustancialmente idéntica que ante los ojos del consumidor se produce. Por todo lo expuesto, la Sala estima que la resolución recurrida es conforme a derecho, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que no permite la inscripción en el Registro como marca, de forma absoluta en los supuestos de identidad denominativa, e incidencia secundaria de sus productos, cuando concurren las circunstancias señaladas (sentencias de 25 de mayo de 2000, 13 de febrero y 13 de marzo de 1997, y 25 de septiembre de 1997, entre otras), y procede en consecuencia la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida." CUARTO El recurso de casación es admisible, en su conjunto, sin que pueda prosperar la alegación contraria del Abogado del Estado vista la doctrina de esta Sala sobre la limitación de la causa por él alegada a los recursos que contengan tan sólo motivos basados en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, lo que no sucede en el que ahora hemos de enjuiciar. En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente considera que el tribunal de instancia ha infringido "los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 24 de la Constitución Española, por falta de motivación e incongruencia omisiva". La censura al tribunal de instancia es doble. "Magnolia S.p.A." afirma, por un lado, que la Sala no habría tenido en cuenta su renuncia ulterior -expuesta y documentada en la demanda- a que la marca pretendida protegiera los servicios correspondientes a la clase 35, lo que reducía el litigio en sede judicial tan sólo al contraste entre las marcas enfrentadas para los servicios de la clase 41. Por otro lado, reprocha a la Sala que no haya dado respuesta a sus alegaciones sobre la concesión de la misma marca "Magnolia", número (acordada en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas objeto de litigio), para identificar servicios de telecomunicaciones en la clase 38. El motivo no puede ser estimado. Los razonamientos que hemos transcrito del fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida ponen de relieve que la razón esencial del fallo es la "identidad denominativa" que el tribunal aprecia entre los signos enfrentados, frente a la cual considera de "incidencia secundaria" la afinidad de productos o servicios protegidos. Respecto de estos últimos afirma la Sala que "existe una evidente similitud" en el caso de autos, lo que debe entenderse referido (aunque es cierto que no hay una explícita afirmación en este sentido) a los servicios correspondientes al epígrafe 41 del Nomenclátor, únicos respecto de los cuales subsistía la pretensión de la demandante. El razonamiento del tribunal ofrece, pues, una respuesta suficiente a las cuestiones relativas a los signos en sí mismos considerados y -con menor precisión- también a sus conexiones aplicativas que, repetimos, deben entenderse hechas a los servicios correspondientes a la clase 41. Es irrelevante, a estos efectos, la referencia que el tribunal hace en el primer fundamento jurídico de su sentencia al contenido de la resolución impugnada: aunque incida en un error material (limita, en el segundo párrafo, la decisión registral a la incompatibilidad en la clase 35, precisamente la que fue objeto de ulterior renuncia en la demanda) ello no afecta al núcleo del razonamiento ni supone un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio. Tampoco incurre en ese vicio procesal la Sala porque deje de analizar de modo explícito un argumento adicional -y secundario- de la demanda, en el que se trataba sobre la incidencia que pudiera tener la concesión, en el mismo acuerdo, de la marca solicitada, para servicios de la clase 38. Lo único sujeto a debate era si aquella marca debió, o no, concederse también para los servicios de la clase 41, y sobre ello hay, repetimos, una respuesta razonada y suficiente del tribunal. QUINTO En el segundo motivo de casación, ya al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente considera que el tribunal de instancia ha infringido el 3

4 articulo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001. Su desarrollo argumental parte de la "importancia de las diferencias aplicativas en el análisis de confundibilidad" (epígrafe primero) y afirma que en el caso de autos, pese a lo declarado por la sentencia de instancia, existían suficientes "diferencias aplicativas entre las marcas analizadas" (epígrafe segundo y último). Es cierto que la tesis del tribunal de instancia en cuanto a la "incidencia secundaria de los productos" amparados por las marcas ha de ser matizada. Tras la aprobación de la Ley 17/2001 la doble identidad o semejanza (de marcas y de productos) es precisa, en términos generales, para que se deniegue el registro de un nuevo signo coincidente o similar con el anterior, tanto en su denominación como en su ámbito aplicativo. Lleva razón, sin embargo, la Sala sentenciadora al apreciar en este caso una mayor relevancia de la cuasi identidad denominativa, en el sentido que en nuestras sentencias sobre esta materia hemos afirmado de modo constante. En efecto, hemos reiterado que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el citado artículo 6.1 de la Ley de Marcas no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Doctrina a partir de la cual, dado que en este supuesto no es que haya mera similitud sino identidad en el elemento clave "Magnolia", bastará una relativa aproximación entre los productos para impedir el registro de la nueva marca. Esta Sala viene reconociendo de forma reiterada la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de las sentencias de instancia en el ámbito del derecho de marcas cuando versan sobre la similitud o diferencia entre signos distintivos y entre los productos y servicios, apreciaciones respecto de las cuales el control casacional sólo procede si es evidente o manifiesto el error cometido por el tribunala quo.la doctrina de la Sala al respecto es que no basta la mera discrepancia de la recurrente con el juicio comparativo de instancia -incluso cuando haya una cierta discutibilidad en la solución adoptada- para casar una sentencia que, al aplicar el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, haya apreciado la semejanza o la diversidad de los signos enfrentados o de los productos y servicios por ellos protegidos. En el caso que nos ocupa la sentencia impugnada no contiene ningún "error manifiesto" que permita sortear los límites de la revisión casacional. No es irrazonable afirmar que los concretos servicios que identifican una y otra marca respectivamente en las clases 41 ("Magnolia") y 35 ("Magnolia Films") pueden presentar una cierta afinidad aplicativa. La marca aspirante "Magnolia" trata de identificar, en la clase 41, actividades de educación, formación, diversión, deportivas y culturales. La marca ya registrada ("Magnolia Films") protege, por su parte, actividades de publicidad, alquiler de material publicitario y gestión de negocios comerciales por cuenta de terceros. Ciertamente estas últimas descripciones no deben interpretarse en sentido expansivo pues, como bien afirma la recurrente, los anuncios publicitarios o la gestión de negocios pueden referirse a cualesquiera otros productos o servicios incluidos en los diferentes epígrafes del Nomenclátor. Sin embargo, en atención al criterio antes expuesto, coincidimos con el tribunal de instancia en que una denominación que en sí misma incluye, junto a "Magnolia", el término "films" y que identifica actividades de publicidad, podría ser confundida en el tráfico mercantil, con el signo "Magnolia" que distingue, entre otros, actividades de diversión y esparcimiento. Que esa misma confusión pudiera darse tanto más en el ámbito de las telecomunicaciones (clase 38) no es argumento bastante para permitir que también se produzca en la clase 41, pues la Oficina registral estaba, en lo que a la clase 38 se refiere, condicionada por la falta de oposición del titular de la marca ya inscrita, esto es, no tenía motivo de oposición para denegar la inscripción de "Magnolia" en la referida clase 38. SEXTO Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo de la Ley Jurisdiccional. A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de dos mil euros la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo de la Ley de 4

5 Enjuiciamiento Civil, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte contraria. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español FALLAMOS PRIMERO Desestimar el recurso de casación 2107 / 2012interpuesto por "Magnolia S.p.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 16 de febrero de 2012 en el recurso número 992 de SEGUNDO Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso en los términos precisados en el último de los fundamentos de la sentencia. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez- Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico. Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 5