Tema 9. Los sistemas de marca europea y marca internacional

Transcripción

1 Tema 9 Tema 9. Los sistemas de marca europea y marca internacional

2 Índice Esquema 9.1. Introducción y objetivos 9.2. La marca de la Unión Europea 9.3. Marca internacional 9.4. Referencias bibliográficas A fondo Reglamentos de la UE, Arreglo de Madrid y protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Protocolo de Madrid Web de la OMPI dedicada al Sistema de Madrid Vídeo sobre el procedimiento de registro de la marca UE (en inglés) Directrices sobre marcas y dibujos o modelos Test

3 Esquema Tema 9. Esquema 3

4 9.1. Introducción y objetivos En general, los registros de propiedad industrial son territoriales, lo que significa que el registro de una patente, una marca o un diseño industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) solo confiere a su titular un derecho exclusivo a su uso en el territorio de España. En consecuencia, los productos que incluyan una modalidad protegida no podrán exportarse con garantía a otros Estados, si en los mismos no se encuentran también registrados por el mismo titular. Existe la posibilidad de proteger estas propiedades en un ámbito territorial mayor, a través de un registro comunitario o internacional. Una vez analizados los puntos más relevantes de la marca española, abordaremos el derecho de marca desde el ámbito europeo e internacional, con el objetivo de conocer las similitudes y diferencias con lo ya analizado, y profundizar en su régimen jurídico. Tema 9. 4

5 9.2. La marca de la Unión Europea En el siguiente vídeo, Introducción, puedes ver un resumen del contenido del tema 9. Accede al vídeo: id=6e86745c fd1-ae5b a El régimen jurídico de la marca de la Unión Europea (UE) se contiene en: El Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, que introduce la denominación de «marca de la Unión Europea». El Reglamento Delegado 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430. El Reglamento de Ejecución 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Tema 9. 5

6 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. L a marca de la Unión Europea es una figura jurídica que no necesita la intermediación de ningún Estado miembro, ya que la disposición es directamente aplicable a los ciudadanos de la UE y su gestión se lleva a cabo a través de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) con sede en Alicante. Sin embargo, las normas europeas se remiten a los derechos nacionales respectivos sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), en cuestiones relativas a la legitimación, acciones e indemnizaciones, que se rigen por los derechos nacionales correspondientes, así como se atribuye la competencia jurisdiccional a los tribunales nacionales de marcas de la Unión Europea. Por ejemplo, en España se atribuye a los juzgados de lo mercantil de Alicante la competencia exclusiva sobre los litigios que se puedan suscitar en torno a las marcas de la UE. E l régimen jurídico de la marca de la UE está presidido por tres principios fundamentales: Principio de unidad: refleja que estamos ante una marca única para toda la UE y que se obtiene su registro a través de una solicitud y una tasa única, y su gestión corresponde a una única oficina, la EUIPO. Principio de coexistencia: se refiere a la coexistencia de la marca europea con las marcas nacionales, ya que la existencia de una marca nacional anterior puede impedir el registro de una marca europea posterior o su nulidad. Principio de autonomía: se refleja a través de su régimen jurídico compuesto por normas europeas, sin perjuicio de salvedades mencionadas. Concepto y características de la marca de la Unión Europea Tema 9. 6

7 El artículo 4 del RMUE determina que: «Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:»a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas;»b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el Registro ) de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular». El artículo 5 del RMUE dispone que podrán ser titulares de marcas de la UE las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público. En cuanto a la capacidad jurídica, dice que se asimilarán a las personas jurídicas, sociedades y demás entidades jurídicas que, con arreglo a la legislación que les sea aplicable, tengan la capacidad en nombre propio de: ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier naturaleza, celebrar contratos, llevar a cabo actos jurídicos y capacidad procesal. En relación con los motivos de denegación absolutos y relativos, las causas de denegación de registro, en el sistema de marcas de la UE, existe una contraposición radical. El examen ex oficio, practicado por la EUIPO, no comprende los motivos de denegación relativos. En el contexto del procedimiento de concesión de la marca de la UE, los motivos de denegación absolutos tan solo pueden ser invocados por la EUIPO. La actuación de terceros tiene que reducirse a transmitir a la oficina simples observaciones escritas Tema 9. 7

8 en las que se señale la existencia de los correspondientes motivos de denegación absolutos. En el momento en que los motivos de denegación absolutos se transformen en causas de nulidad absolutas, se confiere a los terceros una amplia legitimación para solicitar la nulidad de una marca europea. P o r motivos de denegación absolutos se entiende aquellos que recaen sobre signos cuyas características lo hacen inadecuados para operar en el mercado como marca y se recogen en el artículo 7 del RMUE, que Fernández - Nóvoa et al. (2017) agrupan en cinco bloques: Incapacidad del signo para constituir una marca de la UE (art. 7.1.a) Reglamento 2017/1001): esta incapacidad se producirá si no concurren los requisitos del artículo 4 RMUE. Signos carentes de carácter distintivo, descriptivos, habituales y constituidos por la forma del producto (art. 7.1.b) a d) Reglamento 2017/1001): así se denegará el registro de signos: Que carezcan de carácter distintivo. Que estén compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio (descriptivos). Que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (habituales). Que estén constituidos exclusivamente por: la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto; la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico; la forma u otra Tema 9. 8

9 característica que aporte un valor sustancial a estos. Por otro lado, los motivos de denegación relativos tienen como finalidad posibilitar la tutela de los derechos anteriores de terceros titulares que podrán verse afectados por la inscripción de la marca posterior. La concurrencia de una prohibición relativa puede ser subsanada por las partes mediante autorización total o parcial del titular del derecho anterior o la limitación de los productos o servicios previstos en la solicitud de la marca posterior. En el catálogo de prohibiciones relativas no figuran los derechos de la personalidad, ni tampoco las creaciones protegidas por un derecho de autor o de propiedad industrial. Por el contrario, constituyen una causa de nulidad relativa, cuyo relieve jurídico tan solo puede debatirse en el marco del procedimiento de nulidad de la marca de la UE; los motivos de denegación relativos aparecen recogidos en el artículo 8 del RMUE. Procedimiento de registro de una marca europea De manera esquemática, se puede decir que el procedimiento de concesión de una marca europea consta de las siguientes fases: Examen de la solicitud. Examen preliminar sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos y adjudicación de fecha de presentación. Examen de los requisitos formales, sobre la aplicabilidad de motivos absolutos y condiciones para ser titular. Búsqueda de marcas anteriores. Envío al solicitante de los informes de búsqueda. Publicación de la solicitud con apertura de tres meses para presentar Tema 9. 9

10 oposiciones, basadas en derechos anteriores. También pueden presentarse observaciones de terceros señalando motivos por lo que procede denegación de oficio (prohibiciones absolutas). Aviso a los titulares de las marcas europeas aparecidas en el informe de búsqueda para que, si lo desean, formulen oposición contra la solicitud de marca de la UE publicada. Examen y tramitación de las oposiciones que se hayan presentado. Concesión e inscripción en el registro de marcas de la UE. Recursos (motivos absolutos y relativos). Tema 9. 10

11 En la sección A fondo encontrarás las directrices de la EUIPO para el registro de la marca UE, con las que podrás profundizar en el procedimiento de concesión. Tema 9. 11

12 9.3. Marca internacional Con el fin de aminorar los efectos del principio de territorialidad propio de los derechos de propiedad industrial, a finales del siglo XIX se instauró, en el seno del Convenio de la Unión de París (CUP), el denominado sistema de Madrid para el registro internacional de marcas. Este sistema se rige concretamente por: el Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas de 14 de abril de 1891 y el protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, firmado el 27 de junio de Este sistema posibilita, mediante la presentación de una única solicitud de marca y del registro de esta en una Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que proteja la marca en los distintos países que integran el sistema. Para un mayor entendimiento, como establecen FERNÁNDEZ - NÓVOA et al. (2017), conviene remarcar las diferencias entre los sistemas del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid: Según el Arreglo de Madrid pueden ser partes contratantes únicamente los Estados, en cambio, el protocolo concerniente al Arreglo de Madrid está abierto a otras organizaciones intergubernamentales. El presupuesto de base para la aplicación del Arreglo de Madrid consiste en que la marca de que se trate esté previamente registrada en un país de origen que tenga la condición de Estado contratante. Por otro lado, el Protocolo de Madrid permite que ese presupuesto sea la marca previamente registrada o también que lo sea la marca simplemente solicitada en la parte contratante de origen. El plazo para la denegación de la protección, por parte contratante designada en la solicitud internacional, es de doce meses en el Arreglo de Madrid y de dieciocho en el Protocolo de Madrid. Tema 9. 12

13 La duración del registro en el Arreglo de Madrid es de veinte años y en el Protocolo de Madrid, de diez. Conforme al Arreglo de Madrid no cabe la transformación del registro internacional en la solicitud de marca nacional en los países en que se haya denegado la protección, transformación que sí es posible conforme al Protocolo de Madrid. Procedimiento de registro En el procedimiento de una marca internacional debemos tener en cuenta el presupuesto de base, la solicitud y el registro internacionales. En el sistema del Protocolo de Madrid pueden actuar como presupuesto de base del registro internacional tanto la solicitud de registro de marca como el registro de esta. La solicitud habrá de tenerse presentada en la oficina de una parte contratante. Con la presentación en esta oficina queda abierta inmediatamente la posibilidad de presentar la solicitud internacional, sin tener que esperar a que finalice el procedimiento de registro en la parte contratante de la que se trate. Al igual que en el Arreglo de Madrid, cabe también que sirva de presupuesto de base del registro internacional el previo registro de la marca en una parte contratante y este deberá tener carácter firme. Marca internacional. El Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas Solicitantes y asimilados Están legitimados para solicitar una marca internacional en virtud del Arreglo de Madrid, los nacionales de cada uno de los países contratantes y las personas que no siendo nacionales tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio, efectivo y particular dentro del territorio de la UE. Solicitud El artículo 3 determina que la solicitud de la marca internacional deberá hacerse en Tema 9. 13

14 el formulario prescrito y presentarse por mediación de la oficina nacional del país de origen ante la oficina Internacional; el contenido mínimo está recogido en el reglamento. Efectos del registro de marca internacional La fecha del registro será la de la solicitud en el país de origen, salvo que haya sido recibida en la OMPI después de los dos meses siguientes a su presentación en la oficina de origen, en cuyo caso será la de recepción por aquella. La protección de la marca en los países contratantes será la misma que si se hubiera depositado en cada uno de ellos. El derecho de prioridad unionista La marca que haya sido objeto de registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del CUP. Efecto que se extiende a la petición de extensión territorial hecha con posterioridad al registro. Este derecho surgirá siempre que el registro internacional tenga lugar dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha de presentación anterior. La interdependencia entre el registro internacional y el nacional de base tiene un período de cinco años desde el registro. Sustitución de los registros nacionales por el registro internacional Esta sustitución significa dejar sin efecto el estatuto jurídico de la marca derivado de los registros nacionales y someterlas al del Arreglo de Madrid. La pérdida de eficacia del registro internacional hará resurgir la de los registros nacionales que aún estén en vigor. Marca Internacional. Protocolo del Arreglo de 27 de junio de 1989 El Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas había tenido una buena Tema 9. 14

15 acogida desde que entró en vigor ya que había conseguido su objetivo: obtener la protección de la marca de origen nacional en otros países comercialmente interesantes con las ventajas de un solo procedimiento inicial, unas únicas tasas y un solo registro. Sin embargo, ante la falta de flexibilidad para que formaran parte de él otros países de extraordinario valor comercial internacional, como Estados Unidos, Japón, Canadá, países latinoamericanos o algunos países europeos como Inglaterra, Irlanda y los países nórdicos, se inician en Madrid los trabajos preparatorios de la conferencia diplomática, que acabaría con su aprobación el 27 de junio de En este punto, conviene recordar las diferencias respecto al Arreglo de Madrid anteriormente descrito. Además, conviene destacar también la adhesión de la UE al Protocolo de Madrid, entrando en vigor los efectos jurídicos de dicha adhesión, el 1 de octubre de El reglamento de marca de la UE se aplicará a: las solicitudes de registro internacional, en virtud del protocolo, basadas en una solicitud de marca europea y los registros de marcas internacionales que designen a la UE. En la sección A fondo encontrarás información importante sobre el procedimiento de registro de la marca internacional con la que conviene que familiarices también. Tema 9. 15

16 9.4. Referencias bibliográficas Fernández - Nóvoa, C., Otero, J. M. y Botana, J. M. Manual de propiedad industrial. 3ª ed. Madrid: Marcial Pons, Legislación y jurisprudencia Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 24 de abril de 2018, núm Disponible en: uri=celex:32018r0625&from=en Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 5 de marzo de 2018, núm Disponible en: uri=celex%3a32018r0626 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 que introduce la denominación de «marca de la Unión Europea». Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 14 de junio de 2017, núm Disponible en: «Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de M a r c a s». Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: Tema 9. 16

17 «Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas». Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: Tema 9. 17

18 A fondo Reglamentos de la UE, Arreglo de Madrid y protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, 16 de junio de 2017, L 154/1. Disponible en: Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018 que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430. Diario Oficial de la Unión Europea, 24 de abril de 2018, L 104/1. Disponible en: uri=celex:32018r0625&from=en Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431. Diario Oficial de la Unión Europea, 24 de abril de 2018, L 104/37. Disponible en: «Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de M a r c a s». Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: «Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas». Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en: Tema 9. A fondo 18

19 A fondo Se recomienda, para el estudio global de la asignatura, consultar los materiales descritos con anterioridad. Tema 9. A fondo 19

20 A fondo Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Protocolo de Madrid OMPI. Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Protocolo de Madrid Disponible en: La guía está destinada a los solicitantes y titulares de registros internacionales de marcas, así como a los funcionarios de las administraciones competentes de los miembros de la Unión de Madrid. Informa acerca de las distintas etapas del procedimiento de registro internacional y explica las disposiciones esenciales del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas y del Reglamento del Protocolo. Tema 9. A fondo 20

21 A fondo Web de la OMPI dedicada al Sistema de Madrid Página de WIPO. Esta es la web de la OMPI dedicada al Sistema Internacional de Marcas. En ella encontrarás mucha información al respecto y también podrás ver un vídeo explicativo. Tema 9. A fondo 21

22 A fondo Vídeo sobre el procedimiento de registro de la marca UE (en inglés) Easy Filing: Ask Camila! EUIPO, 25 mayo Disponible en: En este vídeo podrás ver un resumen del procedimiento de solicitud de la marca UE y, aunque esté en inglés, podrás habilitar subtítulos en ese idioma. Tema 9. A fondo 22

23 A fondo Directrices sobre marcas y dibujos o modelos «Directrices sobre marcas y modelos». EUIPO Disponible e n : introduccion introduccion En el enlace podrás acceder a las directrices de la EUIPO para el registro de la marca UE. Tema 9. A fondo 23

24 Test 1. La gestión de una marca de la UE corresponde a: A. La OEPM. B. La EUIPO. C. La OMPI. D. A la OEPM y EUIPO. 2. A través de una marca de la UE: A. El solicitante, a través de una solicitud, adquiere el derecho de marca en los 27 Estados miembros de la UE. B. El solicitante, a través de una solicitud, adquiere el derecho de marca en los 27 Estados miembros del Convenio de París. C. El solicitante, a través de una solicitud, adquiere el derecho de marca en los Estados miembros de la UE que el designe. D. Ninguna es correcta. 3. La existencia de una marca nacional anterior: A. Puede impedir el registro de una marca europea posterior o su nulidad en virtud del principio de autonomía. B. Puede impedir el registro de una marca europea posterior en virtud del principio de unidad. C. Puede impedir únicamente el registro de una marca europea posterior en virtud del principio de coexistencia. D. Ninguna es correcta. Tema 9. Test 24

25 Test 4. Pueden constituir marca de la UE: A. Cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra. B. Cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra y puedan ser representados en el Registro de marcas de la UE. C. Cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra y puedan ser representados gráficamente en el Registro de marcas de la UE. D. Cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir únicamente productos de una empresa de los de otra y puedan ser representados gráficamente en el registro de marcas de la UE. Tema 9. Test 25

26 Test 5. El examen ex officio practicado por la EUIPO: A. Comprende los motivos relativos. B. Comprende los motivos relativos y absolutos. C. Comprende los motivos absolutos. D. Todas son correctas. 6. Cuándo se firmó el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid al registro internacional de marcas? A B C D Selecciona la respuesta correcta: A. Según el Arreglo de Madrid, pueden ser partes contratantes únicamente los Estados, en cambio, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid está abierto a otras organizaciones intergubernamentales. B. El presupuesto de base para la aplicación del Arreglo de Madrid consiste en que la marca de que se trate esté previamente registrada en un país de origen que tenga la condición de estado contratante. Por otro lado, el Protocolo de Madrid permite que ese presupuesto sea la marca previamente registrada o también que lo sea la marca simplemente solicitada en la parte contratante de origen. C. El plazo para la denegación de la protección por parte contratante designada en la solicitud internacional es de doce meses en el Arreglo de Madrid y de dieciocho en el Protocolo de Madrid. D. Todas son correctas. Tema 9. Test 26

27 Test 8. La duración del registro en el Arreglo de Madrid es de: A. Diez años. B. Treinta años. C. Quince años. D. Veinte años. 9. Cuándo entraron en vigor los efectos jurídicos de la adhesión de la Unión Europea al Arreglo de Madrid? A B C D. Ninguna es correcta. 10. Están legitimados para solicitar una marca internacional en virtud del Arreglo de Madrid: A. Los nacionales de cada uno de los países contratantes y las personas que, no siendo nacionales, tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo dentro del territorio de la Unión particular. B. Los nacionales de cada uno de los países contratantes. C. Cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de derecho público. D. Los nacionales de cada uno de los países contratantes y las personas que, no siendo nacionales, tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo dentro del territorio de la Unión particular siempre y cuando soliciten una marca notoriamente conocida en el territorio de la Unión particular. Tema 9. Test 27