Nº de Recurso: 4103/2009. ROJ: STS 4344/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espin Templado

Transcripción

1 Nº de Recurso: 4103/2009. ROJ: STS 4344/2010 Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Magistrado Ponente: Eduardo Espin Templado SENTENCIA En la villa de Madrid, a catorce de julio de dos mil diez. VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.103/2.009, interpuesto por EDITIS, representada por la Procuradora Dª Mª Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de diciembre de en el recurso contencioso- administrativo número 625/2.006, sobre inscripción de marca internacional número "EDITIS". Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y EDITEX, S.A., representada por el Procurador D. Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de diciembre de 2.008, por la que se estimaba en parte el recurso promovido por Editex, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 26 de abril de y 27 de enero de 2.006, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca internacional nº "EDITIS", de tipo denominativo, para productos y servicios de las clases 9, 16, 38 y 41 del nomenclátor. La parte dispositiva de la mencionada sentencia es del siguiente tenor literal: "Que estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Don Manuel Álvarez Buylla Ballesteros en nombre y representación de la entidad "Editorial Editex S.A." y en su virtud ANULAMOS la resolución de fecha 27 de enero de 2006 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 24 de abril de 2006 que concedió extensión de efectos en España de la marca internacional nº "Editis" para proteger los productos y servicios de las clases 09, 16, del nomenclátor internacional, manteniendo la inscripción para los productos y servicios solicitados por la entidad "Editis" en clase 38 y en clase 41ª salvo servicios de edición de impresión, periódicos, revistas, libros, catálogos y folletos, obras y libros de texto sobre todos los soportes, incluidos los electrónicos; publicación de textos publicitado en todo tipo de soportes sin expresa imposición de las costas causadas a ninguna de las partes." SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de junio de 2.009, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de Editis ha comparecido en forma en fecha 15 de septiembre de 2.009, mediante escrito interponiendo recurso de casación, formulando un único motivo al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurridas y, en consecuencia, confirmando el acuerdo de concesión de la marca internacional "Editis" nº

2 El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 21 de diciembre de CUARTO.- Personada Editex, S.A., su representación procesal ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se confirme la recurrida, por estimarla ajustada a Derecho y, en definitiva, la denegación de la marca nº "Editis", con todo lo que sea inherente a tal declaración y la imposición de costas a la parte recurrente. Personado igualmente como parte recurrida el Sr. Abogado del Estado, ha presentado un escrito en el que manifiesta que se abstiene de evacuar el trámite de oposición al recurso. QUINTO.- Por providencia de fecha 17 de mayo de se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 13 de julio de 2.010, en que han tenido lugar dichos actos. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación. La sentencia objeto de este recurso de casación, dictada el 18 de diciembre de por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimó parcialmente el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Editis, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas y anuló la inscripción de la marca internacional "Editis" nº para diversos productos y servicios de las clases 9, 16 y algunos de la 41, que había sido otorgada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El Tribunal sentenciador estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo en virtud de las siguientes consideraciones: " SEXTO.- Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que existen los factores de riesgo alegados por la parte actora pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; pudiendo concluir que las denominaciones editis, marca solicitada y editex no existen suficientes diferencias para que el consumidor medio pueda diferenciarlas, ya que la marca pretendida sólo sustituye el fonema - e- con el que cuenta la marca prioritaria con el fonema -i- y aun cuando es cierto que la expresión edit tiene un contenido genérico en el sector editorial no es menos cierto que analizadas ambas denominaciones en su conjunto las semejanzas son tales que se acerca a la identidad. OCTAVO.- [...] La marca internacional nº "Editis" pretende proteger en clase 9 ª soportes de información grabada en discos, disquetes, cintas, casetes de audio y cintas de vídeo, cartuchos de video, cd-rom, disco digital, unidades de discos magnéticos, discos ópticos, discos compactos (audio-video), todos los datos digitales, magnético u óptico; equipo para la educación e instrumentos; dispositivos e instrumentos para el tratamiento de la información, programas de ordenador registrados; programas (software descargable); software (programas grabados); publicaciones electrónicas software y programas de ordenador sobre el papel. En clase 16ª pretende proteger Impresos, Periódicos, Revistas, Periódico, Libros, Catálogos y folletos, los libros de texto y manuales escolares; productos de imprenta; productos de impresión que contienen software y programas de ordenador sobre papel, papel, cartón, artículos de encuadernación publicaciones; fotografías; caracteres de imprenta; fotos; material 2

3 de instrucción y/o de enseñanza (excepto aparatos). En clase 38ª pretende proteger telecomunicaciones; agencias de noticias y información (noticias); información sobre telecomunicaciones; comunicaciones radiofónicas, televisivas, telegráficas o telefónicas, comunicaciones para terminales de computadora; transmisión de mensajes, grabaciones de vídeo; servicios de transmisión de información técnica especializada por vía telemática, servicios de transmisión de la información, de sonidos, de imágenes por los ordenadores unidos en red, facilitando el acceso a una red informática mundial; emisión (transmisión) de anuncios clasificados, incluida la red internet, alquiler tiempo de acceso a un servidor de base de datos y en clase 41ª servicios educativos y de la educación, servicios de formación; servicios de entretenimiento, espectáculos actividades culturales deportivas y culturales; organización de concursos en la educación y entretenimiento con o sin precios o distribución premios o distinciones; servicios de edición de impresión, periódicos, revistas, libros, catálogos y folletos, obras y libros de texto sobre todos los soportes, incluidos los electrónicos; publicación de textos publicitados en todo tipo de soportes producción de películas, cortometrajes, documentales, revistas programas de radio y la televisión; montaje de programas de radiofónicos y de televisión; montaje de cintas de vídeo y películas; información relativa a el ocio, organización de exposiciones, ferias, salones y todos las manifestaciones con fines culturales y educación; organización y dirección simposios, conferencias, seminarios, coloquios, información sobre la educación y el entretenimiento. Las marcas nº , , , y denominadas "EDITEX protege en clase 9ª Discos, bandas, cintas cassettes, tarjetas y fichas y, en general, cualquier soporte material, magnético o perforado para la informática y para el registro de programas de ordenadores y demás elementos grabados o impresos para reproducción de sonidos e imagen, relacionados con la enseñanza, en clase 16 ª protege Libros, impresos, catálogos, folletos, cartas, tarjetas facturas, etiquetas, bandas y cintas adhesivas para papelería, papel, cartón y cajas de cartón, en clase 35ª protege servicios de distribución de material publicitario tales como impresos folletos proyectos y muestras, en clase 39ª servicios de distribución de libros y revistas y en clase 41ª Servicios de edición de libros y revistas. El Tribunal entiende que los productos a que se refiere la marca editis y la marca editex, son semejantes en clases 9 y 16, sin embargo entiende que no se trata de productos semejantes en clase 38 y en clase 41ª salvo servicios de edición de impresión, periódicos, revistas, libros, catálogos y folletos, obras y libros de texto sobre todos los soportes, incluidos los electrónicos; publicación de textos publicitados en todo tipo de soportes. Procede estimar el recurso contencioso-administrativo si bien anulando la inscripción en clase 9 y 16ª y parcialmente en la clase 41ª." (fundamentos de derecho sexto y octavo) SEGUNDO.- Sobre el motivo de casación planteado y referido al artículo 6.1 de la Ley de Marcas. La recurrente formula el motivo al amparo del art d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de Marcas, y complementariamente por la infracción de la Jurisprudencia recaída en materia de comparación de marcas. Alega que combate "el criterio formado por el Tribunal sentenciador sobre la relación de semejanza y riesgo de confusión o asociación entre la marca objeto del recurso EDITIS y las marcas EDITEX de la entidad EDITORIAL EDITEX". Imputa a la Sentencia irracionabilidad e incoherencia porque aunque parece deducirse por las consideraciones jurídicas del fundamento jurídico quinto que las marcas son compatibles, sin embargo las declara incompatibles en el fundamento jurídico sexto, y no aprecia su diferenciación gráfica. Sostiene que la Sentencia no ha tenido en cuenta que de acuerdo con la Jurisprudencia de la Sala los términos genéricos son inapropiables y que en el juicio comparativo entre signos distintivos, dichos términos genéricos han de eliminarse de la comparación, aludiendo a la genericidad del término "ediciones" y especialmente a la raíz "edit". También considera infringida la doctrina del examen conjunto de los signos enfrentados, y cita diversas sentencias en que los signos comparados eran marcas denominativas y mixtas. El motivo ha de ser desestimado. La Sala de instancia ha valorado los factores relevantes e interdependientes en el examen comparativo de las marcas enfrentadas, los signos y sus respectivos ámbitos aplicativos, y el riesgo de inducción a error al consumidor. De la evaluación 3

4 de los signos en su conjunto destaca la existencia de semejanza denominativa y razona porqué a pesar de las diferencias, valoradas como insuficientes, considera las marcas casi idénticas. Esta comparación de los signos se revela acorde con el criterio jurisprudencial de la Sala, porque lo esencial en el examen comparativo no es tanto la existencia de diferencias como la relevancia de las semejanzas, bastando que exista similitud en alguno de los planos en que se comparen los signos para que, mediando afinidad aplicativa, pueda apreciarse en su caso riesgo de confusión o asociación indebida. En el supuesto presente, la Sentencia de instancia considera muy semejantes entre sí a las marcas comparadas y el razonamiento jurídico es racional y coherente, y compartido por la Sala. La sentencia completa el examen interrelacionado de los signos llevando a cabo un estudio pormenorizado de los respectivos ámbitos aplicativos, y aprecia en el fundamento jurídico octavo antes transcrito, que las marcas enfrentadas protegen productos y servicios semejantes en clases 9, 16 y 41 concretando exactamente en esta última, los "servicios de edición de impresión, periódicos, revistas, libros, catálogos y folletos, obras y libros de texto sobre todos los soportes, incluidos los electrónicos; publicación de textos publicitados en todo tipo de soportes". Sin embargo considera no semejantes los servicios protegidos por las prioritarias y los reivindicados por la aspirante en clase 38, por lo que la Sentencia también cumple adecuadamente la exigencia del examen comparativo del sector en que unas y otra despliegan sus efectos, concluyendo razonadamente la posible concurrencia en algunos de los productos y servicios examinados. Por último consta la valoración por el Tribunal sentenciador del riesgo de confusión referenciándolo al consumidor medio, consideraciones todas ellas que en definitiva, vienen a corroborar que el tribunal de instancia ha examinado correctamente las marcas confrontadas teniendo presente en su análisis todos los parámetros decisivos, llegando a concluir la incompatibilidad de la marca internacional "Editis" respecto de las prioritarias "Editex" con gráfico en clases 9 y 16 y parcialmente para los concretos servicios transcritos de clase 41 y confirmando su concesión para los restantes servicios de esta clase y los reivindicados de clase 38, por existir diferencia aplicativa respecto de las prioritarias. Por consiguiente, expresado en forma motivada el juicio valorativo de la Sala de instancia que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda, el mismo no puede ser sustituido por las razones que aduce la parte para sostener su opinión contraria. En efecto, cuando la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta y aplica correctamente el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, tras apreciar fundada y racionalmente que sí existe riesgo de error o confusión, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se da el riesgo o la coincidencia apreciados por la Sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que las apreciaciones de hecho en los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (entre otras, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de RC 3.925/ y de 30 de diciembre de RC 3.083/ ). La alegación de la recurrente imputando a la sentencia la vulneración de la jurisprudencia tampoco puede prosperar. Es doctrina reiterada la de que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad (entre otras, Sentencias de 31 de octubre de RC 4.534/ y de 10 de mayo de RC 6.424/ ). TERCERO.- Conclusión y costas. 4

5 Al no prosperar el motivo, procede desestimar el recurso de casación. Se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo de la Ley de la Jurisdicción. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución, FALLAMOS Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Editis contra la sentencia de 18 de diciembre de dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 625/ Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.- Esta información tiene carácter de no auténtico y gratuito. 5